Zadeva C-48/09 P

Lego Juris A/S

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

„Pritožba – Uredba (ES) št. 40/94 – Znamka Skupnosti – Možnost, da se oblika izdelka registrira kot znamka – Registracija tridimenzionalnega znaka, ki je sestavljen iz zgornje in dveh stranskih stranic kocke Lego – Razglasitev ničnosti te registracije na podlagi zahteve podjetja, ki trži igralne kocke z enako obliko in dimenzijami – Člen 7(1)(e)(ii) navedene uredbe – Znak, sestavljen izključno iz oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka“

Povzetek sodbe

1.        Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Absolutni razlogi za zavrnitev – Znaki, sestavljeni izključno iz oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka – Pojem – Obstoj nebistvenih značilnosti, ki nimajo tehnične funkcije – Nevpliv na razloge za zavrnitev

(Uredba Sveta št. 40/94, člen 7(1)(e)(ii))

2.        Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Absolutni razlogi za zavrnitev – Znaki, sestavljeni izključno iz oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka – Pojem – Obstoj drugih oblik, s katerimi se lahko doseže enak tehnični učinek – Nevpliv na razloge za zavrnitev

(Uredba Sveta št. 40/94, člen 7(1)(e)(ii))

3.        Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Absolutni razlogi za zavrnitev – Znaki, sestavljeni izključno iz oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka – Imitacije oblike izdelka – Preizkus glede na pravila o nelojalni konkurenci

(Uredba Sveta št. 40/94, člen 7(1)(e)(ii))

4.        Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Absolutni razlogi za zavrnitev – Znaki, sestavljeni izključno iz oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka – Opredelitev bistvenih značilnosti tridimenzionalnega znaka

(Uredba Sveta št. 40/94, člen 7(1)(e)(ii))

5.        Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Absolutni razlogi za zavrnitev – Znaki, sestavljeni izključno iz oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka – Dojemanje povprečnega potrošnika – Vpliv

(Uredba Sveta št. 40/94, člen 7(1)(e)(ii))

1.        Pogoj v zvezi z dejstvom, da se razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti nanaša na znake, ki so sestavljeni „izključno“ iz oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka, je izpolnjen, če vse bistvene značilnosti oblike ustrezajo tehnični funkciji, pri čemer so nebistvene značilnosti, ki nimajo tehnične funkcije, v tem okviru neupoštevne.

Ta razlaga odraža idejo, da prisotnost enega ali nekaj manjših arbitrarnih elementov v tridimenzionalnem znaku, katerega vsi bistveni elementi so posledica tehnične rešitve, za izvedbo katere gre pri znaku, ne vpliva na ugotovitev, da je ta znak sestavljen izključno iz oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka. Poleg tega ta razlaga – ker je iz nje razvidno, da se razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(e)(ii) te uredbe uporablja samo, če so vse bistvene značilnosti znaka funkcionalne – zagotavlja, da registracije takega znaka kot znamke ni mogoče zavrniti na podlagi te določbe, če oblika blaga vsebuje pomembnejši nefunkcionalni element, kot je okrasni ali domišljijski element, ki ima pri tej obliki pomembno vlogo.

(Glej točki 51 in 52.)

2.        Pogoj, da registracije oblike blaga kot znamke ni mogoče zavrniti na podlagi člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti, razen če je „nujna“ za doseg želenega tehničnega učinka, ne pomeni, da mora biti zadevna oblika edina, s katero je mogoče doseči enak tehnični učinek.

V nekaterih primerih je mogoče enak tehnični učinek doseči z različnimi rešitvami. Tako so mogoče drugačne oblike z drugimi dimenzijami ali drugo upodobitvijo, ki omogočajo doseg enakega tehničnega učinka Vendar pa ta okoliščina sama zase še ne pomeni, da registracija zadevne oblike kot znamke ne bi vplivala na razpoložljivost vsebovane tehnične rešitve za druge gospodarske subjekte. Glede tega v skladu s členom 9(1) te uredbe registracija oblike blaga, ki je izključno funkcionalna, kot znamke imetniku te znamke omogoča, da drugim podjetjem prepove ne le uporabo enake oblike, temveč tudi podobnih oblik. Tako bi lahko za konkurente tega imetnika mnoge alternativne oblike postale neuporabne. Do tega bi prišlo zlasti ob kopičenju registracij različnih oblik nekega blaga, ki so izključno funkcionalne, kopičenja, ki bi lahko pripeljalo do tega, da bi bila drugim podjetjem v celoti preprečena izdelava in trženje blaga z neko tehnično funkcijo.

(Glej točke od 53 do 57.)

3.        Položaj podjetja, ki je razvilo tehnično rešitev, v primerjavi s položajem konkurentov, ki dajejo na trg imitacije oblike blaga s popolnoma enako rešitvijo, ne more biti varovan tako, da se temu podjetju podeli monopol z registracijo tridimenzionalnega znaka s to obliko kot znamke, temveč bi ga bilo, glede na okoliščine, mogoče preizkusiti glede na pravila o nelojalni konkurenci.

(Glej točko 61.)

4.        Člen 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti je uporabljen pravilno, če organ, ki odloča o prijavi za registracijo zadevnega tridimenzionalnega znaka kot znamke, pravilno opredeli njegove bistvene značilnosti. Izraz „bistvene značilnosti“ je treba razumeti tako, da se nanaša na najpomembnejše elemente znaka.

Opredelitev teh bistvenih značilnosti je treba opraviti za vsak primer posebej. Med različnimi vrstami elementov, iz katerih je lahko znak sestavljen, ni namreč nobene sistematične hierarhije. Sicer pa se lahko pristojni organ pri določitvi bistvenih značilnosti znaka bodisi opre neposredno na celotni vtis, ki ga daje ta znak, bodisi najprej opravi preizkus vsakega izmed sestavnih elementov znaka posebej.

Odvisno od primera in zlasti glede na težavnost znaka se lahko opredelitev bistvenih značilnosti tridimenzionalnega znaka zaradi morebitne uporabe razloga za zavrnitev iz člena 7(1)(e)(ii) te uredbe opravi s preprosto vizualno analizo tega znaka ali pa je treba, nasprotno, opraviti temeljit preizkus, pri katerem se upoštevajo elementi, ki so koristni za presojo, kot so raziskave, izvedenska mnenja ali podatki, ki se nanašajo na pravice intelektualne lastnine, ki so bile predhodno dodeljene v povezavi z zadevnim proizvodom.

Ko so bistvene značilnosti znaka opredeljene, mora pristojni organ še preveriti, ali vse te značilnosti ustrezajo tehnični funkciji zadevnega proizvoda. Člena 7(1)(e)(ii) te uredbe namreč ni mogoče uporabiti, če se prijava za registracijo kot znamke nanaša na obliko blaga, v kateri ima nefunkcionalni element, kot je okrasni ali domišljijski element, pomembno vlogo. V tem primeru imajo konkurenčna podjetja zlahka dostop do alternativnih oblik z enakovredno funkcionalnostjo, tako da ni tveganja, da bi bila zmanjšana razpoložljivost tehnične rešitve. V tem primeru lahko konkurenti imetnika znamke to tehnično rešitev brez težav vključijo v oblike blaga, ki nimajo enakega nefunkcionalnega elementa kot oblika blaga tega imetnika in ki niso tej niti enake niti podobne.

(Glej točke od 68 do 72.)

5.        To, kako naj bi povprečni potrošnik dojemal znak, pri uporabi razloga za zavrnitev iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti ni odločilni element, temveč lahko pomeni največ element presoje, ki je za pristojni organ koristen pri opredelitvi bistvenih značilnosti znaka.

(Glej točko 76.)