Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Verenigd Koninkrijk) op 12 augustus 2009 - Interflora Inc. en Interflora British Unit / Marks & Spencer plc en Flowers Direct Online Limited

(Zaak C-323/09)

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Interflora Inc. en Interflora British Unit

Verwerende partijen: Marks & Spencer plc en Flowers Direct Online Limited

Prejudiciële vragen

Wanneer een onderneming die een concurrent is van de houder van een ingeschreven merk en die via haar website waren en diensten verkoopt die gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, (i) als zoekwoord voor de dienst gesponsorde links van een exploitant van een zoekmachine een teken kiest dat gelijk is (in de zin van het arrest van het Hof in zaak C-291/00) aan een merk, (ii) dit als zoekwoord benoemt, (iii) dit teken aan de URL van zijn website verbindt, (iv) de kosten per klik vaststelt die hij met betrekking tot dat zoekwoord zal betalen, (v) de verschijningsmomenten van de gesponsorde link plant en (vi) het teken gebruikt in zakelijke correspondentie over facturering en betaling van vergoedingen en/of het beheer van een account bij de exploitant van de zoekmachine, maar deze gesponsorde link zelf geen gebruik maakt van het teken of een teken dat daarmee overeenstemt, leveren een of alle van deze handelingen dan "gebruik" van dit teken door de concurrent op in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn 89/104/EG(¹) van de Raad van 21 december 1988 (hierna: "merkenrichtlijn") en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94(²) van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (hierna: "verordening inzake het gemeenschapsmerk").

Is hier sprake van gebruik "voor" dezelfde waren en diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de merkenrichtlijn en artikel 9, lid 1, sub a, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk?

Valt dit gebruik onder:

a)    artikel 5, lid 1, sub a, van de merkenrichtlijn en artikel 9, lid 1, sub a, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk; of

b)    (aannemende dat dit gebruik afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk of ongerechtvaardigd gebruik maakt van de reputatie van het merk) artikel 5, lid 2, van de merkenrichtlijn en artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk,

of beide?

Maakt het voor de beantwoording van vraag 3 hierboven verschil uit of:

a)    de wijze waarop de gesponsorde link van de concurrent wordt gepresenteerd bij sommige leden van het publiek de opvatting kan doen postvatten dat de concurrent, in strijd met de waarheid, lid is van het commerciële netwerk van de merkhouder; of

b)    de exploitant van de zoekmachine niet toestaat dat merkhouders in de relevante lidstaat van de Gemeenschap de selectie door andere partijen van aan hun merk gelijke tekens als zoekwoorden blokkeren?

Wanneer de exploitant van een zoekmachine (i) aan een gebruiker een teken presenteert dat gelijk is (in de zin van het arrest van het Hof in zaak C-291/00) aan een merk in zoekbalken boven- en onderaan zoekpagina's met gesponsorde links naar de website van de in vraag 1 vermelde concurrent, (ii) het teken in de samenvatting van de zoekresultaten aan de gebruiker presenteert, (iii) het teken als alternatieve suggestie aan de gebruiker presenteert wanneer de gebruiker een daarmee overeenstemmend teken in de zoekmachine heeft ingegeven, (iv) aan de gebruiker een pagina met zoekresultaten presenteert waarop de door de concurrent gesponsorde links voorkomen in antwoord op het door de gebruiker ingegeven teken en (v) bij de presentatie van de pagina met zoekresultaten waarop door de concurrent gesponsorde links voorkomen, het gebruik van die tekens dat door de gebruiker is gemaakt overneemt, maar de gesponsorde link zelf geen gebruik maakt van het teken of een teken dat daarmee overeenstemt, leveren een of alle van deze handelingen dan "gebruik" van dit teken door de exploitant van de zoekmachine op in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de merkenrichtlijn en artikel 9, lid 1, sub a, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk?

Is hier sprake van gebruik "voor" dezelfde waren en diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de merkenrichtlijn en artikel 9, lid 1, sub a, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk?

Valt dit gebruik onder:

a)    artikel 5, lid 1, sub a, van de merkenrichtlijn en artikel 9, lid 1, sub a, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk; of

b)    (aannemende dat dit gebruik afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk of ongerechtvaardigd gebruik maakt van de reputatie van het merk) artikel 5, lid 2, van de merkenrichtlijn en artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk,

of beide?

Maakt het voor de beantwoording van vraag 7 hierboven verschil uit of:

a)    de wijze waarop de gesponsorde link van de concurrent is gepresenteerd, bij sommige leden van het publiek de opvatting kan doen postvatten dat de concurrent, in strijd met de waarheid, lid is van het commerciële netwerk van de merkhouder; of

b)    de exploitant van de zoekmachine niet toestaat dat merkhouders in de relevante lidstaat van de Gemeenschap de selectie door andere partijen van aan hun merk gelijke tekens als zoekwoorden blokkeren?

Indien dit gebruik valt onder artikel 5, lid 1, sub a, van de merkenrichtlijn en artikel 9, lid 1, sub a, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk en/of artikel 5, lid 2, van de merkenrichtlijn en artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk:

a)    bestaat dit gebruik dan uit, of omvat het, "het doorgeven in een communicatienetwerk van door een afnemer van de dienst verstrekte informatie", en zo ja, selecteert of wijzigt de exploitant van de zoekmachine dan de informatie, in de zin van artikel 12, lid 1, van richtlijn 2000/31/EG(³) van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt ("richtlijn inzake elektronische handel")?

b)    bestaat dit gebruik dan uit, of omvat het, "de automatische, tussentijdse en tijdelijke opslag van die informatie, wanneer deze opslag enkel geschiedt om latere doorgifte van die informatie aan andere afnemers van de dienst en op hun verzoek doeltreffender te maken" in de zin van artikel 13, lid 1, van de richtlijn inzake elektronische handel?

c)    bestaat dit gebruik dan uit, of omvat het, "de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie" in de zin van artikel 14, lid 1, van de richtlijn inzake elektronische handel?

d)    indien het gebruik niet uitsluitend bestaat uit activiteiten die onder een of meerdere van de artikelen 12, lid 1, 13, lid 1, en 14, lid 1, van de richtlijn inzake elektronische handel vallen, maar dergelijke activiteiten omvat, is de exploitant van een zoekmachine dan vrijgesteld van aansprakelijkheid voor zover het gebruik uit dergelijke activiteiten bestaat en zo ja, kan dan met betrekking tot dit gebruik voor zover het niet van aansprakelijkheid is vrijgesteld schadevergoeding of andere financiële compensatie worden toegekend?

Indien het antwoord op vraag 9 luidt dat het gebruik niet uitsluitend bestaat uit activiteiten die onder een of meerdere van de artikelen 12 tot en met 14 van de richtlijn inzake elektronische handel vallen, kan de concurrent dan hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de inbreukmakende handelingen van de exploitant van de zoekmachine op grond van het nationale recht inzake aansprakelijkheid voor deelneming?

____________

¹ - ) Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1).

² - ) PB L 11, blz. 1.

³ - ) PB L 178, blz. 1.