Začasna izdaja
DOPOLNILNI SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
MACIEJA SZPUNARJA,
predstavljeni 6. februarja 2018(1)
Zadeva C‑163/16
Christian Louboutin,
Christian Louboutin SAS
proti
Van Haren Schoenen BV
(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Den Haag (sodišče v Haagu, Nizozemska))
„Ponovno odprtje ustnega postopka – Predhodno odločanje – Znamke – Zavrnitev registracije ali ugotovitev ničnosti – Oblika – Pojem – Tridimenzionalne lastnosti blaga – Barva“
I. Uvod
1. V tej zadevi rechtbank Den Haag (sodišče v Haagu, Nizozemska) Sodišče poziva, naj odloči o razlagi člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95/ES(2).
2. Sodišče je 28. februarja 2017 sklenilo, da se zadeva dodeli devetemu senatu. Obravnava je bila 6. aprila 2017. Prve sklepne predloge v tej zadevi sem predstavil 22. junija 2017.
3. Deveti senat je 13. septembra 2017 na podlagi člena 60(3) Poslovnika Sodišča sklenil, da se zadeva predloži Sodišču zaradi predodelitve številčnejši sestavi. Nato je Sodišče zadevo predodelilo velikemu senatu.
4. Sodišče je s sklepom z dne 12. oktobra 2017, Louboutin in Christian Louboutin (C‑163/16, neobjavljen, EU:C:2017:765), sklenilo, da se ustni postopek ponovno odpre, in zainteresirane subjekte povabilo na novo obravnavo.
II. Pravni okvir
A. Pravo Unije
5. Člen 3 Direktive 2008/95, naslovljen „Razlogi za zavrnitev ali neveljavnost“, v odstavku 1(b) in (e)(iii) določa:
„1. Ne registrira se ali, če je registrirano, se lahko razglasi za neveljavno [ugotovi za nično] naslednje:
[…]
(b) blagovne znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega značaja;
[…]
(e) znaki, sestavljeni izključno iz:
[…]
(iii) oblike, ki daje blagu bistveno vrednost;
[…]“
B. Beneluška konvencija
6. Pravo znamk na Nizozemskem je urejeno z Beneluško konvencijo o intelektualni lastnini (znamke in modeli), ki so jo 25. februarja 2005 v Haagu podpisali Kraljevina Belgija, Veliko vojvodstvo Luksemburg in Kraljevina Nizozemska (v nadaljevanju: Beneluška konvencija).
7. Člen 2.1 Beneluške konvencije, naslovljen „Znaki, ki lahko sestavljajo znamko Beneluksa“, določa, da „[k]ljub vsemu za znamke ni mogoče šteti znakov, sestavljenih izključno iz oblike, ki izhaja iz same narave blaga, ki blagu da bistveno vrednost ali ki je nujna za dosego tehničnega učinka“.
III. Postopek pred Sodiščem
8. V odgovor na poziv zainteresiranim subjektom iz člena 23 Statuta Sodišča Evropske unije so C. Louboutin in družba Louboutin SAS (v nadaljevanju skupaj: družba Louboutin), družba Van Haren Schoenen BV (v nadaljevanju: Van Haren), nemška in francoska vlada, vlada Združenega kraljestva ter Evropska Komisija predstavili stališča na obravnavi 14. novembra 2017.(3) V tej fazi postopka so imeli zainteresirani subjekti drugič priložnost predstaviti ustna stališča v zvezi z vprašanjem za predhodno odločanje, ki je: „Ali se pojem oblike v smislu člena 3(1)(e)(iii) Direktive [2008/95] omejuje na tridimenzionalne lastnosti blaga, kot so njegovi obrisi, izmere ali obseg (izraženi v treh dimenzijah), ali pa ta določba obsega tudi druge (ne tridimenzionalne) lastnosti blaga, kot je barva?“
IV. Analiza
A. Pregled razlage, ki sem jo predlagal v prvih sklepnih predlogih, in predmet teh sklepnih predlogov
9. V prvih sklepnih predlogih sem na podlagi analize ugotovil, da se za znak, pri katerem je barva povezana z obliko, lahko uporabi prepoved iz člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95.(4)
10. Zato sem Sodišču predlagal, naj na vprašanje za predhodno odločanje, ki ga je postavilo predložitveno sodišče, odgovori, da je treba člen 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95 razlagati tako, da se ta določba lahko uporabi za znak, sestavljen iz oblike blaga, za katerega se zahteva varstvo za določeno barvo.
11. V točkah od 28 do 41 prvih sklepnih predlogov sem podredno predstavil svoja razmišljanja o opredelitvi sporne blagovne znamke. Ugotovil sem, da bi bilo treba sporno blagovno znamko prej kot z znamko, sestavljeno iz barve kot take, izenačiti z znakom, ki je sestavljen iz oblike blaga, za katerega se zahteva varstvo za barvo v povezavi s to obliko.
12. Vendar kot sem navedel v točki 31 prvih sklepnih predlogov, menim, da je opredelitev sporne blagovne znamke presoja dejanskega stanja, za katero je v obravnavani zadevi pristojno predložitveno sodišče.
13. Enako velja za odgovor na vprašanje, ali rdeča barva podplata daje blagu bistveno vrednost. Menim, da je stališče predložitvenega sodišča v zvezi s tem jasno in da izhaja iz predpostavke, da je treba na to vprašanje odgovoriti pritrdilno.
14. Kljub temu sem v točkah od 70 do 72 prvih sklepnih predlogov v predlogu odgovora na vprašanje za predhodno odločanje navedel, da se analiza, katere namen je ugotoviti, ali gre za obliko, ki daje blagu bistveno vrednost, v smislu člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95 – in ali se torej v tem primeru ta določba uporablja ali ne – nanaša izključno na vrednost, neločljivo povezano z obliko, in se pri njej ne sme upoštevati privlačnost blaga, ki izhaja iz ugleda te znamke ali njenega imetnika. Na podlagi te predpostavke sem v drugem delu predloga odgovora na vprašanje za predhodno odločanje navedel: „Pojem oblike, ki ‚daje blagu bistveno vrednost‘, v smislu te določbe se nanaša izključno na vrednost, neločljivo povezano z obliko, in ne omogoča upoštevanja ugleda znamke ali njenega imetnika.“
15. V teh sklepnih predlogih bom obravnaval vidike, ki so bili predmet obravnave 14. novembra 2017, tako da bom analizo iz prvih sklepnih predlogov dopolnil z ugotovitvami glede različnih stališč zainteresiranih subjektov.
16. V tem duhu bom najprej predstavil ugotovitve v zvezi z opredelitvijo sporne blagovne znamke glede na stališča, ki so jih zainteresirani subjekti predstavili na obravnavi 14. novembra 2017. Nato bom preučil vpliv Izvedbene uredbe (EU) 2017/1431(5), zlasti v zvezi s pojmom „pozicijska znamka“, na analizo opredelitve sporne blagovne znamke iz mojih prvih sklepnih predlogov. Nato bom podal dodatne pripombe o razlagi člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95, in sicer po eni strani glede na odnos med to direktivo in Direktivo (EU) 2015/2436(6) ter po drugi strani glede na ratio člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95. Nazadnje bom predvidel posledice rešitve, ki sem ji v prvih sklepnih predlogih nasprotoval in ki jo je na zadnji obravnavi zagovarjalo več zainteresiranih subjektov, v skladu s katero se lahko interes za to, da nekatere značilnosti blaga ostanejo v javni domeni, upošteva pri ugotavljanju razlikovalnega učinka.
B. Dodatne ugotovitve glede opredelitve sporne blagovne znamke
17. V prvih sklepnih predlogih sem bil, kot sem na kratko predhodno navedel, bolj naklonjen opredelitvi sporne blagovne znamke kot znaka, ki je sestavljen iz oblike blaga, za katerega se zahteva varstvo za barvo v povezavi s to obliko, kot pa opredelitvi sporne blagovne znamke kot barvne znamke.(7)
18. Po predstavitvi stališč zainteresiranih subjektov na obravnavi 14. novembra 2017 sem še manj naklonjen temu, da se sporna blagovna znamka opredeli kot znamka, sestavljena iz barve kot take.
19. Družba Louboutin je na vprašanje, ki ga je Sodišče postavilo na obravnavi 14. novembra 2017, odgovorila v tem smislu, da je sporna blagovna znamka znak, ki se lahko opiše tako, da je po eni strani podplat v prostoru omejen s črtami rdeče barve, s katerimi je narisan, in da ima po drugi strani podplat obliko te omejitve v prostoru, ki je rdeče barve. Tako po mnenju imetnika sporne blagovne znamke barva omejuje obliko in – kar se mi zdi naravna posledica prve ugotovitve – ta oblika se ujema s prostorsko omejitvijo barve.
20. Zato menim, da v tem primeru ne gre za popolnoma abstraktno obliko ali obliko, katere pomen je zanemarljiv, kar bi lahko upravičilo ugotovitev, da se za sporno blagovno znamko zahteva varstvo za določeno barvo kot tako brez kakršne koli omejitve v prostoru. Pri tem ni pomembno, da se lahko oblika podplata spreminja glede na modele čevljev. Še vedno gre za obliko podplata, in ne za drug del čevlja. V teh okoliščinah ni mogoče pozabiti načela, da je treba znamko razumeti kot celoto, in tega, da se varstvo, ki ga uživa imetnik znamke, ne nanaša le na znake, ki so enaki kot znak, za katerega je vložena zahteva za registracijo, ampak tudi na znake, ki so mu podobni.
21. Poleg tega dvomim, da bi rdeča barva lahko opravljala bistveno funkcijo blagovne znamke in opredelila njenega imetnika, če bi bila uporabljena zunaj lastnega okvira, to je neodvisno od oblike podplata. Vsekakor ne mislim, da je bil to imetnikov namen, ko je vložil zahtevo za registracijo sporne blagovne znamke.
22. Skratka, glede na ugotovitve iz točk od 29 do 41 mojih prvih sklepnih predlogov in zgornje ugotovitve menim, da bi bilo treba sporno blagovno znamko prej kot z znamko, sestavljeno iz barve kot take, izenačiti z znakom, ki je sestavljen iz oblike blaga in za katerega se zahteva varstvo za barvo v povezavi s to obliko.
C. Dodatne ugotovitve glede upoštevnosti člena 3(1)(e) Direktive 2008/95 za znake, sestavljene iz oblike blaga in določene barve
1. Vpliv opredelitve znamke kot „pozicijske znamke“ v smislu Izvedbene uredbe 2017/1431 na upoštevnost člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95
23. V točki 32 prvih sklepnih predlogov sem ugotovil, da opredelitev znamke kot „pozicijske znamke“ nima pravnih posledic niti na podlagi Direktive 2008/95 niti na podlagi sodne prakse Sodišča. Nemška vlada se je na obravnavi 14. novembra 2017 s tem stališčem strinjala. Poleg tega, kot sem prav tako navedel v točki 32 prvih sklepnih predlogov, opredelitev blagovne znamke kot „pozicijske znamke“ še ne pomeni, da iste blagovne znamke ni mogoče obravnavati, kot da jo sestavlja oblika blaga in, posledično, kot da se zanjo lahko uporablja prepoved iz člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95, saj zadnjenavedena kategorija, to so znamke, sestavljene iz oblike blaga, vključuje tudi znake, ki predstavljajo del ali element zadevnega blaga.
24. Družba Louboutin je na obravnavi 14. novembra 2017 trdila, da je v členu 3(3)(d) Izvedbene uredbe 2017/1431 pozicijska znamka opredeljena z navedbo, na kakšen način mora biti prikazana na blagu. Po mnenju družbe Louboutin sporna blagovna znamka merila iz te opredelitve izpolnjuje.
25. Podobno, tako kot več zainteresiranih subjektov pred ponovnim odprtjem ustnega postopka, so nemška in francoska vlada, vlada Združenega kraljestva ter Komisija na obravnavi 14. novembra 2017 trdile, da je treba sporno blagovno znamko opredeliti kot pozicijsko znamko. Samo francoska vlada se je izrecno sklicevala na Izvedbeno uredbo 2017/1431.
26. Vendar trditve v zvezi z Izvedbeno uredbo 2017/1431 po mojem mnenju ne morejo ovreči ugotovitev, navedenih v točki 23 teh sklepnih predlogov.(8)
27. Izvedbena uredba 2017/1431 se je začela uporabljati s 1. oktobrom 2017 in dopolnjuje sistem znamke EU, ki temelji na Uredbi (ES) št. 207/2009/ES(9), ki je bila 1. oktobra 2017 nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001(10). Medtem je bila Uredba št. 207/2009 spremenjena z Uredbo št. (EU) 2015/2424(11), ki je začela veljati 23. marca 2016. Člen 7(1)(e)(iii) prvonavedene uredbe, ki povzema besedilo člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95, je bi spremenjen v tem smislu, da se znaki, sestavljeni izključno iz „oblike ali druge značilnosti, ki blagu daje bistveno vrednost“,(12) ne registrirajo.(13)
28. Iz tega sledi, da je bil člen 3(3)(d) Izvedbene uredbe 2017/1431, ki se nanaša na „pozicijsko znamko“, vključen v sistem znamk EU, ki je pred tem dopuščal, da ni nujno, da mora biti znak sestavljen iz „oblike“, da se zanj uporabi razlog za zavrnitev ali ničnost, ki ustreza razlogu iz člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95.
29. Člen 3(3)(d) Izvedbene uredbe 2017/1431 torej ni bil zasnovan kot „opredelitev“ vrste znamke, za katero tako ali tako ni mogoče uporabiti razloga za zavrnitev ali ničnost, ki ustreza razlogu iz člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95. Zdaj je namreč jasno, da v sistemu znamk EU razlikovanje med „obliko“ in „drugimi značilnostmi“ v okviru tega razloga za zavrnitev ali ničnost ni pomembno.
30. Iz istega razloga na podlagi člena 3(3)(d) Izvedbene uredbe 2017/1431 ni mogoče trditi, da je pozicijska znamka v vsakem primeru popolnoma neodvisna od oblike blaga, zlasti če gre za znak, ki predstavlja del ali element zadevnega blaga.
31. Res je, da Izvedbena uredba 2017/1431 razlikuje na eni strani med „pozicijsko znamko“ iz člena 3(3)(d) ter na drugi strani „oblikovno znamko“ in „barvno znamko“ iz člena 3(3)(c) oziroma člena 3(3)(f) te uredbe.
32. Kljub temu opozarjam, da se člen 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95 ne nanaša na „oblikovne znamke“, temveč na znake, sestavljene izključno iz oblike, ki daje blagu bistveno vrednost.(14)
33. Poleg tega člen 3(3) Izvedbene uredbe 2017/1431 ne vsebuje ne izčrpnega seznama vrst znamk, ki se lahko registrirajo, ne opredelitev vrst znamk, navedenih v tej določbi. Prvič, člen 3(4) te uredbe določa možnost, da se vloži zahteva za registracijo znamke, ki „ni zajeta v nobeni od vrst iz odstavka 3“ tega člena. Drugič, v tem zadnjem odstavku je naveden samo način, kako mora biti znamka prikazana, „[k]adar se prijava nanaša na vrste znamk, navedene v točkah (a) do (j)“ člena 3(3) Izvedbene uredbe 2017/1431. Menim namreč, da je v členu 3(3) te uredbe določeno samo, kako morajo biti v postopku registracije prikazane najpogostejše vrste znamk. Tako so znaki, ki so kombinacija različnih vrst znamk iz člena 3(3) Izvedbene uredbe 2017/1431, skladni s sistemom znamk EU. V teh okoliščinah naj spomnim, da to, da je bila sporna blagovna znamka registrirana kot figurativna znamka, ne pomeni, da je ni mogoče opredeliti kot „znamko, sestavljeno iz oblike blaga“.
34. Glede na navedeno in ob upoštevanju ugotovitev iz točke 32 mojih prvih sklepnih predlogov menim, da vključitev pojma „pozicijska znamka“ iz člena 3(3)(d) Izvedbene uredbe 2017/1431 v pravni sistem Unije ne more spremeniti mojih ugotovitev glede upoštevnosti člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95 za znak, ki je sestavljen iz oblike blaga, za katerega se zahteva varstvo za določeno barvo.
2. Obseg člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95 glede na člen 4(1)(e)(iii) Direktive 2015/2436
35. Direktiva 2008/95 bo nadomeščena z Direktivo 2015/2436, za katero je določeno, da jo je treba prenesti najpozneje do 14. januarja 2019. Člen 4(1)(e)(iii) Direktive 2015/2436, ki ustreza razlogu za zavrnitev ali ničnost iz člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95, se nanaša na znake, sestavljene izključno iz „oblike ali druge značilnosti [blaga], ki blagu daje bistveno vrednost“.
36. V prvih sklepnih predlogih sem se vprašal, ali to, da zakonodajalec ni menil, da je treba predvideti prehodne določbe, s katerimi se lahko rešijo morebitna navzkrižja med zaporednima direktivama, lahko kaže na to, da je po njegovem mnenju pravna ureditev za te znake v okviru teh direktiv enaka.(15)
37. Po mnenju vlade Združenega kraljestva iz tega neobstoja prehodnih določb ni mogoče sklepati o retroaktivnem učinku. Ta vlada je navedla, da ni prehodnih določb v zvezi z določbami, ki spreminjajo druge vidike prava znamk, zlasti v zvezi s členom 14 Direktive 2015/2436, ki obrambo lastnega imena omejuje na fizične osebe in ki osebi dovoljuje, da uporabi svoje ime in naslov, ne da bi kršila znamko, medtem ko je na podlagi člena 6 Direktive 2008/95 ta obramba na voljo tudi pravnim osebam.
38. Vendar se mi ne zdi popolnoma upravičeno, da se spremembe člena 3(1)(e) Direktive 2008/95 obravnavajo kot enakovredne spremembam, ki se nanašajo na obrambo lastnega imena iz člena 6 te direktive in člena 14 Direktive 2015/2436.
39. Obramba lastnega imena je omejitev izključnih pravic imetnika znamke, ki ima pravico vsem tretjim osebam prepovedati uporabo znaka, ki je enak znamki. Spremembe, uvedene z Direktivo 2015/2436, namreč ne omejujejo pravic imetnika znamke. Nasprotno, ta direktiva monopol imetnika znamke še krepi in hkrati omejuje pravice tretjih oseb, tako da se podjetja in družbe ne morejo več sklicevati na obrambo lastnega imena.
40. Vsekakor pa ta sprememba učinkov znamke ne more ogroziti same veljavnosti znamke. Nabor registriranih znamk in tistih, ki se bodo še lahko registrirale, torej ostaja nespremenjen tako v stari kot novi ureditvi. Ni pomembno, na podlagi katere ureditve se znamka registrira, nova ureditev bo spremenila samo položaj tretjih oseb, ki niso fizične osebe.
41. Vendar te logike ni mogoče uporabiti za razloge za zavrnitev ali ničnost iz člena 3(1)(e) Direktive 2008/95. V teh okoliščinah bi se bilo treba vprašati, kako bi sprememba obsega razloga za zavrnitev ali ničnost vplivala na pravo znamk EU ob izteku roka za prenos Direktive 2015/2436. Ali bi bilo mogoče predvideti številne zahtevke za ugotovitev ničnosti znamk po izteku roka za prenos nove direktive? Poleg tega, ali bi, če bi menili, da za znamke, registrirane na podlagi stare ureditve, ni mogoče uporabiti prepovedi iz člena 4(1)(e) Direktive 2015/2436, ki ustreza členu 3(1)(e) Direktive 2008/95, lahko prišlo do množičnega prijavljanja znamk pred tem datumom?
42. Ne glede na te ugotovitve menim, da je neobstoj prehodnih določb v Direktivi 2015/2436 samo indic, ki podpira razlago člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95, v skladu s katero se ta določba uporablja za znake, ki so sestavljeni iz oblike blaga in za katere se zahteva varstvo za določeno barvo. Glavni argument v moji analizi je predvsem ratio te določbe.(16)
3. Ratio člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95
43. Na obravnavi je več zainteresiranih subjektov obravnavalo ratio razloga za zavrnitev ali ničnost iz člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95.
44. Nemška vlada in vlada Združenega kraljestva ter družba Van Haren so trdile, da ta določba preprečuje zlorabo znamk, ki lahko privede do nastanka protikonkurenčnih monopolov.
45. Tako nemška vlada podpira stališče, da člen 3(1)(e) Direktive 2008/95 preprečuje monopolizacijo oblik blaga, ki morajo zaradi svojih značilnosti trajno ostati v javni domeni, da njihova uporaba ostane na voljo vsem udeležencem na trgu. Vendar se zdi, da ta vlada meni, da imajo estetske značilnosti, na katere se nanaša člen 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95, svojo lastno dinamiko v tem smislu, da se lahko njihova privlačnost spreminja glede na modo.
46. Podobno se zdi, da družba Louboutin trdi, da na estetskem področju ni treba ohraniti trajne razpoložljivosti bistvenih značilnosti blaga v skladu s pravom znamk, ker te značilnosti nimajo dovolj dolge ekonomske življenjske dobe, da bi bila taka zaščita upravičena.
47. Razumem trditev, ki sta jo na obravnavi zagovarjala družba Louboutin in nemška vlada, da ima privlačnost estetskih značilnosti svojo lastno dinamiko, saj se lahko značilnosti, ki jih javnost išče in ceni, spreminjajo glede na modo. Ta dinamika, neločljivo povezana z značilnostmi, ki dajejo blagu bistveno vrednost, pa po mojem mnenju ne nasprotuje razlagi člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95, v skladu s katero se ta določba uporablja, kadar gre za znak, ki je sestavljen iz oblike blaga in za katerega se zahteva varstvo za določeno barvo.
48. V sklepnih predlogih v zadevi Hauck(17) sem navedel, da presoja za ugotovitev, ali zadevna oblika „blagu daje bistveno vrednost“ zaradi, na primer, njegovih estetskih značilnosti, nujno vključuje upoštevanje stališča povprečnega potrošnika. Vendar način, kako potrošnik dojema zadevno obliko, pri tej presoji ni odločilno merilo. Da se uresniči cilj člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95, to je, da se zagotovi, da oblike, ki privlačijo javnost, ostanejo na voljo udeležencem na trgu, je treba upoštevati, kako upoštevna javnost dojema zadevni znak in kakšne bodo gospodarske posledice tega, da se znak pridrži za eno samo podjetje.
49. Podredno se sprašujem, ali v nasprotju s tem, kar trdi družba Louboutin, pomen dojemanja javnosti v okviru uporabe člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95 ne bi podpiral teleološke razlage te določbe. V tem primeru bi prožnejša razlaga pojma „oblika“ v smislu tega člena prevladala nad jezikovno razlago.
50. Člen 3(1)(e)(i) in (ii) Direktive 2008/95 se nanaša na predhodno in trajno opredeljene značilnosti, ki izhajajo iz narave blaga, saj „izhajajo iz same narave blaga“ oziroma so „nujne za dosego tehničnega učinka“. Zato zlasti v zvezi s zadnjimi ugotavljam, da način, kako javnost dojema blago, ne more spremeniti tega dejstva, čeprav je tehnični učinek mogoče doseči z drugimi oblikami.(18)
51. Člen 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95 omogoča, da se znamka zavrne ali ugotovi za nično, če njene značilnosti dajejo blagu bistveno vrednost. Zato se s to določbo lahko zagotovi, da značilnost ostane na voljo vsem udeležencem na trgu, dokler ima ta značilnost poseben vpliv na vrednost blaga. Od trenutka, ko ni več tako – zlasti, kot trdijo nekateri zainteresirani subjekti, ker se je prednostna izbira javnosti spremenila ter javnost te značilnosti nič več ne išče in ne ceni – za zadevno znamko ne bi bilo več mogoče uporabljati prepovedi iz člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95.
52. V tem primeru bi iz tega sledilo, da se člen 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95 v nasprotju z razlogi za zavrnitev ali ničnost iz člena 3(1)(e)(i) in (ii) te direktive nanaša na značilnosti, ki so odvisne od zunanjih dejavnikov.
53. Če bi bil odgovor na vprašanje, katere značilnosti dajejo „blagu bistveno vrednost“, odvisen od zunanjih dejavnikov, zlasti od dojemanja javnosti, bi bilo v primeru znaka, ki pritegne posebno pozornost javnosti, nedosledno izključiti uporabo te določbe za znak, ki je sestavljen iz oblike blaga in za katerega se zahteva varstvo za določeno barvo. Kar je namreč pri dojemanju javnosti pomembno, ni razlika med oblikovnimi, barvnimi ali pozicijskimi znamkami, temveč opredelitev izvora blaga, ki temelji na celotnem vtisu znaka.
54. Poleg tega dejstvo, da značilnosti, ki dajejo blagu bistveno vrednost, delno določa dojemanje javnosti, po mojem mnenju ne omogoča, da se pri presoji, ali zadevna oblika „daje blagu bistveno vrednost“ v smislu člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95, upošteva ugled znamke ali njenega imetnika.(19) Če bi namreč sprejeli, da pojem „oblika, ki daje blagu bistveno vrednost“ določajo – pa čeprav samo delno – značilnosti, ki jih javnost dojema kot privlačne, bi bilo torej nujno treba izključiti značilnosti, povezane z ugledom znamke ali njenega imetnika, da se privlačnost, ki nastane zaradi tega ugleda, ne bi pripisala obliki, ki sama po sebi ne bi bila privlačna. Drugače bi se razlog za zavrnitev ali ničnost iz člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95 lahko razlagal zelo široko in neustrezno glede na svoj cilj, opisan v točki 48 teh sklepnih predlogov.
55. Glede na navedeno menim, da sklicevanje na dojemanje javnosti kot na enega od dejavnikov, ki določa značilnosti, ki dajejo blagu bistveno vrednost, podpira razlago člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95, v skladu s katero se ta določba uporablja za znake, ki so sestavljeni iz oblike blaga in za katere se zahteva varstvo za barvo v povezavi s to obliko.
D. Opredelitev sporne blagovne znamke z vidika člena 3(1)(b) Direktive 2008/95
56. V prvih sklepnih predlogih sem v okviru tega predloga za sprejetje predhodne odločbe predvidel dva pristopa.
57. Po prvem pristopu bi se lahko člen 3(1)(e) Direktive 2008/95 razlagal široko. Po drugem pa bi se upošteval interes za to, da nekateri znaki ostanejo v javni domeni, in sicer v okviru preučitve razlikovalnega učinka znaka v smislu člena 3(1)(b) te direktive za vse znake, ki se mešajo s katero od lastnosti zadevnega blaga, ali celo za druge kategorije znakov, katerih razpoložljivost je omejena.
58. Medtem ko sem v prvih sklepnih predlogih podpiral prvi pristop, se zdi, da so na obravnavi nemška in francoska vlada, vlada Združenega kraljestva ter Komisija zagovarjale drugi pristop. Opozarjam, da so vsi ti zainteresirani subjekti izhajali iz predpostavke, da je treba sporno blagovno znamko razumeti kot pozicijsko znamko, za katero se člen 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95 ne uporablja.
59. To so okoliščine, v katerih bom svoje prve sklepne predloge razširil. Te dodatne ugotovitve bi se lahko izkazale za koristne za predložitveno sodišče, če bi Sodišče v prihodnji sodbi menilo, da v tem primeru člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95 ni mogoče uporabiti. Vsekakor sem prepričan, da bi poglobljen razmislek Sodišču lahko omogočil, da zadevno vprašanje v tem postopku presodi z vseh vidikov.
60. V točkah 45 in 46 prvih sklepnih predlogov sem se izrazil v tem smislu, da je treba v skladu z ustaljeno sodno prakso, zlasti s sodbo Libertel(20), pri analizi razlikovalnega učinka znaka, sestavljenega iz barve kot take, oceniti, ali njegova registracija ne bi bila v nasprotju s splošnim interesom, da se neupravičeno ne omejuje razpoložljivost barv drugim subjektom, ki ponujajo blago ali storitve iste vrste. Na podlagi te predpostavke sem ugotovil, da če gre za znake, ki se mešajo z videzom blaga, je treba o njihovi registraciji presoditi ob upoštevanju enakih preudarkov, kot so tisti, na katerih temelji člen 3(1)(e) Direktive 2008/95.
61. Sodišče je v sodbi Libertel(21) svoje stališče o presoji razlikovalnega učinka barvnih znamk oprlo na predpostavko, da je število barv, ki jih javnost lahko razlikuje, majhno, ker ima le redko možnost neposredne primerjave med proizvodi različnih barvnih odtenkov.(22)
62. To še toliko bolj drži za znamke, opredeljene kot pozicijske znamke, za katere se zahteva varstvo po pravu znamk za določeno barvo. Menim celo, da je število barv, s katerimi se dejansko lahko pobarva podplat čevlja, da se opredeli njegov izvor, še manjše, saj odtenki črne, sive in rjave praktično nimajo razlikovalnega učinka, ker jih udeleženci na trgu pogosto uporabljajo.
63. V teh okoliščinah ugotavljam, da bi bilo treba pri presoji razlikovalnega učinka znaka upoštevati, da imajo v skladu s sodno prakso o tridimenzionalnih znakih – ker povprečni potrošniki po navadi ne sklepajo o tržnem izvoru proizvodov iz znakov, ki se zamešajo z videzom teh proizvodov – tako taki znaki razlikovalni učinek le, če se občutno razlikujejo od standarda ali navad v sektorju.(23)
64. V zvezi s tem naj spomnim, da Sodišče v sklepu, izdanem v zadevi X Technology Swiss/UUNT(24), ni ugodilo delu pritožbenega razloga, s katerim je tožeča stranka trdila, da v tožbenem postopku zaradi registracije znamke, za katero je značilna oranžna kapucasta konica, ki prekriva prstni del vsake nogavice, ni bilo pravilno, da Splošno sodišče pri presoji razlikovalnega učinka znamke ni razlikovalo med tridimenzionalnimi znamkami in pozicijskimi znamkami. V teh okoliščinah Sodišče ni zavrnilo ugotovitev Splošnega sodišča, v skladu s katerimi odločilno merilo za ugotovitev, ali ima znak razlikovalni učinek ali ne, ni to, da se opredeli kot figurativna, tridimenzionalna ali druga znamka, ampak to, da se zameša z videzom navedenega proizvoda. Iz tega sledi, da ima znak, za katerega se zahteva varstvo za barvo, ki se zameša z videzom zadevnega blaga, razlikovalni učinek le, če se občutno razlikuje od standarda ali navad v zadevnem sektorju.
65. Nazadnje ugotavljam, da je – v nasprotju z razlogom za zavrnitev ali ničnost iz člena 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95 – od razloga iz člena 3(1)(b) te direktive v povezavi s členom 3(3) navedene direktive mogoče odstopati, če je znak pridobil razlikovalni učinek prek običajnega poteka seznanjanja upoštevne javnosti. Zato splošnega interesa, da se drugim udeležencem na trgu ne omejuje razpoložljivost značilnosti, ki jo javnost išče in ceni, na katerem temelji člen 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95, ni mogoče trajno zagotoviti na podlagi člena 3(1)(b) te direktive.
66. Iz teh ugotovitev sledi, da je treba pri analizi razlikovalnega učinka znaka, ki se zameša z videzom zadevnega blaga, oceniti, ali njegova registracija ne bi bila v nasprotju s splošnim interesom, da se neupravičeno ne omejuje razpoložljivost značilnosti, ki jih ta znak predstavlja, drugim subjektom, ki ponujajo blago ali storitve iste vrste. Vendar člen 3(1)(b) Direktive 2008/95 ne more v celoti prevzeti vloge člena 3(1)(e)(iii) te direktive, ker je od prve določbe mogoče odstopati v skladu s podrobnimi pravili iz člena 3(3) navedene direktive.
V. Predlog
67. Ob upoštevanju navedenega in analize iz mojih prvih sklepnih predlogov ohranjam predlagani odgovor na vprašanje za predhodno odločanje, ki ga je postavilo rechtbank Den Haag (sodišče v Haagu, Nizozemska), ki je bil:
Člen 3(1)(e)(iii) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je treba razlagati tako, da se lahko uporabi za znak, sestavljen iz oblike blaga, za katerega se zahteva varstvo za določeno barvo. Pojem oblike, ki „daje blagu bistveno vrednost“, v smislu te določbe se nanaša izključno na vrednost, neločljivo povezano z obliko, in ne omogoča upoštevanja ugleda znamke ali njenega imetnika.