Hogere voorziening ingesteld op 21 januari 2014 door het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 8 november 2013 in zaak T-536/10, Kessel Marketing & Vertriebs GmbH / Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)
(Zaak C-31/14 P)
Procestaal: Duits
Partijen
Rekwirant: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: D. Walicka, gemachtigde)
Andere partijen in de procedure: Kessel Marketing & Vertriebs GmbH, Janssen-Cilag GmbH
Conclusies
het bestreden arrest vernietigen;
het beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau van 21 september 2010 in zaak R 708/2010-4 verwerpen, en subsidiair, de zaak terugverwijzen naar het Gerecht;
verzoekster in eerste aanleg verwijzen in de kosten van de procedure in eerste aanleg en in hogere voorziening.
Middelen en voornaamste argumenten
Het Gerecht bevestigde het oordeel van de kamer van beroep dat de door verzoekster verrichte beperking van de opgave van waren en diensten onduidelijk is wanneer deze is gebaseerd op het criterium dat geen recept vereist is. Niettemin heeft het Gerecht gesteld dat dit gebrek aan duidelijkheid niet ertoe kan leiden dat het verzoek tot beperking in zijn geheel irrelevant is. Het Bureau is van mening dat bij een gebrek aan duidelijkheid de beperking van de opgave van waren en diensten niet kan worden ingeschreven, en evenmin als grondslag kan dienen bij de vergelijking van de waren en diensten. Daar dit gebrek in casu werd vastgesteld, kon de kamer van beroep geen rekening houden met het overeenkomstige verzoek.
Verder was het Gerecht van oordeel dat de door verzoekster gevraagde beperking ontoelaatbaar is voor zover deze is gebaseerd op het feit dat de betrokken waren zonder recept verkrijgbaar zijn. Het criterium dat geen recept vereist is, is voor de vaststelling van een subcategorie van aangevraagde waren ongeschikt. Het is geen geschikt criterium voor de vaststelling van een subcategorie van door een merk geclaimde farmaceutische producten. Bij gebreke van een harmonisatie op Europees niveau is de vraag of een recept vereist is, afhankelijk van de voor farmaceutische producten geldende nationale wettelijke voorschriften, die te allen tijde kunnen worden gewijzigd door de nationale wetgever. Het recht op bescherming door een gemeenschapsmerk kan evenwel niet afhangen van een criterium dat onder het nationale recht valt, en evenmin van een criterium dat in de loop der tijd kan veranderen. Dit wordt door het Bureau niet betwist. Het Gerecht heeft evenwel niettemin geoordeeld dat de kamer van beroep ten onrechte de beperking in haar geheel niet in aanmerking heeft genomen. De kamer van beroep mocht de beperking niet in haar geheel als irrelevant beschouwen. Zij had moeten overgaan tot een vergelijking van de waren op grond van de waren waarop het aangevraagde merk betrekking had na de beperking door verzoekster en de door het oudere merk aangeduide waren, zonder daarbij het criterium van het vereiste van een recept in aanmerking te nemen.
Volgens het Bureau schendt het arrest op dit punt artikel 43, lid 1, van de gemeenschapsmerkverordening1 juncto regel 2, lid 2, van de uitvoeringsverordening2 , daar een gebrek aan duidelijkheid ertoe leidt dat de opgave van waren en diensten in haar geheel ontoelaatbaar is. Een ontoelaatbare beperking kan niet worden ingeschreven en evenmin bij de vergelijking van de waren in aanmerking worden genomen. Het arrest schendt tevens het beginsel van de bindende aard van het verzoek, dat ten grondslag ligt aan de gemeenschapsmerkregeling. De opgave van waren en diensten moet als zodanig, in de door de aanvrager gevraagde vorm, worden beoordeeld. Het Bureau is niet bevoegd om de opgave te herformuleren.
____________1 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).
2 Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB L 303, blz. 1).