SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)
11 giugno 2009 (*)
«Marchio comunitario – Procedimento di nullità – Marchio comunitario figurativo LAST MINUTE TOUR – Marchio nazionale anteriore non registrato LASTMINUTE.COM – Impedimento relativo alla registrazione – Rinvio al diritto nazionale che disciplina il marchio anteriore – Regime dell’azione di common law per abuso di denominazione (action for passing off) – Art. 8, n. 4, e art. 52, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti, rispettivamente, art. 8, n. 4, e art. 53, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Nei procedimenti riuniti T‑114/07 e T‑115/07,
Last Minute Network Ltd, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata dal sig. P. Brownlow, solicitor, e dal sig. S. Malynicz, barrister,
ricorrente,
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. D. Botis e A. Folliard-Monguiral, in qualità di agenti,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:
Last Minute Tour SpA, con sede in Milano (Italia), rappresentata dagli avv.ti D. Caneva e G. Locurto,
avente ad oggetto due ricorsi proposti contro le decisioni della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 8 febbraio 2007 (procedimenti R 256/2006‑2 e R 291/2006‑2), relative a procedimenti di nullità tra la Last Minute Network Ltd e la Last Minute Tour SpA,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Settima Sezione),
composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, D. Šváby e L. Truchot (relatore), giudici,
cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore
visti i ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 13 aprile 2007,
visti i controricorsi dell’UAMI depositati presso la cancelleria del Tribunale il 20 e il 23 luglio 2007,
visti i controricorsi dell’interveniente depositati presso la cancelleria del Tribunale il 27 luglio 2007,
vista l’ordinanza 14 ottobre 2008, che ha disposto la riunione dei procedimenti T‑114/07 e T‑115/07 ai fini della fase orale e della sentenza,
in seguito all’udienza del 5 novembre 2008, alla quale l’interveniente non ha partecipato,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti all’origine della controversia
Procedimento di registrazione del segno LASTMINUTE.COM come marchio comunitario
1 Il 25 febbraio 2000, la società Last Minute Network Ltd (in prosieguo: la «LMN» o la «ricorrente») ha presentato presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), a norma del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), una domanda di registrazione di marchio comunitario riguardante il segno denominativo LASTMINUTE.COM.
2 I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione di tale segno rientravano in particolare nelle classi 39 e 42, ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondevano, per ognuna di queste classi, alla seguente descrizione:
– classe 39: «Agenzie di viaggio; prenotazioni di posti di viaggio; informazioni, consigli e consultazioni associati»;
– classe 42: «Agenzie di viaggio; prenotazione di ristoranti; fornitura di impianti e di attrezzature di commercio elettronico e non; ideazione di attrezzature di ricerca documentaria su Internet e di banche dati on line, inclusi sistemi di rete associati; organizzazione di escursioni e di incontri; accompagnamento di persone; informazioni via Internet, banche dati o altri mezzi di comunicazione elettronica associati; manutenzione di giardini; informazioni, consigli e consultazioni associati».
3 Tale domanda di registrazione è stata respinta con decisione dell’esaminatore 29 ottobre 2001, in quanto il segno denominativo LASTMINUTE.COM era privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009].
4 La LMN ha contestato questa decisione dinanzi all’UAMI con ricorso depositato il 18 dicembre 2001.
5 Con decisione 8 luglio 2003, la seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto tale ricorso per i servizi contemplati della classe 39 e per i servizi di «agenzie di viaggio e di prenotazione di ristoranti» rientranti nella classe 42, data l’assenza di carattere distintivo di LASTMINUTE.COM rispetto a questi servizi.
6 Secondo la commissione di ricorso, qualunque società specializzata nelle prenotazioni di viaggi, divertimenti o cene «dell’ultimo minuto» ha interesse ad utilizzare l’indicazione «last minute» per descrivere i propri servizi. Un’espressione che rientra così chiaramente nel dominio pubblico e che deve rimanere disponibile per tutti gli operatori non sarebbe idonea, in linea di principio, a distinguere i servizi di una determinata impresa.
7 L’aggiunta dell’estensione «.com» a «lastminute» e l’unione dei due termini senza spazio né trattino, frequente nella lingua inglese, non avrebbero alcun carattere distintivo. L’estensione «.com», semplice riferimento ad un indirizzo Internet, non trasformerebbe in marchio un termine non distintivo.
Procedimento di registrazione del segno LAST MINUTE TOUR come marchio comunitario
8 L’11 marzo 2000, la società Last Minute Tour SpA (in prosieguo: la «LMT») ha depositato presso l’UAMI, a norma del regolamento n. 40/94, una domanda di registrazione di marchio comunitario riguardante il segno figurativo sotto riportato, costituito dai tre elementi verbali «last», «minute» e «tour», di colore nero, e da una riproduzione di colore rosso di un simbolo che si presume evochi i viaggi nella lingua rapanui antica:
9 I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione di tale segno rientravano, rispettivamente, nella classe 16, da un lato, e nelle classi 39 e 42, dall’altro, e corrispondevano, per ognuna di queste classi, alla seguente descrizione:
– classe 16: «Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; cataloghi; orari stampati; opuscoli; libri; giornali; riviste (periodici); articoli per legatoria; fotografie; etichette; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l’imballaggio (non comprese in altre classi); carte da gioco; caratteri tipografici; clichés»;
– classe 39: «Agenzie di viaggio e turismo; prenotazioni di posti di viaggio; organizzazione di viaggi; organizzazione di crociere ed escursioni; trasporto ed accompagnamento di viaggiatori; trasporti aerei; noleggio di mezzi di trasporto; informazioni in materia di trasporto»;
– classe 42: «Servizi di alberghi, ristoranti, pensioni, villaggi turistici, bar, club privati; servizi relativi alla prenotazione di alberghi e villaggi turistici; elaborazione (ideazione) di software; locazione di software informatici».
10 La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari del 19 marzo 2001, n. 25/2001.
11 Il 19 giugno 2001, la LMN ha proposto opposizione contro la registrazione del segno depositato dalla LMT, facendo valere l’esistenza nel Regno Unito del marchio denominativo non registrato LASTMINUTE.COM, che essa avrebbe utilizzato dal 1998 nella normale prassi commerciale, ai sensi dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 8, n. 4, del regolamento n. 207/2009).
12 L’opposizione è stata respinta con decisione 12 luglio 2002 della divisione di opposizione dell’UAMI, in quanto la LMN non aveva fornito entro il termine impartito le prove dell’uso del diritto anteriore che essa aveva addotto a sostegno della sua opposizione.
13 Il marchio comunitario LAST MINUTE TOUR è stato registrato il 14 maggio 2003 con il n. 1 552 231.
Procedimento di nullità del marchio LAST MINUTE TOUR instaurato dalla LMN
14 Il 30 maggio 2003, la LMN ha presentato una domanda di nullità del marchio comunitario LAST MINUTE TOUR sulla base del combinato disposto dell’art. 8, n. 4, e dell’art. 52, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 53, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009].
15 A sostegno della sua domanda, la LMN ha sostenuto che il proprio marchio nazionale anteriore non registrato LASTMINUTE.COM le conferiva, secondo il diritto del Regno Unito, applicabile in ragione del rinvio a tale legislazione operato dall’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, il diritto di vietare l’utilizzo di un marchio successivo e, pertanto, di ottenerne l’annullamento, in forza dell’art. 52, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, per i servizi delle classi 39 e 42 connessi con le vacanze, i voli, l’alloggio, i fine settimana di evasione in città, gli svaghi, le escursioni, i noleggi, gli acquisti, gli altri servizi di viaggio e di tempo libero forniti on line nonché le pubblicità e le promozioni di altri materiali connessi.
16 La domanda era diretta all’annullamento del marchio comunitario per tutti i prodotti e i servizi contrassegnati da quest’ultimo, ad eccezione dei servizi d’ideazione e di locazione di software informatici.
17 Con decisione 23 dicembre 2005, la divisione di annullamento ha accolto la domanda della LMN di annullamento del marchio comunitario LAST MINUTE TOUR per tutti i servizi in questione delle classi 39 e 42, ma ha respinto tale domanda per i prodotti in oggetto rientranti nella classe 16.
18 La divisione di annullamento ha deciso che la LMN, conformemente all’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, era titolare, prima del deposito della domanda di marchio comunitario, di un diritto sul segno LASTMINUTE.COM, per servizi delle classi 39 e 42, la portata del quale non era puramente locale.
19 Secondo il diritto del Regno Unito, che sarebbe ad esso applicabile, tale segno avrebbe attribuito alla LMN il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo, poiché sarebbero state soddisfatte le tre condizioni dell’azione di common law per abuso di denominazione (action for passing off), vale a dire la notorietà dei beni della parte ricorrente in giudizio (goodwill), una presentazione ingannevole di prodotti e di servizi nel senso che la loro offerta con il marchio comunitario LAST MINUTE TOUR avrebbe potuto indurre il pubblico pertinente a imputarne l’origine commerciale alla LMN (misrepresentation), nonché un danno commerciale che potrebbe derivare a quest’ultima.
20 A tale riguardo, la divisione di annullamento ha considerato anzitutto che LASTMINUTE.COM aveva acquisito nel Regno Unito, dal 1998, una notorietà attestata dal bilancio promozionale della società, dai suoi cospicui investimenti pubblicitari, dai numerosi articoli di stampa dedicati al sito Internet «lastminute.com» e dal successo della quotazione in borsa della società. Da questi elementi la divisione di annullamento ha dedotto che la LMN aveva acquisito presso il pubblico interessato del Regno Unito una considerevole notorietà associata al suo segno.
21 Per accertare il carattere ingannevole di una presentazione di beni e di servizi contraddistinta dal segno LAST MINUTE TOUR, la divisione di annullamento ha considerato che era sufficiente dimostrare che il pubblico interessato poteva ritenere che essi provenissero dalla LMN, in ragione della somiglianza dei due marchi, e che era dunque necessario valutare il rischio di confusione esistente tra questi ultimi.
22 Dopo aver constatato l’identità dei servizi delle classi 39 e 42 designati dai due marchi, la divisione di annullamento ha ritenuto che l’espressione «lastminute», sebbene rappresentata in modo diverso per ciascuno di essi, costituisse il loro elemento dominante comune. Essa ne ha dedotto l’esistenza di rilevanti somiglianze visive e di alcune differenze.
23 Sul piano fonetico, la divisione di annullamento ha rilevato che i due segni, identici nella parte iniziale, si differenziavano soltanto per la loro terminazione.
24 La divisione di annullamento ha riconosciuto l’identità concettuale dei due marchi, dato che essi si riferivano alla nozione di transazione «dell’ultimo minuto», molto utilizzata su Internet per identificare le offerte a prezzo scontato di voli, soggiorni in albergo, servizi di ristorazione e posti per spettacoli.
25 Alla luce di tali elementi, la divisione di annullamento ha affermato l’esistenza di considerevoli somiglianze tra i due marchi, nonostante alcuni elementi di differenziazione. Essa ne ha dedotto l’esistenza di un rischio di confusione.
26 Infine, la divisione di annullamento ha ritenuto che, in virtù di tale fatto, la LMN potesse subire un danno commerciale.
27 La divisione di annullamento, pertanto, ha dichiarato nullo il marchio comunitario LAST MINUTE TOUR per tutti i servizi delle classi 39 e 42, ma ha respinto la domanda della LMN di annullamento di questo marchio per i prodotti rientranti nella classe 16, data la mancanza di prove di un uso anteriore del segno LASTMINUTE.COM in connessione a tali prodotti.
28 Con ricorso proposto dinanzi all’UAMI il 15 febbraio 2006 e registrato con il numero R 256/2006‑2, la LMT ha chiesto l’annullamento della decisione della divisione di annullamento nella parte in cui aveva dichiarato nullo il suo marchio comunitario LAST MINUTE TOUR per i servizi controversi delle classi 39 e 42.
29 Con ricorso depositato il 20 febbraio 2006 e registrato con il numero R 291/2006‑2, la LMN ha, per parte sua, chiesto l’annullamento della decisione della divisione di annullamento nella parte in cui aveva respinto la sua domanda di nullità del marchio comunitario per i prodotti rientranti nella classe 16.
30 Con due decisioni in data 8 febbraio 2007 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), la seconda commissione di ricorso dell’UAMI, da un lato, accogliendo il ricorso della LMT, ha annullato la decisione di annullamento della registrazione di LAST MINUTE TOUR per i servizi delle classi 39 e 42 e, dall’altro, respingendo il ricorso della LMN, ha confermato il rigetto da parte della divisione di annullamento della sua domanda di nullità per i prodotti rientranti nella classe 16.
31 Nelle due decisioni impugnate, la commissione di ricorso ha considerato che, tenuto conto della natura dei prodotti e dei servizi in questione e della qualità di marchio del Regno Unito non registrato del segno anteriore, il pubblico in relazione al quale doveva essere effettuata l’analisi del rischio di confusione era composto dai consumatori medi di tali prodotti e servizi residenti nel Regno Unito, normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti.
32 La commissione di ricorso ha poi rilevato che l’espressione «last minute» era formata da due parole inglesi di uso corrente e immediatamente comprensibili per il pubblico di riferimento. Tale espressione, applicata ai prodotti e ai servizi di cui trattasi, indicherebbe in modo chiaro e immediato che essi sono offerti a condizioni molto vantaggiose in ragione del loro acquisto all’ultimo minuto.
33 Secondo la commissione di ricorso, la menzione «last minute» era dunque descrittiva e priva di carattere distintivo in relazione ai prodotti e ai servizi controversi e poteva essere registrata, in applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 207/2009], solo a condizione di essere integrata da altri elementi, figurativi o verbali, atti a conferirle un minimo di carattere distintivo.
34 Essa ha aggiunto che l’associazione dei tre elementi verbali «last» «minute» e «tour» e dell’elemento grafico in esso contenuto aveva indubbiamente permesso al marchio comunitario di non incorrere negli impedimenti assoluti alla registrazione definiti dalle due citate disposizioni, ma che il titolare di un marchio siffatto non poteva opporsi all’uso dei termini «last minute» o «tour» da parte di altre imprese di viaggi e turismo.
35 Secondo la commissione di ricorso, sarebbe importante sapere se il pubblico del Regno Unito, dinanzi all’espressione «last minute», si ritenga sollecitato dal titolare del marchio LASTMINUTE.COM oppure pensi di essere in presenza di offerte «last minute» (dell’ultimo minuto) provenienti da una qualsiasi impresa di viaggi e turismo. In ogni caso, la LMN non avrebbe dimostrato che questo pubblico, in presenza della menzione «last minute», penserebbe immediatamente che si tratti di servizi proposti dal titolare del marchio LASTMINUTE.COM.
36 La commissione di ricorso, pertanto, ha considerato che la notorietà della LMN era associata al segno LASTMINUTE.COM in quanto tale, con tutti i suoi elementi, e non all’espressione generica «last minute». Tale notorietà sarebbe riconosciuta esclusivamente nell’ambito e ai soli effetti dell’azione per abuso di denominazione prevista dal diritto del Regno Unito e non potrebbe servire per concedere un monopolio sulla menzione «last minute», non distintiva rispetto ai prodotti e ai servizi di cui trattasi.
37 Dato che il carattere distintivo dei due marchi è molto limitato, il pubblico focalizzerebbe l’attenzione sui loro elementi distintivi e dominanti, vale a dire sulla combinazione delle singole parole che compongono i due segni, sulla loro fusione in un’unica parola, «lastminute», nonché sulla presenza dell’estensione «.com» nel segno non registrato, e sull’elemento grafico nel marchio comunitario.
38 La commissione di ricorso ha aggiunto che l’influenza degli elementi comuni dei due marchi e del componente «tour» nel confronto dei segni sarebbe fortemente attenuata, sul piano visivo, per la loro assenza di carattere distintivo. Per contro, dato che l’estensione «.com» e il simbolo grafico rosso sono completamente diversi, le divergenze grafiche dei due marchi prevarrebbero sulle somiglianze.
39 Sul piano fonetico, la commissione di ricorso ha constatato che i due marchi contenevano un’espressione identica, «lastminute», e due componenti differenti, «.com» (pronunciato in inglese «dot com») e «tour». Alla luce delle considerazioni relative al carattere distintivo dei diversi elementi, l’estensione «dot com» consentirebbe di distinguere i due marchi a livello fonetico.
40 Inoltre, l’impatto della menzione «last minute», la quale evoca il concetto, comune ai due marchi, di offerte dell’ultimo minuto, sarebbe attenuato dal suo carattere descrittivo, di modo che il riferimento diretto ad un indirizzo elettronico contenuto nell’estensione «.com» consentirebbe di stabilire una differenza concettuale tra i due marchi.
41 La commissione di ricorso, nel valutare l’esistenza di un rischio di confusione, ha ritenuto che il pubblico del Regno Unito, dinanzi a LAST MINUTE TOUR e al suo simbolo grafico, penserebbe che si tratti di un’impresa che propone viaggi «last minute», senza immaginare che tali offerte provengano dal titolare del marchio LASTMINUTE.COM. Infatti, questo pubblico presterebbe attenzione agli elementi distintivi di ciascun segno per fare la differenza rispetto a tutti gli altri prestatori di servizi simili che pure utilizzano l’espressione «last minute» nelle loro offerte di servizi.
42 Da tali elementi la commissione di ricorso ha dedotto che, nonostante la somiglianza degli elementi meno distintivi, i due marchi, nell’insieme, non erano sufficientemente simili per creare un rischio di confusione, e ciò in rapporto tanto a prodotti complementari dei servizi in oggetto quanto a servizi identici.
Conclusioni delle parti
43 La LMN chiede che il Tribunale voglia:
– annullare le decisioni impugnate emesse nei procedimenti R 256/2006‑2 (attuale procedimento T‑114/07) e R 291/2006‑2 (attuale procedimento T‑115/07);
– dichiarare nullo il marchio comunitario LAST MINUTE TOUR per i prodotti e i servizi contrassegnati e rientranti, rispettivamente, nella classe 16 (procedimento T‑115/07), da un lato, e nelle classi 39 e 42 (procedimento T‑114/07), dall’altro;
– condannare l’UAMI alle spese.
44 L’UAMI e la LMT chiedono che il Tribunale voglia:
– respingere in toto i ricorsi;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
45 In base all’art. 52, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, il marchio comunitario è dichiarato nullo, su domanda presentata all’UAMI, allorché esiste un diritto anteriore ai sensi dell’art. 8, n. 4, di tale regolamento, e ricorrono le condizioni previste da quest’ultima disposizione.
46 Dal combinato disposto delle due disposizioni suddette emerge che il titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale può ottenere l’annullamento di un marchio comunitario successivo, qualora e nei limiti in cui, in base al diritto dello Stato membro applicabile, da un lato, siano stati acquisiti diritti su tale segno prima della data di deposito della domanda di marchio comunitario e, dall’altro, questo segno conferisca al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo.
47 Ai fini dell’applicazione dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, spetta alla commissione di ricorso prendere in considerazione sia la legislazione nazionale applicabile in forza del rinvio operato da tale disposizione sia le decisioni giurisdizionali pronunciate nello Stato membro considerato. Su tale base, il richiedente la dichiarazione di nullità deve dimostrare che il segno di cui trattasi rientra nella sfera di applicazione del diritto dello Stato membro invocato e che esso consentirebbe di vietare l’uso di un marchio successivo [v., per analogia, sentenza del Tribunale 12 giugno 2007, cause riunite da T‑53/04 a T‑56/04, T‑58/04 e T‑59/04, Budějovický Budvar/UAMI – Anheuser-Busch (BUDWEISER), punto 74].
48 Nella fattispecie, è pacifico che il diritto dello Stato membro applicabile al marchio nazionale non registrato è il Trade Marks Act, 1994 (legge del Regno Unito sui marchi), il cui art. 5, n. 4, dispone quanto segue:
«Un marchio non può essere registrato se, o nei limiti in cui, il suo uso nel Regno Unito può essere impedito:
a) in virtù di qualunque norma giuridica [e segnatamente della disciplina in materia di abuso di denominazione (law of passing off)] che tutela un marchio non registrato o qualunque altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale (…)».
49 Da tale testo, come interpretato dai giudici nazionali [Reckitt & Coleman Products Ltd v Borden Inc. & Ors (1990) R.P.C. 341 HL], risulta che la ricorrente, al fine di ottenere nella fattispecie l’annullamento del marchio comunitario LAST MINUTE TOUR per la tutela del suo marchio nazionale non registrato LASTMINUTE.COM, deve dimostrare, conformemente al regime giuridico dell’azione per abuso di denominazione prevista dal diritto del Regno Unito, che sono soddisfatte le tre condizioni seguenti.
50 In primo luogo, i servizi offerti dalla LMN godevano, presso il pubblico interessato, di una notorietà associata alla loro presentazione. Nel sistema dell’azione per abuso di denominazione, questa notorietà deve essere dimostrata alla data in cui la parte convenuta in giudizio ha iniziato ad offrire i propri prodotti o servizi [Cadbury Schweppes v Pub Squash (1981) R.P.C. 429].
51 L’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 impone tuttavia di porsi non a tale data ma a quella del deposito della domanda di marchio comunitario, in quanto esso esige che la parte ricorrente in giudizio per l’annullamento del marchio di cui trattasi abbia acquisito diritti sul proprio marchio nazionale non registrato prima della data di detto deposito, ossia, nella fattispecie, prima dell’11 marzo 2000.
52 In secondo luogo, l’offerta nel Regno Unito, con il segno LAST MINUTE TOUR, di servizi identici a quelli della LMN e di prodotti complementari avrebbe costituito, alla data dell’11 marzo 2000, una presentazione ingannevole, vale a dire atta ad indurre il pubblico pertinente ad attribuire alla LMN l’origine commerciale di questi prodotti e servizi, non presentando alcun rilievo il carattere intenzionale di una siffatta presentazione.
53 In terzo luogo, la LMN potrebbe, in virtù di tale fatto, subire un danno commerciale.
54 Nel caso di specie non è contestata l’identità dei servizi rispettivamente designati dai marchi in esame. Peraltro, come rilevato dalla commissione di ricorso, i prodotti di cui trattasi che rientrano nella classe 16 sono complementari rispetto ai citati servizi. Questo elemento deve dunque essere preso in considerazione per valutare il carattere ingannevole della presentazione dei prodotti e dei servizi in oggetto che sarebbe stata effettuata dalla LMT nel Regno Unito con il segno LAST MINUTE TOUR, alla data del deposito della domanda di marchio comunitario.
55 Dal punto 31 della decisione R 256/2006‑2 e dal punto 32 della decisione R 291/2006‑2 risulta che il marchio nazionale non registrato LASTMINUTE.COM godeva, in quanto tale, di notorietà al momento del deposito della domanda di marchio comunitario. Questa circostanza non è contestata dall’UAMI, il quale ha ammesso all’udienza che LASTMINUTE.COM aveva acquisito nel Regno Unito una grande notorietà.
56 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo relativo alla violazione dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94. Tale motivo può essere suddiviso in tre addebiti riguardanti, rispettivamente, la definizione del pubblico pertinente, la notorietà autonoma di cui godeva l’espressione «last minute» alla data del deposito della domanda di marchio comunitario e, infine, il carattere ingannevole che avrebbe potuto avere, a tale data, un’offerta di servizi identici a quelli della LMN e di prodotti complementari che fosse stata effettuata nel Regno Unito con il segno LAST MINUTE TOUR.
Sul primo addebito, relativo alla definizione del pubblico pertinente
Argomenti delle parti
57 La ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver qualificato come pubblico pertinente il consumatore medio del Regno Unito normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, invece di accertare se, considerata la sua notorietà, i suoi clienti, messi a confronto con il segno LAST MINUTE TOUR nel Regno Unito in relazione a beni e servizi designati da tale segno, non sarebbero stati indotti, durante il periodo di riferimento, a credere erroneamente che esistesse un legame tra la ricorrente e questi beni e servizi.
58 L’UAMI, sostenuto dalla LMT, replica che i beni e i servizi di cui trattasi non si rivolgono ad un tipo particolare di consumatore ma al grande pubblico. In pratica, sarebbe quindi indifferente qualificare come pubblico pertinente l’uno o l’altro gruppo e, d’altronde, sarebbe impossibile differenziarli.
59 In ogni caso, tenendo conto della notorietà del segno nazionale anteriore, la commissione di ricorso, in realtà, avrebbe basato la comparazione dei due marchi concorrenti sull’ipotesi secondo cui il pubblico interessato, nella sua grande maggioranza, conosceva già il marchio nazionale anteriore della ricorrente.
Giudizio del Tribunale
60 Dalla giurisprudenza dei giudici del Regno Unito emerge che il carattere ingannevole della presentazione dei prodotti e dei servizi del convenuto in un giudizio per abuso di denominazione deve valutarsi con riferimento ai clienti della parte ricorrente e non alla nozione astratta di consumatore medio presa in considerazione dalla commissione di ricorso (Reckitt & Coleman Products Ltd v Borden Inc. & Ors, cit.).
61 Infatti, la proprietà tutelata dall’azione per abuso di denominazione non riguarda una parola o un nome il cui uso da parte dei terzi sia limitato, ma la clientela stessa che viene pregiudicata dall’uso controverso [per Lord Parker in Burberry v Cording (1909) 26 R.P.C. 693], dato che la notorietà di un marchio costituisce il potere di attrazione sulla clientela e il criterio che consente di distinguere un’impresa già esistente da un’impresa nuova [IRC v Muller & Co’s Margarine (1901) A.C. 217].
62 Nella fattispecie, la commissione di ricorso ha dunque disatteso la definizione del pubblico pertinente data dai giudici del Regno Unito, ritenendo che tale pubblico fosse costituito dall’utilizzatore medio dei prodotti e dei servizi di cui trattasi residente nel Regno Unito, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, mentre occorreva fare riferimento ai clienti del titolare del marchio nazionale non registrato.
63 L’UAMI non può sostenere che, dato che i prodotti e i servizi considerati non contemplano un tipo particolare di consumatore, ma piuttosto il grande pubblico, non esiste alcun motivo, in pratica, per distinguere diversi gruppi al fine di individuare il pubblico pertinente.
64 Infatti, non è indifferente definire il pubblico pertinente prendendo in considerazione il consumatore medio del Regno Unito, come deciso dalla commissione di ricorso e come previsto dall’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009], o, al contrario, limitare questo pubblico, ai fini dell’esame dell’azione per abuso di denominazione, ai soli clienti di un’impresa che, come la LMN, è effettivamente presente sul mercato.
65 Il rischio per un consumatore di essere ingannato da un marchio che si sostiene possa portarlo ad attribuire l’origine commerciale dei prodotti e dei servizi designati all’impresa titolare di un marchio anteriore non registrato non è necessariamente lo stesso quando tale consumatore è già cliente di detta impresa.
66 Inoltre non si può asserire che la commissione di ricorso, avendo tenuto conto della notorietà di LASTMINUTE.COM, abbia basato il confronto dei due segni sull’ipotesi secondo cui una percentuale significativa del pubblico considerato conosceva già il segno della ricorrente. Infatti, dalle decisioni impugnate risulta che la detta commissione, pur avendo constatato che LASTMINUTE.COM godeva di notorietà, ha concluso per l’assenza di rischio di confusione tra i due segni di cui trattasi, senza tenere alcun conto di tale notorietà, e si è limitata a procedere ad un semplice confronto di questi due segni.
67 Ne consegue che, considerando come pubblico pertinente i consumatori medi dei prodotti e dei servizi in oggetto residenti nel Regno Unito, normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti, quando invece, nel regime dell’azione per abuso di denominazione, questo pubblico è composto dai soli clienti della parte ricorrente in giudizio, la commissione di ricorso ha disatteso il rinvio operato dall’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 al diritto del Regno Unito, applicabile al marchio nazionale anteriore non registrato LASTMINUTE.COM, utilizzato dalla ricorrente nella normale prassi commerciale alla data del deposito della domanda di marchio comunitario.
Sul secondo addebito, relativo al rifiuto di riconoscere una notorietà autonoma all’espressione «last minute»
Argomenti delle parti
68 La ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver proceduto ad un confronto dei due marchi in esame sulla base dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, invece di verificare se il marchio nazionale non registrato LASTMINUTE.COM non le conferisse, in forza dell’art. 8, n. 4, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 4, lett. b), del regolamento n. 207/2009], il diritto di vietare l’uso del marchio comunitario successivo e, di conseguenza, di ottenerne l’annullamento ai sensi dell’art. 52, n. 1, lett. c), di tale regolamento, in applicazione del regime dell’azione per abuso di denominazione previsto dal diritto del Regno Unito.
69 A tal fine, la commissione di ricorso avrebbe dovuto esaminare la notorietà del marchio LASTMINUTE.COM, di «Last Minute» o di «Lastminute» nel corso del periodo considerato, ed accertare se un cliente medio della ricorrente nel Regno Unito avrebbe erroneamente istituito un collegamento tra la ricorrente stessa e la LMT qualora fosse stato messo a confronto con il segno LAST MINUTE TOUR nel Regno Unito in relazione a servizi designati da quest’ultimo.
70 La notorietà del marchio di colui che ricorre in giudizio per abuso di denominazione, la quale costituisce il potere di attrazione sulla clientela, potrebbe essere ricondotta ad elementi di questo marchio che avevano in origine un senso descrittivo, qualora possa dimostrarsi che essi hanno acquisito con l’uso una notorietà autonoma (secondary meaning), distinta da quella del marchio.
71 In ragione della pubblicità e della promozione su larga scala risultante dalla frequente apparizione della ricorrente nei giornali del Regno Unito, l’utilizzatore medio del suo sito Internet «lastminute.com» sarebbe stato in grado di identificare, alla data del deposito della domanda di marchio comunitario, l’origine commerciale dei servizi della ricorrente medesima, indipendentemente dal fatto che fossero offerti con il suo marchio non registrato LASTMINUTE.COM oppure sotto le denominazioni «lastminute» o «last minute» utilizzate dalla stampa del Regno Unito per designare essa ricorrente, così come rilevato dalla commissione di ricorso.
72 La ricorrente avrebbe dimostrato dinanzi alla divisione di annullamento che la menzione «last minute» non aveva esclusivamente lo scopo di designare un tipo di servizi, ma serviva anche ad identificare i servizi da essa offerti.
73 Tuttavia, la commissione di ricorso avrebbe escluso il carattere distintivo dell’espressione «last minute» isolandola dal suo contesto di fatto, invece di valutare concretamente l’importanza della notorietà della ricorrente.
74 Pertanto, la commissione di ricorso avrebbe ignorato l’ordinanza 17 dicembre 1999 con la quale la High Court of Justice (England and Wales) [Alta corte di giustizia (Inghilterra e Galles)] avrebbe provvisoriamente vietato alle società convenute nella causa Last Minute Network Ltd (denominazione sociale «lastminute.com») v Lastminute.com Plc e a., di svolgere qualsiasi attività commerciale facendo ricorso o riferimento alle denominazioni commerciali «lastminute.com», «lastminute.co.uk», «lastminute» e «last minute» o a qualunque termine o associazione di termini che presenti una somiglianza ingannevole con una di tali denominazioni.
75 La commissione di ricorso avrebbe ritenuto erroneamente che questa ordinanza non fosse idonea a dimostrare che il marchio della ricorrente conferiva a quest’ultima il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo, in applicazione della legislazione del Regno Unito, fondando tale conclusione sul fatto che la High Court of Justice avrebbe ordinato soltanto una misura provvisoria senza pregiudicare la decisione sul merito e che la detta ordinanza sarebbe stata pronunciata senza un dibattito approfondito.
76 La ricorrente, al contrario, sostiene che il giudice nazionale ha dovuto procedere ad un esame approfondito dei suoi argomenti nel merito prima di pronunciare l’ingiunzione a suo favore.
77 L’UAMI, sostenuto dalla LMT, replica che l’azione per abuso di denominazione è subordinata, al pari dell’applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, all’esistenza di un rischio di confusione, in mancanza del quale non può esistere né una presentazione ingannevole di beni e di servizi con il segno LAST MINUTE TOUR né, di conseguenza, un abuso di denominazione.
78 La commissione di ricorso avrebbe giustamente concluso che la notorietà della ricorrente era connessa soltanto al segno LASTMINUTE.COM, il solo che poteva essere tutelato dall’azione per abuso di denominazione, e non all’espressione generica «last minute». Quest’ultima, infatti, sarebbe composta da due termini inglesi immediatamente compresi dal pubblico di riferimento e indicherebbe in modo chiaro e diretto che i servizi della ricorrente sono offerti a condizioni molto vantaggiose dato che formano oggetto di transazioni dell’«ultimo minuto».
79 Sarebbe dimostrato che la ricorrente ha utilizzato unicamente il segno LASTMINUTE.COM, nel suo insieme, come indicatore dell’origine dei suoi servizi e che, nella grande maggioranza dei casi, essa è citata con il nome di «lastminute.com».
80 Al contrario, i termini «last» e «minute», dal momento che non sono percepiti dal pubblico pertinente come indicatori d’origine, conserverebbero un significato generico, indipendentemente dalla notorietà acquisita dall’espressione «lastminute.com» in forza del suo uso nella normale prassi commerciale.
81 Il pubblico interessato non confonderebbe i segni di cui trattasi. L’inclusione delle parole «last» e «minute» nei due segni non sorprenderebbe il pubblico pertinente né farebbe scattare in quest’ultimo un’associazione idonea a portarlo ad attribuire i due segni alla stessa società o a società economicamente collegate. Al contrario, tale pubblico vi percepirebbe l’utilizzo concomitante e legittimo da parte di operatori commerciali, non aventi alcun legame tra loro, di un termine che comunica una determinata qualità dei prodotti e dei servizi in oggetto.
82 Ciò considerato, in assenza di carattere distintivo dei termini «last» e «minute» e tenuto conto delle differenziazioni prodotte dalla presentazione distinta del marchio comunitario e dai suoi elementi aggiuntivi, non sarebbe potuto esistere un rischio di confusione tra i due marchi né, conseguentemente, un’offerta ingannevole dei beni e dei servizi in esame con il segno LAST MINUTE TOUR.
83 Infine, né l’UAMI né il Tribunale sarebbero vincolati dalla citata ordinanza della High Court of Justice, in ragione dell’autonomia del regime di registrazione dei marchi comunitari. Inoltre, questa decisione non potrebbe costituire un valido precedente, anche in forza del diritto del Regno Unito, a motivo del suo carattere puramente provvisorio, della sua adozione in assenza delle convenute, della sua assenza di motivazione e della differenza del contesto di fatto.
Giudizio del Tribunale
84 Dalla giurisprudenza del Regno Unito risulta che un segno utilizzato per designare beni o servizi può aver acquisito una notorietà sul mercato, ai sensi del diritto applicabile all’azione per abuso di denominazione, sebbene esso presentasse in origine un carattere descrittivo o fosse privo di carattere distintivo.
85 Si è così statuito che l’espressione «Camel Hair» aveva acquisito di fatto una notorietà autonoma, in ragione dell’uso che il ricorrente ne aveva fatto per indicare l’origine commerciale dei suoi prodotti, ormai distinti dai beni delle altre imprese, anche se tale espressione non poteva essere registrata in quanto marchio [Reddaway v Banham (1896) 13 R.P.C. 218; v. altresì, in tal senso, Cellular Clothing Co. Ltd v Maxton & Murray (1899) A.C. 326, 16, R.P.C. 397 HL].
86 Inoltre, nel regime dell’azione per abuso di denominazione prevista dal diritto del Regno Unito la notorietà di beni e di servizi offerti da un’impresa può derivare, secondo le circostanze di ogni singolo caso di specie, non soltanto dalla notorietà di un marchio nazionale ma anche da quella dei suoi elementi costitutivi, a condizione di aver acquisito una rinomanza autonoma, distinta da quella del marchio considerato nel suo insieme.
87 Nella fattispecie, la commissione di ricorso ha constatato che «la notorietà [era] associata al segno LASTMINUTE.COM in quanto tale, con tutti i suoi elementi, ma non all’espressione generica “last minute”». Essa ha aggiunto che «[t]ale notorietà [era] riconosciuta esclusivamente nell’ambito e ai soli effetti dell’applicazione della legge [del Regno Unito] sull’abuso [di denominazione] (passing off) e non [poteva] essere utilizzata per concedere un monopolio sulla menzione [“last minute”], che [era] priva di carattere distintivo in relazione ai servizi di cui trattasi e ai prodotti complementari».
88 Tuttavia, alla luce della citata giurisprudenza nazionale, la commissione di ricorso non poteva in tal modo rifiutare di riconoscere all’espressione «last minute» una notorietà autonoma per il solo motivo della sua genericità e della sua mancanza di carattere distintivo in relazione ai servizi in oggetto e ai prodotti complementari.
89 Ne consegue che la commissione di ricorso ha disatteso il rinvio operato dall’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 al diritto del Regno Unito, applicabile al marchio nazionale anteriore non registrato LASTMINUTE.COM utilizzato dalla ricorrente nella normale prassi commerciale alla data di deposito della domanda di marchio comunitario.
Sul terzo addebito, relativo alla mancata presa in considerazione della notorietà autonoma dell’espressione «last minute» ai fini della valutazione del carattere ingannevole di una presentazione dei prodotti e dei servizi di cui trattasi con il segno LAST MINUTE TOUR
Argomenti delle parti
90 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso, non avendo verificato la propensione dei propri clienti a riconoscere l’espressione «last minute» come indicatore dei suoi servizi, ha omesso altresì di accertare se gli stessi clienti, messi a confronto con un’offerta dei beni e dei servizi in oggetto presentata nel Regno Unito con il segno LAST MINUTE TOUR, alla data di deposito della domanda di marchio comunitario, non sarebbero stati indotti ad attribuire alla ricorrente l’origine commerciale di tali beni e servizi o a considerare che la ricorrente e la LMT fossero economicamente collegate.
91 Per l’UAMI, dato che il pubblico non percepirà l’espressione «last minute» come un indicatore d’origine, non può esistere un rischio di confusione tra i due segni né, per estensione, una presentazione ingannevole.
Giudizio del Tribunale
92 Dalla giurisprudenza dei giudici del Regno Unito emerge che la presentazione ingannevole, volontaria o meno, da parte del convenuto in un giudizio per abuso di denominazione è quella che può condurre i clienti del ricorrente ad attribuire a quest’ultimo l’origine commerciale dei prodotti e dei servizi proposti dal convenuto (Reckitt & Coleman Products Ltd v Borden Inc. & Ors, cit.).
93 L’esistenza di un rischio di confusione è in tal senso una condizione comune all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e al regime dell’azione per abuso di denominazione, prevista espressamente dal primo e inerente alla condizione, fissata dal secondo, relativa alla presentazione ingannevole dei prodotti e dei servizi in esame.
94 Tuttavia la commissione di ricorso non poteva – senza con ciò ignorare i requisiti specifici dell’azione per abuso di denominazione alla quale si riferisce l’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, applicabile, nella fattispecie, per effetto del rinvio di cui all’art. 52, n. 1, lett. c) – limitarsi, in un primo momento, a ritenere, sul fondamento dell’art. 8, n. 1, lett. b), di questo regolamento, al quale essa si è riferita ai punti 22 e 23 delle decisioni impugnate, che il pubblico, a causa dello scarso carattere distintivo dei due segni in esame, avrebbe focalizzato l’attenzione sui loro elementi distintivi e dominanti, vale a dire sulla combinazione delle differenti parole in ciascun segno, sul raggruppamento in una sola parola «lastminute» e sull’elemento «.com» nel segno non registrato e sull’elemento grafico nel marchio comunitario, per poi procedere, in un secondo tempo, al confronto di tali segni sui piani visivo, fonetico e concettuale.
95 Infatti, la verifica dell’esistenza di una presentazione ingannevole ai sensi del diritto nazionale non si limita all’esame comparativo dei due marchi in oggetto, ma si estende alla presa in considerazione di altri fattori, quali, nella fattispecie, le circostanze in cui i prodotti o i servizi sarebbero stati offerti nel Regno Unito con il segno LAST MINUTE TOUR alla data di deposito della domanda di marchio comunitario.
96 È vero che esiste una difficoltà di applicazione del regime dell’azione per abuso di denominazione previsto dal diritto del Regno Unito nell’ambito della domanda di nullità di cui all’art. 52, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, per effetto dell’obbligo previsto all’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 di porsi – come indicato sopra al punto 51 – alla data di deposito della domanda di marchio comunitario e non a quella di inizio dell’offerta dei prodotti e dei servizi controversi da parte del convenuto in un giudizio per abuso di denominazione.
97 Infatti, l’esame delle circostanze in cui i prodotti o i servizi di cui trattasi sarebbero stati offerti nel Regno Unito con il segno LAST MINUTE TOUR alla data di deposito della domanda di marchio comunitario è, in ipotesi, impossibile, poiché a tale data la LMT non aveva presumibilmente già cominciato ad offrire i propri prodotti e servizi nel Regno Unito con il segno LAST MINUTE TOUR.
98 Tuttavia, tale adeguamento del regime giuridico applicabile all’azione per abuso di denominazione, inerente alla domanda di nullità del marchio comunitario, non esimeva la commissione di ricorso dall’applicare le disposizioni di tale regime, che l’art. 52, n. 1, lett. c), e l’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 non consentivano di ignorare.
99 La commissione di ricorso, pur avendo constatato l’esistenza di una grande notorietà associata al marchio nazionale non registrato LASTMINUTE.COM, negando invece una notorietà siffatta all’espressione «last minute», per il motivo – erroneo, stante il regime giuridico dell’azione per abuso di denominazione – della sua genericità e della sua mancanza di carattere distintivo, ha dedotto l’assenza di un rischio di confusione tra i due segni dal loro mero esame comparativo.
100 In tal modo, essa ha omesso di esaminare se questa constatazione non potesse essere smentita dall’esistenza della notorietà del marchio LASTMINUTE.COM o di quella associabile all’espressione «last minute», dato che tali notorietà potrebbero accrescere il rischio per i clienti della LMN di vedere in beni o servizi che si presumono offerti nel Regno Unito con il segno LAST MINUTE TOUR, alla data di deposito della domanda di registrazione, beni o servizi offerti dalla LMN.
101 Ne consegue che, limitandosi a procedere ad un siffatto confronto formale dei due segni in oggetto, senza tener conto dell’eventuale esistenza di una notorietà autonoma dell’espressione «last minute» presso i clienti della LMN, per escludere, al punto 40 della decisione R 256/2006-2 e al punto 41 della decisione R 291/2006-2, che il pubblico del Regno Unito possa credere che i beni e i servizi proposti dall’impresa titolare del marchio LAST MINUTE TOUR provengano dall’impresa titolare del marchio nazionale anteriore non registrato LASTMINUTE.COM, la commissione di ricorso ha disatteso il rinvio operato dall’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 al diritto del Regno Unito, applicabile a tale marchio, utilizzato dalla ricorrente nella normale prassi commerciale alla data di deposito della domanda di marchio comunitario.
102 Si deve pertanto accogliere il motivo relativo ad un’errata applicazione dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 e, di conseguenza, annullare le decisioni impugnate.
103 Spetterà all’UAMI, in applicazione dell’art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 65, n. 6, del regolamento n. 207/2009), riesaminare la domanda di nullità del marchio comunitario LAST MINUTE TOUR tenendo conto dell’insieme delle condizioni dell’azione per abuso di denominazione, inclusa, se del caso, quella relativa al danno derivante dal carattere eventualmente ingannevole, per i clienti della LMN, di un’offerta dei beni e dei servizi di cui trattasi che si presume avvenuta nel Regno Unito, con il segno LAST MINUTE TOUR, alla data di deposito della domanda di marchio comunitario.
104 Non occorre pertanto statuire sul secondo capo della domanda della ricorrente.
Spese
105 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
106 L’UAMI, rimasto soccombente, va quindi condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alle conclusioni presentate da quest’ultima, mentre l’interveniente dovrà sopportare le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Le decisioni della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 8 febbraio 2007 (procedimenti R 256/2006‑2 e R 291/2006‑2) sono annullate.
2) Non vi è luogo a statuire sul secondo capo della domanda della Last Minute Network Ltd.
3) L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Last Minute Network.
4) La Last Minute Tour SpA sopporterà le proprie spese.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 giugno 2009.
Firme