Mål C-96/09 P

Anheuser-Busch Inc.

mot

Budějovický Budvar, národní podnik

”Överklagande – Gemenskapsvarumärke – Förordning (EG) nr 40/94 – Artikel 8.4 – Ansökan om registrering av ord- och figurmärket BUD – Invändning – Den geografiska härkomstbeteckningen ’bud’ – Skydd enligt Lissabonöverenskommelsen och enligt mellan två medlemsstater ingångna bilaterala avtal – Användning i näringsverksamhet – Kännetecken vars omfattning är mer än bara lokal”

Sammanfattning av domen

1.        Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet – Villkor – Förekomst av en äldre rättighet som inte har ogiltigförklarats genom en lagakraftvunnen dom

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.4)

2.        Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet – Kännetecknets användning i näringsverksamhet – Begrepp

(Rådets förordning nr 40/94, artiklarna 8.4, 43.2 och 43.3)

3.        Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet – Kännetecknets lokala användning

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.4)

4.        Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet – Kännetecknets användning i näringsverksamhet – Tidsmässigt kriterium

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.4 a)

5.        Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet – Kännetecken som ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke – Bevisbörda

(Rådets förordning nr 40/94, artiklarna 8.4 b och 74.1)

1.        För att en invändare ska kunna hindra registreringen av ett gemenskapsvarumärke med stöd av artikel 8.4 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken krävs det nämligen – och är tillräckligt – att en äldre rättighet som inte har ogiltigförklarats genom en lagakraftvunnen dom kan göras gällande vid den tidpunkt då Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) kontrollerar att samtliga villkor för invändningen är uppfyllda.

Även om det under dessa omständigheter åligger harmoniseringsbyrån att, i samband med att den uttalar sig om en invändning som görs med stöd av artikel 8.4 i förordning nr 40/94, beakta avgöranden från de berörda medlemsstaternas domstolar avseende giltigheten eller kvalificeringen av åberopade äldre rättigheter för att försäkra sig om att dessa fortfarande har den verkan som krävs enligt denna bestämmelse, ankommer det inte på den att ersätta de behöriga nationella domstolarnas bedömning med sin egen. Harmoniseringsbyrån tillerkänns för övrigt inte en sådan behörighet i denna förordning.

(se punkterna 94 och 95)

2.        Vad gäller uttrycket ”används i näringsverksamhet” i artikel 8.4 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, anges nämligen inte att det ska vara fråga om ”verklig” användning av det kännetecken som åberopas till stöd för invändningen, och ingenting i lydelsen av artikel 43.2 och 43.3 i denna förordning pekar på att kravet på att lägga fram bevis för en verklig användning gäller ett sådant kännetecken.

Även om det stämmer att uttrycket ”används i näringsverksamhet” inte nödvändigtvis ska tolkas på samma sätt som det tolkas i artikel 9.1 i samma förordning eller i artiklarna 5.1 och 6.1 i direktiv 89/104, om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, eftersom hänsyn ska tas till respektive syfte med dessa bestämmelser, är det icke desto mindre så att en tolkning av uttrycket med den huvudsakliga innebörden att kännetecknet endast måste användas kommersiellt stämmer överens med hur detta uttryck vanligen förstås.

Om kravet på verklig användning av de kännetecken som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94 gällde på samma villkor som dem som anges i artikel 43.2 och 43.3 i samma förordning skulle denna tolkning innebära att dessa kännetecken underkastades villkor som är knutna till invändningar som gjorts med stöd av äldre varumärken. Till skillnad från vad som gäller för dessa sistnämnda invändningar, måste invändare inom ramen för nämnda artikel 8.4 även visa att det ifrågavarande kännetecknet, enligt lagstiftningen i den berörda medlemsstaten, ger honom rätt att förbjuda användningen av ett yngre varumärke.

Att analogt tillämpa det villkor om verklig användning som föreskrivs för äldre varumärken på de äldre rättigheter som avses i artikel 8.4 i nämnda förordning skulle dessutom stå i konflikt med den i princip självständiga karaktär som kännetecknar detta relativa registreringshinder, något som visar sig genom att särskilda villkor uppställts, och som ska förstås med hänsyn till den stora mångfald äldre rättigheter som skulle kunna utgöra sådana hinder.

Vad gäller frågan huruvida uttrycket ”används i näringsverksamhet” innebär att användningen av en geografisk beteckning som åberopats med stöd av artikel 8.4 i förordning nr 40/94 ska ske i enlighet med kännetecknets grundläggande funktion, vilken är att garantera konsumenten varans geografiska ursprung och dess inneboende särskilda egenskaper, trots att det åberopade kännetecknet i förevarande fall använts som varumärke, är det tillräckligt att konstatera att det kännetecken som åberopats till stöd för invändningen används i näringsverksamhet och att den omständigheten att detta kännetecken är identiskt med ett varumärke likväl inte innebär att kännetecknet inte används på detta sätt. Vad gäller den funktion som användningen av kännetecknet ska fylla, ska detta användas som en särskiljande beståndsdel i det hänseendet att det ska tjäna till att identifiera innehavarens ekonomiska verksamhet.

Slutligen kan gratisleveranserna tas med i bedömningen av huruvida villkoret om att den åberopade äldre rättigheten ska användas i näringsverksamhet var uppfyllt, eftersom dessa leveranser kunde ha skett i samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst, närmare bestämt för att vinna nya avsättningsmöjligheter.

(se punkterna 142–149 och 152)

3.        Ett kännetecken vars geografiska skyddsområde endast är lokalt ska förvisso anses ha enbart lokal omfattning. Härav följer emellertid inte att villkoret i artikel 8.4 i förordning nr 40/94 alltid är uppfyllt endast på grund av att kännetecknet i fråga åtnjuter skydd inom ett område som inte kan betraktas som bara lokalt, i förevarande fall på grund av att skyddsområdet i förevarande fall sträcker sig längre än ursprungsområdet.

Det gemensamma syftet med villkoren i nämnda artikel 8.4 är att begränsa konflikter mellan kännetecken genom att förhindra att en äldre rättighet som inte är tillräckligt betecknande, det vill säga inte tillräckligt betydelsefull eller utmärkande i näringsverksamhet, kan utgöra hinder för registreringen av ett nytt gemenskapsvarumärke. Det är enbart kännetecken som verkligen existerar på den relevanta marknaden som ska kunna få denna möjlighet att ligga till grund för en invändning.

Omfattningen av ett kännetecken kan således inte vara beroende av enbart den geografiska utbredningen av dess skydd, eftersom ett kännetecken vars skydd inte bara är lokalt i så fall skulle kunna utgöra hinder för registreringen av ett gemenskapsvarumärke av enbart det skälet, även om dess användning i näringsverksamhet enbart var marginell.

Av detta följer att det kännetecken som åberopas till stöd för en invändning, för att kunna hindra registreringen av ett nytt kännetecken verkligen måste användas på ett tillräckligt betydande sätt i näringsverksamhet och ha en geografisk utbredning som inte endast är lokal, vilket, när det område inom vilket det åtnjuter skydd kan betraktas som mer än bara lokalt, förutsätter att denna användning äger rum på en stor del av detta område.

För att avgöra om så är fallet ska varaktigheten och intensiteten av detta känneteckens användning såsom särskiljande beståndsdel för dess målgrupp, som är såväl köpare och konsumenter som leverantörer och konkurrenter, beaktas. I detta avseende är bland annat kännetecknets användning i reklam och affärskorrespondens relevant.

Det är dessutom enbart inom kännetecknets skyddsområde, oavsett om det är fråga om hela eller enbart en del av detta område, som tillämplig rätt ger upphov till en sådan ensamrätt till kännetecknet som kan komma i konflikt med ett gemenskapsvarumärke. Bedömningen av villkoret om användning i näringsverksamhet ska dessutom göras separat för varje område inom vilket den rättighet som åberopats till stöd för invändningen åtnjuter skydd. Omfattningen av kännetecknet följer således inte av en samlad bedömning av kännetecknets användning i alla de relevanta områdena.

(se punkterna 156–160, 162 och 163)

4.        Villkoret om att det kännetecken som åberopats till stöd för invändningen ska användas i näringsverksamhet ska dessutom underkastas samma tidsmässiga kriterium som det som uttryckligen föreskrivs i artikel 8.4 a i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken avseende förvärvet av rätten till detta kännetecken, närmare bestämt tidpunkten för inlämnandet av ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.

Med hänsyn bland annat till hur lång tid som skulle kunna förflyta mellan inlämnandet av registreringsansökan och offentliggörandet av densamma, är tillämpningen av detta samma kriterium nämligen en bättre garanti för att den användning av kännetecknet som görs gällande är en verklig sådan och inte ett handlande som enbart har syftat till att hindra registreringen av ett nytt varumärke.

I regel är det inte heller tillräckligt att kännetecknet enbart eller till stor del har använts under tiden mellan inlämnandet av ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket och offentliggörandet av denna ansökan för att det ska kunna slås fast att nämnda kännetecken har varit föremål för en användning i näringsverksamhet som visar att det framgår att kännetecknet har en tillräcklig omfattning.

(se punkterna 166–168)

5.        Artikel 8.4 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken föreskriver ett villkor enligt vilket detta kännetecken, i enlighet med den nationella lagstiftning som är tillämplig på det kännetecken som åberopats med stöd av denna bestämmelse, ska ge innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke. I enlighet med artikel 74.1 i nämnda förordning har invändaren vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) dessutom bevisbördan för att detta villkor är uppfyllt.

Med avseende på äldre rättigheter ska bland annat den till stöd för invändningen åberopade nationella lagstiftningen och de rättsliga avgörandena i den berörda medlemsstaten beaktas. Invändaren ska på denna grundval visa att det ifrågavarande kännetecknet omfattas av tillämpningsområdet för den åberopade nationella lagstiftningen och att det ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke. Av detta följer att invändaren endast är skyldig att visa att han har rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke och att det således inte kan krävas av invändaren att han också visar att denna rätt har utnyttjats, på så sätt att ett förbud mot en sådan användning faktiskt har kommit till stånd.

(se punkterna 188–191)