Asuntos acumulados T‑225/06, T‑255/06, T‑257/06 y T‑309/06

Budějovický Budvar, národní podnik

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitudes de marcas comunitarias denominativa y figurativa BUD — Denominaciones “bud” — Motivos de denegación relativos — Artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 40/94»

Sumario de la sentencia

1.      Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Signo que confiere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 4]

2.      Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Signo que confiere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 4; Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 20, ap. 7, letra c)]

3.      Marca comunitaria — Normas de procedimiento — Examen de oficio de los hechos

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 74, ap. 2]

4.      Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b), y ap. 4, y art. 43, aps. 2 y 3; Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 22]

5.      Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 4]

6.      Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Signo que confiere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 4]

7.      Marca comunitaria — Normas de procedimiento — Examen de oficio de los hechos

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 74, ap. 1]

1.      Infringe el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, la Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) que consideró que, por la invalidación de los efectos de la denominación de origen BUD, registrada, para la cerveza, ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en virtud del Arreglo de Lisboa, mediante sentencia de un órgano jurisdiccional francés, la oposición formulada contra los signos figurativo y denominativo BUD, cuyo registro como marca comunitaria se solicita para los productos comprendidos en las clases 16, 21, 25 y 32, respectivamente 32, 33, 35, 38, 41 y 42 del Arreglo de Niza, no puede prosperar sobre la base de un derecho «presentado como una denominación de origen», pero que, en realidad, «no lo es», pese a que dicha sentencia ha sido objeto de un recurso de apelación con efectos son suspensivos.

Dado que, en Francia, los efectos de la denominación de origen «bud» no han sido definitivamente invalidados, la Sala de Recurso debía tener en cuenta, según el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, el Derecho nacional pertinente y el registro efectuado en virtud del Arreglo de Lisboa, sin poder cuestionar si el derecho anterior invocado constituía una «denominación de origen».

(véanse los apartados 83, 87 y 90)

2.      Según se desprende del quinto considerando del Reglamento nº 40/94 sobre la marca comunitaria, el Derecho comunitario de marcas no sustituye a los Derechos de marcas de los Estados miembros. Sobre esta base, el Tribunal de Primera Instancia consideró que la validez de una marca nacional no podía ser cuestionada en un procedimiento de registro de una marca comunitaria.

De ello se deduce que el sistema creado por el Reglamento nº 40/94 presupone la toma en consideración, por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de la existencia de derechos anteriores protegidos en el ámbito nacional. De este modo, el artículo 8, apartado 1, en relación con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, dispone que el titular de otro signo usado en el tráfico económico cuyo alcance no sea meramente local y que surta efecto en un Estado miembro puede oponerse, en las condiciones que determine, al registro de una marca comunitaria. Para garantizar esta protección, el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 se refiere precisamente al «Derecho del Estado miembro que regule» el derecho anterior invocado.

Dado que, en un país parte del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, los efectos de una denominación de origen no han sido definitivamente invalidados, la Oficina debe tener en cuenta, según el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, el Derecho nacional pertinente y el registro efectuado en virtud del Arreglo de Lisboa, sin poder cuestionar si el derecho anterior invocado constituye una «denominación de origen».

Si la Oficina tiene dudas fundadas sobre la condición de «denominación de origen» del derecho anterior y, por tanto, sobre la protección que debía otorgarle en virtud del Derecho nacional invocado, precisamente cuando esta cuestión es objeto de un procedimiento jurisdiccional en el país parte del Arreglo de que se trata, tiene la posibilidad, con arreglo a la regla 20, apartado 7, letra c), del Reglamento nº 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94 sobre la marca comunitaria, de suspender el procedimiento de oposición hasta que recaiga sentencia firme al respecto.

(véanse los apartados 88 a 91)

3.      Según resulta del tenor del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) puede no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo. De este tenor se deduce que, por regla general y salvo disposición en contrario, sigue siendo posible que las partes presenten hechos y pruebas tras la expiración de los plazos a los que dicha presentación está sujeta con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento nº 40/94 y no se prohíbe en modo alguno que la OAMI tenga en cuenta hechos y pruebas alegados o presentados extemporáneamente.

(véase el apartado 153)

4.      El artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, permite formular oposición contra una solicitud de marca comunitaria sobre la base de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local.

Las finalidades y los requisitos ligados a la prueba del uso efectivo de la marca anterior, en el sentido del artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, difieren de los relativos a la prueba de la utilización, en el tráfico económico, del signo al que se refiere el artículo 8, apartado 4, de dicho Reglamento, en particular cuando se trata de una denominación de origen registrada en virtud del Arreglo de Lisboa o de una denominación protegida con arreglo a un Convenio bilateral.

En el marco del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, algunos signos pueden no perder los derechos que les son propios, aun cuando no hayan sido objeto de un uso «efectivo». Una denominación de origen registrada en virtud del Arreglo de Lisboa no puede considerarse genérica mientras se encuentre protegida como denominación de origen en el país de origen. Por otra parte, se garantiza la protección conferida a la denominación de origen, sin que sea necesario proceder a una renovación (artículo 6 y artículo 7, apartado 1, del Arreglo de Lisboa). Por tanto, ello no significa que el signo invocado en virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 no pueda utilizarse. En consecuencia, el oponente puede limitarse a demostrar que la utilización del signo en conflicto se hizo en el contexto de una actividad comercial persiguiendo una ventaja económica, sin demostrar, en el sentido y según los requisitos impuestos por el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 y por la regla 22 del Reglamento nº 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94, un uso efectivo de dicho signo. Una interpretación contraria supondría hacer recaer sobre los signos a que se refiere el artículo 8, apartado 4, requisitos específicamente ligados a las marcas y a su ámbito de protección. Además, el artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento nº 40/94, a diferencia del artículo 8, apartado 1, letra b), exige además al oponente que demuestre que el signo en conflicto le confiere el derecho, según la legislación del Estado miembro de que se trata, a prohibir la utilización de una marca más reciente.

Del tenor del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 no se desprende que el signo en conflicto deba ser utilizado en el territorio cuyo Derecho se invoca en apoyo de la protección de dicho signo. Los signos a que se refiere dicho artículo pueden ser objeto de protección en un territorio específico, aun cuando no se hayan utilizado en dicho territorio específico, sino sólo en otro territorio.

Procede verificar si los elementos aportados por el oponente durante el procedimiento administrativo reflejan la utilización de los signos controvertidos en el contexto de un a actividad comercial persiguiendo una ventaja económica, y no en el ámbito privado, y ello cualquiera que sea el territorio al que afecta esta utilización.

Finalmente, en virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, la oposición se basa en un signo «utilizado» en el tráfico económico. De esta disposición no se desprende que el oponente deba demostrar que el signo en conflicto ha sido utilizado con anterioridad a la marca comunitaria. A lo sumo, al igual que sucede con las marcas anteriores, para evitar utilizaciones del derecho anterior motivadas únicamente por un procedimiento de oposición, puede exigirse que el signo en conflicto se haya utilizado antes de la publicación de la marca en el Boletín de Marcas Comunitarias.

(véanse los apartados 163 y 166 a 169)

5.      El artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 sobre la marca comunitaria permite formular oposición contra una solicitud de marca comunitaria sobre la base de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local.

La lectura de dicho artículo lleva a considerar que esta disposición contempla el alcance del signo en conflicto y no el alcance de su utilización. El alcance del signo en conflicto abarca, en el marco del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, el ámbito geográfico de su protección. Éste no debe ser únicamente local. En tal supuesto no podría prosperar una oposición a una solicitud de marca comunitaria. El artículo 107 del Reglamento nº 40/94, titulado «Derechos anteriores de alcance local», precisa, por otra parte, que «el titular de un derecho anterior de alcance local podrá oponerse al uso de la marca comunitaria en el territorio en el que ese derecho esté protegido, en la medida en que lo permita el derecho del Estado miembro de que se trate». En consecuencia, el alcance del derecho está estrechamente ligado al territorio en que dicho derecho se protege.

(véase el apartado 180)

6.      El artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, permite formular oposición contra una solicitud de marca comunitaria sobre la base de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local.

A tenor de dicho artículo, dicho signo debe conferir a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca más reciente, con arreglo a la normativa comunitaria o al Derecho del Estado miembro aplicable a dicho signo. Dado que el artículo 8 del Reglamento nº 40/94 se halla en la parte consagrada a los motivos de denegación relativos, y teniendo en cuenta el artículo 74 del mismo Reglamento, la carga de probar que el signo en conflicto confiere el derecho a prohibir la utilización de una marca más reciente recae sobre el oponente ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos).

En este contexto, debe tenerse en cuenta, en particular, la normativa nacional invocada y las resoluciones judiciales recaídas en el Estado de que se trata. Sobre esta base, el oponente debe demostrar que el signo en conflicto está comprendido en el ámbito de aplicación del Derecho del Estado miembro invocado y que permite prohibir la utilización de una marca más reciente. En virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, la demostración del oponente debe situarse en la perspectiva de la marca comunitaria para la que se solicita el registro.

(véanse los apartados 184, 185 y 187)

7.      A tenor del artículo 74 del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, «en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes».

Esta limitación de la base fáctica del examen efectuado por la Oficina no excluye que ésta tome en consideración, además de los hechos alegados explícitamente por las partes del procedimiento, hechos notorios, es decir, hechos que cualquier persona puede conocer o que se pueden averiguar por medio de fuentes generalmente accesibles.

(véanse los apartados 96 y 193)