CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
M. SZPUNAR
van 28 maart 2019 (1)
Zaak C‑172/18
AMS Neve Ltd,
Barnett Waddingham Trustees,
Mark Crabtree
tegen
Heritage Audio SL,
Pedro Rodríguez Arribas
[verzoek van de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (hoogste rechter in burgerlijke zaken, Engeland en Wales, Verenigd Koninkrijk) om een prejudiciële beslissing]
„Prejudiciële verwijzing – Uniemerk – Rechterlijke bevoegdheid – Vordering wegens inbreuk – Grondgebied waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden – Op een website afgebeelde advertenties en verkoopaanbiedingen”
I. Inleiding
1. Met de onderhavige prejudiciële verwijzing wordt het Hof verzocht zich in wezen uit te spreken over de vraag of, en in voorkomend geval onder welke voorwaarden, de maker van een vermeende inbreuk, bestaande in advertenties voor en aanbiedingen van waren die zijn voorzien van een teken dat gelijk is aan een Uniemerk op een website, op grond van artikel 97, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009(2) kan worden opgeroepen voor de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan zich handelaren en consumenten bevinden waarop deze website zich richt.
2. In wezen stel ik het Hof een tussenoplossing voor die beantwoordt aan de uitdagingen die samenhangen met de kenmerken van het bij verordening nr. 207/2009 vastgestelde merkenstelsel van de Europese Unie, en die geschikt is voor de specifieke aard van de elektronische handel. Meer in het bijzonder zal mijn analyse leiden tot de overweging dat de bevoegdheid van de rechterlijke instanties voor het Uniemerk krachtens artikel 97, lid 5, van deze verordening kan worden gegrond op het feit dat een website zich specifiek richt op consumenten en handelaren van een lidstaat.
II. Toepasselijke bepalingen
3. In het verzoek om een prejudiciële beslissing noemt de verwijzende rechter de bepalingen van verordening nr. 207/2009, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2015/2424(3), en voorts die van verordening (EU) nr. 1215/2012(4), die verordening (EG) nr. 44/2001(5) heeft vervangen.
4. Verzoekers in het hoofdgeding hebben hun vordering wegens inbreuk ingesteld op 15 oktober 2015. Verordening nr. 1215/2012 was van toepassing vanaf 10 januari 2015, maar verordening 2015/2424 in beginsel pas met ingang van 1 oktober 2017. Daarom zal ik in deze conclusie verwijzen naar het bepaalde in de verordeningen nr. 207/2009 en nr. 1215/2012. Uit artikel 80 van deze laatste verordening blijkt overigens dat alle verwijzingen in verordening nr. 207/2009 naar verordening nr. 44/2001 gelden als verwijzingen naar verordening nr. 1215/2012.
5. Artikel 94, lid 1 en lid 2, onder a), van verordening nr. 207/2009 bepaalt:
„1. Tenzij deze verordening anders bepaalt, is verordening [nr. 1215/2012] van toepassing op de procedures betreffende [Uniemerken] en aanvragen om [Uniemerken], alsmede op de procedures betreffende gelijktijdige en opeenvolgende vorderingen die worden ingesteld op grond van [Uniemerken] en nationale merken.
2. Met betrekking tot procedures die het gevolg zijn van de in artikel 96 bedoelde rechtsvorderingen:
a) zijn artikel [4, artikel 6, artikel 7, punten 1 tot en met 3 en 5, en artikel 31 van verordening nr. 1215/2012] niet van toepassing”.
6. Artikel 95, lid 1, van deze verordening luidt:
„De lidstaten wijzen op hun grondgebied een zo gering mogelijk aantal nationale rechterlijke instanties van eerste en tweede aanleg aan, hierna ‚rechtbanken voor het [Uniemerk]’ te noemen, die de hun bij deze verordening opgedragen taken vervullen.”
7. Artikel 96 van deze verordening bepaalt:
„De rechtbanken voor het [Uniemerk] hebben uitsluitende bevoegdheid ter zake van:
a) alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en – indien naar nationaal recht toegestaan – dreigende inbreuk op [Unie]merken;
[…]”
8. Artikel 97, leden 1 en 5, van dezelfde verordening bepaalt:
„1. Onverminderd de onderhavige verordening en de krachtens artikel 94 toepasselijke bepalingen van verordening […] nr. 1215/2012, worden de procedures ingevolge de in artikel 96 bedoelde rechtsvorderingen aanhangig gemaakt bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de gedaagde zijn woonplaats heeft of, wanneer hij geen woonplaats heeft in een van de lidstaten, in de lidstaat waar hij een vestiging heeft.
[…]
5. Met uitzondering van rechtsvorderingen tot verkrijging van een verklaring van niet-inbreuk op een [Unie]merk kunnen de procedures ingevolge de in artikel 96 bedoelde rechtsvorderingen ook worden ingesteld bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden […].”
9. Artikel 98 van verordening nr. 207/2009 bepaalt:
„1. Een krachtens artikel 97, leden 1 tot en met 4, bevoegde rechtbank voor het [Uniemerk] is bevoegd ter zake van:
a) inbreuk of dreigende inbreuk op het grondgebied van alle lidstaten;
[…]
2. Een krachtens artikel 97, lid 5, bevoegde rechtbank voor het [Uniemerk] is alleen bevoegd voor handelingen of dreigende handelingen op het grondgebied van de lidstaat waar die rechtbank gelegen is.”
III. Feiten in het hoofdgeding
10. AMS Neve Ltd is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde vennootschap die audioapparatuur produceert en verkoopt. Mark Crabtree is een bestuurder van AMS Neve. Crabtree is, samen met Barnett Waddingham Trustees (hierna „BW Trustees”) – een vennootschap die ook in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd – houder van een Uniemerk alsmede van twee andere nationale merken die in het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven. AMS Neve is de concessiehouder van exclusieve licenties voor deze drie merken.
11. Heritage Audio SL is een in Spanje gevestigde vennootschap die audioapparatuur verkoopt. De in Spanje woonachtige Pedro Rodríguez Arribas is de enige bestuurder van Heritage Audio.
12. Op 15 oktober 2015 hebben AMS Neve, BW Trustees en Crabtree (hierna: „verzoekers in het hoofdgeding”) Heritage Audio en Rodríguez Arribas (hierna: „verweerders in het hoofdgeding”) voor de Intellectual Property and Enterprise Court (merkenrechter, Verenigd Koninkrijk; hierna: „IPEC”) opgeroepen door het instellen van vorderingen wegens inbreuk op het Uniemerk en op de twee in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven nationale merken.
13. In het kader van deze procedure hebben verzoekers in het hoofdgeding aan verweerders in het hoofdgeding verweten consumenten in het Verenigd Koninkrijk imitaties van de producten van AMS Neve te koop te hebben aangeboden, voorzien van of verwijzend naar tekens die identiek zijn aan of overeenstemming vertonen met het Uniemerk en de nationale merken in kwestie. Verzoekers in het hoofdgeding hebben zich in dit verband beroepen op de inhoud van de website van Heritage Audio en op haar Facebook‑ en Twitteraccounts, een factuur van Heritage Audio aan een particulier die in het Verenigd Koninkrijk woont, correspondentie per e‑mail tussen Heritage Audio en een winkel in het Verenigd Koninkrijk voor mogelijke leveringen van audioapparatuur, alsmede op de inhoud van een gesprek tussen een advocaat van verzoekers in het hoofdgeding en een vertegenwoordiger van SX Pro, die distributeur in het Verenigd Koninkrijk zou zijn van de producten van verweerders in het hoofdgeding.
14. Met betrekking tot de website van Heritage Audio hebben verzoekers in het hoofdgeding schermafdrukken overgelegd met daarop verkoopaanbiedingen voor audioapparatuur die is voorzien van tekens die identiek zijn aan of overeenstemming vertonen met het Uniemerk in kwestie. Ook vestigden zij de aandacht op het feit dat de inhoud van deze website in het Engels is gesteld en dat deze website een rubriek getiteld „Where to buy” („Verkooplocaties”) heeft, waarin de distributeurs in verschillende landen worden vermeld, met inbegrip van SX Pro in het Verenigd Koninkrijk. Voorts zou Heritage Audio, volgens de op genoemde website gepubliceerde verkoopvoorwaarden, bestellingen uit elke lidstaat van de Unie accepteren.
15. Verweerders in het hoofdgeding hebben betwist dat zij in het Verenigd Koninkrijk hebben geadverteerd of hier enig product te koop hebben aangeboden, verkocht of geleverd, en hebben betoogd dat de delen van de website waar verzoekers in het hoofdgeding zich op beroepen „achterhaald” waren.
16. Vervolgens heeft de IPEC zich bevoegd verklaard om kennis te nemen van de vorderingen met betrekking tot de in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven nationale merken. Deze rechter heeft geoordeeld dat, hoewel verweerders in het hoofdgeding in Spanje zijn gevestigd, deze krachtens artikel 7, punt 2, van verordening nr. 1215/2012, konden worden opgeroepen voor de gerechten van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan als gevolg van hun onrechtmatige daad en, wat de nationale intellectuele-eigendomsrechten in kwestie betreft, dat de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan de plaats was waar deze rechten bestonden.
17. De IPEC heeft daarentegen geoordeeld dat hij niet bevoegd was om kennis te nemen van de vordering wegens inbreuk op het Uniemerk. Hij heeft, kijkend naar de website van Heritage Audio en het door verzoeksters in het hoofdgeding ingeroepen artikel 97, lid 5, van verordening nr. 1215/2012, vastgesteld dat alleen de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan verweerders in het hoofdgeding stappen hadden ondernomen om de betrokken tekens op de website te plaatsen, of besluiten in die zin hadden genomen, bevoegd waren om vorderingen wegens inbreuk op het Uniemerk te onderzoeken.
18. Verzoekers in het hoofdgeding hebben tegen de beslissing van de IPEC hoger beroep ingesteld bij de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (hoogste rechter in burgerlijke zaken, Engeland en Wales, Verenigd Koninkrijk).
IV. Prejudiciële vragen en procedure bij het Hof
19. In deze omstandigheden heeft de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
„Wanneer een onderneming is gevestigd in lidstaat A en aldaar stappen heeft ondernomen om te adverteren voor bepaalde waren en deze onder een teken dat identiek is aan een Uniemerk te koop aan te bieden op een website die is gericht op zowel handelaren als consumenten in lidstaat B:
i) is een rechtbank voor het Uniemerk in lidstaat B in dat geval bevoegd om kennis te nemen van een vordering wegens inbreuk op het Uniemerk met betrekking tot dit adverteren en te koop aanbieden van de waren op het grondgebied van lidstaat B?
ii) indien dit niet het geval is, welke andere criteria moet die rechtbank voor het Uniemerk dan in aanmerking nemen om te bepalen of zij al dan niet bevoegd is om op die vordering te beslissen?
iii) voor zover het antwoord op punt ii) vereist dat de betrokken rechtbank voor het Uniemerk nagaat of de onderneming op actieve wijze stappen heeft gezet in lidstaat B, aan de hand van welke criteria kan dan worden onderzocht of dit inderdaad het geval is?”
20. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door de partijen in het hoofdgeding, de Duitse regering en de Europese Commissie. Partijen in het hoofdgeding en de Commissie hebben deelgenomen aan de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 17 januari 2019.
V. Analyse
21. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of de omstandigheid dat een verweerder, gevestigd en met zetel in lidstaat A, op het grondgebied van deze lidstaat stappen heeft genomen om via een website die zowel op handelaren als consumenten van lidstaat B is gericht, te adverteren voor waren die zijn voorzien van een teken dat identiek is aan een Uniemerk en deze waren te koop aan te bieden, volstaat voor de vaststelling van de bevoegdheid van de rechterlijke instanties van lidstaat B om kennis te nemen van de vordering wegens inbreuk op basis van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009. Met zijn tweede en zijn derde vraag, gesteld voor het geval de eerste vraag ontkennend zou worden beantwoord, vraagt de verwijzende rechter zich af welke criteria moeten worden gehanteerd om te bepalen of de rechterlijke instanties van lidstaat B in de hierboven omschreven situatie al dan niet bevoegd zijn. Ik zal deze drie vragen gezamenlijk analyseren. Uit mijn analyse van de eerste vraag zal, zonder aanvullend voorbehoud, voortvloeien dat de door de verwijzende rechter in deze vraag genoemde criteria niet voldoende zijn om vast te stellen of de rechter al dan niet bevoegd is uit hoofde van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009.
22. Uit het verzoek om een prejudiciële beslissing blijkt dat de verwijzende rechter vooral twijfels heeft over de vraag of de IPEC bij zijn beslissing in de onderhavige zaak bepaalde overwegingen in de arresten Coty Germany(6) en Wintersteiger(7) op juiste wijze heeft toegepast.
23. De verwijzende rechter erkent dat uit vaste rechtspraak van het Hof voortvloeit dat de in artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 bedoelde plaats die plaats is waar de actieve gedraging van de inbreukmaker plaatsvindt. De verwijzende rechter stelt dan ook noch de overwegingen van het Hof in het arrest Coty Germany(8) ter discussie, noch het feit dat deze kunnen worden toegepast in omstandigheden als die van de onderhavige zaak. De verwijzende rechter stelt evenwel dat, zoals met name blijkt uit de arresten Pammer en Hotel Alpenhof(9) en L’Oréal e.a.(10), het in een internetomgeving te koop aanbieden van waren die zijn voorzien van tekens die identiek zijn aan of overeenstemmen met een Uniemerk op een website die is gericht op de consument in een lidstaat, gebruik van dit teken oplevert in een lidstaat in de zin van artikel 9 van verordening nr. 207/2009 en een actieve gedraging op zijn grondgebied in de zin van artikel 97, lid 5, van deze verordening.
24. Voorts wijst de verwijzingsrechter erop dat het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland) in een recent arrest(11) heeft geoordeeld dat de uitlegging van verordening (EG) nr. 864/2007(12), die door het Hof in het arrest Nintendo(13) is gegeven, kan worden toegepast op artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009. De verwijzende rechter betwijfelt echter ook of de overwegingen in dat arrest op de feiten in het hoofdgeding kunnen worden toegepast.
25. De discussie tussen partijen is toegespitst op de toepassing van de overwegingen in de hiervoor aangehaalde arresten op de onderhavige feiten. Verzoekers in het hoofdgeding en de Duitse regering zijn van mening dat de eerste vraag bevestigend dient te worden beantwoord, terwijl verweerders in het hoofdgeding en de Commissie, die voorstander zijn van de uitlegging van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 in het licht van de arresten Nintendo(14) en Wintersteiger(15), menen dat het feit dat handelaren en consumenten van een lidstaat via de reclame en verkoop via een website worden gekozen als doelgroep op zichzelf niet rechtvaardigt dat de rechterlijke instanties van die lidstaat op grond van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 bevoegd zijn.
26. Gezien de twijfels van de verwijzende rechter en de argumenten van partijen, zal ik mijn analyse beginnen met enkele algemene overwegingen over artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 en de tekstuele, systematische en teleologische uitlegging ervan. Vervolgens zal ik in het licht van deze algemene overwegingen antwoord geven op de vraag of het arrest Nintendo(16) bij de uitlegging van deze bepaling dient te worden gevolgd. Vervolgens zal ik een antwoord geven op de analoge vraag betreffende het arrest Wintersteiger(17). Daar deze twee vragen ontkennend dienen te worden beantwoord, zal ik tot slot een uitlegging voorstellen van het in artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 bedoelde aanknopingspunt die passend is voor deze verordening.
A. Algemeen
1. Rol van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 in het stelsel van de bevoegdheidsregels van deze verordening
27. Op het gebied van Uniemerken bestaan verschillende soorten gedingen, zoals met name blijkt uit artikel 96 van verordening nr. 207/2009. Het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing betreft echter uitsluitend de vorderingen wegens inbreuk waarbij de houder van een merk verzoekt om veroordeling van een derde omdat deze, zonder toestemming, in het economisch verkeer een teken dat identiek is aan of overeenstemming vertoont met het merk van de houder gebruikt voor identieke of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven.
28. Wat de vorderingen wegens inbreuk betreft, blijkt uit de bevoegdheidsregels van verordening nr. 207/2009 dat de Uniewetgever heeft besloten gedeeltelijk af te wijken van de bevoegdheidsregels van verordening nr. 1215/2012, die daarentegen onverkort van toepassing zijn wanneer het gaat om rechtsvorderingen inzake nationale merken.
29. Hierbij heeft de Uniewetgever in artikel 97, leden 1 tot en met 3, van verordening nr. 207/2009 voorzien in een cascadesysteem van aanknopingspunten, waarbij het eerste de woonplaats van de gedaagde in de Unie is en het tweede de vestiging van de gedaagde in de Unie. Wanneer de gedaagde woonplaats noch vestiging op het grondgebied van de Unie heeft, bepaalt verordening nr. 207/2009 dat het forum actoris bevoegd is, zodat het derde en vierde aanknopingspunt van deze cascade respectievelijk de woonplaats van de eiser op het grondgebied van de Unie is en zijn plaats van vestiging op dit grondgebied. Ten slotte, als ultima ratio, moeten de inbreukprocedures aanhangig worden gemaakt bij de gerechten van de lidstaat waar het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) zijn zetel heeft.(18)
30. Aldus kan, zelfs wanneer noch de merkhouder noch de vermeende inbreukmaker een vestiging op het grondgebied van de Unie heeft, deze inbreukmaker worden opgeroepen voor de gerechten van een lidstaat op grond van artikel 97, leden 1 tot en met 3, van verordening nr. 207/2009, op voorwaarde uiteraard dat deze verordening van toepassing is en de verweten feiten onder de gelding van deze verordening een inbreuk vormen.
31. Bovendien kunnen vorderingen wegens inbreuk krachtens artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 ook worden ingesteld bij de gerechten van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden. Zo voorziet deze bepaling door middel van het aanknopingspunt van de plaats van de inbreuk in een alternatief forum voor vorderingen wegens inbreuk. Rechtsvorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk vallen echter niet binnen de werkingssfeer van genoemde bepaling.
32. In afwijking van de in artikel 97, leden 1 tot en met 4, van verordening nr. 207/2009 bedoelde bevoegdheidsregels, geeft de bevoegdheidsregel van artikel 97, lid 5, van die verordening, zoals blijkt uit artikel 98, lid 2, van die verordening overigens alleen bevoegdheid om uitspraak te doen over feiten die hebben plaatsgevonden of dreigen plaats te vinden op het grondgebied van de lidstaat van het aangezochte gerecht.
2. Tekstuele uitlegging van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009
33. Zoals uit de discussie tussen partijen blijkt, kan aan de hand van de tekstuele uitlegging van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 alleen worden vastgesteld dat het in deze bepaling bedoelde aanknopingspunt, te weten de plaats van de inbreuk, betrekking heeft op een actieve gedraging van de inbreukmaker. Zo blijkt uit de lezing van deze bepaling dat de bevoegdheid wordt verleend aan de rechtbanken voor het Uniemerk van de lidstaat op het grondgebied waarvan de gedaagde de vermeende onrechtmatige handeling heeft verricht.
34. Dit heeft het Hof geconcludeerd in het arrest Coty Germany.(19) Ter herinnering: in dit arrest oordeelde het Hof dat de Uniewetgever met artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 heeft willen afwijken van de bevoegdheidsregel van artikel 7, punt 2, van verordening nr. 1215/2012, die in het licht van het arrest Bier(20) zowel de bevoegdheid aan de rechter van de plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis („Handlungsort” volgens de Duitse rechtsleer) geeft als aan die van de plaats waar de schade is ingetreden („Erfolgsort” volgens de Duitse rechtsleer). Bijgevolg heeft het Hof geconcludeerd dat het aanknopingspunt van de plaats van de inbreuk bedoeld in artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 niet ziet op het grondgebied van de lidstaat waar de vermeende inbreuk zijn effecten sorteert, maar op het grondgebied waar de gebeurtenis die aan de inbreuk ten grondslag ligt heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden.(21)
35. Los daarvan is het niet mogelijk om met de tekstuele uitlegging van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 een antwoord te geven op de vraag waar zich de plaats van de inbreuk zich bevindt wanneer de inbreuk door middel van een website wordt gepleegd. Derhalve dienen de prejudiciële vragen te worden geanalyseerd met gebruikmaking van andere uitleggingsmethoden.(22)
3. Systematische en teleologische uitlegging
36. Om te beginnen moet worden opgemerkt dat de formulering van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009, voor zover deze bepaling betrekking heeft op het grondgebied waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden, overeenkomt met die van artikel 98, lid 2, van deze verordening, dat betrekking heeft op inbreuk of dreigende inbreuk op het grondgebied van alle lidstaten. Tezamen gelezen voorzien deze bepalingen ten gunste van de rechterlijke instanties van de lidstaat op het grondgebied waarvan de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden alleen in een bevoegdheid voor het grondgebied van de lidstaat waaronder deze rechterlijke instanties vallen.(23)
37. Vanwege de onderlinge verbondenheid tussen artikel 97, lid 5, en artikel 98, lid 2, van verordening nr. 207/2009, is het vanzelfsprekend dat deze bepalingen op coherente wijze moeten worden uitgelegd, althans voor zover zij verband houden met inbreuk of dreigende inbreuk.
38. Artikel 98, lid 2, van verordening nr. 207/2009 heeft geen betrekking op de problematiek betreffende de aanwijzing van de rechterlijke instanties die bevoegd zijn ter zake van vorderingen wegens inbreuk. Deze bepaling stelt namelijk de territoriale omvang vast van de bevoegdheid van de rechtbanken voor het Uniemerk bedoeld in artikel 97, lid 5, van deze verordening.(24) Artikel 98, lid 2, en artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 zien evenwel op dezelfde handelingen die op dezelfde plaats hebben plaatsgevonden (of dreigen plaats te vinden).
39. Vervolgens moet worden opgemerkt dat artikel 98, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, dat verwijst naar artikel 97, leden 1 tot en met 4, van die verordening, ook betrekking heeft op inbreuk of dreigende inbreuk. Uit de gecombineerde lezing van deze bepalingen volgt dat wanneer een aangezochte rechtbank in zijn hoedanigheid van rechtbank voor het Uniemerk uitspraak doet over een beroep dat krachtens artikel 97, leden 1 tot en met 4, van verordening nr. 207/2009 is ingesteld, deze instantie, overeenkomstig artikel 98, lid 1, van deze verordening bevoegd is om te onderzoeken of sprake is van een inbreuk of dreigende inbreuk op het grondgebied van alle lidstaten.(25)
40. Niets wijst erop dat de verwijzing naar de inbreuk of dreigende inbreuk, in artikel 98, lid 2, van verordening nr. 207/2009 op een andere wijze moet worden opgevat dan de verwijzing van artikel 98, lid 1, onder a), van deze verordening, gelezen in samenhang met artikel 97, lid 5, van genoemde verordening.
41. Het enige verschil tussen het gebruik van deze verwijzingen in de genoemde bepalingen is gelegen in het feit dat artikel 98, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 betrekking heeft op een inbreuk (of dreigende inbreuk) op het grondgebied van alle lidstaten, dat wil zeggen van de Unie, terwijl artikel 98, lid 2, van deze verordening betrekking heeft op een inbreuk (of dreigende inbreuk) op het grondgebied van een lidstaat waar de zaak aanhangig is gemaakt op grond van artikel 97, lid 5, van die verordening. Dit is evenwel niet het gevolg van de verschillen met betrekking tot de identificatie van de plaats van de inbreuk maar van de verschillen betreffende de omvang van de bevoegdheid van de betrokken rechtbanken. Het gaat steeds om soortgelijke handelingen waarvan de plaats van intreden op dezelfde wijze dient te worden beoordeeld.
4. Voorlopige conclusie
42. Uit het voorgaande volgt, ten eerste, dat de plaats waar de handelingen zijn gepleegd op dezelfde wijze dient te worden geïdentificeerd, of het nu gaat om artikel 98, lid 2, van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met artikel 97, lid 5, van deze verordening, of artikel 98, lid 1, onder a), van genoemde verordening.
43. Ten tweede geeft artikel 97, leden 1 tot en met 4, van verordening nr. 207/2009 de rechtbanken een algemene bevoegdheid die zich uitstrekt tot inbreuken of dreigende inbreuken op het grondgebied van de Unie. Wanneer een inbreuk buiten de Unie wordt gepleegd, kunnen de rechtbanken voor het Uniemerk, gelet op de uit artikel 98, lid 1, van verordening nr. 207/2009 voortvloeiende begrenzing van de omvang van hun algemene bevoegdheid, derhalve geen uitspraak over deze inbreuk doen.(26)
44. Ten derde dient bij de uitlegging van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 rekening te worden gehouden met de grenzen van de omvang van de algemene bevoegdheid van de rechtbanken voor het Uniemerk. Volgens artikel 98, lid 1, onder a), van deze verordening wordt de omvang van de bevoegdheid van deze rechtbanken bepaald door het lokaliseren van de inbreuk. De vaststelling van de bevoegde rechterlijke instanties krachtens artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 vindt plaats aan de hand van een analoog criterium, te weten het aanknopingspunt van de plaats van de inbreuk. De identificatie van de plaats waar de in artikel 98, lid 1, onder a), en artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 bedoelde inbreuken plaatsvindt, geschiedt op dezelfde wijze. Bijgevolg kan de uitlegging die aan het aanknopingspunt van de plaats van de inbreuk in de zin van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 wordt gegeven, gevolgen hebben voor de omvang van de algemene bevoegdheid van de rechtbanken voor het Uniemerk.
B. Arresten Nintendo en Wintersteiger
45. Wat betreft de identificatie van de plaats van de inbreuk in de zin van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 in omstandigheden als die van het onderhavige geval, stellen verweerders in het hoofdgeding en de Commissie voor, de uiteindelijke conclusie van het Hof in het arrest Nintendo(27) met betrekking tot artikel 8, lid 2, van verordening nr. 864/2007 te volgen.
46. Voorts menen deze partijen dat bij de uitlegging van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 ook de conclusie van het Hof in het arrest Wintersteiger(28) met betrekking tot artikel 7, punt 2, van verordening nr. 1215/2012 en de bevoegdheid op grond van de plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis („Handlungsort”) zou moeten worden gevolgd.
47. Naar mijn idee zijn deze voorstellen op zijn minst in drie opzichten twijfelachtig: ten eerste, vanuit het oogpunt van de gevolgen ervan voor de omvang van de algemene bevoegdheid van de rechtbanken voor het Uniemerk; ten tweede, wat betreft het alternatieve karakter van het aanknopingspunt als bedoeld in artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 en, ten derde, wat betreft het feit dat dit aanknopingspunt, dat aan deze verordening eigen is, autonoom is ten opzichte van die van de verordeningen nrs. 864/2007 en 1215/2012.
1. Gevolgen voor de omvang van de algemene bevoegdheid
48. Er zij aan herinnerd dat het Hof in het arrest Nintendo(29) heeft geoordeeld dat artikel 8, lid 2, van verordening nr. 864/2007 aldus moet worden uitgelegd dat het begrip „land waar de inbreuk is gepleegd” betrekking heeft op het land van de plaats waar de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan. Vervolgens heeft het Hof geoordeeld dat in het kader van een handeling waarbij een marktdeelnemer gebruikmaakt van elektronische handel door, in strijd met de aan de gemeenschapsmodellen ontleende rechten op zijn website – die voor consumenten in verschillende lidstaten is bedoeld – waren te koop aan te bieden, de plaats waar de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan in de zin van artikel 8, lid 2, van verordening nr. 864/2007 de plaats is waar deze marktdeelnemer het procedé voor het plaatsen van de verkoopaanbieding op zijn website in werking zet.(30)
49. Bovendien heeft het Hof in het arrest Wintersteiger(31) geoordeeld dat een geding over de inbreuk op een in een lidstaat ingeschreven nationaal merk, als gevolg van het gebruik door een adverteerder van een aan dat merk identiek trefwoord op de website van een zoekmachine die via een landgebonden topniveaudomeinnaam van een andere lidstaat opereert, op grond van artikel 7, punt 2, van verordening nr. 1215/2012 hetzij aanhangig kan worden gemaakt voor de rechters van de lidstaat waar het merk is ingeschreven (bevoegdheid op grond van de plaats waar de schade is ingetreden, „Erfolgsort”), hetzij voor die van de lidstaat waar is beslist om het proces waardoor de advertentie verschijnt te starten, mits deze plaats zeker en identificeerbaar is (bevoegdheid op grond van de plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis („Handlungsort”).
50. In dit verband moet rekening worden gehouden met het feit dat, los van de specifieke omstandigheden van het geval, de uitlegging van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 in de onderhavige zaak ongetwijfeld een aanzienlijk effect zal hebben op de praktijk van de rechtbanken voor het Uniemerk betreffende de toepassing van deze verordening in andere situaties. Aangezien de bevoegdheidsregels van deze verordening ook van toepassing zijn in het geval waarin de houder noch de vermeende inbreukmaker op het grondgebied van de lidstaten is gevestigd, moet bij de uitlegging van deze bepaling ook rekening worden gehouden met situaties waarin inbreuk op Uniemerken afkomstig is van derde landen.
51. Indien het Hof zou beslissen dat de conclusie in de twee reeds aangehaalde arresten ook geldt in de context van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009, dan zou dit betekenen dat, in de hypothetische situatie waarin de derde van wie het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een in de Unie ingeschreven merk in een op consumenten in de Unie gerichte verkoopaanbieding of advertentie op internet afkomstig is, in een derde staat is gevestigd en de server van de website die hij gebruikt zich in een dergelijke staat bevindt, voor de toepassing van de bevoegdheidsregels van verordening nr. 207/2009 de inbreuk buiten het grondgebied van de Unie is gepleegd.
52. Niet alleen zouden de rechterlijke instanties als bedoeld in artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 niet bevoegd zijn om op de vordering wegens inbreuk te beslissen, maar die bedoeld in artikel 97, leden 1 tot en met 4, van deze verordening evenmin. Ter herinnering: de algemene bevoegdheid van de in artikel 97, leden 1 tot en met 4, van verordening nr. 207/2009 bedoelde rechtbanken voor het Uniemerk strekt zich uit tot inbreuken of dreigende inbreuk op het grondgebied van de lidstaten. In de in het vorige punt beschreven situatie zouden dus zelfs de rechtbanken van de lidstaat waar het EUIPO zijn zetel heeft niet bevoegd zijn om over een dergelijke vordering wegens inbreuk uitspraak te doen.
53. Uit het arrest L’Oréal e.a.(32) kan evenwel worden afgeleid dat in een dergelijke situatie verordening nr. 207/2009 van toepassing is en de houder van het Uniemerk zich kan verzetten tegen de verkoopaanbieding of een advertentie op internet die is gericht op consumenten op het grondgebied van de Unie. Het zou paradoxaal zijn dat verordening nr. 207/2009 wel een dergelijk recht van verzet aan de houder van het Uniemerk verleent maar, in voorkomend geval, de bevoegdheidsregels van deze verordening niet van toepassing zouden zijn. Dit zou temeer onlogisch zijn omdat de bevoegdheidsregels van verordening nr. 207/209, in tegenstelling tot die van verordening nr. 1215/2012, zodanig zijn ontworpen dat zij ook kunnen worden toegepast in gevallen waar noch de eiser noch de gedaagde een woonplaats op het grondgebied van de Unie heeft. In feite blijkt duidelijk uit het arrest Hummel Holding(33) dat artikel 97 van verordening nr. 207/2009 waarborgt dat er voor alle geschillen op het gebied van inbreuk een bevoegde rechter is.
54. Daarom zou mijns inziens een uitlegging van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 in de geest van de arresten Nintendo(34) en Wintersteiger(35) afbreuk doen aan het nuttig effect van alle bevoegdheidsregels van artikel 97 van deze verordening.
2. Alternatieve rechtbank van de plaats van de inbreuk
55. Ik ben gevoelig voor het argument van verzoekers in het hoofdgeding en de Duitse regering, die van mening zijn dat, als algemene regel, de plaats van de oorspronkelijke handeling die ten grondslag aan een inbreuk ligt in de zin van de arresten Nintendo(36) en Wintersteiger(37) samenvalt met de woonplaats van degene die deze inbreuk maakt. Bijgevolg zou bij de uitlegging volgens welke de plaats van de inbreuk in de zin van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 uitsluitend zou moeten worden opgevat als de plaats van de oorspronkelijke handeling die aan een inbreuk ten grondslag ligt in de meeste gevallen geen alternatieve rechtbank aan een verzoeker kunnen worden geboden.
56. In het arrest Bier(38) heeft het Hof reeds verklaard dat, teneinde het nuttig effect van de regel van een alternatieve bevoegdheid inzake verbintenissen uit onrechtmatige daad van het Brusselse stelsel(39) te behouden, deze regel zodanig moet worden uitgelegd dat een verzoeker een daadwerkelijke keuze wordt gelaten.
57. Men zou inderdaad kunnen aanvoeren dat de Uniewetgever met de bevoegdheidsregels van verordening nr. 207/2009, in afwijking van de regels van dit stelsel, het aantal beschikbare rechtbanken voor merkhouders die vorderingen wegens inbreuk aanhangig maken, heeft willen beperken.(40) De terughoudende benadering van de Uniewetgever ten aanzien de verveelvoudiging van het aantal bevoegde rechters blijkt met name uit de tekst van artikel 94, lid 1, van verordening nr. 207/2009 die, ter zake van inbreuk, de toepasselijkheid uitsluit van met name de bepalingen van artikel 7, punten 1 tot en met 3 en 5 van verordening nr. 1215/2012, die alle tot doel hebben om de verzoeker een alternatieve rechtbank te bieden. Deze benadering van de Uniewetgever komt ook tot uiting in artikel 97, leden 1 tot en met 4, van verordening nr. 207/2009. Artikel 97, lid 5, van deze verordening voorziet evenwel uitdrukkelijk in een alternatieve rechter voor een eiser en kan om die reden niet worden beschouwd als een uiting van genoemde benadering.
58. Overigens zou het praktische belang van deze bepaling aanzienlijk worden beperkt indien de door de verzoekers in het hoofdgeding en de Commissie aangevoerde uitlegging van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 2007/209 werd gevolgd.(41) Het lijkt mij dat een van de zeldzame nuttige toepassingen van deze bepaling een zaak zou zijn waarbij de gedaagde die zijn woonplaats op het grondgebied van de Unie heeft, zou worden opgeroepen voor de rechtbank van de lidstaat waar hij zijn vestiging heeft. Verordening nr. 207/2009 bevat geen bevoegdheidsregel die analoog is aan de in artikel 7, lid 5, van verordening nr. 1215/2012 bedoelde regel(42) en, volgens het in artikel 97, leden 1 tot en met 3, van verordening nr. 207/2009 genoemde cascadesysteem van aanknopingspunten, moet een gedaagde wanneer deze woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat, worden opgeroepen voor de gerechtelijke instanties van die lidstaat.
3. Aard van het aanknopingspunt van de plaats van de inbreuk
59. Tot slot ben ik van mening dat het aanknopingspunt in verband met de plaats van de inbreuk zoals neergelegd in artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009, autonoom is ten opzichte van de aanknopingspunten als bedoeld in artikel 8, lid 2, van verordening nr. 864/2007 en artikel 7, punt 2, van verordening nr. 1215/2012.
60. Met betrekking tot de toepasbaarheid van de uitlegging van artikel 8, lid 2, van verordening nr. 864/2007 in het arrest Nintendo(43) moet niet uit het oog worden verloren dat collisieregels niet dezelfde functies hebben als bevoegdheidsregels.
61. Voorts is het juist dat de collisieregel van artikel 8, lid 2, van verordening nr. 864/2007, zoals uit het arrest Vapenik(44) en de bewoordingen hiervan kan worden afgeleid, een aanvulling vormt op de bevoegdheidsregel van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009. Uit het arrest Kainz(45) blijkt echter dat een coherente uitlegging van de begrippen die in handelingen van internationaal privaatrecht van de Unie worden vermeld, er niet toe kan leiden dat aan de bepalingen van die handelingen een uitlegging wordt gegeven die niet met het stelsel en de doelstellingen van deze handelingen strookt.(46) Zoals uit mijn voorgaande overwegingen blijkt, zou een uitlegging van artikel 97, lid 5, van verordening 207/2009 in de geest van het arrest Nintendo(47) evenwel afbreuk doen aan het nuttig effect van deze bepaling.
62. Deze overwegingen gelden ook ten aanzien van de vraag of de conclusie van het arrest Wintersteiger(48), voor zover de vaststelling betreft van de plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis voor de toepassing van artikel 7, punt 2, van verordening nr. 1215/2012, kan worden toegepast op artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009.
63. Bovendien blijkt uit de rechtspraak dat de Uniewetgever met de bevoegdheidsregels van verordening nr. 207/2009 heeft willen afwijken van de bevoegdheidsregels van verordening nr. 1215/2012(49), met name omdat met de in deze verordeningen bedoelde bevoegdheidsregels niet dezelfde doelen worden nagestreefd.(50)
64. Ten slotte kan uit het arrest Leno Merken(51) worden afgeleid dat wanneer de rechtspraak betreffende nationale merken naar analogie op Uniemerken wordt toegepast, rekening moet worden gehouden met de verschillen die voortvloeien uit de bewoordingen van de bepalingen betreffende deze twee soorten merken.
65. In dit verband merk ik op dat de Uniewetgever bij de formulering van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 en de voorloper daarvan, artikel 93, lid 5, van verordening nr. 40/94, geen gebruik heeft gemaakt van het begrip „plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis”, dat sinds het arrest Bier(52) een gevestigde betekenis in Europees internationaal recht heeft. Derhalve kan bij de uitlegging van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 niet alleen worden uitgegaan van de overweging dat deze bepaling de bevoegdheid verleent aan de gerechten die uit hoofde van artikel 7, punt 2, van verordening nr. 1215/2012 bevoegd zouden zijn op basis van de plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis.
4. Tussenconclusie
66. Ter samenvatting van dit deel van mijn analyse ben ik, in het licht van de overwegingen betreffende de omvang van de bevoegdheid van de rechtbanken voor het Uniemerk, van mening dat de uitlegging van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009, volgens welke ten aanzien van een handeling waarbij een gedaagde gebruikmaakt van elektronische handel door, in strijd met de aan de gemeenschapsmodellen ontleende rechten, op zijn website waren te koop aan te bieden aan consumenten in een lidstaat, de plaats waar de schadeveroorzakende gebeurtenis zich in de zin van die bepaling heeft voorgedaan, uitsluitend de plaats is waar deze gedaagde het procedé voor het online op zijn website plaatsen van de verkoopaanbieding in werking zet, dient te worden verworpen. Dit wordt bevestigd door de lessen die worden getrokken uit het alternatieve en autonome karakter van het in artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 bedoelde aanknopingspunt.
67. Derhalve dient nu te worden bepaald welke criteria concreet vereist kunnen zijn voor de vaststelling van de bevoegdheid van de rechtelijke instanties van een lidstaat krachtens artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009.
C. Oplossing op maat van verordening nr. 207/2009
1. Risico in verband met de verveelvoudiging van het aantal bevoegde rechters
68. Zou, na de verwerping van de uitlegging van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 volgens welke, in omstandigheden als die in het onderhavige geval, de plaats waar de inbreuk zich heeft voorgedaan uitsluitend de plaats is waar het procedé voor het plaatsen van de verkoopaanbieding op de website in werking wordt gezet, moeten worden geoordeeld dat het feit dat een website vanuit het grondgebied van een lidstaat toegankelijk is, volstaat om vast te stellen dat de rechterlijke instanties van die lidstaat bevoegd zijn?
69. De rechtspraak betreffende de vaststelling van de bevoegde rechter bij inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten, met inbegrip van nationale merken, kan op voorhand in de richting wijzen van een bevestigend antwoord op deze vraag. Uit deze rechtspraak blijkt dat, wat betreft de bevoegdheid op grond van de plaats waar de schade is ingetreden, artikel 7, lid 2, van verordening nr. 1215/2012 niet vereist dat de betrokken website in het kader van dergelijke inbreuken „gericht is op” de lidstaat van de aangezochte rechter.(53)
70. Internet is echter van nature wereldwijd en overal aanwezig.(54) Het oordeel dat de toegankelijkheid van een website vanuit het grondgebied van een lidstaat volstaat om de bevoegdheid aan de rechterlijke instanties van deze lidstaat toe te kennen, zou leiden tot een aanzienlijke verveelvoudiging van het aantal rechters dat ter zake van inbreuk van Uniemerken bevoegd is.(55)
71. Zoals advocaat-generaal Jääskinen in zijn conclusie in de zaak Coty Germany(56) heeft opgemerkt, is een van de doelstellingen van verordening nr. 207/2009 de bestrijding van forum shopping, waartoe de Uniemerkhouders kunnen overgaan wanneer de bevoegdheidsregels zich hier niet tegen verzetten.
72. Gelet op deze doelstelling dient rekening te worden gehouden met het feit dat bepaalde marktspelers gebruikmaken van trademark bullying. Bij deze praktijk wordt van een merk een gebruikgemaakt dat verder reikt dan volgens een redelijke uitlegging uit de omvang van de bescherming van het merk voortvloeit, met het doel andere marktdeelnemers te pesten of te intimideren. De verveelvoudiging van de bevoegde rechters zou een dergelijke praktijk kunnen vergemakkelijken en de negatieve effecten daarvan voor potentiële gedaagden versterken. Dit zou temeer opgaan daar artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 niet het beginsel actor sequitur forum rei volgt, en het voor een gedaagde in beginsel moeilijker is om zich te verdedigen voor de rechterlijke instanties van een land dat niet het zijne is.
73. Tot slot is het inderdaad zo dat, zoals eisers in het hoofdgeding en de Duitse regering opmerken, de verwerping van de uitlegging van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 volgens welke de toegankelijkheid van een website vanuit het grondgebied van een lidstaat volstaat om de bevoegdheid van de gerechten van die lidstaat vast te stellen, leidt tot de situatie dat vorderingen wegens inbreuk op nationale merken en Uniemerken niet op uniforme wijze kunnen worden ingesteld bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waarvan de consumenten toegang tot deze website hebben.
74. De in de punten 63 tot en met 65 van deze conclusie genoemde overwegingen pleiten evenwel tegen de toepasbaarheid van de rechtspraak inzake inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten op artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009.
75. In tegenstelling tot de gevolgen ervan voor verordening nr. 207/2009, leidt de toepassing van het toegankelijkheidscriterium van verordening nr. 1215/2012 niet tot een risico van verveelvoudiging van de bevoegde rechters. Wat meer in het bijzonder de vorderingen wegens inbreuk op nationale merken betreft, heeft het Hof in het arrest Wintersteiger(57) geoordeeld dat de doelstellingen van verordening nr. 1215/2012 ervoor pleiten om de bevoegdheid berustend op het intreden van de schade toe te wijzen aan de rechters van de lidstaat waar het betrokken recht wordt beschermd. Aldus wordt het aantal uit hoofde van verordening nr. 1215/2012 beschikbare rechterlijke instanties beperkt door het nationale karakter van een betrokken merk.(58) De Uniemerken genieten evenwel een eenvormige bescherming en hebben rechtsgevolgen op het gehele grondgebied van de Unie.
76. In het licht van de voorgaande overwegingen ben ik van mening dat de plaats vanwaar een website toegankelijk is geen afdoende criterium is voor de vaststelling van de bevoegdheid van de rechterlijke instanties van die lidstaat op grond van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009.
77. Daar de resultaten van alle uitleggingen die zijn ontleend aan de rechtspraak op het gebied van inbreuken op de intellectuele en industriële eigendom betreffende andere rechtsinstrumenten van internationaal privaatrecht van de Unie ontoereikend zijn, geef ik dus in overweging een uitlegging te geven van het aanknopingspunt van de plaats van de inbreuk in de zin van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009, die eigen is aan deze verordening.
2. Te volgen uitleggingslijn
78. Bij de uitlegging van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 in het licht van de omstandigheden van het geval, moet rekening worden gehouden met het feit dat het in het kader van deze uitlegging bereikte resultaat het nuttig effect van deze bepaling moet kunnen waarborgen, ongeacht de omstandigheden van het betrokken geding.
79. Vanwege de overlapping tussen artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met artikel 98, lid 2, van deze verordening, en artikel 98, lid 1, onder a), van genoemde verordening dient, daar deze bepalingen verband houden met de plaats van de inbreuk, de aan deze eerste bepaling te geven uitlegging tevens het nuttig effect te waarborgen van de andere bevoegdheidsregels van artikel 97 van dezelfde verordening.
80. Teneinde het nuttig effect van artikel 97 van verordening nr. 207/2009 te kunnen behouden en te waarborgen dat er binnen de Unie voor alle gedingen ter zake van inbreuk een rechter is, dient de uitlegging van het aanknopingspunt van de plaats van de inbreuk te zijn gericht op de waarborging van de bevoegdheid van de rechtbanken voor het Uniemerk inzake vorderingen wegens inbreuk, wanneer verordening nr. 207/2009, op het gebied van het materieel recht, aan een houder het recht verleent zich te verzetten tegen handelingen die inbreuk op zijn Uniemerk maken.
81. Derhalve kan de territoriale omvang van de algemene bevoegdheid van de rechtbanken voor het Uniemerk, die wordt bepaald aan de hand van de plaats van de inbreuk, niet beperkter zijn dan de territoriale omvang van de bescherming van deze merken en de werkingssfeer van verordening nr. 207/2009.
82. In dit verband wijs ik erop dat het arrest L’Oréal e.a.(59) betrekking had op de vaststelling van de territoriale werkingssfeer van de verordeningen betreffende de Uniemerken.(60)
83. Derhalve ben ik, opnieuw op basis van dit arrest, van mening dat moet worden geoordeeld dat wanneer de aan een gedaagde verweten feiten bestaan in het adverteren en verkoopaanbiedingen via een website, de rechtbanken voor het Uniemerk van een lidstaat bevoegd zijn op basis van de plaats van de inbreuk, mits deze advertenties en verkoopaanbiedingen bestemd zijn voor de consument op het grondgebied van die lidstaat.(61)
84. Opgemerkt moet worden dat deze uitlegging van artikel 97 van verordening nr. 207/2009 de vaste rechtspraak volgt volgens welke de bevoegdheidstoewijzing moet plaatsvinden in overeenstemming met de doelstelling van voorspelbaarheid en goede rechtsbedeling.
85. Wat, ten eerste, de voorspelbaarheid van de bevoegdheidstoewijzing betreft, moet rekening worden gehouden met het feit dat een eiser in principe in staat moet zijn om te bepalen voor welke rechtbanken hij zijn materiële rechten kan doen gelden. Op basis van de inhoud van een website kan de houder van een merk de doelgroep van die site identificeren. Evenzo kan een potentiële gedaagde voorzien voor welke gerechten hij eventueel kan worden gedaagd wegens het feit dat hij controle uitoefent over zijn marketing en verkoop via zijn website.
86. Met betrekking tot, ten tweede, de doelstelling van goede rechtsbedeling, blijkt uit de rechtspraak inzake inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten dat de rechter van de lidstaat vanuit het grondgebied waarvan een website toegankelijk is objectief gezien het best in staat is om te beoordelen of daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op het in deze lidstaat beschermde nationale merk.(62) Naar mijn mening verliest een dergelijke rechter deze hoedanigheid niet met betrekking tot inbreuken op Uniemerken.
3. Targetingcriteria en de toepassing hiervan op het hoofdgeding
87. Uit het voorgaande komt naar voren dat, wanneer de aan de gedaagde verweten feiten bestaan in het adverteren en een verkoopaanbieding via een website, het publiek waarop deze advertenties en verkoopaanbieding zijn gericht, namelijk dat van een betrokken lidstaat, het criterium is aan de hand waarvan de bevoegdheid van de rechtbanken voor het Uniemerk krachtens artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 kan worden vastgesteld.
88. In het kader van de toetsing van de bevoegdheid krachtens artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 in omstandigheden als die van het hoofdgeding, is het feit dat advertenties en een verkoopaanbieding zodanig worden georganiseerd dat het publiek in een lidstaat (of van meerdere lidstaten, op voorwaarde dat het niet om het publiek van de Unie in het algemeen gaat) waarop deze advertentie en deze verkoopaanbieding specifiek zijn gericht, kan worden geïdentificeerd, beslissend voor de vaststelling van de bevoegdheid van de rechterlijke instanties van deze lidstaat of lidstaten. Overigens dient het feit dat een internetsite zich op consumenten en handelaren van een lidstaat richt al direct te blijken uit de inhoud van deze website. Wanneer dergelijke feiten daarentegen offline plaatsvinden, kan de bevoegdheid van de rechterlijke instanties van de betrokken lidstaat worden vastgesteld om andere redenen dan het feit dat de website zich op het publiek van deze lidstaat richt. Dit zou het geval kunnen zijn wanneer in deze lidstaat stappen zijn ondernomen om er een distributeur te vestigen.
89. In het kader van deze toetsing van de bevoegdheid op basis van de plaats van de inbreuk zijn meerdere aspecten met name van belang: het feit dat een aanbieding en een advertentie uitdrukkelijk verwijzen naar het publiek van een lidstaat, dat deze beschikbaar zijn op een website met een landgebonden topniveaudomein van die lidstaat, dat de prijzen in nationale valuta worden weergegeven, of dat een dergelijke website telefoonnummers bevat met de internationale toegangscode van het betrokken land. Deze lijst is noch uitputtend noch uitsluitend.
90. Bovendien kan het feit dat een verkoopaanbieding vergezeld gaat van een nadere omschrijving van de geografische zones waarnaar de verkoper bereid is de producten te verzenden ook een belangrijke rol spelen in het kader van de toetsing van de bevoegdheid overeenkomstig artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009, op voorwaarde dat het niet om een algemene aanduiding gaat die op de gehele Unie gericht is. Met een dergelijke algemene aanduiding kan niet worden uitgemaakt welk publiek specifiek wordt benaderd. Bovendien zou de toekenning van een belang aan een dergelijke algemene aanduiding inhouden dat de maker van een beweerde inbreuk voor de rechtbanken van alle lidstaten kan worden opgeroepen. Dit kan de handelaren ertoe aansporen de verkoopzones binnen de Unie te beperken om het risico te beperken dat zij worden opgeroepen voor de rechtbanken van de lidstaten waar de omvang van de verkoop niet significant is, hetgeen in strijd is met de doelstellingen van de interne markt.
91. Daarentegen kan, gelet op het in punt 41 van deze conclusie aangegeven verschil tussen de algemene bevoegdheidsregels van verordening nr. 207/2009 en die van artikel 97, lid 5, van deze verordening, het feit dat een verkoper bereid is producten naar alle lidstaten te verzenden, grond zijn voor vaststelling van de bevoegdheid van de rechtbank voor het Uniemerk krachtens artikel 97, leden 1 tot en met 4 van verordening nr. 207/2009. Ter illustratie kan ik als ander voorbeeld verwijzen naar verduidelijkingen betreffende de douanerechten van de Unie. Ofschoon deze verduidelijkingen aangeven dat een aanbieding voor het publiek van de Unie bestemd is, kan hiermee echter niet worden uitgemaakt op welk publiek deze aanbieding specifiek gericht is.
92. Om dezelfde reden twijfel ik er ook aan of het feit dat een website is opgesteld in een op het grondgebied van een lidstaat algemeen gangbare taal op zichzelf en in alle gevallen van bijzonder belang is. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat sommige talen frequent in meerdere lidstaten worden gebruikt en sommige talen die in Europa worden gesproken ook in derde landen wijd verbreid zijn. Bovendien kan een website bestemd zijn voor het publiek van een lidstaat, zelfs indien de inhoud ervan niet is opgesteld in een taal die op het grondgebied van die staat verbreid is. Dit zou met name het geval zijn bij een website die zich richt op een buitenlandse gemeenschap die op het grondgebied van die lidstaat verblijft.
93. Voorts dient de toetsing van de bevoegdheid niet te worden verward met een onderzoek ten gronde van een zaak.(63) De toetsing van de bevoegdheid overeenkomstig verordening nr. 207/2009 zou niet in de plaats mogen komen van het onderzoek van de vraag of daadwerkelijk een inbreuk op een Uniemerk wordt gemaakt, noch vooruitlopen op de resultaten hiervan.
94. In dit verband betogen verweerders in het hoofdgeding dat uit bepaalde onderdelen van de advertenties en verkoopaanbiedingen die op hun website worden weergegeven kan worden afgeleid dat die advertenties en verkoopaanbiedingen tijdens de periode waarop het hoofdgeding betrekking heeft, niet langer bestonden.
95. De beoordeling van het achterhaalde karakter van gedragingen die een vermeende onrechtmatige handeling kunnen vormen, valt evenwel onder het onderzoek ten gronde van een vordering wegens inbreuk. Om een ander soortgelijk voorbeeld te geven: de anciënniteit van een schadeveroorzakende gebeurtenis kan volgens het toepasselijke recht de verjaring van een vordering betreffende deze gebeurtenis met zich brengen en valt om die reden eveneens onder het onderzoek van de gegrondheid van die vordering. Gelet op de overwegingen in punt 93 van deze conclusie, kan bij de toetsing van de bevoegdheid op basis van de plaats van de inbreuk in de zin van artikel 97, lid 5, van verordening 207/2009 noch het achterhaalde karakter van de op een website weergegeven advertenties en verkoopaanbiedingen, noch de anciënniteit van een schadeveroorzakende gebeurtenis in aanmerking worden genomen.
96. Na de in deze conclusie uiteengezette analyse ben ik van mening dat artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat, wanneer een onderneming gevestigd is en haar hoofdkantoor heeft in lidstaat A, en aldaar stappen heeft ondernomen om te adverteren voor bepaalde waren en deze onder een teken dat identiek is aan een Uniemerk te koop aan te bieden op een website die is gericht op zowel handelaren als consumenten in lidstaat B, een rechtbank voor het Uniemerk van lidstaat B bevoegd is om uitspraak te doen over een vordering wegens inbreuk op het Uniemerk wegens deze advertenties en verkoopaanbieding van de waren op dit grondgebied, op voorwaarde dat deze specifiek gericht zijn op het publiek in een of meerdere lidstaten.
97. Wat het hoofdgeding betreft, vormt geen enkel gegeven een aanwijzing dat de website van de verweerders in het hoofdgeding specifiek zou zijn gericht op het publiek in het Verenigd Koninkrijk, met uitzondering van een opsomming van de distributeurs van de verschillende landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk – onafhankelijke marktdeelnemers die onafhankelijk zijn van verweerders in het hoofdgeding – met daarbij de vermelding van hun postadressen en de websiteadressen. Dergelijke vermeldingen betreffende een distributeur volstaan mijns inziens op zichzelf niet om de bevoegdheid van de gerechten van het Verenigd Koninkrijk uit hoofde van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 vast te stellen. De zaak in het hoofdgeding heeft immers geen betrekking op een inbreuk door een dergelijke distributeur, maar op een inbreuk die door de verweerders in het hoofdgeding is gemaakt door middel van een website.
98. Het staat echter aan de verwijzende rechter om over dit punt een beslissing te nemen bij de toetsing van de bevoegdheid van de rechterlijke instanties van de betrokken lidstaat uit hoofde van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009, met inachtneming van alle in de punten 88 tot en met 95 van deze conclusie uiteengezette criteria.
VI. Conclusie
99. Gelet op het voorgaande, geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen van de Court of Appeal (England and Wales) te beantwoorden als volgt:
„Artikel 97, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk moet aldus worden uitgelegd dat wanneer een onderneming, die gevestigd is en haar hoofdkantoor heeft in lidstaat A, aldaar stappen heeft ondernomen om te adverteren voor bepaalde waren en deze onder een teken dat identiek is aan een Uniemerk te koop aan te bieden op een website die is gericht op zowel handelaren als consumenten in lidstaat B, een rechtbank voor het Uniemerk van lidstaat B bevoegd is om uitspraak te doen over een vordering wegens inbreuk op het Uniemerk vanwege deze advertenties en verkoopaanbieding van deze producten op dit grondgebied.
Het is aan de verwijzende rechter om over dit punt een beslissing te nemen bij de toetsing van de bevoegdheid van de rechterlijke instanties van de betrokken lidstaat uit hoofde van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009.”