Hogere voorziening, ingesteld op 20 december 2018 door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 15 oktober 2018 in zaak T-7/17, John Mills / EUIPO

(Zaak C-809/18 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirant: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: A. Lukošiūtė, gemachtigde)

Andere partijen in de procedure: John Mills Ltd, Jerome Alexander Consulting Corp.

Conclusies

het bestreden arrest vernietigen;

John Mills Ltd verwijzen in de kosten van het Bureau.

Middelen en voornaamste argumenten

Schending van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009¹

Het Gerecht heeft artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 onjuist uitgelegd door de werkingssfeer van die bepaling te beperken tot het begrip „gelijkheid” van de tekens en daaraan de betekenis toe te kennen die dit begrip heeft voor de toepassing van artikel 8, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009.

Het Gerecht heeft onvoldoende rekening gehouden met het doel van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 – namelijk voorkomen dat de gemachtigde van de merkhouder misbruik maakt van het merk doordat hij kan profiteren van de kennis en de ervaring die hij tijdens de handelsrelatie met die houder heeft opgedaan, en dus ongerechtvaardigd voordeel kan halen uit de inspanningen en de investeringen die de merkhouder zelf heeft gedaan – en het heeft gekozen voor een betwistbare letterlijke uitlegging. Bij de uitlegging van het Uniemerkenrecht hanteert de Unierechter evenwel consequent een teleologische benadering.

Een letterlijke uitlegging leidt evenmin tot de slotsom dat artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 enkel van toepassing is op gelijke merken. Het volstaat dus dat de tekens in kwestie met elkaar overeenkomen wat betreft de elementen waardoor het oudere merk in wezen onderscheidend vermogen heeft. Het juiste criterium voor het onderzoek van de conflicterende merken voor de toepassing van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 is dan ook of in de Uniemerkaanvraag de wezenlijke bestanddelen van het oudere merk op zodanige wijze zijn weergegeven dat duidelijk is dat de aanvrager zich op rechtens niet toelaatbare wijze de rechten van de rechtmatige houder op diens merk toe-eigent. De niet-loyale gemachtigde zou in werkelijkheid in staat zijn om niet alleen elke latere inschrijving van het oudere merk in de Europese Unie door de oorspronkelijke houder te verhinderen, maar ook te beletten dat de principaal op enigerlei wijze van dat merk gebruikmaakt binnen de Europese Unie.

Schending van artikel 36 van het Statuut van het Hof van Justitie

Het bestreden arrest is tegenstrijdig gemotiveerd, voor zover daarin enerzijds wordt erkend dat tekens gelijk zijn wanneer het ene teken het andere teken zonder wijziging of toevoeging overneemt en anderzijds wordt verklaard dat zij eveneens gelijk zijn wanneer variaties worden aangebracht zonder dat het onderscheidend vermogen wordt gewijzigd (zie punten 38-40 van het bestreden arrest). Een dergelijke redenering is tegenstrijdig omdat hetzelfde begrip „gelijkheid” op verschillende juridische en feitelijke situaties wordt toegepast en ten onrechte op twee verschillende wijzen wordt uitgelegd.

Het Gerecht heeft niet gemotiveerd waarom de conflicterende merken niet binnen de werkingssfeer van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 vallen na toepassing van het in punt 39 van het bestreden arrest ingevoerde criterium.

____________

¹ Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (PB 2009, L 78, blz. 1).