FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT

P. MENGOZZI

fremsat den 10. februar 2009 ¹(1)

Sag C-487/07

L’Oréal SA

Lancôme parfums et beauté & Cie

Laboratoires Garnier & Cie

mod

Bellure NV

Malaika Investments Ltd

Starion International Ltd

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (England & Wales))

»Tilnærmelse af lovgivningerne – varemærker – direktiv 89/104/EØF – artikel 5, stk. 1, litra a) – brug af en andens varemærke for identiske varer i en sammenlignende reklame – artikel 5, stk.2 – utilbørlig fordel af varemærkets renommé – sammenlignende reklame – direktiv 84/450/EØF og 97/55/EØF– artikel 3a, stk. 1 – lovlighedsbetingelser for sammenlignende reklame – utilbørlig fordel af renomméet ved en konkurrents varemærke – efterligning eller kopi af varer, der er beskyttet af en konkurrents varemærke«

1.        Med nærværende præjudicielle forelæggelse har Court of Appeal (England & Wales) stillet Domstolen en række spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 5 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (2) og af artikel 3a, stk. 1, i Rådets direktiv 84/450/EØF af 10. september 1984 om vildledende og sammenlignende reklame (3), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 (4).

I –    Retsforskrifter

2.        Artikel 5 i direktiv 89/104 (5) med overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemærket«, lyder som følger:

1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:

a)      et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

b)      et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.

2. En medlemsstat kan ligeledes træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

3. Såfremt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes

a)      at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage

b)      at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn

c)      at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn

d)      at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed.

[…]«

3.        Artikel 6, stk. 1, i direktiv 89/104 med overskriften »Begrænsninger i varemærkets retsvirkninger« bestemmer, at »[d]e til varemærket knyttede rettigheder [ikke] giver indehaveren ret til at forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug af:

a)      sit eget navn og sin adresse

b)      angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

c)      varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele,

for så vidt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.«

4.        Direktiv 97/55 indførte i direktiv 84/450, der oprindeligt alene omhandlede vildledende reklame, en række bestemmelser om sammenlignende reklame.

5.        Artikel 2, nr. 2a), i direktiv 84/450, som ændret ved direktiv 97/55 (herefter »direktiv 84/450) (6), definerer »sammenlignende reklame« i henhold til samme direktiv som »enhver reklame, som direkte eller indirekte henviser til en konkurrent eller til varer eller tjenesteydelser, som udbydes af en konkurrent«.

6.        Artikel 3a, stk. 1, i direktiv 84/450 bestemmer:

»Sammenlignende reklame er tilladt for så vidt angår sammenligningen, når følgende betingelser er opfyldt:

[…]

d)      Den skaber ikke forveksling på markedet mellem annoncøren og en konkurrent eller mellem annoncørens og en konkurrents varemærker, firmanavne, andre karakteristiske kendetegn, varer eller tjenesteydelser.

e)      Den bringer ikke en konkurrents varemærker, firmanavne, andre karakteristiske kendetegn, varer, tjenesteydelser, aktiviteter eller situation i miskredit eller udsætter dem for nedvurdering.

[…]      

g)      Den drager ikke utilbørligt fordel af den anseelse, der er knyttet til en konkurrents varemærke, firmanavn eller andre karakteristiske kendetegn, eller af konkurrerende produkters oprindelsesbetegnelser.

h)      Reklamen fremstiller ikke en vare eller tjenesteydelse som en imitation eller en kopi af en vare eller tjenesteydelse, der er dækket af et beskyttet varemærke eller firmanavn.«

II – Hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

7.        L’Oréal SA, Lancôme Parfums et Beauté & Cie og Laboratoires Garnier & Cie (herefter samlet »L’Oréal«) er selskaber i L’Oréal-gruppen, der bl.a. er aktiv inden for produktion og markedsføring af luksusparfumer.

8.        L’Oréal er bl.a. indehaver af følgende nationale (britiske), internationale eller fælleskabsretlige varemærker registreret for parfumer og andre dufte:

–        varemærkerne »Trésor«:

–        det nationale ordmærke Tresor (uden accent, herefter »ordmærket Tresor«)

–        det nationale ord- og figurmærke, der består af gengivelsen af en parfumeflakon, set forfra og fra siden, og på hvilken flakon ordet Trésor er anført (herefter »Trésors flakonmærke«)

–        det nationale ord- og figurmærke, der består af en gengivelse i farver af en parfumeæske, set forfra, og på hvilken ordet Trésor navnlig er anført (herefter »æskemærket Trésor«)

–        varemærkerne »Miracle«:

–        EF-ordmærket Miracle (herefter »ordmærket Miracle«)

–        EF-ord- og figurmærket, der består af gengivelsen af en parfumeflakon, set forfra, og på hvilken ordet Miracle navnlig er anført (herefter »flakonmærket Miracle«).

–        det internationale ord- og figurmærke, der består af en gengivelse i farver af en parfumeæske, set forfra, og på hvilken ordet Miracle navnlig er anført (herefter »æskemærket Miracle«).

–        det nationale ordmærke Anaïs-Anaïs

–        varemærkerne »Noa«:

–        det nationale ordmærke Noa Noa

–        de nationale ord- og figurmærker og EF ord- og figurmærkerne, som begge udgøres af ordet Noa i en stiliseret udformning.

9.        Bellure NV, et selskab stiftet efter belgisk ret, indledte henholdsvis i 1999 og 2001 markedsføringen på det europæiske marked af parfumer fra sortimentet Creation Lamis og Dorall, der blev fremstillet for selskabets regning og efter dets ønske designet i et tredjeland. Starion International Ltd (herefter »Starion«) købte disse parfumer fra Bellure med henblik på at distribuere dem til grossister eller discountforretninger i Det Forenede Kongerige. Starion distribuerede i den pågældende medlemsstat endvidere parfumer fra Stitch-sortimentet. Malaika Investments Ltd, med firmanavnet Honeypot Cosmetics & Perfumery Sales (herefter »Malaika«), drev grossisthandel i Det Forenede Kongerige med parfumer fra sortimentet Creation Lamis, der blev leveret fra Starion. Parfumerne fra de tre ovennævnte sortimenter imiterede eksklusive parfumers duft og blev solgt i detailhandel til en ekstremt lav pris (under 4 pund (GBP)).

10.      I forbindelse med markedsføringen i Det Forenede Kongerige af disse parfumer anvendte Starion og Malaika sammenlignende lister, der blev overgivet til detailhandlerne, og som fremviste en overensstemmelse for så vidt angår en duftlighed mellem hver enkelt af disse og en luksusparfume, der blev identificeret ved en henvisning til det ordmærke, den er omfattet af (herefter »de sammenlignende lister«). I disse lister var L’Oréals ordmærker Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs og Noa Noa angivet.

11.      Desuden blev fire parfumer fra Creation Lamis-sortimentet og en parfume fra Dorall-sortimentet solgt i flakoner og æsker, som fremviste en generel lighed med flakonerne og æskerne for parfumerne Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs og Noa, også selv om det er ubestridt, at denne lighed ikke var af en sådan beskaffenhed, at detailsælgerne eller forbrugerne kunne vildledes for så vidt angår varens oprindelse.

12.      L’Oréal anlagde sag om varemærkekrænkelse ved High Court of Justice (England & Wales) mod bl.a. Bellure, Starion og Malaika. L’Oréal gjorde dels gældende, at Starions og Malaikas brug af de sammenlignende lister udgjorde en tilsidesættelse af rettighederne over dets ordmærker Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs og Noa Noa samt af ord- og figurmærkerne Noa i strid med section 10(1) i Trade Mark Act 1994 (herefter »TMA«), som gennemfører artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 i den nationale ret; dels gjorde L’Oréal gældende, at efterligningen af dets parfumers navne, flakoner og æsker samt salget af parfumer i efterlignede flakoner og æsker udgjorde en tilsidesættelse af rettighederne over, særligt, dets ordmærker Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs og Noa Noa samt af dets flakonmærker og æskemærker Trésor og Miracle i strid med section 10(3) i TMA, som gennemfører artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 i den nationale ret.

13.      High Court tog påstanden støttet på section 10(1) i TMA, rettet mod brugen af de sammenlignende lister, til følge, mens påstanden støttet på section 10(3) i TMA alene blev taget delvist til følge, idet retten fastslog, at der alene forelå en krænkelse af Trésors æskemærke og af Miracles flakonmærke.

14.      Starion og Malaika (herefter »de appellerende selskaber«) appellerede High Courts afgørelse til Court of Appeal. L’Oréal, for sin del, kontraappellerede for at få fastslået en krænkelse af ordmærkerne Trésor og Miracle, af Trésors flaconmærke og af Miracles æskemærke.

15.      Court of Appeal tog ikke L’Oréals kontraappel til følge og fandt det for løsningen af tvisten i øvrigt nødvendigt at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1)      Når en erhvervsdrivende i en reklame for egne varer eller tjenesteydelser bruger et registreret varemærke, som tilhører en konkurrent, med det formål at sammenligne egenskaber (herunder navnlig duft) ved de varer, som han markedsfører, med egenskaberne (herunder navnlig duft) ved de varer, der markedsføres af konkurrenten under dette varemærke, på en sådan måde, at det ikke medfører forveksling eller på anden måde bringer varemærkets væsentlige funktion som oprindelsesangivelse i fare, er denne brug da omfattet af enten litra a) eller b) i artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104?

2)      Når en erhvervsdrivende gør erhvervsmæssig brug af et velkendt registreret varemærke (navnlig i en sammenlignende liste) med det formål at angive en egenskab ved sin egen vare (herunder navnlig varens duft) på en sådan måde, at brugen

a)      ikke skaber nogen form for risiko for forveksling, og

b)      ikke påvirker salget af varerne under det velkendte registrerede varemærke, og

c)      ikke bringer det registrerede varemærkes væsentligste funktion som garanti for oprindelsen i fare og ikke skader det pågældende varemærkes renommé, hverken ved at plette varemærkets image, ved udvanding eller på andre måder, og

d)      brugen spiller en væsentlig rolle ved promoveringen af den erhvervsdrivendes vare,

er denne brug da omfattet af artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104?

3)      Hvad er inden for rammerne af artikel 3a, stk. 1, litra g), i direktivet om vildledende reklame (direktiv 84/450) […] betydningen af udtrykket »drage utilbørligt fordel af«, og nærmere bestemt vil en erhvervsdrivende, når han i en sammenlignende liste sammenligner sin vare med en vare med et velkendt varemærke, derved drage utilbørligt fordel af dette velkendte varemærkes renommé?

4)      Hvad er inden for rammerne af samme direktivs artikel 3, stk. 1, litra h), betydningen af udtrykket »fremstille en vare eller tjenesteydelse som en imitation eller en kopi«, og nærmere bestemt omfatter dette udtryk tilfælde, hvor en part uden på nogen måde at skabe forveksling eller vildledning blot i overensstemmelse med sandheden giver udtryk for, at hans vare har en lignende hovedegenskab (duft) som en velkendt vare, der er beskyttet af et varemærke?

5)      Når en erhvervsdrivende bruger et tegn, der ligner et registreret varemærke, som har et renommé, og dette tegn ikke ligner varemærket i en sådan grad, at der er forvekslingsrisiko, på en sådan måde, at

a)      det registrerede varemærkes væsentligste funktion som garanti for oprindelse ikke svækkes ellers bringes i fare

b)      det registrerede varemærke eller dets renommé ikke plettes eller udvandes, og der heller ikke er risiko for at dette vil ske

c)      varemærkeindehaverens afsætning ikke forringes, og

d)      varemærkeindehaveren ikke fratages belønningen for fremme, vedligeholdelse eller forstærkning af sit varemærke

e)      den erhvervsdrivende imidlertid opnår en kommerciel fordel ved brugen af sit tegn, på grund af tegnets lighed med det registrerede varemærke,

skal denne brug da anses for at drage »utilbørlig fordel« af det registrerede varemærkes renommé i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i [direktiv 89/104’s] artikel 5, stk. 2?

16.      Den forelæggende ret fandt, at de sammenlignende lister udgjorde en sammenlignende reklame i henhold til direktiv 84/450, og præciserede, at de første fire præjudicielle spørgsmål blev stillet med henblik på en lovlighedsvurdering af brugen af L’Oréals ordmærke i de appellerende selskabers sammenlignende lister.

17.      Det femte præjudicielle spørgsmål vedrører derimod lovligheden af selskabernes brug af flakoner og æsker, der ligner flakoner og æsker, der er omfattet af Trésors æskemærke og Miracles flakonmærke.

III – Stillingtagen

A –    Om de første fire præjudicielle spørgsmål

1.      Indledende bemærkninger

18.      De fire første præjudicielle spørgsmål vedrører alle en annoncørs brug af en andens varemærke i en sammenlignende reklame, navnlig i form af sammenlignende lister som dem i den foreliggende sag. I denne sammenhæng anvendes en andens varemærke med henblik på at adskille varer, også selv om det ikke er annoncørens varer, men selve indehaverens varer.

19.      Den forelæggende ret er af den opfattelse, at spredningen af sådanne sammenlignende lister til detailsælgerne udgør en reklame i henhold til artikel 2, nr. 1), i direktiv 84/450. Der er nemlig tale om en tilkendegivelse i forbindelse med udøvelse af virksomhed som handlende, som har til formål at fremme afsætningen af varer.

20.       Retten er som nævnt ovenfor endvidere af den opfattelse, at reklamen udgør en sammenlignende reklame som omhandlet i artikel 2, nr. 2a), i samme direktiv, et begreb, der bl.a. forudsætter tilstedeværelsen af et konkurrenceforhold mellem annoncøren og den identificerede virksomhed (eller dennes varer eller tjenesteydelser) i reklamen. Det første præjudicielle spørgsmål, der ikke vedrører bestemmelserne i direktiv 84/450, henviser til brugen af et varemærke, der indehaves af »en konkurrent«.

21.       Det følger af de af samme ret foretagne konstateringer af de faktiske forhold, at »parternes varer ikke konkurrerer indbyrdes, da de er i forskellige prisklasser og markedssektorer« (7). En sådan konstatering er efter min mening ikke i det foreliggende tilfælde til hinder for at efterprøve, om der foreligger en sammenlignende reklame som omhandlet i artikel 2, nr. 2a), i direktiv 84/450, såfremt den vide rækkevidde, der må gives konkurrenceforholdet i henhold til denne bestemmelse, tages i betragtning. I den forbindelse skal jeg begrænse mig til at henvise til de betragtninger, der fremføres i punkt 63-90 i mit forslag i De Landtsheer Emmanuel-sagen (8) og i præmis 32-42 i dommen, som afsluttede sagen (9), og navnlig bemærke, at denne sammenhæng også omfatter situationer med potentiel konkurrence og muligheden for ændring af markedernes tilstand og af forbrugsvanerne. Som L’Oréal med rette har understreget er også et konkurrenceforhold, der alene foreligger på et mellemniveau i distributionskæden (f.eks. grossistsalg) af betydning. Det tilkommer den forelæggende ret eventuelt at foretage en grundigere undersøgelse af spørgsmålet om tilstedeværelsen i det konkrete tilfælde af det konkurrenceforhold, der forudsættes i den ovennævnte bestemmelse, på grundlag af de fortolkningskriterier, der følger af den nævnte dom.

22.      I forbindelse med denne sag skal der i mangel af oplysninger, der klart taler i modsat retning, tages udgangspunkt i den af den forelæggende ret opstillede forudsætning, således at de omhandlede sammenlignende lister udgør en sammenlignende reklame som omhandlet i artikel 2, nr. 2a), i direktiv 84/450, uden at der kan rejses tvivl om, at tredje og fjerde præjudicielle spørgsmål kan antages til realitetsbehandling, eftersom de er relevante i forhold til genstanden for den for den nationale ret verserende tvist.

23.      Med henblik på en besvarelse af de fire omhandlede præjudicielle spørgsmål, særligt de to første, skal det først fastslås, på hvilken måde bestemmelserne om beskyttelse af varemærker dels i direktiv 89/104, særligt artikel 5 og 6, og dels i direktiv 84/450, særligt artikel 3a, stk. 1, er indbyrdes samordnet i forhold til konflikten mellem kravet om beskyttelse af varemærker og om kravet om at lette brug af sammenlignende reklamer.

24.      I den nylige dom i O₂-sagen (10) fremkom Domstolen med nogle vigtige præciseringer i den henseende. Særligt fastslog den, at

–        en annoncørs brug i en sammenlignende reklame af et tegn, der er identisk med eller ligner en konkurrents varemærke – med henblik på at kunne identificere de varer eller tjenesteydelser, som sidstnævnte tilbyder – i henhold til artikel 5, stk.1 og 2, i direktiv 89/104 anses for brug med hensyn til annoncørens egne varer og tjenesteydelser »og kan således i givet fald forbydes i henhold til de nævnte bestemmelser« (11)

–        indehaveren af et registreret varemærke dog ikke kan forbyde tredjemands brug af et tegn, der er identisk med eller ligner hans varemærke, i en sammenlignende reklame, der opfylder alle de lovlighedsbetingelser, der er fastsat i nævnte artikel 3a, stk.1, i direktiv 84/450 (12).

25.      Opfyldelsen af sidstnævnte betingelser udgør således for annoncøren en gyldig grund til at forsvare sig mod et søgsmål, der støttes de nationale gennemførelsesbestemmelser i henhold til artikel 5, stk. 1 eller 2, i direktiv 89/104. I den forbindelse anser jeg ikke den fortolkning, som den forelæggende ret har foretaget, og som L’Oréal er enig i, for hverken korrekt eller nødvendig, hvorefter fastslåelse af opfyldelsen af disse betingelser er tilstrækkelig til, at brug af en andens registrerede varemærke i en sammenlignende reklame må anses for lovlig i henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 89/104. Selv om det måtte hævdes, at en sådan brug, som opfylder betingelserne i artikel 3a i direktiv 84/450, er »i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik«, er det et faktum, at begrænsningerne i retsvirkningerne af varemærket i henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 89/104 også forudsætter, at en af betingelserne i bestemmelsens litra a)-c) er opfyldt. Det forekommer mig imidlertid, at i denne sag kan ingen af disse betingelser tages i betragtning, og den beskyttelsesgrund, der baseres på opfyldelsen af lovlighedsbetingelserne i henhold til artikel 3a, stk. 1, i direktiv 84/450, kan »indeholdes« i direktiv 89/104. Jeg er særligt enig med det synspunkt, som Kommissionens repræsentant fremførte under retsmødet, hvorefter artikel 6, stk. 1, litra b), alene vedrører brugen af de bestanddele ved et varemærke, der er beskrivende for en af de egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen, der nævnes i bestemmelsen (beskrivende »angivelser«). Dommen i sagen Adidas og adidas Benelux synes at bekræfte dette, for så vidt som den fastslår, at »direktivets artikel 6, stk. 1, litra b), [tilsigter] at sikre alle erhvervsdrivende muligheden for at bruge beskrivende angivelser« og »er […] dermed udtryk for friholdelsesbehovet« (13). Opfyldelsen af lovlighedsbetingelserne i artikel 3a, stk. 1, i direktiv 84/450 udgør efter min opfattelse en selvstændig beskyttelsesgrund, der supplerer bestemmelserne i artikel 6 og artikel 7, stk. 1, i direktiv 89/104, og som kan anvendes mod et søgsmål mod en sammenlignende reklame, der baseres på de nationale gennemførelsesbestemmelser i henhold til sidstnævnte direktivs artikel 5, stk. 1 eller 2.

2.      Om de to første præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104

26.      Eftersom brugen af et tegn, der er identisk med eller ligner en konkurrents varemærke, ikke falder uden for anvendelsesområdet for artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104, alene fordi den falder inden for området for sammenlignende reklame, men på visse betingelser kan forbydes på grundlag af ovennævnte bestemmelse, skal de to første præjudicielle spørgsmål besvares efter en undersøgelse af disse betingelser i lyset af de oplysninger, der følger af samme spørgsmål.

27.      Som bemærket af samme forelæggende ret blev det første præjudicielle spørgsmål i det væsentlige allerede stillet Domstolen af samme ret i den præjudicielle forelæggelse i den sag, der gav anledning til O₂-dommen. I den sag, der dannede grundlag for forelæggelsen, identificerede den forelæggende ret den egenskab, der var genstand for sammenligning af annoncørens tjenesteydelser (mobiltelefoni) med de tjenesteydelser, der blev udbudt af indehaveren af varemærket, og som blev foretaget af den pågældende erhvervsdrivende i en sammenlignende reklame som prisen, mens den egenskab, der er genstand for sammenligning i det foreliggende tilfælde, må identificeres som duften (af parfumer).

28.      En anden forskel på de to sager er, at i O₂-sagen blev en brug foretaget af en annoncør af et tegn, der ikke var identisk, men som lignede en konkurrents varemærke, anfægtet for den nationale ret, og begge erhversdrivendes i reklamen viste tjenesteydelser var de samme. Af denne grund besvarede Domstolen i O₂-dommen det første præjudicielle spørgsmål, der i det væsentlige var formuleret på samme måde som det første præjudicielle spørgsmål i denne sag, med alene at fortolke litra b) i artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 og anså det ikke for nødvendigt at fortolke litra a) i artikel 5, stk. 1. I det foreliggende tilfælde er den brug, der anfægtes for den nationale ret i forbindelse med et søgsmål, rettet mod de af de appellerende selskaber anvendte sammenlignende lister, den brug, der foretages af en annoncør, af et tegn, som er identisk med en andens varemærke for varer af samme art (14) som dem, der er omfattet af varemærket.

29.      Det første spørgsmål i nærværende sag, der henviser til artikel 5, stk.1, i direktiv 89/104 i dens helhed, skal følgelig forstås på den måde, at den forelæggende ret ønsker at få oplyst, om litra a) i bestemmelsen skal fortolkes således, at indehaveren af et registreret varemærke kan forbyde tredjemands brug i en sammenlignende reklame af et tegn, der ligner dette varemærke, for varer eller tjenesteydelser, der er af samme eller lignende art som dem, det nævnte varemærke er blevet registreret for, når denne brug ikke giver anledning til en risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed.

30.      Med det andet præjudicielle spørgsmål anmoder den forelæggende ret udtrykkeligt om en fortolkning af artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 for at få svar på, om en indehaver af et velkendt varemærke på grundlag af denne bestemmelse kan forbyde en tredjemand særligt i en sammenlignende reklame at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med dette varemærke, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, som varemærket er registreret for, også når denne brug, der spiller en betydelig rolle for markedsføringen af tredjemands varer, ikke udgør en risiko for forveksling for offentligheden i relation til varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse, ikke påvirker salget af de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af dette varemærke, og ikke på nogen måde forvolder skade på varemærkets renommé.

31.      Ifølge Domstolens praksis må der nødvendigvis foreligge forveksling vedrørende varer og tjenesteydelser hos offentligheden, dvs. en risiko for, at offentligheden kan tro, at de pågældende varer og tjenesteydelser hidrører fra samme virksomhed eller eventuelt fra økonomisk forbundne virksomheder, idet brug af et tegn, der er identisk med eller ligner en andens varemærke, må forbydes i henhold til artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104. Med andre ord finder bestemmelsens forbud alene anvendelse, når varemærkets grundlæggende funktion, som er at garantere varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse over for forbrugerne, risikerer at lide skade (15).

32.      Skal der konkluderes på tilsvarende måde også i relation til forbuddet i ovennævnte direktivs artikel 5, stk. 1, litra a)?

33.      På dette spørgsmål – der efter O₂-dommen, som bemærket af de appellerende selskaber, skal besvares med, at der skal bortses fra muligheden for at anfægte forbuddet på grundlag af artikel 6 i direktiv 89/104 eller af artikel 3a, stk. 1, i direktiv 84/450 – har Kommissionen foreslået, at der gives et bekræftende svar. Efter Kommissionens opfattelse er formålet med artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 i sin helhed alene at beskytte varemærkets væsentlige funktion, som netop er at garantere offentligheden oprindelsen af de varer, der omfattes af varemærket. Til støtte for dette synspunkt har Kommissionen særligt henvist til dommen i sagen Arsenal, dommen i sagen Anheuser-Busch og dommen i sagen Adam Opel (16). Det første præjudicielle spørgsmål bør følgelig besvares benægtende. De appellerende selskaber er af samme opfattelse.

34.      L’Oréal og den franske regering har derimod gjort gældende, at det første præjudicielle spørgsmål skal besvares bekræftende, og har understreget, at artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 ikke udelukkende har til formål at beskytte varemærkets funktion, som består i at garantere offentligheden oprindelsen af de varer, der er omfattet af varemærket, men også yder beskyttelse til varemærkets øvrige funktioner. De har herved påberåbt sig tiende betragtning til ovennævnte direktiv samt Arsenal-dommen, Anheuser-Busch-dommen og Adam Opel-dommen. L’Oréal har gjort gældende, at bestemmelsen særligt beskytter varemærkets »kommunikationsfunktion«, sådan som det kan udledes i Domstolens dom i sagen Parfums Christian Dior (17) og i sagen Boheringer Ingelheim m.fl. (18) samt i Rettens dom i sagen »VIPS« (19). Også den franske regering, der har henvist til varemærkets funktion, »som består i at give dets indehaver mulighed for at kontrollere og beskytte sit varemærkes billede hos forbrugerne«, har påberåbt sig Parfums Christian Dior-dommen, der anerkendte en sådan funktion netop i relation til velrenommerede varemærker, der kendetegner luksusparfumer.

35.      Jeg erindrer om, at i henhold til niende betragtning til direktiv 89/104 er det »for at lette den frie omsætning af varer og den frie udveksling af tjenesteydelser […] af afgørende betydning at sikre, at registrerede varemærker for fremtiden nyder samme beskyttelse i alle medlemsstaternes retsordener« og »dette forhindrer dog ikke medlemsstaterne i at yde varemærker, der nyder et vist renommé, mere omfattende beskyttelse«.

36.      Om det første punkt bemærkes, at rækkevidden af den beskyttelse, der er harmoniseret for varemærker, som foreskrives i direktiv 89/104, i det væsentlige følger af artikel 5, stk.1 og 3, samt af de begrænsninger, der følger af artikel 6 og 7 i samme direktiv.

37.      Om det andet punkt bemærkes, at direktivets artikel 5, stk. 2, tillader medlemsstaterne at give de velkendte varemærker en udvidet beskyttelse i forhold til beskyttelsen i artikel 5, stk. 1. I modsætning til sidstnævnte bestemmelse indeholder direktivets artikel 5, stk. 2, ikke en pligt for medlemsstaterne til i den nationale lovgivning at indføre den i bestemmelsen omhandlede beskyttelse, men begrænser sig til at give medlemsstaterne mulighed for at indføre denne beskyttelse. Når en medlemsstat udnytter denne mulighed, nyder de velkendte varemærker på dens område både beskyttelse i henhold til artikel 5, stk. 1, og beskyttelse i henhold til direktivets artikel 5, stk. 2 (20).

38.      For så vidt angår den beskyttelse, som i henhold til artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 skal indrømmes varemærket, er Kommissionens standpunkt, hvorefter bestemmelsen alene tilsigter at beskytte funktionen vedrørende varemærkets oprindelsesangivelse, ikke uden fornuft. Tiende betragtning til direktiv 89/104, der i generelle vendinger omhandler »den af det registrerede varemærke ydede beskyttelse«, anfører uden tilsyneladende alene at henvise til tilfælde af lighed mellem varemærket og tegnet og mellem varer og tjenesteydelser, at »det er en udtrykkelig betingelse for beskyttelsen, at der er risiko for forveksling«. Den omstændighed, at beskyttelsen i henhold til denne betragtning »er fuldstændig i tilfælde af sammenfald mellem mærket og tegnet samt mellem varerne eller tjenesteydelserne«, kan alene betyde, at varemærkeindehaveren i et sådant tilfælde ikke skal føre bevis for, at der foreligger risiko for forveksling (21), idet dette er forudsat (22), og ikke nødvendigvis, at brugen af varemærket kan forbydes, også såfremt der ikke består en sådan risiko. Af Adidas og adidas Benelux-dommen (23) fremgår det, at »[d]et er en udtrykkelig betingelse for den beskyttelse, det registrerede varemærke yder – navnlig mod tredjemands brug af tegn, som ikke er identisk – at der er risiko for forveksling«.

39.      Det kan imidlertid udledes af samme tiende betragtning, at den omhandlede beskyttelses »formål navnlig er at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse« (24).

40.      Domstolens fortolkningsbidrag, som den afgav for første gang i Arsenal-dommen (25), må også tillægges betydning, hvorefter »eneretten i henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), er blevet tildelt for at sætte varemærkeindehaveren i stand til at beskytte sine særlige interesser som indehaver af varemærket, dvs. at sikre, at varemærket kan opfylde sine egentlige funktioner«, og »[u]døvelsen af denne ret bør derfor være begrænset til de tilfælde, hvor tredjemands brug af tegnet gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner og navnlig i dets væsentligste funktion, som er at garantere varens oprindelse over for forbrugerne«.

41.      Selv om disse udtalelser blev bekræftet af Domstolen i Anheuser Busch-dommen (26) og i Adam Opel-dommen (27), ses der for så vidt angår disse dommes rækkevidde at være sket en vis udvikling.

42.      I Arsenal-sagen blev Domstolen anmodet om at »fastslå, om direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), giver varemærkeindehaveren ret til at forbyde tredjemand at foretage en hvilken som helst erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, eller om denne forbudsret forudsætter, at indehaveren har en særlig interesse som indehaver af varemærket, for så vidt som en tredjemands brug af det pågældende tegn skal gribe ind i eller kunne gribe ind i en af varemærkets funktioner, for at indehaveren kan udøve sin forbudsret« (28).

43.      Det er i den sammenhæng, at Domstolen fremkom med de betragtninger, der er nævnt i punkt 40 ovenfor, for dernæst at konkludere, at »indehaveren [således] vil ikke kunne forbyde brugen af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, hvis denne brug ikke kan skade hans egne interesser som indehaver af varemærket, når henses til dettes funktioner« (29).

44.      Det, der synes at kunne udledes af Arsenal-dommen, er sammenfattende, at brugen af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer, der er af samme art som dem, som varemærket er registreret for, ikke nødvendigvis skader eller risikerer at skade varemærkets funktioner, og at tredjemands brug af et med varemærket identisk tegn alene kan forbydes i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 (udøvelsen af eneretten er således »reserveret« til disse tilfælde) i tilfælde af skade eller risiko for skade på en af varemærkets funktioner. Det er af denne grund, at Domstolen fandt, at visse former for brug, der alene har beskrivende formål, falder uden for anvendelsesområdet for direktivets artikel 5, stk. 1: Disse gør ikke indgreb i nogen af de interesser, som denne bestemmelse skal beskytte, og er derfor ikke omfattet af begrebet brug i denne bestemmelses forstand (30).

45.      Arsenal-dommen ophøjede skade (eller risiko for skade) på en af varemærkets funktioner til at være en betingelse for at udøve eneretten i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), som nævnt i præmis 16 i dommen i sagen Celine (31). Ved en nærmere betragtning betyder dette imidlertid endnu ikke, at det anerkendes, at en tredjemands brug af et varemærke kan forbydes i henhold til nævnte bestemmelse, når der foreligger skade eller risiko for skade på en hvilken som helst af varemærkets funktioner, eller med andre ord, at alle de funktioner, som varemærket kan udøve, er retligt beskyttet af samme bestemmelse. I Arsenal-dommen blev de forskellige funktioner ved varemærket ikke præciseret, og det blev heller ikke angivet på utvetydig vis, at alle disse funktioner er retligt beskyttet i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104. I øvrigt vurderede Domstolen om der under omstændighederne i hovedsagen i den nævnte sag forelå en skade (eller risiko for skade) på varemærkets væsentlige funktion, som er en »oprindelsesgaranti« for varen (32). Man kan således mene, at Domstolen i Arsenal-dommen alene ønskede ikke at udelukke, men dog heller ikke at anerkende en beskyttelse på grundlag at nævnte bestemmelse af andre funktioner ved varemærket end den nævnte væsentlige funktion og i sidste ende stadig lod dette spørgsmål stå åbent.

46.      Det forekommer mig dog, at Domstolen med Adam Opel-dommen foretog et yderligere skridt i anerkendelsen af beskyttelsen i henhold til denne bestemmelse af andre funktioner ved varemærket end den væsentlige.

47.      Selv om Domstolen i forlængelse af de betragtninger, der er gengivet i punkt 40 ovenfor, i Adam Opel-dommen først fastslog, at »tredjemands anbringelse af et tegn på legetøjsbiler, der er identisk med et varemærke, der er registreret for legetøj, kun [kan] forbydes som omhandlet i direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), hvis det gør indgreb eller kan gøre indgreb i dette varemærkes funktioner« (33), lagde den derefter dette begreb til grund, dog uden at anvende ordet »kun«, hvorefter den fastslog, at »såfremt en tredjemand uden tilladelse fra indehaveren af et varemærke, der både er registreret for biler – for hvilke det er et renommeret mærke – og for legetøj, anbringer et tegn, der er identisk med varemærket, på legetøjsbiler af dette mærke med henblik på en naturtro efterligning af disse biler, samt markedsfører legetøjsbilerne, udgør dette en brug, som varemærkeindehaveren – hvis den i denne bestemmelse omhandlede beskyttelse er indført i national ret – kan forbyde, hvis brugen uden skellig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkes særpræg eller renommé som registreret varemærke for biler« (34). Det synes ikke vilkårligt at antage, at denne stillingtagen ikke slet og ret er det samme som den påstand, hvorefter beskyttelsen i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), i mangel af skade (eller risiko for skade) på en funktion ved varemærket ikke udløses (ingen beskyttelse, hvis der ikke foreligger skade på eller risiko for skade på mindst en funktion ved varemærket), men må forstås som en påstand om, at beskyttelse udløses, når der foreligger skade (eller risiko for skade) på en hvilken som helst funktion af varemærket (beskyttelse, såfremt en hvilken som helst funktion ved varemærket skades eller risikerer at skades).

48.      Heller ikke i den dom angav Domstolen dog, hvilke af varemærkets funktioner der er forskellige fra den væsentligste, idet det i sagen for den nationale ret i øvrigt ikke var gjort gældende, at brugen af det pågældende varemærke skadede »andre af varemærkets funktioner end dets væsentligste funktion« (35).

49.      Denne gradvise udvidelse i retspraksis af opfattelsen af en beskyttelse i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), også af de funktioner ved varemærket, der er forskellige fra garantien for oprindelse, rejser nogle vigtige spørgsmål, såsom, netop, hvilke funktioner der er tale om, og desuden det spørgsmål, hvorledes beskyttelsen passer med og samordnes med den beskyttelse af velrenommerede varemærker, der følger af artikel 5, stk. 2, i direktivet, forudsat at sidstnævnte bestemmelse, for så vidt som den henviser til skade på et sådant varemærkes særpræg eller renommé, forekommer også at have til formål at beskytte funktioner ved varemærket.

50.      Om det første punkt bemærkes, at hverken direktiv 89/104 eller, så vidt jeg kan se, Domstolens praksis nævner eksempler eller giver en beskrivelse af andre af varemærkets funktioner end oprindelsesgarantien.

51.      Et brugbart bidrag blev i den forbindelse givet af generaladvokat Jacobs i hans forslag til afgørelse i forbindelse med Parfums Christian Dior-dommen (36). Efter at have bemærket, at »[s]elv om Domstolen traditionelt har fremhævet, at varemærkers funktion er at angive varernes oprindelse […] har Domstolen ikke dermed sagt, at varemærkerettigheder alene kan påberåbes for at opretholde denne funktion«, henviste han til andre mulige funktioner ved varemærket, hvorved han anså disse for at være en integrerende del af denne væsentlige funktion eller under alle omstændigheder afledt af denne: »varemærkets funktion som kvalitetsangivelse«, dvs. et »symbol på kvaliteter, som forbrugere forbinder med visse varer eller tjenesteydelser, en garanti for »at varerne eller tjenesteydelserne svarer til forventningerne«, og »funktioner, der kan betegnes »kommunikations«-, investerings- eller reklamefunktioner«, og som »siges at udspringe af, at investeringen i salgsfremmende foranstaltninger for et produkt er bygget op omkring varemærket«, hvilket dermed er »værdier, som fortjener beskyttelse som sådan, selv når der ikke foreligger noget misbrug som følge af vildledende oprindelses- eller kvalitetsangivelser«.

52.      For sin del anså generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer i Arsenal-sagen (37) det for at »være for snævert og en overforenkling at begrænse mærkets funktion til angivelse af den erhvervsmæssige oprindelse« og bemærkede, at »erfaringen viser, at brugeren i de fleste tilfælde ikke ved, hvem der fremstiller de varer, som han forbruger«, og varemærket »får så at sige sit eget liv, det er […] et udtryk for kvalitet, for omdømme og desuden i visse tilfælde for en bestemt livsform«. »Når […] markedets aktuelle funktion og gennemsnitsforbrugerens adfærd [tages] i betragtning«, kunne generaladvokaten »ikke se nogen som helst grund til, at mærkets øvrige funktioner ikke skulle være genstand for beskyttelse, eller at denne beskyttelse kun skulle omfatte den funktion, der består i at angive varernes eller tjenesteydelsernes erhvervsmæssige oprindelse« (38).

53.      Hvad angår garantien for kvaliteten eller snarere for stabiliteten (eller homogeniteten) af kvaliteten af de varer, der er omfattet af varemærket, har man anført, at der er tale om mere end et aspekt ved funktionen som garanti for oprindelsen (39). Den eneret, som varemærket giver, beskytter varemærkeindehaverens interesser og kan ikke påberåbes af forbrugerne for at opnå en bestemt kvalitet ved varerne. Selv om den generelt måtte modsvare producentens og varemærkeindehaverens interesser, er den kvalitative stabilitet tydeligvis ikke sikret af varens oprindelse eller gennem den enhedskontrol af varens kvalitet, som varemærket garanterer. Som nyligt bemærket af generaladvokat Kokott »[skal] varemærkeretten […] for så vidt sikre muligheden for at kontrollere produkternes kvalitet, men ikke den faktiske udøvelse af denne kontrol« (40). Varemærket giver således ikke alene indehaveren beføjelse til at hindre, at varer fremstår som stammende fra denne, men ikke gør det (garanti for oprindelsen), men også til at hindre, at varer, som hidrører fra denne, undergår kvalitetsændringer, der ikke er godkendt af varemærkeindehaveren, efter at disse af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke er bragt i omsætning (jf. artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104).

54.      Hvad angår varemærkets kommunikationsfunktioner, som L’Oréal har henvist til, forekommer det utvivlsomt, at varemærket kan formidle oplysninger af forskellig karakter til forbrugerne om de varer, der er omfattet af varemærket. Der kan være tale om oplysninger, som overføres direkte fra det tegn, som varemærket består af (f.eks. oplysninger om materielle egenskaber ved varen, der overføres direkte fra de beskrivende oplysninger, der eventuelt er indeholdt i et sammensat varemærke), eller mere hyppigt af »akkumulerede« oplysninger (41) om varemærket gennem den markedsføring og reklamering, der foretages af indehaveren – f.eks. oplysninger om immaterielle egenskaber, der sammensætter et billede af varen eller af virksomheden i generelle vendinger (f.eks. kvaliteten, pålideligheden, seriøsiteten) eller i specielle vendinger (f.eks. en særlig stil, luksuspræget, styrken). Denne oplysende karakter ved varemærket fortjener beskyttelse, også såfremt tredjemands brug af sidstnævnte ikke er af en sådan karakter, at den skaber forveksling for så vidt angår varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse (42).

55.      Som L’Oréal har bemærket, har Domstolens praksis allerede anerkendt, at den eneret, der følger af artikel 5, i direktiv 89/104, er varemærkets »omdømme«, der er værdig til og genstand for beskyttelse. Domstolen har fastslået, at »krænkelsen af varemærkets omdømme i princippet kan være skellig grund som omhandlet i direktivets artikel 7, stk. 2, der kan berettige, at indehaveren modsætter sig fortsat markedsføring af de varer, som han har markedsført inden for Fællesskabet, eller som er blevet markedsført dér med hans samtykke« (43).

56.      Særligt udgør den omstændighed, at præsentationen af et ompakket produkt kan skade omdømmet ved det varemærke, som produktet er omfattet af, en skellig grund (44). Således, f.eks., »[kan] [e]t ompakket lægemiddel […] således præsenteres på en inadækvat måde og kan derfor være skadelig for varemærkets omdømme, bl.a. i tilfælde af at emballagen eller etiketten, selv om den hverken er defekt eller af ringe kvalitet eller fremtræder ufærdig, er af en sådan karakter, at den påvirker varemærkets værdi, ved at skade det præg af professionalisme og kvalitet, som er knyttet til et sådant produkt, såvel som den tillid, som det kan gøre krav på i den relevante kundekreds« (45). I det tilfælde, hvor en forhandler gør brug af et varemærke for at gøre offentligheden bekendt med videreforhandlingen af varer, der er forsynet med varemærket, skal han desuden bestræbe sig på »at undgå, at hans reklamering påvirker varemærkets værdi ved at skade de pågældende varers stil og prestigebetonede image samt deres luksuriøse udstråling« (46).

57.      Sådanne udsagn lader, selv om de bekræfter, at den beskyttelse, som varemærket ydes i medfør af eneretten i artikel 5 i direktiv 89/104, rækker ud over nødvendigheden af at beskytte et varemærkes funktion som oprindelsesgaranti og således tilstedeværelsen af en risiko for forveksling hvad angår varers og tjenesteydelsers oprindelse, imidlertid det spørgsmål stå åbent, i hvilket omfang beskyttelsen af varemærkets kommunikationsfunktion og særligt af dettes omdømme mod brug af et tegn, der er identisk med varemærket, for brug af varer af samme art falder inden for anvendelsesområdet for artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 (i relation til alle varemærker og ikke kun varemærker, der er velkendte), og i hvilket omfang den falder inden for artikel 5, stk. 2, i samme direktiv, en bestemmelse, der efter fast retspraksis også fastsætter dette, men alene under henvisning til de velkendte varemærker, og hvilken beskyttelse ydes uafhængigt af tilstedeværelsen af en risiko for forveksling for offentligheden (47). Et spørgsmål, der er vanskeligt, særligt i lyset af den omstændighed, at

–        den ordning, der fastsættes af de to bestemmelser, er forskellig, idet beskyttelsen i henhold til artikel 5, stk.1, er obligatorisk for medlemsstaterne, mens den tilsvarende i henhold til artikel 5, stk. 2, er fakultativ

–        Domstolen med Davidoff-dommen præciserede, at artikel 5, stk. 2, også finder anvendelse i forhold til varer og tjenesteydelser, der er af samme eller lignende art – og ikke kun, som bestemmelsen udtrykkeligt foreskriver, i forhold til varer eller tjenesteydelser, der ikke ligner hinanden – som de varer eller tjenesteydelser, som varemærket er registreret for (48).

58.      Fastsættelsen af en fakultativ beskyttelse i henhold til artikel 5, stk. 2, mod skade på et varemærkes renommé forårsaget af brug af et identisk tegn for varer af samme art synes at stride mod idéen om, at artikel 5, stk. 1, litra a), har til formål at beskytte alle et varemærkes funktioner mod en sådan brug. Det synes i den forbindelse at være at foretrække ved fortolkningen af sidstnævnte bestemmelses rækkevidde at holde sig til det standpunkt, der blev indtaget i Arsenal-dommen (ingen beskyttelse, hvis der ikke foreligger skade på eller risiko for skade på mindst én funktion ved varemærket), i stedet for det, der synes at følge af Adam Opel-dommen (beskyttelse, såfremt en hvilken som helst funktion ved varemærket skades eller risikerer at skades). Det kan imidlertid ikke udelukkes, at den brede fortolkning af artikel 5, stk. 2, som retspraksis har fulgt efter Davidoff-dommen, som jeg henviste til i andet led i det forudgående punkt, ud over naturligvis de tilfælde, der udtrykkeligt omhandles i bestemmelsen, omfatter tilfælde af brug af et tegn, der er identisk med det velrenommerede varemærke, for varer eller tjenesteydelser af lignende art, af brug af et tegn, der ligner det velrenommerede varemærke, for varer eller tjenesteydelser af lignende art, men ikke også et tilfælde af brug af et tegn, der er identisk med det velrenommerede varemærke, for en vare eller tjenesteydelse af samme art, hvilket tilfælde fortsat omfattes af artikel 5, stk. 1, litra a).

59.      På baggrund af omstændighederne i den foreliggende sag er det med henblik på besvarelsen af de af Court of Appeal forelagte spørgsmål imidlertid hverken nødvendigt at befatte sig videre med de fortolkningsproblemer, der er skitseret i de forudgående punkter, eller at nå til en udtømmende beskrivelse af de funktioner ved varemærket, der nyder beskyttelse i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a).

60.      I den forbindelse skal jeg bemærke, at de to første præjudicielle spørgsmål tager udgangspunkt i den forelæggende rets vurdering af, at der i det foreliggende tilfælde ikke foreligger risiko for forveksling for offentligheden vedrørende varernes oprindelse og således ikke foreligger skade på den væsentligste funktion ved de varemærker, der ønskes beskyttet, eller skade på varemærkernes renommé og således på den (kommunikations-)funktion, som disse udøver gennem dette renommé. Det følger ikke af sagen, at L’Oréal har påberåbt sig en skade på andre funktioner ved selskabets forskellige varemærker end dem, der netop er henvist til. L’Oréal har imidlertid heller ikke – efter at have påberåbt sig funktionskommunikationen ved de varemærker, der ønskes beskyttet – i sine skriftlige indlæg påberåbt sig en skade (eller en risiko for skade) på disses renommé, men alene påberåbt sig, at brugen bevirker, at de appellerende selskaber drager utilbørligt fordel af dette renommé (49). Den omstændighed, at der drages utilbørligt fordel, medfører i modsætning til tilfælde af tilsmudsning eller nedvurdering af et renommeret varemærke ikke, at denne brug skader de kommunikationsfunktioner, som varemærkerne udøver gennem deres renommé.

61.      Jeg finder følgelig, at det første og det andet præjudicielle spørgsmål kan besvares med, at artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at indehaveren af et registreret varemærke ikke kan forbyde tredjemands brug af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser, der er af samme art som dem, som varemærket er registreret for, i en sammenlignende reklame, når denne brug hverken skader eller risikerer at skade varemærkets væsentligste funktion som garanti for oprindelsen eller nogen anden funktion ved varemærket, og dette gælder også, selv om den pågældende brug spiller en vigtig rolle i markedsføringen af annoncørens produkt og særligt tillader denne at drage utilbørlig fordel af det pågældende varemærkes renommé.

62.      Jeg skal straks understrege, at en sådan brug af varemærket, hvis ikke den kan forbydes i medfør af artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104, naturligvis, såfremt betingelserne er opfyldt, kan forbydes i medfør af (de nationale gennemførelsesregler til) artikel 5, stk. 2, i samme direktiv og/eller af artikel 3a, stk. 1, i direktiv 84/450.

63.      Det er netop denne sidstnævnte bestemmelse, som det tredje og det fjerde præjudicielle spørgsmål vedrører, som jeg vil behandle i rækkefølge, dog ikke uden først at bemærke, at den sag, der er anlagt af L’Oréal mod de omhandlede sammenlignende lister, efter den forelæggende rets opfattelse alene er begrundet med hjemmel i den nationale bestemmelse, der gennemfører artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 (section 10(1) i TMA), og ikke også for så vidt angår den bestemmelse, der gennemfører direktivets artikel 5, stk. 2, eller med direkte hjemmel i bestemmelserne om sammenlignende reklame.

64.      Det tilkommer den forelæggende ret at bedømme – i tilfælde af at den i lyset af det svar, som Domstolen giver på de to første præjudicielle spørgsmål, vurderer, at betingelserne for anvendelse af section 10(1) i TMA i det foreliggende tilfælde ikke er opfyldt – om det tredje og det fjerde præjudicielle spørgsmål i lyset af national ret, herunder procesret, alligevel er relevante med henblik på at løse den tvist om lovligheden af de sammenlignende lister, der er forelagt den.

3.      Om det tredje præjudicielle spørgsmål

65.      Med det tredje præjudicielle spørgsmål har den forelæggende ret anmodet Domstolen om at fortolke udtrykket »drager utilbørligt fordel« i artikel 3a, stk. 1, litra g), i direktiv 84/450. Den forelæggende ret har, og dette bestrides heller ikke af de appellerende selskaber, lagt til grund, at brugen af de sammenlignende lister giver selskaberne mulighed for at drage fordel af L’Oréals luksusparfumers renommé, og har understreget, at enhver form for sammenlignende reklame med et produkt, der er velkendt på markedet, potentielt har et betydeligt element af »free riding«, og den forelæggende ret spørger i andet led af dette præjudicielle spørgsmål, om en sammenligning med et produkt, der er omfattet af et velkendt varemærke, som foretages i en sammenlignende liste, i sig selv giver annoncøren mulighed for utilbørligt at drage fordel af dette varemærkes renommé.

66.      Som jeg allerede har bemærket i tidligere forslag til afgørelse (50), har den sammenlignende reklame som oftest til formål at foretage en sammenligning med en mere velrenommeret virksomhed og medfører således i en eller anden udstrækning en »kobling« til dennes renommé eller karakteristiske kendetegn. Når lovgiver i artikel 3a, stk. 1, litra g), i direktiv 84/450 har anvendt adjektivet »utilbørligt«, er det helt åbenbart, fordi den anså, at tilstedeværelsen af en fordel for den annoncør, der profiterer af det renommé, der er knyttet til konkurrentens karakteristiske kendetegn, ikke i sig selv er nok til at begrunde et forbud mod den sammenlignende reklame (51). Det er således nødvendigt, at fordelen kan kvalificeres som »utilbørlig«. Der må ikke ses bort fra, at direktiv 97/55 klart udtrykker fællesskabslovgivers velvilje i forhold til den sammenlignende reklame, idet denne kan udgøre et legitimt middel til at oplyse forbrugerne og fremme konkurrencen blandt leverandørerne af varerne og tjenesteydelserne i forbrugernes interesse (jf. anden og femte betragtning) (52), således at »betingelserne for sammenlignende reklame skal fortolkes på den for denne gunstigste måde i henhold til fast retspraksis« (53).

67.      Den anden del af det her omhandlede præjudicielle spørgsmål skal efter min mening således besvares afkræftende.

68.      Spørgsmålet tilsigter imidlertid også mere generelt at få afklaret, hvilke kriterier, der gælder med henblik på at kvalificere den fordel, der drages af et velkendt varemærke gennem en sammenlignende reklame, som utilbørlig.

69.      L’Oréal har henvist til den definition, der følger af det forslag til afgørelse, der blev fremsat af generaladvokat Jacobs i Adidas-Salomon og Adidas-Benelux-sagen (54), hvorefter »[u]dtrykket at drage utilbørlig fordel af et varemærkes særpræg eller renommé må […] antages at omfatte »tilfælde, hvor der foreligger en klar udnyttelse af og snylteri på et velkendt varemærke eller et forsøg på at drage fordel af dets renommé« (55). L’Oréal har i det væsentlige gjort gældende, at en fordel er utilbørlig, når den opnås ved forøget salg af og forhøjede priser på varen, som alene er skabt ved at udnytte markedsføringsindsatsen fra indehaveren af det velrenommerede varemærke uden selv at have gjort en indsats. En udnyttelse af et renommé er utilbørlig, når sammenligningen ikke er nødvendig for at adskille produktets indhold og fordele i forhold til de tilsvarende ved det produkt, der er omfattet af det velkendte varemærke. L’Oréal har bemærket, at i det foreliggende tilfælde var brugen af de velkendte varemærker ikke tvingende nødvendig for beskrivelsen af duften af de parfumer, der sælges af de appellerende selskaber, der let kunne have været beskrevet gennem en henvisning til velkendte dufte (f.eks. til blomster, krydderier, citrusfrugter).

70.      De appellerende selskaber har henvist til dommen i sagen Siemens (56) og har særligt bemærket, at i denne doms præmis 24 og 18 fastslog Domstolen på den ene side, at »den fordel, som den sammenlignende reklame udgør for forbrugerne, nødvendigvis [skal] tages i betragtning ved bedømmelsen af, hvorvidt den fordel annoncøren har draget af den anseelse, der er knyttet til en konkurrents varemærke […], er utilbørlig«, og på den anden side, at det var nødvendigt i det foreliggende tilfælde at foretage en bedømmelse af, om anvendelsen af kernen i konkurrentens bestillingsnummersystem kan »have den virkning, at der i bevidstheden hos den offentlighed, som […] reklame[n] tager sigte på, skabes en forbindelse mellem den i hovedsagen omhandlede producent af logikcontrollere og tillægskomponenter og den konkurrerende leverandør, idet offentligheden overfører omdømmet for produkterne fremstillet af nævnte producent til den konkurrerende leverandørs produkter«.

71.      Jeg er først og fremmest enig med Kommissionen og med Det Forenede Kongeriges regering i, at udtrykket »drager utilbørligt fordel«, anvendt af lovgiver, ikke kan defineres generelt. Udtrykket synes at være valgt med henblik på en fleksibel anvendelse på grundlag af en tilgang baseret på hvert enkelt tilfælde i lyset af de faktiske omstændigheder (57).

72.      Hvad angår det afsnit i generaladvokat Jacobs forslag til afgørelse, som er gengivet i punkt 69 ovenfor, og som i øvrigt vedrører fortolkningen af artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 og ikke fortolkningen af artikel 3a, stk. 1, litra g), i direktiv 84/450, har generaladvokat Sharpston for nylig med rette bemærket, at afsnittet ikke skal fortolkes som en fastlæggelse af rækkevidden af den beskyttelse af velrenommerede varemærker, der følger af fællesskabsretten, men snarere som en præsentation af den historiske og begrebsmæssige sammenhæng, hvori beskyttelsen blev ydet, som hjælp til forståelsen af begrundelsen for denne beskyttelse (58). For det andet er udtrykkene »at snylte på« et velrenommeret varemærke og at »forsøge at nyde godt af dets omdømme« noget udefinerede og forekommer når alt kommer til alt mindre brugbare i relation til sammenlignende reklame, der, som nævnt ovenfor, nærmest pr. definition indeholder en adfærd af lignende art fra annoncørens side.

73.      Det kriterium, som de appellerende selskaber har henvist til, og som består i at finde ud af, om der i bevidstheden hos den offentlighed, som reklamen tager sigte på, skabes en forbindelse mellem indehaveren af det velkendte varemærke og annoncøren, hvorved offentligheden kan overføre renomméet fra varemærkeindehaverens varer til annoncørens varer (herefter for enkelthedens skyld »forbindelse med overførelse af omdømme«), blev rent faktisk nævnt i Toshiba-dommen (59) og Siemens-dommen (60) som relevant ved bedømmelsen af, hvorvidt brugen af en andens varemærke i en sammenlignende reklame for annoncøren kan udgøre en utilbørlig fordel, der drages af varemærkets særpræg eller renommé. Den rolle, som kriteriet bør spille ved denne bedømmelse, fremgår dog ikke klart af disse domme. På grundlag af mine overvejelser i lyset af de bemærkninger, der er fremsat i denne sag, og den samtidig foretagne fortolkning af artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 med henblik på besvarelsen af det femte præjudicielle spørgsmål, er jeg tilbøjelig til at mene, at konstateringen af en forbindelse med overførelse af omdømme gør det muligt at fastslå, at der drages en fordel af renomméet ved en andens varemærke, men ikke at fordelen også er utilbørlig. På den anden side forstås ikke grunden til, at Domstolen i Siemens-dommen anerkendte relevansen af »den fordel, som den sammenlignende reklame udgør for forbrugerne« ved bedømmelsen af, hvorvidt den fordel annoncøren har draget af den anseelse, der er knyttet til en konkurrents karakteristiske kendetegn, er utilbørlig eller ej (61), og dette, må det fremhæves, uafhængigt af bedømmelsen af forbindelsen med overførelse af omdømme.

74.      Ved efterprøvelsen af, om den sammenlignende reklame medfører, at annoncøren drager utilbørligt fordel af renomméet ved en konkurrents varemærke, skal det først og fremmest fastslås, om reklamen kan have den virkning, at der i bevidstheden hos den offentlighed, der er genstand for reklamen, skabes en forbindelse med overførelse af omdømme. Domstolen bemærkede, at ved denne undersøgelse »skal der tages hensyn til, hvorledes den anfægtede reklame fremtræder i sin helhed, såvel som til karakteren af den offentlighed, reklamen er rettet imod« (62) og fastslog også, at for en offentlighed, der udgøres af specialiserede handlende, er en association, der bevirker overførelse af omdømmet, meget mindre sandsynlig, end hvis der var tale om endelige forbrugere (63).

75.      Såfremt der foreligger en sådan virkning og følgelig en tilstedeværelse af en fordel draget af en andens varemærke, kan det ikke automatisk konkluderes, at den pågældende reklame strider mod artikel 3a, stk. 1, litra g), i direktiv 84/450. Det skal også vurderes, om fordelen er utilbørlig eller ej. Denne vurdering bør efter min opfattelse foretages på grundlag af hvert enkelt tilfældes konkrete omstændigheder.

76.      Herved er den fordel, som den sammenlignende reklame udgør for forbrugerne, frem for alt af betydning, hvad enten forbruget sker i et mellemled eller hos slutforbrugeren. Tilstedeværelsen af en sådan fordel er en del af, at reklamen opfylder lovlighedsbetingelserne i henhold til artikel 3a, stk. 1, litra a)-d) (64). En sådan fordel må efter min mening imidlertid afvejes med andre relevante forhold, såsom graden af velkendtheden ved konkurrentens varemærke i forhold til den eventuelle velkendthed ved annoncørens varemærke, det særlige billede, som skabes i forbrugernes bevidsthed af den vare, der omfattes af det velkendte varemærke, og begrundelsen for, at disse køber enten denne vare eller den annoncerede vare, nødvendigheden eller formålstjenligheden ved brugen af det velkendte varemærke eller modsvarende former i forhold til den pågældende reklames konkrete informationsformål, måden hvorpå den sammenlignende reklame indgår i annoncørens forretningspolitik (særligt, om der er tale om et enkeltstående initiativ eller et initiativ, der sker som led i en mere etableret markedsføringspolitik, eller om denne markedsføringpolitik systematisk er baseret på en sammenligning med den vare, der omfattes af det velrenommerede varemærke). Betydningen af den fordel, som reklameannoncøren opnår, og det eventuelle tab, som indehaveren af det velrenommerede varemærke lider ved vildledningen af kunderne, må tages i betragtning, men bør tillægges mindre vægt i forhold til de øvrige kriterier for bedømmelsen af den utilbørlige karakter ved fordelen, når henses til at tilstedeværelsen af disse kan anses for at være uløseligt forbundet med selve karakteren af den sammenlignende reklame (65).

77.      Det kan således ikke udelukkes, at en reklame med et reelt informativt indhold kan anses for at medføre en utilbørlig fordel for annoncøren i det tilfælde, hvor forbindelsen med overførelse af omdømme opstår, og dette indhold objektivt set har en begrænset værdi, konkurrentens varemærke er meget velrenommeret og investeringerne med henblik på at markedsføre annoncørens vare udtømmes i den reklame, der sammenligner med den vare, der omfattes af det pågældende varemærke.

78.      I modsætning til, hvad L’Oréal og den franske regering har hævdet, skal det ikke tillægges afgørende betydning, at den sammenlignende reklame ikke tilsigter at adskille egenskaber og fordele ved den vare, der reklameres for, i forhold til de tilsvarende ved den vare, der er omfattet af det velkendte varemærke, og heller ikke, at det er muligt at beskrive den første vares egenskaber uden at henvise til den vare, der omfattes af varemærket. Til det første punkt har Domstolen allerede ved to lejligheder fastslået, at »udsagn om, at der foreligger ligeværd vedrørende de tekniske egenskaber ved de to produkter«, udgør »en sammenligning af konkrete og relevante egenskaber, der kan dokumenteres, og som er repræsentative for produkterne i den betydning, der forudsættes i artikel 3a, stk. 1, litra c), i direktiv 84/450« (66), og på den anden side, at formålet med den sammenlignende reklame, som fællesskabslovgiver ønskede at favorisere gennem vedtagelsen af direktiv 97/55, er at kunne beskrive ens egne varer (eller egenskaberne ved disse) relativt, dvs. i forhold til en eller flere konkurrenters varer (eller til modsvarende egenskaber), ud over den åbenbare mulighed at beskrive varerne abstrakt. Det er imidlertid korrekt, at såfremt »det eneste formål med reklamen er at adskille annoncørens varer og tjenesteydelser fra konkurrentens og således sætte forskellene objektivt i relief«, kan den fordel, der opnås derved af annoncøren, ikke anses for at være utilbørlig (67).

79.      Jeg bemærker endelig, at den vurdering, der skal foretages, er af faktuel karakter og henhører under den forelæggende rets kompetence. I Adam Open-dommen (68) fastslog Domstolen, selv om det skete i sammenhæng med fortolkningen af artikel 5, stk.2, i direktiv 89/104, efter min mening med rette, at det i påkommende tilfælde tilkommer denne ret særligt at fastslå, om brugen af det velkendte varemærke i hovedsagen drager utilbørligt fordel af dette varemærkes renommé. Det samme må efter min mening konkluderes i relation til artikel 3a, stk. 1, litra g), i direktiv 84/450.

80.      Jeg mener derfor, at det tredje præjudicielle spørgsmål kan besvares med, at sidstnævnte bestemmelse skal fortolkes således, at den blotte sammenlignende reklame, der foretages ved hjælp af sammenlignende lister, med en vare, der er omfattet af et velrenommeret varemærke, ikke kan føre til en konklusion om, at annoncøren drager utilbørligt fordel af varemærkets renommé, og at såfremt tilstedeværelsen af en sådan fordel forudsætter, at der i bevidstheden hos den offentlighed, der er genstand for reklamen, skabes en forbindelse mellem indehaveren af det velrenommerede varemærke og annoncøren, hvorved denne offentlighed kan overføre varernes omdømme fra varemærkeindehaverens varer til annoncørens varer, skal en utilbørlig karakter ved denne fordel af den nationale ret vurderes på grundlag af enhver relevant omstændighed i den konkrete sag.

4.      Om det fjerde præjudicielle spørgsmål

81.      Det fjerde spørgsmål, der vedrører fortolkningen af artikel 3a, stk. 1, litra h), i direktiv 84/450, er efter min mening mindre vanskeligt end det forudgående. Jeg vil derfor begrænse mig til et kortere svar.

82.      Bestemmelsen er klar derved, at den forbyder fremstilling af en vare eller en tjenesteydelse som en efterligning eller en kopi (69) af en vare eller en tjenesteydelse, der er dækket af et varemærke eller firmanavn. Begreberne efterligning og kopi er efter min mening udtryk for den omstændighed, at fabrikanten, da denne fremstillede varen, ikke udviste egen kreativitet, men forsøgte med delvist held at give den de samme egenskaber som en vare, der er beskyttet af et andet varemærke, eller forsøgte med held at give den meget lignende egenskaber (tilfælde, der begge er udtryk for efterligning), eller det lykkedes ligefrem fuldstændigt at reproducere det andet produkts egenskaber (kopi).

83.      Det er således den målrettede fremstilling, der er genstand for forbuddet. Den omhandlede bestemmelse vedrører, i modsætning til, hvad de appellerende selskaber har gjort gældende, ikke kopiprodukter i sig selv, i relation til forbuddet mod en sammenlignende reklame, der har til formål at promovere disse (Det bemærkes i øvrigt, at den forelæggende ret har lagt til grund, at de parfumer, der markedsføres af de appellerende selskaber, ikke er kopiprodukter forstået på den måde, at det i Det Forenede Kongerige er fuldt ud lovligt at fremstille og sælge en parfume, der er identisk med eller ligner en kendt luksusparfume.) Bestemmelsen er heller ikke formuleret på en sådan måde, at den forbyder en sammenlignende reklame for varer og tjenesteydelser, om hvilke man med rette kan sige, at de udgør en efterligning eller kopi af de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af en andens varemærke, i modsætning til, hvad L’Oréal har gjort gældende.

84.      Bestemmelsen synes heller ikke at forbyde påstandene om ligeværdigheden mellem annoncørens vare eller en af dens egenskaber og den vare, der er beskyttet af en andens varemærke, eller en af dens egenskaber. Såfremt annoncøren alene påstår, at hans vare er ligeværdig med (eller har en tilsvarende egenskab som) den vare, der er beskyttet af en andens varemærke (eller med en af dens egenskaber), uden dog at henvise til den omstændighed, at denne ligeværdighed er resultatet af at have kopieret den anden vare, forekommer det mig ikke, at der foreligger en fremstilling af en vare som efterligning eller kopi af den anden vare. Det pågældende forbud finder derimod, ud over i tilfælde af udtrykkelig tilladelse af en efterligning eller en kopi af en vare, der omfattes af en andens varemærke, f.eks. anvendelse i tilfælde af brug af formuleringer, såsom »type« og »stil«, der efterfølges af varemærket. Det er desuden muligt, at reklamen, selv om den ikke indeholder sådanne udtryk eller udtryk, der på anden vis, men udtrykkeligt, henviser til en opfattelse af en efterligning eller kopi, i lyset af dens overordnede fremstilling samt den økonomiske sammenhæng, i hvilken den indgår, kan vise sig egnet til at overføre den pågældende opfattelse til målgruppen, også selv om det alene sker indirekte.

85.      Jeg er derfor af den opfattelse, at en annoncør, der påstår, at hans vare har en væsentlig egenskab, der er identisk med en egenskab ved den vare, der er beskyttet af et varemærke, hvad enten det er velkendt eller ej, ikke på grund af denne blotte omstændighed tilsidesætter betingelsen i artikel 3a, stk. 1, litra h), i direktiv 84/450. Jeg tilføjer, at den sande karakter af den påstand, hvilken omstændighed er understreget i det præjudicielle spørgsmål, er uden relevans i forbindelse med anvendelsen af den pågældende bestemmelse, men derimod har betydning for anvendelsen af direktivets artikel 3a, stk. 1, litra a).

86.      De appellerende selskaber har gjort gældende, at artikel 3a, stk. 1, litra h), i direktiv 84/450 ikke forbyder at fremstille en specifik egenskab ved en vare som værende ligeværdig med en egenskab ved den vare, der er beskyttet af det varemærke, der sammenlignes med. I det foreliggende tilfælde vedrører den påstand om ligeværdighed, der følger af den sammenlignende reklame, og som der henvises til i det præjudicielle spørgsmål, således alene en egenskab (duften) ved varen (parfumen) og ikke varen i sin helhed. Kommissionens repræsentant, der under retsmødet indtog de appellerende selskabers standpunkt, har bemærket, at såfremt der er andre egenskaber ved varen, der er relevante for forbrugerens valg, og såfremt disse ikke er omfattet af sammenligningen, er betingelserne for på grundlag af den pågældende bestemmelse at forbyde en reklame, der påstår en ligeværdighed alene i relation til visse egenskaber ved varen, ikke opfyldt.

87.      Eftersom det er min opfattelse, at det, der er af betydning ved anvendelsen af denne bestemmelse, ikke er, at det påstås, at varerne er af samme art eller helt eller delvis ligeværdige, men at der gives udtryk for, at den vare, der reklameres for, fremstilles efter en metode for efterligning eller reproduktion med udgangspunkt i den model, der udgøres af den vare, der er omfattet af varemærket, er spørgsmålet, som de ovennævnte argumenter rejser, om den pågældende lovlighedsbetingelse alene tilsidesættes, når reklamen fremstiller annoncørens vare i sin helhed som en efterligning eller kopi af den vare, der beskyttes af varemærket, eller også når denne som genstand for efterligning eller kopiering alene fremstiller en eller visse af varens egenskaber.

88.      Eftersom det i et reklameperspektiv netop er en åben »bekendelse«, at der i forhold til en mærkevare foreligger en sådan efterligning eller kopi, hvilket bestemmelsen tilsigter at yde et værn imod, således at varemærket beskyttes, er jeg af den opfattelse, at en reklame, der direkte eller indirekte angiver, at en egenskab ved den annoncerede vare efterligner eller reproducerer en egenskab ved den vare, der er beskyttet af en andens varemærke, ikke opfylder lovlighedsbetingelsen, når den offentlighed, som reklamen er rettet mod, er af den opfattelse, at der er tale om en væsentlig egenskab.

89.      Jeg foreslår derfor, at det fjerde præjudicielle spørgsmål skal besvares med, at artikel 3a, stk. 1, litra h), i direktiv 84/450 skal fortolkes således, at

–        bestemmelsen forbyder en reklame, der, direkte eller indirekte, også henset til den økonomiske sammenhæng, den indgår i, henviser til den omstændighed, at en annoncørs vare er fremstillet som en imitation eller kopi, også selv om den er begrænset til en eller flere væsentlige egenskaber af en vare, der er beskyttet af en andens varemærke, og

–        bestemmelsen følgelig ikke forbyder en reklame alene af den grund, at den påstår, at annoncørens produkt har en væsentlig egenskab, der er identisk med en egenskab ved den vare, der er beskyttet af et varemærke, der eventuelt er velrenommeret.

B –    Om det femte præjudicielle spørgsmål

90.      Det femte præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 er rejst i forbindelse med behandlingen af den del af hovedsagen, der ikke vedrører de sammenlignende lister, men formen på indpakningen (æske og flakon) af nogle af de parfumer, der markedsføres af de appellerende selskaber.

91.      Den forelæggende ret har for Domstolen alene rejst spørgsmålet om begrebet »drage utilbørligt fordel […] af varemærkets renommé« i artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 og har særligt spurgt, om brugen af et tegn, der er identisk med et velrenomméret varemærke, der hverken skader eller risikerer at skade varemærkets funktion som garanti for oprindelse, som ikke indebærer, at der sker en tilsmudsning eller fornedrelse (»tarnishment«) eller en udvanding (»blurring«) af det velrenommerede varemærke, som ikke har en negativ indvirkning på varemærkeindehaverens salg eller på udbyttet af de investeringer, der er foretaget i varemærket, men som giver den erhversdrivende, der foretager denne brug, en økonomisk fordel grundet på ligheden mellem tegnet og det pågældende varemærke, bevirker, at den erhvervsdrivende »drager utilbørligt fordel« af varemærkets renommé i henhold til nævnte bestemmelse.

92.      Med forelæggelsen af dette spørgsmål understreger den forelæggende ret særligt, at såfremt det kunne konstateres, at der som følge af ligheden mellem indpakningen af de appellerende selskabers varer og L’Oréals registrerede varemærker i offentlighedens bevidsthed var en sammenhæng mellem varerne og L’Oréals varer, ville denne sammenhæng udgøre en fordel for de appellerende selskaber, idet det ville give dem mulighed for at sælge til en højere pris end den, de ellers ville have kunnet sælge til. Den forelæggende ret er dog af den opfattelse, at såfremt det på grundlag af de omstændigheder, der nævnes i det præjudicielle spørgsmål, antages, at der foreligger en utilbørlig fordel, ville dette betyde, at enhver funktion af ordet »utilbørligt« i artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 ville være fjernet.

93.      Jeg har allerede i punkt 57 ovenfor bemærket, at den beskyttelse, der følger af denne bestemmelse, ifølge retspraksis også dækker et tilfælde af brug af et tegn, der ligner et velrenommeret varemærke for varer, der er af samme eller lignende art, og ikke er indført alene til værn mod risiko for forveksling i offentligheden.

94.      Denne beskyttelse forudsætter, at graden af lighed mellem det velrenommérede varemærke og det af tredjemand anvendte tegn har som virkning, at der af den berørte offentlighed skabes en sammenhæng mellem tegnet og varemærket, også uden nødvendigvis at forveksle dem (70).

95.      En anden konkret betingelse for beskyttelsen udgøres af en umotiveret brug af det omtvistede tegn, der medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller hvor sådan brug ville skade dettes særpræg eller renommé (71). Der er tale om forskellige tilfælde, hvor hvert tilfælde kan opstå enkeltstående og i sig selv begrunde beskyttelse (72).

96.      Med en omskrivning af det, som generaladvokat Sharpston bemærkede vedrørende artikel 4, stk. 4, litra a), i direktiv 89/104 (73), bemærker jeg desuden, at begrebet om utilbørlig fordel klart er baseret på den fordel, som tredjemand har ved brugen, snarere end på skaden på det velrenommerede varemærke.

97.      Det følger af det ovenstående, at de omstændigheder, som den forelæggende ret har henvist til i det omhandlede præjudicielle spørgsmåls litra a)-d) – dvs. at der ikke foreligger skade (eller risiko for skade) på varemærkets væsentlige funktion som garanti for oprindelsen, ikke foreligger skade (eller risiko for skade) på det fornødne særpræg eller på varemærkets renommé, og at der ikke foreligger en indvirkning på salget af de varer, der er omfattet af det velrenommerede varemærke eller på udbyttet af de i varemærket foretagne investeringer – ikke er af sådan art, at de kan udelukke, at den fordel, som en erhvervsdrivende opnår ved brugen af et tegn for sine varer, der er identisk med en andens velrenommerede varemærke, kan kvalificeres som utilbørlig i henhold til artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104.

98.       Dette betyder imidlertid ikke, at det, for at der kan foretages en sådan kvalifikation, er tilstrækkeligt at fastslå, at der i offentlighedens bevidsthed skabes den ovennævnte sammenhæng mellem tegnet og varemærket som følge af ligheden mellem disse (74).

99.      Retten har i en række domme, hvori den fortolkede artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, fastslået, at »udtrykket, at brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, tilfælde, hvor der foreligger en klar udnyttelse af og snylteri på et velkendt varemærke eller et forsøg på at drage fordel af dets renommé […] [skal forstås som] en risiko for, at det renommerede varemærkes image eller de kendetegn, dette varemærke er udtryk for, bliver overført på de varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke, således at markedsføringen af disse varer ville blive lettet ved denne forbindelse med det ældre renommerede varemærke« (75).

100. I de samme domme fastslog Retten imidlertid ligeledes, at risikoen foreligger, »når forbrugeren, uden at han nødvendigvis forveksler den omhandlede vare eller tjenesteydelses handelsmæssige oprindelse, bliver tiltrukket af det ansøgte varemærke i sig selv og køber den vare eller tjenesteydelse, der er omfattet af det, fordi varen eller tjenesteydelsen er påført dette varemærke, som er identisk med et ældre renommeret varemærke eller ligner det« (76).

101. Det skal imidlertid bemærkes, at én ting er, som i det afsnit, der er gengivet i punkt 100 ovenfor, at sige, at indvirkningen af det velrenommerede varemærke på de varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke, letter markedsføringen af disse varer; en anden ting er derimod at sige, som det synes at kunne udledes af passagen, der er gengivet ovenfor, at det udelukkende er i kraft af en sådan indvirkning, at forbrugeren beslutter sig for at erhverve sådanne varer til fordel for andre. Denne anden mulighed er meget begrænsende og gør beskyttelsen af det velrenommerede varemærke mod snyltende adfærd afhængig af, at det godtgøres, at forbrugeren ikke ville have købt varen, hvis der ikke havde foreligget en indvirkning fra det velrenommerede varemærke på den af det ansøgte varemærke omfattede vare, der er genstand for det ansøgte varemærke.

102. Stadig med en omskrivning af generaladvokat Sharpstons bemærkninger med henblik på at udvide dem ud over den situation, hvori der af en indehaver af et ældre velrenommeret varemærke rejses indsigelse mod registrering af et varemærke, til en situation, hvori et velrenommeret varemærke beskyttes mod brugen af et med dette identisk eller lignende tegn, »[d]et, der skal påvises, er en form for løft, som [tredjemands tegn] får på grund af dets sammenhæng med [det velrenommerede] varemærke« (77).

103. Med henblik på at godtgøre en fordel, der skyldes, at varemærket er velrenommeret i henhold til artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104, må det efter min opfattelse være tilstrækkeligt at godtgøre forbrugerens særlige tiltrækning af det tegn, der anvendes af tredjemand, grundet på, at dette tegn forbindes med positive kvaliteter ved det velrenommerede varemærke (78), og at dette medfører, at forbrugeren køber de varer, der omfattes af tegnet.

104. Når en sådan omstændighed er godtgjort, skal det måske konkluderes, at den pågældende fordel i sig selv er utilbørlig?

105. I den forbindelse forekommer det mig hensigtsmæssigt at bemærke, at artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 til forskel fra artikel 3a, stk.1, litra g), i direktiv 84/450 ud over begrebet »utilbørligt« også indeholder en henvisning til »brug uden skellig grund« (hvilket skal forstås således, at brugen sker uden rimelig begrundelse) af tegnet (79). I relation til tilfældene af snyltning i stk. 1 henstår det vanskelige spørgsmål, hvilken rolle disse to begreber har, og hvis sammensætning ved første øjekast kan synes overflødig. Det spørgsmål må stilles, hvordan man kan have fordel af et varemærkes renommé, når denne fordel ikke er utilbørlig, når man gør brug af et tegn, der er identisk med eller ligner dette varemærke, uden skellig grund.

106. For at løse denne vanskelighed må man efter min mening lægge til grund, at adverbiet »utilbørligt« kun kommer på tale, såfremt der påberåbes og godtgøres en skellig grund til brugen af et sådant tegn.

107. Dette betyder, at når det »løft«, der finder sted for tredjemands tegn gennem dets sammenhæng med det velrenommerede varemærke sådan som angivet i punkt 103 ovenfor, følger af en brug af dette tegn, der udgør en skellig grund, er det ved bedømmelsen af, om indehaveren af dette varemærke kan forbyde denne brug, nødvendigt at efterprøve, om den fordel, som tredjemand drager, har utilbørlig karakter eller ej.

108. Når der derimod ikke anføres eller godtgøres en skellig grund for brugen af tegnet (og den blotte omstændighed, at der drages fordel af varemærkets renommé, kan naturligvis ikke udgøre en sådan grund), kan denne brug forbydes af varemærkeindehaveren, såfremt tredjemand drager fordel af det samme varemærkes renommé. Såfremt der ikke foreligger skellig grund, må denne fordel anses for utilbørlig. Som det i det væsentlige er anført af den franske regering, må en brug foretaget af en erhvervsdrivende af et tegn, der ligner en andens velrenommerede varemærke, med henblik på at karakterisere egne varer, og som alene har til formål at udnytte varemærkets omdømme eller særlige billede med henblik på at fremme salget af varerne, klart kvalificeres som en utilbørlig fordel.

109. Såfremt der derimod er påberåbt og godtgjort en skellig grund, kan det ikke længere antages, at den fordel, der drages af varemærkets renommé, er utilbørlig, men vurderingen af, hvorvidt der foreligger en utilbørlig fordel eller ej, skal foretages i lyset af alle den konkrete sags relevante omstændigheder (80) og i forhold til karakteren af den fastslåede anerkendte grund.

110. Det tilkommer den nationale ret særligt at efterprøve, om de appellerende selskaber har anført en skellig grund for brugen af de flakoner og æsker, der ligner L’Oréals varemærker, og i bekræftende fald, om den fordel, som selskaberne drager af varemærkernes renommé, er utilbørlig eller ej, under hensyntagen til begrundelsen og til enhver relevant omstændighed i det konkrete tilfælde (81).

111. Jeg foreslår således, at det femte præjudicielle spørgsmål besvares med, at artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at

–        når en erhvervsdrivende anvender et tegn, der ligner en andens velrenommerede varemærke, og derved drager en fordel, der følger af denne lighed og af den deraf følgende forbindelse mellem tegnet og varemærkets positive kvaliteter, kan denne brug forbydes, når den ikke er baseret på en skellig grund, der ikke kan udgøres af fordelen i sig selv, eller når den er baseret på en skellig grund, såfremt det under hensyntagen til begrundelsen og til enhver relevant omstændighed i den konkrete sag viser sig, at fordelen er utilbørlig

–        det ikke udgør en hindring for dette forbud, at der ikke foreligger en skade (eller risiko for skade) på varemærkets væsentlige funktion som garanti for oprindelsen, at der ikke foreligger skade (eller risiko for skade) på varemærkets særpræg eller renommé, og at der ikke foreligger en indvirkning fra denne brug på salget af de varer, der er omfattet af varemærket, eller på udbyttet af de investeringer, der er foretaget i varemærket.

IV – Forslag til afgørelse

112. Jeg foreslår på baggrund heraf, at Domstolen besvarer de præjudicielle spørgsmål, som Court of Appeal (England & Wales) har forelagt, således:

»1)      Artikel 5, stk. 1, litra a), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at indehaveren af et varemærke ikke er berettiget til at forbyde en tredjemands brug i en sammenlignende reklame af et tegn, der er identisk med dette varemærke, for varer eller tjenesteydelser, der er af samme art som dem, som varemærket er registreret for, når denne brug hverken skader eller risikerer at skade varemærkets væsentlige funktion som garanti for oprindelsen eller nogen anden funktion ved samme varemærke, og dette også såfremt den pågældende brug spiller en væsentlig rolle for markedsføringen af annoncørens vare og særligt gør det muligt for denne at drage utilbørligt fordel af varemærkets renommé.

2)      Artikel 3, stk. 1, litra g), i Rådets direktiv 84/450/EØF af 10. september 1984 om vildledende og sammenlignende reklame, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997, skal fortolkes således, at den blotte omstændighed, at der ved hjælp af sammenlignende lister foretages en sammenlignende reklame med en vare, der er omfattet af et velkendt varemærke, ikke gør det muligt at konkludere, at annoncøren drager utilbørligt fordel af varemærkets renommé, og at såfremt tilstedeværelsen af en sådan fordel forudsætter, at der i offentlighedens bevidsthed skabes en forbindelse mellem indehaveren af det velkendte varemærke og annoncøren, hvorved denne offentlighed kan overføre omdømmet fra varemærkeindehaverens varer til annoncørens varer, skal en utilbørlig karakter ved denne fordel af den nationale ret vurderes på grundlag af enhver relevant omstændighed i den konkrete sag.

3)      Artikel 3a, stk. 1, litra h), i direktiv 84/450, som ændret ved direktiv 97/55, skal fortolkes således, at

–        den forbyder en reklame, der, direkte eller indirekte, også henset til den økonomiske sammenhæng, den indgår i, henviser til den omstændighed, at annoncørens vare er fremstillet som en imitation eller kopi – også selv om den er begrænset til en eller flere væsentlige egenskaber – af en vare, der er beskyttet af en andens varemærke, og

–        den følgelig ikke forbyder en reklame alene af den grund, at det påstås, at annoncørens vare har en væsentlig egenskab, der er identisk med en egenskab ved en vare, der er beskyttet af et varemærke, der eventuelt er velrenommeret.

4)      Artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at

–        når en erhvervsdrivende anvender et tegn, der ligner en andens velrenommerede varemærke, og derved drager en fordel, der følger af denne lighed og af den deraf følgende forbindelse mellem tegnet og varemærkets positive kvaliteter, kan denne brug forbydes, når den ikke er baseret på en skellig grund, der ikke kan udgøres af fordelen i sig selv, eller når den er baseret på en skellig grund, såfremt det under hensyntagen til begrundelsen og til enhver relevant omstændighed i den konkrete sag viser sig, at fordelen er utilbørlig

–        det ikke udgør en hindring for dette forbud, at der ikke foreligger en skade (eller risiko for skade) på varemærkets væsentlige funktion som garanti for oprindelsen, at der ikke foreligger skade (eller risiko for skade) på varemærkets særpræg eller renommé, og at der ikke foreligger en indvirkning fra denne brug på salget af de varer, der er omfattet af varemærket, eller på udbyttet af de investeringer, der er foretaget i varemærket.«

1 – Originalsprog: italiensk.

2 – EFT 1989 L 40, s. 1.

3 – EFT L 250, s. 17.

4 – EFT L 290, s. 18.

5 – Direktiv 89/104 er for nylig blevet ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22.10.2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT L 299, s. 25), der trådte i kraft den 28.11.2008, og som i henhold til dets første betragtning »af klarheds- og rationaliseringshensyn« »kodificerede« direktiv 89/104. Artikel 5 og 6 i direktiv 2008/95 gengiver uden væsentlige ændringer de bestemmelser, der allerede indeholdes i artikel 5 og 6 i direktiv 89/104.

6 – Direktiv 84/450 er efterfølgende blevet ændret ved Rådets og Europa-Parlamentets direktiv 2005/29/EF af 11.5.2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked (»direktivet om urimelig handelspraksis«) (EUT L 149, s. 22) og senere ophævet og med virkning fra den 12.12.2007 erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF af 12.12.2006 om vildledende og sammenlignende reklame (EUT L 376, s. 21), der imidlertid alene af klarheds- og rationaliseringshensyn er udtryk for en kodificeret version af de tidligere gældende bestemmelser i direktiv 84/450.

7 – Forelæggelsesafgørelsen, punkt 7.

8 – Forslag til afgørelse fremsat den 30.11.2006 i sag C-381/05, dom af 19.4.2007, Sml. I, s. 3115.

9 – Nævnt i den forudgående note.

10 – Dom af 12.6.2008, sag C-533/06, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser.

11 – Ibidem, præmis 36 og 37.

12 – Ibidem, præmis 45 og 51.

13 – Dom af 10.4.2008, sag C-102/07, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 46. Jf. også generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomers forslag til afgørelse fremsat den 16.1.2008 i samme sag, punkt 75 og 78, der henviser til ovennævnte præmis i den nævnte dom.

14 – Jeg henviser naturligvis til, at de tilhører samme produktmarked for parfumer, og ikke til varernes identitet med udgangspunkt i deres egenskaber og kvalitet.

15 – Dom af 9.1.2003, sag C-292/00, Davidoff, Sml. I, s. 389, præmis 28, og O2-dommen, nævnt ovenfor, præmis 47 og 57-59 og den deri nævnte retspraksis.

16 – Dom af 12.11.2002, sag C-206/01, Sml. I, s. 10273, præmis 51, af 16.11.2004, sag C-245/02, Sml. I, s. 10989, præmis 59, og af 25.1.2007, sag C-48/05, Sml. I, s. 1017, præmis 21.

17 – Dom af 4.11.1997, sag C-337/95, Sml. I, s. 6013.

18 – Dom af 26.4.2007, sag C-348/04, Sml. I, s. 3391.

19 – Dom af 22.3.2007, sag T-215/03, SIGLA mod KHIM – Elleni Holding (VIPS), Sml. II, s. 711.

20 – Davidoff-dommen, præmis 18 og 19.

21 – Det er i denne forstand, at generaladvokat Jacobs i sit forslag til afgørelse fremsat den 17.1.2002 i sag C-291/00, dom af 20.3.2003, LTJ Diffusion, Sml. I, s. 2799, præmis 33-39, forstod den absolutte karakter ved beskyttelsen af varemærket, der er nævnt i tiende betragtning til direktiv 89/104, idet han konkluderede, at »den beskyttelse, der gives varemærkeindehavere i henhold til de relevante bestemmelser, i det væsentlige bygger på forvekslingsrisikoen, som det er overflødigt at bevise, når begge varemærker (eller varemærket og tegnet) og de heraf dækkede varer ikke blot ligner hinanden, men er identiske« og at »artikel 4, stk. 1, litra a), og artikel 5, stk. 1, litra a), alene [skal] anvendes i sådanne tilfælde, idet der formodes at være risiko for forveksling, uden at yderligere undersøgelser er nødvendige«. Det er desuden på samme måde, at præmis 49 i nævnte dom kan forstås, hvorefter »direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), ikke kræver bevis for en sådan risiko [for forveksling for offentligheden] som betingelse for, at der ydes fuldstændig beskyttelse i tilfælde af identitet mellem tegnet og varemærket såvel som mellem varerne eller tjenesteydelserne«.

22 – Jeg erindrer om, at det fremgår af artikel 16, stk. 1, i »TRIPs-aftalen« (aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder), som er indeholdt i et bilag til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, underskrevet i Marrakech den 15.4.1994 og godkendt på Fællesskabets vegne ved Rådets afgørelse 94/800/EF af 22.12.1994 (EFT L 336, s. 1), at »[d]ersom der anvendes et identisk mærke for identiske varer eller tjenesteydelser, anses forveksling for sandsynlig«. Jf. også i denne forbindelse generaladvokat Tizzanos forslag til afgørelse fremsat den 29.6.2004 i forbindelse med Anheuser Busch-dommen (særligt punkt 71-77).

23 – Præmis 28. Min fremhævelse.

24 – Min fremhævelse.

25 – Præmis 51. Min fremhævelse.

26 – Præmis 59.

27 – Præmis 21.

28 – Arsenal-dommen, præmis 42.

29 – Ibidem, præmis 54.

30 – Dom af 14.5.2002, sag C-2/00, Hölterhoff, Sml. I, s. 4187, præmis 16, og Arsenal-dommen, præmis 54.

31 – Dom af 11.9.2007, sag C-17/06, Sml. I, s. 7041.

32 – Arsenal-dommen, præmis 61.

33 – Adam Opel-dommen, præmis 22. Min fremhævelse.

34 – Ibidem, præmis 37. Jf. analogt også præmis 26 og 36 i Céline-dommen til sammenligning: i henhold til førstnævnte præmis »kan tredjemands ikke-godkendte brug af et tegn, der er identisk med et varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser, der er af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret […]forbydes alene i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), i direktivet, hvis tegnet gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner og navnlig i dets væsentligste funktion, som er at garantere varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse over for forbrugerne« (min fremhævelse). I henhold til den anden præmis, hvori ordet »alene« ikke optræder, udgør »tredjemands brug – uden tilladelse hertil – af et selskabsnavn, en forretningsbetegnelse eller et forretningsskilt, der er identisk med et ældre varemærke, i forbindelse med markedsføringen af varer af samme art som dem, for hvilke varemærket er blevet registreret, […] en brug, som indehaveren af dette varemærke i henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), er berettiget til at kræve bragt til ophør, hvis det drejer sig om en brug for varer, som gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner«.

35 – Ibidem, præmis 25.

36 – Forslag til afgørelse fremsat den 29.4.1997, punkt 39, 41 og 42.

37 – Forslag til afgørelse fremsat den 13.6.2002, punkt 46 og 47.

38 – Jf. også i relation til varemærkets funktioner generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomers forslag til afgørelse fremsat den 19.1.2006 i sag C-259/04, dom af 30.3.2006, Emanuel, Sml. I, s. 3089, punkt 41-45.

39 – Jf. i denne retning bl.a. Lord Mackenzie Stuarts meddelelse med overskriften Les travaux de la Cour de Justice des Communautés européennes, »Marque et droit économique – Les fonctions de la marque« (akter fra kongressen den 6. og 7.11.1975), Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique, Paris, 1976, s. 257, særligt s. 261 og 262.

40 – Forslag til afgørelse fremsat den 3.12.2008, sag C-59/08, Copad, der verserer for Domstolen, punkt 50.

41 – Det effektive billede af et varemærke som »akkumulator af oplysninger, der meddeles på anden vis«, stammer fra G. De Sena, »Il diritto dei marchi – Marchio nazionale e marchio comunitario«, Giuffré, Milano, 2007, s. 52.

42 – Jf. i den forbindelse generaladvokat Sharpstons forslag til afgørelse i sag C-252/07, dom af 27.11.2008, Intel Corporation, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, punkt 8-13, samt VIPS-dommen, præmis 35.

43 – Parfums Christian Dior-dommen, præmis 43.

44 – Dom af 11.7.1996, forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Bristol-Meyers Squibb m.fl., Sml. I, s. 3457, præmis 57, Parfums Christian Dior-dommen, præmis 43, og dommen i sagen Boehringer Ingelheim m.fl., præmis 20 og 21.

45 – Dommen i sagen Boehringer Ingelheim m.fl., præmis 43.

46 – Parfums Christian Dior-dommen, præmis 44 og 45.

47 – Jf. i denne retning dom af 11.9.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 20, af 23.10.2003, sag C-408/01, Adidas-Salomon og Adidas Benelux, Sml. I, s. 12537, præmis 27-30, samt Adidas og adidas Benelux-dommen, præmis 40 og 41.

48 – Davidoff-dommen, præmis 30, Adidas-Salomon og Adidas Benelux-dommen, præmis 19 og 20, samt Adidas og adidas Benelux-dommen, præmis 37.

49 – Jf. særligt punkt 89 og 90 samt punkt 110-113 i L’Oréals skriftlige bemærkninger.

50 – Forslag til afgørelse fremsat den 31.1.2008 i O2-sagen, præmis 56.

51 – Generaladvokat Léger bemærkede i sit forslag til afgørelse fremsat den 25.10.2001, sag C-112/99, Toshiba, Sml. I, s. 7945, præmis 76, at den pågældende bestemmelse, der indeholder udtrykket »utilbørligt«, ikke bedre kunne udtrykke »tanken om, at en del af fordelen ved denne anseelse [ved konkurrentens varemærke] uundgåeligt havner hos den konkurrerende annoncør«.

52 – Jf. De Landtsheer Emmanuel-dommen, præmis 34 og 62, og O2-dommen, præmis 38 og 39.

53 – De Landtsheer Emmanuel-dommen, præmis 35 og den deri nævnte retspraksis.

54 – Forslag til afgørelse fremsat den 10.7.2003, punkt 39. Dommen er nævnt ovenfor.

55 – Definitionen er desuden gengivet ved udtrykkelig henvisning af F.W. Mostert »Famous and Well-Known Marks«, Butterworths, London, 1997, s. 62.

56 – Dom af 23.2.2006, sag C-59/05, Sml. I, s. 2147.

57 – Jf. »Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks« vedtaget af Pariserunionens forsamling og Verdensorganisationen for intellektuel ejendomsrets (WIPO) forsamling (1999): Bemærkningen til artikel 4, stk. 1, litra b), nr. iii), i den pågældende anbefaling, der henviser til det tilfælde, hvori brug af et varemærke, der udgør reproduktion, efterligning, en oversættelse eller en translitteration af et velrenommeret varemærke, »drager utilbørligt fordel af særpræget« af varemærket, angiver, at en sådan henvisning til en »utilbørlig fordel« »skal forstås på den måde, at medlemsstaterne gives en fleksibilitet ved anvendelsen af dette kriterium«.

58 – Forslag til afgørelse fremsat i sag C-252/07, Intel Corporation, punkt 35.

59 – Præmis 57 og 60.

60 – Præmis 18.

61 – Ibidem, præmis 24.

62 – Toshiba-dommen, præmis 60.

63 – Ibidem, præmis 52.

64 – Siemens-dommen, præmis 24.

65 – Jf. i denne retning med henvisning til den fordel, som annoncøren opnår, Siemens-dommen, præmis 25.

66 – Toshiba-dommen, præmis 56, og Siemens-dommen, præmis 17.

67 – De Landtsheer Emmanuel-dommen, præmis 69 og den deri nævnte retspraksis. Min fremhævelse.

68 – Præmis 36.

69 – Jeg anvender udtrykket »riproduzione« (kopi) i stedet for udtrykket »contraffazione« (forfalskning), der anvendes i den italienske tekst, idet sidstnævnte udtryk, der nødvendigvis henviser til tilsidesættelse af privatretten, synes at være en uegnet oversættelse af de mere neutrale tilsvarende udtryk, der fremgår af den engelske (»replicas«) og franske (»reproduction«) version af samme bestemmelse.

70 – Dommen i sagen Adidas-Salomon og Adidas Benelux, præmis 29 og 31, samt Adidas og adidas Benelux-dommen, præmis 41.

71 – Dommen i sagen Adidas-Salomon og Adidas Benelux, præmis 27, samt Adidas og adidas Benelux-dommen, præmis 40.

72 – Jf. generaladvokat Jacobs’ forslag til afgørelse i sagen Adidas-Salomon og Adidas Benelux, punkt 36-39, samt på trods af henvisningen til artikel 4, stk. 4, litra a), i direktiv 89/104 generaladvokat Sharpstons forslag til afgørelse i Intel Corporation-sagen, punkt 43, og Intel Corporation-dommen, præmis 28.

73 – Forslag til afgørelse i Intel Corporation-sagen, punkt 62.

74 – Jf. i samme retning Intel Corporation-dommen, præmis 32.

75 – VIPS-dommen, præmis 42, dom af 30.1.2008, sag T-128/06, Japan Tobacco mod KHIM – Torrefacção Camelo (CAMELO), endnu ikke offentliggjort i Samling af Afgørelser, præmis 46, og dom af 19.6.2008, sag T-93/06, Mülhens mod KHIM – Spa Monopole (MINERAL SPA), endnu ikke offentliggjort i Samling af Afgørelser, præmis 40. Min fremhævelse.

76 – VIPS-dommen, præmis 42, CAMELO-dommen, præmis 65, og MINERAL SPA-dommen, præmis 38. Min fremhævelse.

77 – Forslag til afgørelse i Intel Corporation-sagen, punkt 62.

78 – Af VIPS-dommen, præmis 71 og 72, og CAMELO-dommen, præmis 65, fremgår i øvrigt for det første, at risikoen for en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé »kun [vil] kunne opstå, hvis den relevante kundekreds uden at forveksle oprindelsen af de tjenesteydelser, der er omfattet af de omtvistede varemærker, særligt blev tiltrukket« af den registreringsansøgendes vare »alene på grundlag af, at denne er omfattet« af et tegn, der er identisk eller ligner et velrenomméret varemærke, og på den anden side, at det om fornødent må godtgøres, at der er en forbindelse mellem det ansøgte varemærke og positive kvaliteter ved den ældre velrenommerede varemærke.

79 – I tilfældet med sammenlignende reklame forekommer det mig, at en skellig grund til brug af en konkurrents varemærke falder sammen med annoncørens opfyldelse af lovlighedsbetingelserne i artikel 3a, stk. 1, litra b) og c), i direktiv 84/450. Af denne grund har fællesskabslovgiver efter min opfattelse ikke anset det for nødvendigt i artikel 3a, stk. 1, litra g), at gentage betingelsen om brug af tegnet uden skellig grund, der derimod fremgår af artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104.

80 – Jf. analogt Intel Corporation-dommen, præmis 68. Som bemærket af generaladvokat Sharpston i forslaget til afgørelse i sagen, er risikoen for, at der drages utilbørligt fordel af et velrenommeret varemærke så meget større, jo mere velrenommeret varemærket er, og jo tættere de forskellige markedsområder ligger på hinanden, som de varer, der omfattes af henholdsvis tegnet og af det velrenommerede varemærke, tilhører, punkt 65.

81 – Jf. Adam Opel-dommen, præmis 36.