UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (yhdeksäs jaosto)
6 päivänä joulukuuta 2018 (*)
EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin V rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aiemmat kansainväliset V-kuviomerkit – Näyttö aikaisemmasta tavaramerkistä ja sen voimassaolosta sekä sen antaman suojan laajuudesta – Asetuksen (EY) N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohdan ii alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2018/625 7 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta)
Asiassa T‑848/16,
Deichmann SE, kotipaikka Essen (Saksa), edustajanaan asianajaja C. Onken,
kantajana,
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehinään A. Söder ja D. Hanf,
vastaajana,
jossa toisena asianosaisena EUIPO:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on
Vans, Inc., kotipaikka Cypress, Kalifornia (Yhdysvallat), edustajanaan asianajaja M. Hirsch,
ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 20.9.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 2129/2015-4), joka koskee Deichmannin ja Vansin välistä väitemenettelyä,
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksäs jaosto),
toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Gervasoni (esittelevä tuomari) sekä tuomarit K. Kowalik-Bańczyk ja C. Mac Eochaidh,
kirjaaja: hallintovirkamies R. Ukelyte,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 1.12.2016 jätetyn kannekirjelmän,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 2.2.2017 jätetyn väliintulijan vastineen,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 9.2.2017 jätetyn EUIPO:n vastineen,
ottaen huomioon 12.5.2017 tehdyn päätöksen asioiden T‑848/16 ja T‑817/16 yhdistämisestä asian käsittelyn suullista vaihetta varten,
ottaen huomioon 16.5.2018 pidetyssä istunnossa esitetyn,
on antanut seuraavan
tuomion
Asian tausta
1 Väliintulija Vans, Inc. jätti 17.10.2011 EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1)), nojalla.
2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:
3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 18 ja 25.
4 Kantaja Deichmann SE esitti 21.2.2012 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 46 artikla) nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.
5 Väite perustui seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin:
– Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen tavaramerkki nro 937 479, joka on rekisteröity 10.8.2007 luokkiin 18, 25 ja 28 kuuluvia tavaroita varten ja on seuraavanlainen:
– Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen tavaramerkki nro 937 526, joka on rekisteröity 10.8.2007 luokkiin 18, 25 ja 28 kuuluvia tavaroita varten ja on seuraavanlainen:
– Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen tavaramerkki nro 937 528, joka on rekisteröity 13.8.2007 luokkiin 18, 25 ja 28 kuuluvia tavaroita varten ja on seuraavanlainen:
6 Kantaja vetosi väitteen tueksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) tarkoitettuun perusteeseen.
7 EUIPO:n väiteosasto hylkäsi 28.9.2015 väitteen ja katsoi yhtäältä, ettei tavaramerkkien nro 937 479 ja 937 526 osalta ollut sekaannusvaaraa ja toisaalta, ettei tavaramerkin nro 937 528 antamaa suojaa ollut osoitettu oikeudellisesti riittävällä tavalla.
8 Kantaja teki 21.10.2015 valituksen väiteosaston päätöksestä ja katsoi, että kyseessä on asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.
9 EUIPO:n neljäs valituslautakunta hylkäsi kantajan valituksen 20.9.2016 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) tutkimatta kantajan väitettä sekaannusvaarasta.
10 Ensiksi valituslautakunta vahvisti väiteosaston päätöksen siltä osin kuin siinä todettiin, ettei Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin nro 937 528 antamasta suojasta ollut esitetty näyttöä (riidanalaisen päätöksen 11 kohta).
11 Toiseksi valituslautakunta katsoi yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL 1995, L 303, s. 1) 19 säännön 1–3 kohdan (joista on tullut Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 täydentämisestä ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/1430 kumoamisesta 5.3.2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/625 (EUVL 2018, L 104, s. 1) 7 artiklan 1–4 kohta) perusteella, että valitus on perusteeton siltä osin kuin se koskee kansainvälisten rekisteröintien nro 937 479 ja 937 526 antamaa suojaa.
12 Valituslautakunta katsoi, että sen on tutkittava viran puolesta asetuksen N:o 2868/95 19 säännössä vaadittu näyttö aikaisempien oikeuksien antamasta suojasta ilman, että asianomaisten on tarpeen sitä pyytää (riidanalaisen päätöksen 12 kohta). Se katsoi, että asetuksen N:o 2868/95 19 säännössä asetetut vaatimukset eivät ole väitteen tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä vaan väitteen asiasisältöä tutkittaessa huomioon otettavia edellytyksiä ja että näin ollen EUIPO:lla ei ole velvollisuutta ilmoittaa väitteentekijälle sen esittämien asiakirjojen sääntöjenvastaisuuksista eikä nimenomaisesti kehottaa tätä toimittamaan tiettyjä muita todisteita (riidanalaisen päätöksen 13 kohta).
13 Valituslautakunta katsoi, että koska kyse oli Euroopan unionissa suojatusta kansainvälisestä rekisteröinnistä, aikaisemmasta tavaramerkistä ja sen voimassaolosta sekä sen antaman suojan laajuudesta on asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan (josta on tullut asetuksen 2018/625 7 artiklan 2 kohta) nojalla esitettävä näyttöä tavaramerkin rekisteröineen toimivaltaisen viranomaisen antamilla virallisilla asiakirjoilla, jotka esitetään menettelykielellä tai joiden mukaan liitetään asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 3 kohdassa tarkoitettu käännös (riidanalaisen päätöksen 14 kohta).
14 Valituslautakunta katsoi EUIPO:n julkaisseen Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin asetuksen N:o 207/2009 152 artiklan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 190 artikla) mukaisesti siten, että siinä julkaistiin vain tietyt bibliografiset tiedot, tavaramerkin kuvaus ja tavaramerkkiluokkien numerot (riidanalaisen päätöksen 16 kohta).
15 Valituslautakunta totesi, että osoittaakseen Euroopan unionin nimeävien kansainvälisten rekisteröintien antaman suojan kantajan oli asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 ja 3 kohdan mukaisesti toimitettava Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainvälisen toimiston rekisteriote ja liitettävä mukaan käännös menettelykielelle (riidanalaisen päätöksen 17 kohta). Valituslautakunta korosti, että toimittamalla otteen TMview-tietokannasta, jota hallinnoi Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) sijasta EUIPO, sekä tavaroiden luettelosta menettelykielelle tehdyn käännöksen kantaja ei ollut esittänyt näyttöä aikaisemmista oikeuksistaan ja niiden voimassaolosta sekä niiden antaman suojan laajuudesta (riidanalaisen päätöksen 18 kohta).
16 Valituslautakunta lisäsi, että jo väiteosaston olisi pitänyt hylätä väite perusteettomana, koska kansainvälisistä rekisteröinneistä nro 937 479 ja 937 526 ei ollut esitetty asianmukaisia todisteita määräajassa (riidanalaisen päätöksen 19 kohta).
Oikeudenkäynti ja asianosaisten vaatimukset
17 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
– kumoaa riidanalaisen päätöksen
– velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
18 EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin kumoaa riidanalaisen päätöksen.
19 Väliintulija vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
– hylkää kanteen
– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Oikeudellinen arviointi
20 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen.
21 Ensimmäisessä kanneperusteessa kantaja väittää, että valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 151 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 189 artiklan 2 kohta) sekä asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohdan (josta on tullut asetuksen 2018/625 7 artiklan 2 kohdan a alakohta) säännöksiä katsoessaan, että kantajan oli esitettävä näyttöä Euroopan unionin nimeävien aikaisempien kansainvälisten rekisteröintien nro 937 479 ja 937 526 antamasta suojasta.
22 Toisessa kanneperusteessa kantaja väittää, että valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan (josta on tullut asetuksen 2018/625 7 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta) ja mainitun asetuksen 19 säännön 3 kohdan sekä saman asetuksen 20 säännön (joista on tullut asetuksen 2018/625 8 artiklan 1–4 ja 7–9 kohta) säännöksiä katsoessaan, ettei kantaja ollut esittänyt näyttöä aikaisempien tavaramerkkiensä nro 937 479 ja 937 526 antamasta suojasta ja hylätessään tästä syystä väitteen perusteettomana.
23 Kolmannessa kanneperusteessa kantaja väittää toissijaisesti, että vaikka oletettaisiin, etteivät otteet TMview-tietokannasta täytä asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohdassa asetettuja vaatimuksia, valituslautakunta on loukannut luottamuksensuojan, oikeusvarmuuden, hyvän hallinnon, yhdenvertaisen kohtelun ja taannehtivuuskiellon periaatteita, etenkin kun otetaan huomioon EUIPO:n päätöskäytäntö ja EUIPO:n tutkintaohjeiden sisältö.
Ensimmäinen kanneperuste
24 Kantaja väittää valituslautakunnan rikkoneen asetuksen N:o 207/2009 151 artiklan 2 kohdan sekä asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohdan säännöksiä katsoessaan, että kantajan oli esitettävä näyttöä Euroopan unionin nimeävien aikaisempien kansainvälisten rekisteröintien nro 937 479 ja 937 526 antamasta suojasta.
25 Kantaja väittää, että Euroopan unionin nimeävällä kansainvälisellä rekisteröinnillä on asetuksen N:o 207/2009 151 artiklan 2 kohdan mukaisesti sama vaikutus kuin EU-tavaramerkillä ja että sen seurauksena näitä kahta tavaramerkkien ryhmää on kohdeltava yhdenmukaisesti. Koska EU-tavaramerkkiin perustuvan väitteen yhteydessä ei ole asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohdan nojalla tarpeen esittää näyttöä aikaisemman tavaramerkin antamasta suojasta, saman on pädettävä Euroopan unionin nimeäviin kansainvälisiin rekisteröinteihin. Näin on sitäkin suuremmalla syyllä, että asetuksen N:o 207/2009 säännöksillä on etusija soveltamisasetuksen N:o 2868/95 säännöksiin nähden.
26 Lisäksi kantaja väittää, että todisteiden esittäminen aikaisempien oikeuksien antamasta suojasta on tarpeetonta Euroopan unionin nimeävien kansainvälisten rekisteröintien osalta, mikä erottaa ne kansallisista tavaramerkeistä ja vain tietyt unionin jäsenvaltiot nimeävistä kansainvälisistä rekisteröinneistä. Sen mukaan EUIPO:lla on nimittäin tietoja, jotka voivat tukea Euroopan unionin nimeäviä kansainvälisiä rekisteröintejä ja niiden voimassaoloa sekä niiden antaman suojan laajuutta, ja nämä tiedot on asetuksen N:o 207/2009 152 artiklan mukaisesti julkaistu muun muassa sen omassa CTM-online-tietokannassa (josta on tullut eSearch plus). Kantajan mukaan lisäasiakirjojen esittäminen väitteen perustelemiseksi on siis tarpeetonta, lukuun ottamatta tapauskohtaisesti tavaroiden ja palvelujen luettelosta menettelykielelle tehtävää käännöstä, jonka se on toimittanut käsiteltävässä asiassa.
27 EUIPO katsoo, ettei käsiteltävässä asiassa ole ratkaistu sitä, onko Euroopan unionin nimeävää kansainvälistä rekisteröintiä ja sen voimassaoloa sekä sen antaman suojan laajuutta tarpeen todistaa, jos kantajan esittämä toinen kanneperuste on perusteltu.
28 Väliintulija kiistää kantajan väitteet.
29 Aluksi on syytä palauttaa mieliin asetuksen N:o 207/2009 sekä asetuksen N:o 2868/95 merkitykselliset säännökset, joita sovelletaan Euroopan unionin nimeäviin kansainvälisiin rekisteröinteihin.
30 Asetuksen N:o 207/2009 XIII osaston, jonka otsikko on ”Tavaramerkkien kansainvälinen rekisteröinti”, 1 jaksossa olevassa 145 artiklassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 182 artikla), säädetään seuraavaa:
”Jollei tässä osastossa toisin säädetä, tätä asetusta ja sen täytäntöönpanoasetuksia sovelletaan yhteisön tavaramerkkiä koskevaan hakemukseen tai yhteisön tavaramerkkiin perustuviin, tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Madridin sopimukseen liittyvän, Madridissa 27 päivänä kesäkuuta 1989 tehdyn pöytäkirjan mukaisiin kansainvälistä rekisteröintiä koskeviin hakemuksiin, jäljempänä ’kansainväliset hakemukset’ ja ’Madridin pöytäkirja’, ja Euroopan yhteisön nimeävien tavaramerkkien rekisteröinteihin kansainvälisessä rekisterissä, jota ylläpitää Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainvälinen toimisto, jäljempänä ’kansainväliset rekisteröinnit’ ja ’kansainvälinen toimisto’”.
31 Asetuksen N:o 207/2009 151 artiklassa säädetään seuraavaa:
”1. Euroopan yhteisön nimeävällä kansainvälisellä rekisteröinnillä on sen Madridin pöytäkirjan 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta rekisteröintipäivästä tai sitä myöhäisemmästä Madridin pöytäkirjan 3 ter artiklan 2 kohdan nojalla tapahtuvan Euroopan yhteisön nimeämispäivästä lukien sama vaikutus kuin yhteisön tavaramerkkiä koskevalla hakemuksella.
2. Jollei Madridin pöytäkirjan 5 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan mukaista kieltäytymisilmoitusta ole tehty tai jos kyseinen kieltäytyminen on peruutettu, Euroopan yhteisön nimeävällä kansainvälisellä rekisteröinnillä on 1 kohdassa mainitusta päivästä sama vaikutus kuin tavaramerkin rekisteröinnillä yhteisön tavaramerkiksi.
3. Edellä olevan 9 artiklan 3 kohtaa sovellettaessa 152 artiklan 1 kohdan mukainen Euroopan yhteisön nimeävää kansainvälistä rekisteröintiä koskevien tietojen julkaiseminen korvaa yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemisen ja 152 artiklan 2 kohdan mukainen julkaiseminen korvaa yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin julkaisemisen.”
32 Asetuksen N:o 2868/95 20 säännön 1 kohdan (josta on tullut asetuksen 2018/625 8 artiklan 1 ja 7 kohta) mukaan väite hylätään perusteettomana, jos väitteentekijä ei ole ennen saman asetuksen 19 säännön 1 kohdassa tarkoitetun määräajan umpeutumista esittänyt todisteita aikaisemmasta merkistään tai aikaisemmasta oikeudestaan ja sen voimassaolosta sekä sen antaman suojan laajuudesta sekä oikeudestaan tehdä väite.
33 Asetuksen N:o 2868/95 19 säännössä säädetään seuraavaa:
”1. Virasto antaa väitteentekijälle tilaisuuden esittää seikkoja, todisteita ja perusteluja väitteensä tueksi tai täydentää kaikkia 15 säännön 3 kohdan mukaisesti toimitettuja seikkoja, todisteita ja perusteluita viraston asettamassa määräajassa, joka on vähintään kaksi kuukautta siitä päivästä, jona väitemenettelyn 18 säännön 1 kohdan mukaan katsotaan alkavan.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa väitteentekijän on esitettävä myös todisteet aikaisemman merkkinsä tai aikaisemman oikeutensa olemassaolosta ja voimassaolosta sekä sen antaman suojan laajuudesta ja osoitettava, että hänellä on oikeus tehdä väite. Väitteentekijän on erityisesti esitettävä seuraavat todisteet:
a) jos väite perustuu aikaisempaan merkkiin, joka ei ole yhteisön tavaramerkki, todisteet aikaisemman merkin rekisteröinnistä tai hakemisesta toimittamalla
i) – –;
ii) sellaisen tavaramerkin osalta, joka on rekisteröity, jäljennös asiaa koskevasta rekisteröintitodistuksesta ja tapauksesta riippuen viimeisimmästä uudistamistodistuksesta, joka osoittaa tavaramerkin suoja-ajan olevan pidempi kuin 1 kohdassa tarkoitettu määräaika ja mahdolliset suoja-ajan pidennykset, tai muut vastaavat asiakirjat, jotka ovat peräisin tavaramerkin rekisteröineeltä hallintoviranomaiselta;
– –.
3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja todisteet on esitettävä menettelyssä käytettävällä kielellä tai niiden mukaan on liitettävä käännös. Käännös on jätettävä alkuperäisen asiakirjan jättämiselle asetetun määräajan kuluessa.”
34 Asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohdan säännöksistä, joita sovelletaan Euroopan unionin nimeäviin kansainvälisiin rekisteröinteihin asetuksen N:o 207/2009 145 artiklan säännösten mukaisesti, ilmenee, että väitteentekijän on esitettävä todisteet aikaisemman merkin hakemisesta tai rekisteröinnistä, jos väite perustuu aikaisempaan merkkiin, joka ei ole EU-tavaramerkki. Tällaisia todisteita on siis välttämätöntä esittää myös Euroopan unionin nimeävistä kansainvälisistä rekisteröinneistä, jotka eivät ole EU-tavaramerkkejä.
35 Se, että asetuksen N:o 207/2009 151 artiklan 2 kohdassa säädetään, että EU-tavaramerkin nimeävällä kansainvälisellä rekisteröinnillä on kyseisen artiklan 1 kohdassa mainitusta päivästä sama vaikutus kuin tavaramerkin rekisteröinnillä EU-tavaramerkiksi, ei vaikuta siihen, että väitteentekijän on esitettävä todisteet aiemmasta Euroopan unionin nimeävästä kansainvälisestä rekisteröinnistä asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaisesti. Asetuksen N:o 2868/95 19 säännössä säädetty vaatimus aikaisemmasta tavaramerkistä esitettävistä todisteista koskee nimittäin aikaisemman tavaramerkin – mukaan lukien Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – haltijan mahdollisuutta vastustaa EU-tavaramerkin rekisteröintiä, eikä se liity EU-tavaramerkin vaikutuksiin, jotka on määritetty asetuksen N:o 207/2009 II osaston 2 jaksossa, jonka otsikko on ”EU-tavaramerkin vaikutukset”, olevassa 9–14 artiklassa (joista on tullut asetuksen 2017/1001 9–17 artikla).
36 Näin ollen asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohdan ii alakohta, siltä osin kuin siinä säädetään, että väitteentekijän on esitettävä todisteet Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin antamasta suojasta, ei ole ristiriidassa asetuksen N:o 207/2009 151 artiklan 2 kohdan säännösten, jotka eivät puolestaan koske EU-tavaramerkin rekisteröintiä vastaan käydyn väitemenettelyn sääntöjä, kanssa.
37 Yrittäessään osoittaa, että valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 151 artiklan 2 kohdan sekä asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohdan säännöksiä, kantaja ei voi perustellusti väittää, ettei aikaisempia tavaramerkkejä koskevan näytön esittäminen ole tarpeen siltä osin kuin on kyse Euroopan unionin nimeävistä kansainvälisistä rekisteröinneistä, koska EUIPO:lla on – kun otetaan huomioon asetuksen N:o 207/2009 152 artiklassa säädettyjen Euroopan unionin nimeävää kansainvälistä rekisteröintiä koskevien tietojen julkaiseminen CTM-Online-tietokannassa (josta on tullut eSearch plus) – tietoja, joilla voidaan näyttää toteen Euroopan unionin nimeävät kansainväliset rekisteröinnit ja niiden voimassaolo sekä niiden antaman suojan laajuus.
38 Vaikka nimittäin oletettaisiin, että EUIPO:lla on Euroopan unionin nimeäviin kansainvälisiin rekisteröinteihin liittyviä tietoja, asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdasta, joka – kuten edellä todettiin – ei ole ristiriidassa asetuksen N:o 207/2009 151 artiklan 2 kohdan kanssa, ilmenee selvästi, että väitteentekijän on itse esitettävä todisteet aikaisemman oikeutensa antamasta suojasta.
39 Näin ollen valituslautakunta ei rikkonut asetuksen N:o 207/2009 151 artiklan 2 kohdan eikä asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohdan säännöksiä katsoessaan, että kantajan oli esitettävä todisteet Euroopan unionin nimeävien aikaisempien kansainvälisten rekisteröintien nro 937 479 ja 937 526 antamasta suojasta.
40 Ensimmäinen kanneperuste on siis hylättävä.
Toinen kanneperuste
41 Kantaja väittää valituslautakunnan rikkoneen asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohdan ii alakohtaa ja 3 kohtaa sekä saman asetuksen 20 sääntöä, kun se katsoi, ettei kantaja ollut toimittanut todisteita aikaisempien tavaramerkkien nro 937 479 ja 937 526 antamasta suojasta.
42 Kantaja väittää, että otteen toimittaminen TMview-tietokannasta on asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan vaatimusten mukainen todistuskeino. Se toteaa, että TMview-tietokannan tiedot ovat peräisin siihen osallistuvilta tavaramerkkivirastoilta, muun muassa WIPO:lta, ja että kyseiset tietokantaotteet sisältävät kaikki merkitykselliset tiedot, joilla voidaan osoittaa Euroopan unionin nimeävän aikaisemman kansainvälisen rekisteröinnin antama suoja. Kantaja lisää, että TMview-tietokannasta saatavien otteiden pätevyys tunnustetaan EUIPO:n tutkintaohjeissa mainitussa vakiintuneessa hallinnollisessa käytännössä.
43 Kantaja väittää, että se on käsiteltävässä asiassa toimittanut otteita TMview-tietokannasta sekä tavaroiden ja palvelujen luettelosta menettelykielelle tehdyn käännöksen asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 3 kohdan mukaisesti ja että valituslautakunta on sen johdosta virheellisesti katsonut, ettei se ole toimittanut todisteita aikaisempien kansainvälisten tavaramerkkiensä nro 937 479 ja 937 526 antamasta suojasta.
44 EUIPO:n mukaan kanneperuste on perusteltu.
45 Väliintulijan mukaan kanneperuste on hylättävä, koska TMview-tietokantaa hallinnoi EUIPO eikä WIPO, joka on ainoa kansainvälisten tavaramerkkien rekisteröinnistä vastaava toimivaltainen viranomainen. Aikaisemman kansainvälisen tavaramerkin toteennäyttäminen tästä tietokannasta toimitetuilla otteilla on siis sen mukaan ristiriidassa asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan kanssa.
46 Väliintulijan mukaan EUIPO:n tutkintaohjeita, joissa hyväksytään otteet TMview-tietokannasta todisteena aikaisemmista oikeuksista ja niiden voimassaolosta, ei voida soveltaa käsiteltävässä asiassa. Ensinnäkin EUIPO:n tutkintaohjeet annettiin sen mukaan kaksi vuotta sen määräajan päättymisen jälkeen, jonka kuluessa kantajan oli perusteltava aikaisemmat oikeutensa. Toiseksi nämä ohjeet eivät väliintulijan mukaan ole sitovat eivätkä asetusten N:o 207/2009 ja N:o 2868/95 säännösten mukaiset. Nämä asetukset ovat etusijalla EUIPO:n tutkintaohjeisiin nähden, ja valituslautakuntien, joilla on sidottu harkintavalta tehdessään päätöksiä merkin rekisteröimisestä EU-tavaramerkiksi, on sovellettava niitä.
47 Ensiksi on tutkittava kantajan väite, jonka mukaan EUIPO:n tutkintaohjeissa hyväksytään otteiden toimittaminen TMview-tietokannasta.
48 Kantaja väittää nimittäin toisen kanneperusteensa tueksi, että EUIPO:n tutkintaohjeissa täsmennetään asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan osalta, että muiden kuin EU-tavaramerkkien aikaisempien rekisteröintien voimassaolon osoittamiseksi väitteentekijä voi unionin nimeävien aikaisempien rekisteröintien tapauksessa toimittaa otteita TMview-tietokannasta.
49 Tutkintaohjeiden 23.3.2016 päivätyn version, joka on kannekirjelmän liitteenä, 1 jaksossa (”Menettelyt”) olevan C osan (”Väitemenettely”) 4.2.3.2 kohdassa todetaan, että EUIPO hyväksyy kansainvälisten rekisteröintien tapauksessa muun muassa otteet TMview-tietokannasta, kunhan ote sisältää kaikki vaadittavat tiedot.
50 Kantajan esittämän kanneperusteen perusteltavuus on kuitenkin tutkittava vain asetusten N:o 207/2009 ja N:o 2868/95 merkityksellisten säännösten – ei siis EUIPO:n tutkintaohjeiden – perusteella.
51 Päätökset, jotka valituslautakuntien on tehtävä asetuksen N:o 207/2009 perusteella ja jotka koskevat merkin rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi, kuuluvat nimittäin sidotun harkinnan eivätkä vapaan harkinnan piiriin, joten samojen valituslautakuntien päätösten laillisuutta on arvioitava yksinomaan tämän asetuksen perusteella, sellaisena kuin unionin tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet (ks. vastaavasti tuomio 15.9.2005, BioID v. SMHV, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, 47 kohta; tuomio 12.1.2006, Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, 48 kohta ja tuomio 19.1.2012, SMHV v. Nike International, C‑53/11 P, EU:C:2012:27, 57 kohta).
52 EUIPO:n tutkintaohjeet eivät ne ole unionin oikeuden säännösten tulkintaa sitovia oikeudellisia asiakirjoja (tuomio 19.12.2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, 48 kohta). EUIPO:n tutkintaohjeiden määräyksiä ei voida sellaisinaan asettaa etusijalle asetusten N:o 207/2009 ja N:o 2868/95 säännöksiin nähden eivätkä ne voi myöskään muuttaa Euroopan unionin tuomioistuimen tulkintaa kyseisistä säännöksistä. Päinvastoin ohjeita on luettava asetusten N:o 207/2009 ja N:o 2868/95 säännösten mukaisesti (tuomio 27.6.2012, Interkobo v. SMHV – XXXLutz Marken (my baby), T‑523/10, EU:T:2012:326, 29 kohta).
53 Näin ollen EUIPO:n tutkintaohjeiden määräyksiä, joihin kantaja vetoaa, ei voida asettaa etusijalle niihin asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 ja 3 kohdan säännöksiin nähden, jotka koskevat väitteentekijän aikaisempien tavaramerkkien antamasta suojasta toimittamia todisteita, eivätkä ne voi muuttaa unionin yleisen tuomioistuimen tulkintaa näistä säännöksistä.
54 Väitteet, joissa kantaja vetoaa EUIPO:n tutkintaohjeiden sisältöön osoittaakseen asetuksen N:o 2868/95 säännösten rikkomisen, on siis hylättävä tehottomina.
55 Toiseksi asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan säännösten mukaan väitteentekijä voi toimittaa paitsi jäljennöksen asiaa koskevasta rekisteröintitodistuksesta ja tapauksesta riippuen viimeisimmästä uudistamistodistuksesta myös muut vastaavat asiakirjat, jotka ovat peräisin tavaramerkkihakemuksen vastaanottaneelta hallintoviranomaiselta.
56 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohdan säännöksissä asetetut vaatimukset täyttää sellaisen asiakirjan esittäminen, joka on peräisin toimivaltaiselta viranomaiselta ja joka sisältää samat tiedot kuin ne, jotka ovat rekisteröintitodistuksessa (tuomio 5.2.2016, Kicktipp v. SMHV – Italiana Calzature (kicktipp), T‑135/14, EU:T:2016:69, 63 kohta).
57 On myös korostettava, ettei näissä säännöksissä suljeta pois mahdollisuutta esittää toimivaltaisen kansallisen viraston tietokannan kaltaisesta tietokannasta peräisin olevia asiakirjoja (ks. vastaavasti tuomio 24.10.2014, Grau Ferrer v. SMHV – Rubio Ferrer (Bugui va), T‑543/12, ei julkaistu, EU:T:2014:911, 25 ja 26 kohta).
58 Asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohdan ii alakohtaan sisältyvässä täsmennyksessä, jonka mukaan kyseessä olevat asiakirjat ”ovat peräisin tavaramerkin rekisteröineeltä hallintoviranomaiselta”, suljetaan pois mahdollisuus toimittaa otteita tietokannasta, jossa on saatavana muita kuin tavaramerkkihakemuksen vastaanottaneelta hallintoviranomaiselta peräisin olevia asiakirjoja. Näin ollen otteet EUIPO:n CTM-Online-tietokannasta eivät ole todisteita Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin antamasta suojasta, koska EUIPO, joka ei ole kansainvälisten tavaramerkkien rekisteröinnistä vastaava toimivaltainen viranomainen, ei ole se hallintoviranomainen, jolle tavaramerkkihakemus on jätetty (ks. vastaavasti tuomio 26.11.2014, Aldi Einkauf v. SMHV – Alifoods (Alifoods), T‑240/13, EU:T:2014:994, 27 ja 28 kohta).
59 Vaikka asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa säädetään, että asiakirjat ”ovat peräisin” toimivaltaiselta viranomaiselta, nämä säännökset eivät kuitenkaan ole esteenä sille, että toimivaltaiselta viranomaiselta peräisin olevat asiakirjat ovat saatavana sellaisen EUIPO:n hallinnoiman tietojärjestelmän kautta, johon toimivaltainen viranomainen osallistuu välittämällä ja päivittämällä merkityksellisiä tietoja.
60 Asiakirja-aineistosta, erityisesti EUIPO:n kirjelmissään ja istunnossa antamista selvityksistä, ilmenee, että TMview-tietokanta on EUIPO:n hallinnoima tietotekninen väline, johon osallistuu WIPO:n kaltaisia kolmansien osapuolten tavaramerkkivirastoja. Tähän välineeseen on koottu siihen osallistuville tavaramerkkivirastoille jätetyt tavaramerkkihakemukset ja niiden tekemät rekisteröinnit, jotka ovat saatavana tietokannan kautta. Tiedot ovat peräisin tavaramerkkivirastoilta, joilla on hallussaan tietokantaan sisältyvät tiedot ja jotka vastaavat niiden päivittämisestä päivittäin. TMview-tietokannan kautta on mahdollista tutustua tähän tietokantaan osallistuvien tavaramerkkivirastojen rekisteröimiä tavaramerkkejä koskeviin tietoihin sellaisina, kuin ne sisältyvät niiden omiin tavaramerkkirekistereihin. Ote TMview-tietokannasta vastaa toimivaltaisen viranomaisen rekisterin tilannetta ajankohtana, jolloin käyttäjä tekee haun tästä tietokannasta.
61 Kun otetaan huomioon edellä 60 kohdassa mainitut TMview-tietokannan ominaisuudet, ote tästä tietokannasta on unionin nimeävien kansainvälisten rekisteröintien tapauksessa asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu asiakirja, joka vastaa jäljennöstä asiaa koskevasta rekisteröintitodistuksesta ja tapauksesta riippuen viimeisimmästä uudistamistodistuksesta ja on peräisin WIPO:lta, edellyttäen, että väitteentekijän toimittama ote sisältää kaikki tarvittavat tiedot. Tämän edellytyksen täyttyessä ote TMview-tietokannasta voidaan rinnastaa, kuten kantaja ja EUIPO perustellusti väittävät, otteeseen WIPO:n Romarin-tietokannasta tai jäljennökseen tämän järjestön antamasta rekisteröintitodistuksesta.
62 Vaikka väliintulija vetoaa siihen, että EUIPO hallinnoi TMview-tietokantaa, se ei voi kyseenalaistaa tätä päätelmää, koska WIPO, joka on kansainvälisten tavaramerkkien rekisteröinnistä vastaava toimivaltainen viranomainen, osallistuu tietokannan toimintaan toimittamalla siihen kansainvälisiä tavaramerkkejä koskevia tietoja ja päivittämällä niitä päivittäin.
63 Väliintulija ei voi myöskään perustellusti väittää 26.11.2014 annetun tuomion Alifoods (T‑240/13, EU:T:2014:994) olevan esteenä sille, että TMview-tietokantaa käytetään aikaisemman kansainvälisen tavaramerkin antaman suojan osoittamiseen.
64 Unionin yleinen tuomioistuin on 26.11.2014 annetussa tuomiossa Alifoods (T‑240/13, EU:T:2014:994) todennut, että koska EUIPO ei ole toimivaltainen hallinnoimaan kansainvälisiä rekisteröintejä ja koska se ei ole asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu hallintoviranomainen, jolle tavaramerkkihakemus on jätetty, kantajan toimittama asiakirja eli ote EUIPO:n CTM-Online-tietokannasta ei ollut tässä säännöksessä tarkoitettu todiste kansainvälisestä tavaramerkistä ja sen voimassaolosta sekä sen antaman suojan laajuudesta.
65 Unionin yleinen tuomioistuin täsmensi toissijaisesti, että tätä arviointia tukee asiaa koskevan asetuksen teleologinen tulkinta. Se, että EUIPO julkaisee Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin, koskee nimittäin asetuksen N:o 207/2009 152 artiklan nojalla vain tiettyjä tietoja, joita ovat tavaramerkin kuva sekä tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen luokkien numerot mutta ei näiden tavaroiden tai palvelujen luettelo. EUIPO ei ole kääntänyt mainittua luetteloa, ja se on siis saatavana vain niillä kolmella kielellä, joilla WIPO on julkaissut kansainvälisen rekisteröinnin, eli englanniksi, espanjaksi ja ranskaksi. Tästä seuraa, että jos tällainen EUIPO:n julkaisema tieto katsottaisiin riittäväksi todisteeksi kyseisestä tavaramerkistä ja sen voimassaolosta sekä sen antaman suojan laajuudesta, siitä aiheutuisi oikeudellista epävarmuutta ja epäyhdenvertaisuutta (ks. vastaavasti tuomio 26.11.2014, Alifoods, T‑240/13, EU:T:2014:994, 29–31 kohta).
66 Unionin yleisen tuomioistuimen 26.11.2014 antamassa tuomiossa Alifoods (T‑240/13, EU:T:2014:994) esittämiä toteamuksia, jotka koskevat otteita CTM-Online-tietokannasta, ei kuitenkaan voida soveltaa TMview-tietokantaan.
67 TMview-tietokannan toiminta varmistetaan nimittäin siten, että WIPO:n kaltaiset tavaramerkkivirastot osallistuvat siihen huolehtimalla tietojen päivittämisestä päivittäin, joten nämä tiedot vastaavat tarkasti niiden tavaramerkkirekistereitä.
68 TMview-tietokannan tiedot eivät myöskään rajoitu pelkästään Euroopan unionin nimeävää kansainvälistä rekisteröintiä koskeviin merkintöihin, joiden julkaisemisesta säädetään asetuksen N:o 207/2009 152 artiklan säännöksissä. Tämä tietokanta, jonka tiedoista on mahdollista esittää otteita, sisältää kaikki merkitykselliset tiedot, joilla voidaan osoittaa asetuksen N:o 2868/95 19 säännössä tarkoitettu aikaisemman tavaramerkin antama suoja, mukaan lukien tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen luettelon.
69 Jos tavaroiden tai palvelujen luetteloa, sellaisena kuin se esitetään TMview-tietokannasta peräisin olevassa otteessa, ei ole saatavana väitemenettelyn kielellä, väitteentekijän on liitettävä mainitun luettelon mukaan sen käännös menettelykielellä asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 3 kohdan mukaisesti. Tämän edellytyksen täyttyessä mahdollisuus esittää todisteita aikaisemmasta Euroopan unionin nimeävästä rekisteröinnistä toimittamalla otteita TMview-tietokannasta ei luo oikeudellista epävarmuutta eikä epäyhdenvertaisuutta.
70 Edellä esitetystä seuraa, että ote TMview-tietokannasta – edellyttäen, että kyseinen ote sisältää kaikki tarvittavat tiedot, erityisesti tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen luettelon – on Euroopan unionin nimeävien kansainvälisten rekisteröintien tapauksessa asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu asiakirja, joka vastaa WIPO:lta peräisin olevaa rekisteröintitodistusta.
71 Kolmanneksi asiakirja-aineistosta ilmenee, että käsiteltävässä asiassa kantaja toimitti asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 1 kohdassa säädetyssä määräajassa TMview-tietokannasta saatuja otteita, jotka koskivat Euroopan unionin nimeäviä aikaisempia rekisteröintejä nro 937 479 ja 937 526. Kuten väliintulija on lisäksi istunnossa vahvistanut, on riidatonta, että nämä otteet sisälsivät kaikki aikaisempia tavaramerkkejä ja niiden voimassaoloa sekä niiden antaman suojan laajuutta koskevat merkitykselliset tiedot, muun muassa luettelon näiden tavaramerkkien kattamista tavaroista. Näiden tavaroiden luettelon mukaan oli asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 3 kohdan mukaisesti liitetty luettelosta väitemenettelyn kielellä eli saksaksi tehty käännös, joka toimitettiin alkuperäisen asiakirjan jättämiselle asetetun määräajan kuluessa.
72 Kantaja on siten asetuksen N:o 2868/95 20 säännön 1 kohdan vaatimusten mukaisesti ja ennen asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 1 kohdassa tarkoitetun määräajan umpeutumista esittänyt todisteita aikaisemmista kansainvälisistä tavaramerkeistään nro 937 479 ja 937 526 ja niiden voimassaolosta sekä niiden antaman suojan laajuudesta.
73 Näissä olosuhteissa kantaja on perustellusti väittänyt, että valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan ja 3 kohdan sekä saman asetuksen 20 säännön säännöksiä katsoessaan, ettei kantaja ollut ennen mainitun asetuksen 19 säännön 1 kohdassa tarkoitetun määräajan umpeutumista esittänyt todisteita aikaisempien tavaramerkkiensä nro 937 479 ja 937 526 antamasta suojasta ja hylätessään tästä syystä väitteen perusteettomana.
74 Kantajan esittämä toinen kanneperuste on siis hyväksyttävä.
75 Koska toinen kanneperuste on perusteltu, riidanalainen päätös on kumottava ilman, että on tarpeen tutkia toissijaisesti esitettyä kolmatta kanneperustetta, jonka mukaan luottamuksensuojan, oikeusvarmuuden, hyvän hallinnon, yhdenvertaisen kohtelun ja taannehtivuuskiellon periaatteita on loukattu.
Oikeudenkäyntikulut
76 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.
77 Koska EUIPO on hävinnyt asian siltä osin kuin riidanalainen päätös kumotaan, se on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä korvaamaan kantajalle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut tämän vaatimusten mukaisesti.
78 Koska väliintulija on hävinnyt vaatimuksensa, se vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.
Näillä perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksäs jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) neljännen valituslautakunnan 20.9.2016 tekemä päätös (asia R 2129/2015-4) kumotaan.
2) EUIPO velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä korvaamaan Deichmann SE:lle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.
3) Vans, Inc. vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.
Gervasoni | Kowalik-Bańczyk | Mac Eochaidh |
Julistettiin Luxemburgissa 6 päivänä joulukuuta 2018.
Allekirjoitukset