SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
3 luglio 2019 (*)
«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio denominativo Boswelan – Uso effettivo – Insussistenza – Uso del marchio nel contesto di una sperimentazione clinica preliminare al deposito di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale – Motivo legittimo per il mancato uso – Nozione»
Nella causa C‑668/17 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 28 novembre 2017,
Viridis Pharmaceutical Ltd, con sede a Tortola, Isole Vergini britanniche (Regno Unito), rappresentata da C. Spintig, S. Pietzcker e M. Prasse, Rechtsanwälte,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da S. Hanne, in qualità di agente,
convenuto in primo grado,
Hecht-Pharma GmbH, con sede a Hollnseth (Germania), rappresentata da J. Sachs e C. Sachs, Rechtsanwälte,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da M. Vilaras, presidente di sezione, K. Jürimäe (relatrice), D. Šváby, S. Rodin e N. Piçarra, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 gennaio 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la sua impugnazione, la Viridis Pharmaceutical Ltd (in prosieguo: la «Viridis») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 settembre 2017, Viridis Pharmaceutical/EUIPO – Hecht-Pharma (Boswelan) (T‑276/16, non pubblicata, EU:T:2017:611; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 febbraio 2016 (procedimento R 2837/2014-5), relativa a una procedura di decadenza tra la Hecht-Pharma GmbH e la Viridis (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
Diritto internazionale
2 L’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che figura all’allegato 1 C dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, è stato approvato a nome della Comunità europea con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1) (in prosieguo: l’«Accordo TRIPs»). All’articolo 19, paragrafo 1, esso menziona il requisito dell’uso del marchio registrato nei seguenti termini:
«Qualora l’uso costituisca una condizione necessaria per il mantenimento di una registrazione, la registrazione può essere annullata soltanto dopo un periodo ininterrotto di non uso di almeno tre anni, a meno che il titolare del marchio non adduca motivi legittimi basati sull’esistenza di impedimenti all’uso del marchio. Circostanze indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto tali da costituire un impedimento alla sua utilizzazione, quali restrizioni all’importazione o altre condizioni stabilite dal governo per i prodotti o servizi protetti dal marchio, sono considerate legittimi motivi di non uso».
Diritto dell’Unione
3 Il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea] (GU 2009, L 78, pag. 1), è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (GU 2015, L 341, pag. 21), il quale è entrato in vigore il 23 marzo 2016. Esso è stato poi abrogato e sostituito, con effetto dal 1o ottobre 2017, dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1). Tuttavia, tenuto conto della data di presentazione della domanda di decadenza di cui trattasi, vale a dire il 18 novembre 2013, che è determinante ai fini dell’individuazione del diritto sostanziale applicabile, la controversia in esame è disciplinata dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009.
4 Il considerando 10 del regolamento n. 207/2009 è formulato come segue:
«È giustificato tutelare i marchi [dell’Unione europea], nonché, nei loro confronti, i marchi registrati che siano anteriori, soltanto nella misura in cui siano effettivamente utilizzati».
5 L’articolo 15 di detto regolamento, intitolato «Uso del marchio [dell’Unione europea]», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio [dell’Unione europea] non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nell’[Unione europea] per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio [dell’Unione europea] è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.
Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerate come uso:
a) l’utilizzazione del marchio [dell’Unione europea] in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato;
(…)».
6 Con il titolo «Motivi di decadenza», l’articolo 51 del medesimo regolamento, al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Il titolare del marchio [dell’Unione europea] è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all’[EUIPO] o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione:
a) se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell’[Unione] per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; tuttavia, nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti se, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, è iniziata o ripresa l’utilizzazione effettiva del marchio; peraltro, l’inizio o la ripresa dell’utilizzazione del marchio, qualora si collochi nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, a condizione che il periodo di tre mesi cominci non prima dello scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancata utilizzazione, non vengono presi in considerazione qualora si effettuino preparativi per l’inizio o la ripresa dell’utilizzazione del marchio solo dopo che il titolare abbia appreso che la domanda o la domanda riconvenzionale potrà essere presentata;
(…)».
7 Il considerando 24, l’articolo 18 e l’articolo 58 del regolamento 2017/1001 corrispondono, rispettivamente, al considerando 10, all’articolo 15 e all’articolo 51 del regolamento n. 207/2009.
8 Il considerando 25 del regolamento 2017/1001, che non trova corrispondenza nel regolamento n. 207/2009, dispone quanto segue:
«Per ragioni di equità e di certezza del diritto l’uso del marchio UE in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio d’impresa, nella forma in cui esso è stato registrato, dovrebbe essere sufficiente per preservare i diritti conferiti a prescindere dal fatto che il marchio d’impresa sia anche registrato nella forma in cui è usato».
Fatti
9 Ai fini della presente causa, i fatti e gli elementi essenziali della decisione controversa, come risultano dai punti da 1 a 11 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.
10 Il 30 settembre 2003 la Pharmasan GmbH Freiburg, cui è subentrata la Viridis, ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione del segno denominativo «Boswelan» come marchio dell’Unione europea, per «prodotti farmaceutici e prodotti per la salute» rientranti nella classe 5 ai sensi dell’Accordo di Nizza riguardante la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.
11 Tale domanda è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 31/2004, del 2 agosto 2004, e la registrazione del marchio (in prosieguo: il «marchio contestato») è avvenuta il 24 aprile 2007.
12 Il 18 novembre 2013 la Hecht-Pharma ha presentato una domanda di decadenza di tale marchio per tutti i prodotti per i quali era stato registrato, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in quanto esso non aveva formato oggetto di uso effettivo.
13 Con decisione del 26 settembre 2014, la divisione di annullamento dell’EUIPO ha dichiarato decaduta dai suoi diritti la Viridis per tutti i prodotti registrati.
14 Il 6 novembre 2014 la Viridis ha presentato ricorso presso la commissione di ricorso dell’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, contro la decisione della divisione di annullamento.
15 Con la decisione controversa, la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO (in prosieguo: la «commissione di ricorso») ha respinto tale ricorso.
16 In primo luogo, la commissione di ricorso ha considerato che gli elementi forniti dalla Viridis non erano tali da dimostrare un uso effettivo del marchio contestato in seno all’Unione per i prodotti che esso designava nel corso del periodo ininterrotto di cinque anni che ha preceduto la domanda di decadenza. Tali elementi si riferirebbero, infatti, ad atti di natura meramente interna, che riguarderebbero una sperimentazione clinica. Essi sarebbero intervenuti molto prima della commercializzazione del prodotto e al di fuori della concorrenza. Non si tratterebbe di atti rivolti all’esterno, in relazione con la commercializzazione o la pubblicità dei prodotti di cui trattasi. Essi non costituirebbero nemmeno un atto preparatorio diretto, né un atto volto al lancio imminente sul mercato.
17 In secondo luogo, la commissione di ricorso, con riferimento in particolare alla definizione di motivo legittimo che risulta dai termini dell’Accordo TRIPs ha considerato che, nella fattispecie, la realizzazione di una sperimentazione clinica non era, da sola, un motivo indipendente dalla volontà della Viridis tale da giustificare il mancato uso del marchio contestato. La durata di una sperimentazione clinica dipenderebbe, infatti, dai mezzi finanziari che il titolare di un marchio abbia deciso di impegnare, giacché questo elemento non rientra nella categoria degli ostacoli indipendenti dalla sua volontà. La responsabilità della durata del procedimento potrebbe essere considerata come trasferita a un’autorità esterna solo dopo che sia stata presentata una domanda formale di immissione in commercio. La tutela conferita ai marchi dell’Unione europea dal regolamento n. 207/2009 non apparirebbe necessaria prima di tale domanda formale e, tuttavia, qualora un’azienda farmaceutica decidesse di effettuare la registrazione di un marchio dell’Unione europea molti anni prima di una tale domanda, i ritardi nella sperimentazione clinica rientrerebbero nella sua responsabilità.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
18 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 maggio 2016, la Viridis ha presentato un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa nella parte in cui, con essa, la commissione di ricorso aveva respinto il suo ricorso contro la decisione della divisione di annullamento che la dichiarava decaduta dai suoi diritti per quanto concerne i medicinali per la cura della sclerosi a placche.
19 A sostegno del suo ricorso, la Viridis deduceva tre motivi. Il primo motivo verteva sulla violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso aveva erroneamente considerato che i fatti e le prove presentate erano insufficienti a dimostrare l’uso effettivo del marchio contestato per quanto riguarda i medicinali per la cura della sclerosi a placche. Il secondo motivo atteneva alla violazione di tale medesima disposizione, in quanto la commissione in parola aveva erroneamente ritenuto che i fatti e le prove addotte non fossero sufficienti a dimostrare un motivo legittimo per il mancato uso di detto marchio per quanto riguarda gli stessi medicinali. Il terzo motivo verteva sulla violazione dell’articolo 83 del regolamento n. 207/2009 e, più in particolare, del principio di tutela del legittimo affidamento.
20 Il Tribunale ha respinto ciascuno di tali motivi e, di conseguenza, il ricorso nella sua integralità.
Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
21 Con la sua impugnazione la Viridis chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– rinviare la causa al Tribunale, e
– condannare l’EUIPO alle spese o, in subordine, riservare la decisione sulle spese.
22 L’EUIPO chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione e
– condannare la Viridis alle spese.
23 La Hecht-Pharma chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione;
– condannare la Viridis alle spese.
Sull’impugnazione
24 A sostegno della sua impugnazione, la Viridis deduce due motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, in quanto il Tribunale ha concluso erroneamente che non vi era stato alcun uso effettivo del marchio contestato e, il secondo, sulla violazione della stessa disposizione, in quanto il Tribunale ha concluso erroneamente che non vi era alcun motivo legittimo per il mancato uso di tale marchio.
Osservazioni preliminari
25 Da un lato, occorre rilevare che la Viridis e la Hecht-Pharma, nelle loro memorie, si riferiscono alle disposizioni del regolamento 2017/1001. Tuttavia, poiché, come risulta dai punti 3 e 7 della presente sentenza, il regolamento n. 207/2009 è applicabile alla presente causa e gli articoli 18 e 58 del regolamento 2017/1001 corrispondono agli articoli 15 e 51 del regolamento n. 207/2009, i riferimenti delle parti ai primi articoli devono intendersi come riguardanti questi ultimi articoli.
26 Dall’altro lato, i due motivi dell’impugnazione, vertenti, in sostanza, su violazioni dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, sollevano, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 32 e 33 delle sue conclusioni, questioni di diritto relative all’interpretazione delle nozioni di «uso effettivo» e di «motivo legittimo per il mancato uso», ai sensi del regolamento n. 207/2009. Pertanto, e contrariamente a quanto sostiene la Hecht-Pharma, tali motivi, che non sono diretti a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle circostanze del caso di specie, sono ricevibili.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
27 Con il primo motivo, la Viridis contesta, in sostanza, al Tribunale di aver violato l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, avendo inficiato la valutazione dell’uso effettivo del marchio contestato con due errori di diritto.
28 In primo luogo, la Viridis critica il punto 36 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha sancito il principio che un marchio che designa un medicinale può essere oggetto di un uso effettivo soltanto quando, per tale medicinale, sia stata concessa un’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC).
29 Secondo detta parte, tale principio sarebbe fondato su un’interpretazione restrittiva della nozione di «uso effettivo», che non sarebbe giustificata, in quanto gli atti d’uso esaminati dal Tribunale nella fattispecie non erano illegittimi.
30 La Viridis sostiene che tale interpretazione è altresì contraria alla giurisprudenza della Corte e del Tribunale. Infatti, secondo tale giurisprudenza, l’uso effettivo dovrebbe essere oggetto di una valutazione caso per caso. Un uso, anche minimo, e una vendita a un unico cliente potrebbero essere considerati sufficienti quando tali atti sono giustificati sul piano commerciale. L’uso esterno non significherebbe che esso debba necessariamente essere orientato ai consumatori finali.
31 Ne conseguirebbe che l’uso effettivo non può essere escluso a causa del fatto che il prodotto in questione non può essere commercializzato né può essere oggetto di pubblicità presso il pubblico.
32 Al contrario, occorrerebbe tener conto degli interessi dell’industria farmaceutica e considerare che gli atti legittimi di uso del marchio, come quelli effettuati dalla Viridis in occasione della sperimentazione clinica di cui trattasi, possono costituire un uso effettivo qualora risultino sufficienti nell’ambito della valutazione caso per caso. Infatti, il termine di cinque anni di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 non sarebbe sufficiente per le specificità del settore farmaceutico tenuto conto della cerchia ristretta di acquirenti e del numero limitato di partecipanti alle sperimentazioni cliniche.
33 In secondo luogo, la Viridis contesta la conclusione del Tribunale contenuta nella prima frase del punto 39 della sentenza impugnata, secondo la quale l’uso del marchio contestato nell’ambito di una sperimentazione clinica nei confronti di terzi non può essere equiparato a un’immissione in commercio e neppure a un atto preparatorio diretto, poiché rientra in un uso di natura interna.
34 Secondo la Viridis, ritenendo che l’uso di un marchio nell’ambito di una sperimentazione clinica costituisca un uso interno ed escludendo che un tale uso possa costituire un uso effettivo, il Tribunale avrebbe disatteso la giurisprudenza secondo la quale l’uso effettivo può sussistere qualora la commercializzazione sia in fase di preparazione e imminente. Tale giurisprudenza consentirebbe di ritenere che un uso possa essere effettivo anche se non riguarda un numero significativo di destinatari.
35 La Viridis aggiunge che il requisito dell’uso di un marchio registrato non è fine a se stesso e che il requisito dell’uso ha l’obiettivo di non appesantire il registro con marchi non utilizzati. L’interpretazione della nozione di «uso» dovrebbe pertanto formare oggetto di una certa elasticità, come testimonierebbe il fatto che l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e il considerando 25 del regolamento 2017/1001 consentono l’uso di un marchio in una forma che si differenzia da quella nella quale quest’ultimo è stato registrato.
36 L’EUIPO e, in subordine, la Hecht-Pharma contestano la fondatezza del primo motivo.
Giudizio della Corte
37 Con il suo primo motivo, la Viridis fa valere che la valutazione, da parte del Tribunale, dell’uso effettivo del marchio contestato è inficiata da errori di diritto. Infatti, secondo la Viridis, erroneamente il Tribunale, da un lato, al punto 36 della sentenza impugnata, ha sancito il principio secondo cui l’uso appropriato al mantenimento dei diritti per un medicinale può esistere soltanto quando sia stata concessa un’AIC per tale medicinale e, dall’altro, al punto 39 di tale sentenza, ha escluso che l’uso del marchio nell’ambito di una sperimentazione clinica possa costituire un uso effettivo.
38 Secondo una giurisprudenza consolidata, un marchio forma oggetto di un uso effettivo, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, allorché assolve alla sua funzione essenziale, che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o mantenere uno sbocco per tali prodotti e tali servizi, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio (sentenze dell’11 marzo 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, punto 43, nonché dell’8 giugno 2017, W.F. Gözze Frottierweberei e Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).
39 L’uso effettivo del marchio presuppone quindi un’utilizzazione di quest’ultimo sul mercato dei prodotti o dei servizi tutelati dal marchio stesso e non solamente in seno all’impresa interessata. L’uso del marchio deve concernere prodotti o servizi già in commercio o la cui commercializzazione, preparata dall’impresa per guadagnarsi una clientela, specie mediante campagne pubblicitarie, è imminente (v., in tal senso, sentenza dell’11 marzo 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, punto 37).
40 Per contro, l’apposizione di un marchio sui prodotti che non sono soggetti ad alcuna distribuzione volta a farli penetrare nel mercato dei prodotti designati dalla registrazione del marchio non può essere qualificata come uso effettivo di tale marchio, in quanto una tale apposizione non contribuisce né a creare uno sbocco per i prodotti né a distinguerli, nell’interesse del consumatore, dai prodotti provenienti da altre imprese (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2009, Silberquelle, C‑495/07, EU:C:2009:10, punto 21).
41 Nel verificare l’uso effettivo del marchio, occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze idonei a provare l’effettività del suo sfruttamento sul piano commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per i prodotti o i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l’estensione e la frequenza dell’uso del marchio (sentenze dell’11 marzo 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, punto 43, e del 31 gennaio 2019, Pandalis/EUIPO, C‑194/17 P, EU:C:2019:80, punto 83).
42 Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato, al punto 36 della sentenza impugnata, che gli elementi prodotti dalla Viridis dinanzi all’EUIPO ai fini della dimostrazione dell’uso effettivo del marchio contestato, quali menzionati al punto 35 di tale sentenza, consentivano di constatare che la Viridis aveva effettuato atti preparatori, consistenti nella realizzazione di una procedura di sperimentazione clinica condotta in vista del deposito di una domanda di AIC e comprendenti taluni atti di natura pubblicitaria su tale sperimentazione.
43 Tuttavia, il Tribunale ha rilevato, al medesimo punto 36, che «il solo ottenimento dell’[AIC] da parte delle autorità competenti era tale da consentire un uso pubblico, e rivolto verso l’esterno, di [tale] marchio», dal momento che la normativa sui medicinali vieta la pubblicità di medicinali non ancora coperti da un’AIC e, quindi, di qualsiasi atto di comunicazione inteso ad ottenere o a preservare una quota di un mercato.
44 Il Tribunale ha aggiunto, ai punti 37 e 38 della sentenza impugnata, che sebbene vi possa essere uso effettivo prima della commercializzazione dei prodotti designati da un marchio, ciò accade solo a condizione che la commercializzazione sia imminente. Orbene, nella fattispecie, secondo il Tribunale, la Viridis non ha dimostrato che la commercializzazione di un medicinale per la cura della sclerosi a placche designato dal marchio contestato fosse imminente, in quanto non ha prodotto elementi di prova atti a dimostrare che la sperimentazione clinica stava per concludersi.
45 Infine, in risposta a taluni argomenti della Viridis, il Tribunale ha valutato, al punto 39 della sentenza impugnata, le circostanze concrete dell’uso del marchio contestato nell’ambito della sperimentazione clinica di cui trattasi e ha statuito, in sostanza, che tale uso rientrava in un uso interno riguardo al quale non era dimostrato che il volume fosse significativo nel settore farmaceutico.
46 In primo luogo, dalle considerazioni esposte dal Tribunale nella sentenza impugnata risulta, infatti, che quest’ultimo, conformemente alla giurisprudenza rammentata ai punti da 38 a 41 della presente sentenza, ha compiuto una valutazione concreta dell’insieme dei fatti e delle circostanze del caso di specie al fine di stabilire se gli atti d’uso invocati dalla Viridis fossero tali da riflettere un uso del marchio contestato conforme alla sua funzione di indicazione di origine dei prodotti considerati e alla sua funzione commerciale, consistente nella creazione o nel mantenimento di uno sbocco per i prodotti per i quali era stato registrato.
47 Per quanto riguarda l’argomento della Viridis, secondo cui il Tribunale, al punto 36 della sentenza impugnata, ha stabilito il principio che un uso effettivo di un marchio registrato per un medicinale può avere luogo soltanto quando sia stata concessa un’AIC per tale medicinale, occorre rilevare che Tribunale, nell’ambito della sua valutazione concreta, si è limitato a trarre le conseguenze dalla sua constatazione secondo la quale, conformemente alla normativa applicabile, un medicinale la cui immissione in commercio non è stata ancora autorizzata non può essere nemmeno oggetto di una pubblicità diretta a ottenere o mantenere una quota di mercato. È quindi impossibile utilizzare un marchio che designa un medicinale del genere nel mercato interessato, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza citata al punto 39 della presente sentenza.
48 Occorre aggiungere che la circostanza, anche nell’ipotesi in cui fosse accertata, che gli atti d’uso invocati dalla Viridis fossero conformi alle prescrizioni legislative applicabili, come sostenuto da quest’ultima, non è sufficiente a dimostrare l’effettività di tale uso, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in quanto detta effettività deve essere valutata, in maniera concreta, alla luce dell’insieme dei fatti e delle circostanze proprie del caso in esame e non può dipendere esclusivamente dalla natura giuridica degli atti d’uso. Orbene, nel caso di specie, non si trattava di un uso sul mercato dei prodotti tutelati dal marchio contestato.
49 Dato che la Viridis adduce la presunta insufficienza, per il settore farmaceutico, del termine di cinque anni previsto all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, occorre osservare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, che tale termine si applica indipendentemente dal settore economico al quale appartengono i prodotti o i servizi per i quali il marchio di cui trattasi è registrato. Pertanto, tale argomento è inconferente.
50 In secondo luogo, in risposta a taluni argomenti della Viridis, il Tribunale ha osservato, al punto 39 della sentenza impugnata menzionato al punto 45 della presente sentenza, che l’uso del marchio contestato nell’ambito di una sperimentazione clinica non poteva essere equiparato a un’immissione in commercio e neppure a un atto preparatorio diretto, ma doveva essere considerato di natura interna, anche perché esso si era svolto al di fuori della concorrenza, e senza mirare ad ottenere o a conservare quote di mercato.
51 Così facendo, il Tribunale non ha disatteso la giurisprudenza citata al punto 39 della presente sentenza e invocata dalla Viridis, secondo la quale può sussistere un uso effettivo di un marchio dell’Unione europea quando i prodotti designati non sono ancora commercializzati. Al contrario, il Tribunale ha rammentato correttamente, al punto 37 della sentenza impugnata, che un tale uso può essere constatato soltanto a condizione che la commercializzazione dei prodotti di cui trattasi sia imminente e ha statuito, ai punti 38 e 39 di tale sentenza, che la Viridis non aveva fornito la prova che ciò si fosse verificato nel caso di specie.
52 In particolare, esaminando se l’asserito uso del marchio contestato fosse effettuato nei confronti di terzi e se il volume d’uso fosse sufficientemente significativo, considerate le contingenze proprie del settore farmaceutico, il Tribunale ha esaminato, conformemente alla giurisprudenza della Corte, il carattere effettivo di tale uso.
53 Infatti, tenuto conto della giurisprudenza citata ai punti da 38 a 41 della presente sentenza e come osservato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 57, 59 e da 61 a 63 delle sue conclusioni, occorre considerare che, poiché l’uso effettivo di un marchio dell’Unione europea può essere dimostrato mediante atti d’uso relativi a una fase anteriore alla commercializzazione dei prodotti o dei servizi designati soltanto a condizione che la commercializzazione sia imminente, gli atti d’uso idonei a dimostrare un siffatto uso effettivo devono avere carattere esterno e produrre effetti per il futuro pubblico di tali prodotti o di servizi, e ciò anche in una tale fase anteriore alla commercializzazione.
54 Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla Viridis, non si può desumere dall’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 un’interpretazione più elastica della nozione di «uso effettivo».
55 Infatti, ai sensi di quest’ultima disposizione, l’uso del marchio in una forma che si differenzia da quella in cui esso è stato registrato è considerato come uso, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 207/2009, purché non sia alterato il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato (sentenza dell’11 ottobre 2017, C‑501/15 P, EUIPO/Cactus, EU:C:2017:750, punto 65).
56 Di conseguenza, non imponendo una stretta conformità tra la forma utilizzata in commercio e quella in cui il marchio è stato registrato, l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 è diretto a consentire al titolare di quest’ultimo di apportare al segno, in occasione del suo sfruttamento commerciale, le variazioni che, senza modificarne il carattere distintivo, permettono di adattarlo meglio alle esigenze di commercializzazione e di promozione dei prodotti o dei servizi relativi (sentenza dell’11 ottobre 2017, C‑501/15 P, EUIPO/Cactus, EU:C:2017:750, punto 66).
57 Sebbene l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 introduca quindi una certa elasticità quanto alla forma dell’uso di un marchio dell’Unione europea, ciò non toglie che tale disposizione non ha alcuna incidenza sulla valutazione del carattere effettivo di tale uso, la quale deve essere svolta conformemente ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza rammentata ai punti da 38 a 41 della presente sentenza.
58 Ne consegue che il primo motivo dev’essere respinto in quanto, in parte, inconferente e, in parte, infondato.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
59 Con il suo secondo motivo, la Viridis contesta al Tribunale, in sostanza, di aver violato l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, avendo escluso la sussistenza di un motivo legittimo per il mancato uso del marchio contestato.
60 In sostanza, il Tribunale, nel valutare la giustificazione del mancato uso, le avrebbe addebitato di aver registrato prematuramente il marchio contestato. Di conseguenza, esso avrebbe escluso la possibilità di giustificare il mancato uso in una situazione in cui tale marchio è utilizzato nel contesto di una sperimentazione clinica, ai fini della preparazione di una domanda di AIC a norma della legislazione sui prodotti farmaceutici, quando la domanda che riguarda tale sperimentazione viene depositata molto tempo dopo la registrazione del marchio o quando i mezzi finanziari impegnati non erano sufficienti per concludere la sperimentazione clinica il più rapidamente possibile.
61 Orbene, in primo luogo, e ponendo l’accento sul decorso del tempo, il Tribunale avrebbe privato di significato il termine di cinque anni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, e all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. Infatti, un marchio di medicinale per il quale detto termine sarebbe sul punto di scadere o sarebbe già scaduto diventerebbe, di fatto, inutilizzabile, poiché solo la presentazione di una domanda di AIC sarebbe tale da giustificare il mancato uso. Il termine di tre mesi di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), in fine, del regolamento n. 207/2009, sarebbe insufficiente a tal riguardo, poiché non consentirebbe di ottenere l’esito di una sperimentazione clinica.
62 In secondo luogo, nei limiti in cui i mezzi finanziari impegnati sarebbero presi in considerazione, la tesi del Tribunale comporterebbe che imprese finanziariamente solide avrebbero maggiore facilità a ottenere che i loro investimenti siano tutelati in modo adeguato dal diritto dei marchi rispetto alle imprese finanziariamente più deboli. In ogni caso, il Tribunale non può fondarsi sul postulato astratto secondo il quale una maggiore quantità di investimenti avrebbe permesso di realizzare più rapidamente la sperimentazione clinica di cui trattasi nel caso di specie.
63 L’EUIPO e, in subordine, la Hecht-Pharma ritengono che il secondo motivo sia infondato.
Giudizio della Corte
64 Con il suo secondo motivo, la Viridis contesta al Tribunale, in sostanza, di aver violato l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, avendo escluso che la realizzazione di una sperimentazione clinica potesse costituire un motivo legittimo per il mancato uso del marchio contestato.
65 A tal riguardo occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, motivi legittimi per il mancato uso possono opporsi alla decadenza di un marchio dell’Unione europea per mancanza di uso effettivo, alle condizioni previste da tale disposizione.
66 Secondo la giurisprudenza della Corte, solo ostacoli aventi un legame sufficientemente diretto con il marchio da rendere l’uso impossibile o irragionevole e che siano indipendenti dalla volontà del titolare di detto marchio possono essere qualificati come «motivi legittimi» per il suo mancato uso. Occorre accertare, caso per caso, se un mutamento della strategia imprenditoriale, volto al superamento dell’ostacolo in questione, renda irragionevole l’uso di detto marchio (sentenze del 14 giugno 2007, Häupl, C‑246/05, EU:C:2007:340, punto 54, e del 17 marzo 2016, Naazneen Investments/UAMI, C‑252/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:178, punto 96).
67 Inoltre, occorre precisare che l’articolo 19, paragrafo 1, dell’Accordo TRIPs di cui l’Unione è parte contraente e di cui la Corte ha tenuto conto nella giurisprudenza esposta al punto precedente, cita, tra gli esempi di motivi validi che giustificano il mancato uso di un marchio, le prescrizioni dei pubblici poteri che riguardano i prodotti o i servizi designati da tale marchio.
68 Nella fattispecie, è in forza di tale giurisprudenza, rammentata in sostanza al punto 53 della sentenza impugnata, che il Tribunale ha dichiarato, al punto 61 di tale sentenza, che, sebbene la realizzazione di una sperimentazione clinica possa costituire un motivo per il mancato uso di un marchio, gli atti e gli eventi, citati dalla Viridis nel caso di specie e valutati dal Tribunale ai punti da 55 a 60 di detta sentenza, si collocavano entro la sua sfera di influenza e rientravano nell’ambito della sua responsabilità, di modo che essi non potevano essere considerati come ostacoli indipendenti dalla sua volontà.
69 In particolare, risulta, in sostanza, dai punti da 55 a 60 della sentenza impugnata che, in primo luogo, il Tribunale ha constatato che è per una propria scelta, e non per adempiere un obbligo di legge, che la Viridis aveva chiesto la registrazione del marchio contestato già nel 2003, sebbene vi fosse una forte incertezza sia sulla data che sulla possibilità di commercializzazione del prodotto designato da tale marchio, essendo tale prodotto in fase di sperimentazione clinica. In secondo luogo, il Tribunale ha tenuto conto del fatto che le asserite difficoltà durante la sperimentazione clinica di cui trattasi, la cui data di conclusione restava peraltro incerta, facevano riferimento a un investimento insufficiente concesso dalla Viridis alla luce delle specificità del settore di riferimento. In terzo luogo, il Tribunale ha osservato che la domanda di sperimentazione clinica della Viridis era intervenuta più di tre anni dopo la registrazione del marchio contestato.
70 Pertanto, contrariamente a quanto lasci intendere la Viridis nell’ambito della presente impugnazione, il Tribunale non ha affatto escluso che una sperimentazione clinica possa costituire un motivo legittimo per il mancato uso di un marchio. Il Tribunale, al contrario, ha applicato la giurisprudenza della Corte citata al punto 66 della presente sentenza, fornendo una valutazione concreta delle circostanze dinanzi ad esso addotte.
71 È del pari senza incorrere in errore di diritto che il Tribunale ha considerato che il decorso del tempo tra, da un lato, le date di domanda e di registrazione del marchio contestato e, dall’altro, la data d’inizio della sperimentazione clinica nonché la durata di quest’ultima e i mezzi finanziari concessi per la sua realizzazione rapida, rientravano, in linea di principio, nella sfera di responsabilità del titolare di tale marchio e non potevano, pertanto, essere classificati come ostacoli indipendenti dalla volontà di quest’ultimo.
72 Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la Viridis, l’approccio seguito dal Tribunale non equivale a privare di significato il termine di cinque anni di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. L’esistenza di tale termine non significa che il titolare del marchio contestato non debba completare tempestivamente tutti i preparativi necessari per poter fare un uso effettivo del marchio una volta che tale termine sia scaduto.
73 In effetti, alla luce del considerando 10 del regolamento n. 207/2009, emerge che sarebbe contrario all’impianto sistematico dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento conferire una portata troppo ampia alla nozione di «legittimi motivi per il mancato uso del marchio» (v., per analogia, sentenza del 14 giugno 2007, Häupl, C‑246/05, EU:C:2007:340, punto 51).
74 Alla luce di quanto sopra, si deve respingere il secondo motivo in quanto infondato e, pertanto, l’impugnazione dev’essere integralmente respinta.
Sulle spese
75 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
76 Poiché la Viridis Pharmaceutical Ltd è rimasta soccombente, occorre condannarla a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’EUIPO e dalla Hecht-Pharma, conformemente alla domanda dell’EUIPO e della Hecht-Pharma.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Viridis Pharmaceutical Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Hecht-Pharma GmbH.
Firme