Nell'ambito del giudizio di appello, la Court of Appeal decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se esista una categoria di marchi la cui registrazione non sia esclusa dall'art. 3, nn. 1, lett. b)-d), e 3, della direttiva del Consiglio 89/104/CEE (in prosieguo: la direttiva), e che lo sia però dall'art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva (per non essere tali marchi adatti a distinguere i prodotti del titolare del marchio da quelli di altre imprese).
2) Se la forma (o parte della forma) di un prodotto (in rapporto al quale il segno è registrato) sia idonea a distinguere quest'ultimo, ai fini dell'art. 2, soltanto nel caso in cui essa contenga qualche aggiunta arbitraria (consistente in una decorazione senza scopo funzionale).
3) Qualora un operatore economico sia stato l'unico a immettere sul mercato determinati prodotti, se l'uso su larga scala di un segno, il quale consista in una forma (o in una parte della forma) di detti prodotti e non contenga alcuna aggiunta arbitraria, sia sufficiente ad attribuire al segno medesimo un carattere distintivo ai fini dell'art. 3, n. 3, in circostanze in cui, quale conseguenza di detto uso, una parte sostanziale del commercio e del pubblico interessati:
a) associa tale forma del prodotto a quell'operatore, ad esclusione di qualsiasi altra impresa;
b) in assenza di contraria indicazione, crede che i prodotti aventi tale forma provengano da detto operatore.
4) a) Se sia possibile disattendere la limitazione derivante dall'espressione segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico di cui all'art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, qualora si dimostri che vi sono altre forme che permettono di ottenere il medesimo risultato tecnico, ovvero
b) se la forma non possa essere registrata ai sensi della detta disposizione, qualora risulti che le caratteristiche essenziali della forma medesima sono attribuibili esclusivamente ad un risultato tecnico, ovvero
c) se vi siano altri criteri appropriati per stabilire se la limitazione debba essere applicata e, in caso affermativo, quali siano tali criteri.
5) L'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva si applica ai marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione (...) del prodotto o della prestazione del servizio. L'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva si applica all'uso da parte di terzi di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione (...) del prodotto o d[ella] prestazione di servizi. Pertanto, la parola esclusivamente appare nell'art. 3, n. 1, lett. c), e risulta omessa nell'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva. Se - nell'ambito di una corretta interpretazione della direttiva - tale omissione voglia significare che, sebbene un marchio consistente nella forma di prodotti sia validamente registrato, lo stesso non viene violato, ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), nel caso in cui:
a) l'uso della forma dei prodotti in questione venga e verrebbe assunto come un'indicazione relativa al tipo di prodotto o alla destinazione del medesimo, e
b) in assenza di contraria indicazione, una parte sostanziale del commercio e del pubblico interessati creda che il prodotto avente tale forma provenga dal titolare del marchio.
6) Se il diritto esclusivo garantito dall'art. 5, n. 1, conferisca al titolare il potere di vietare ai terzi l'uso di segni identici o simili nel caso in cui tale uso non sia idoneo a rivelare la provenienza, ovvero se il detto diritto si limiti a vietare l'uso che riveli, in tutto o in parte, la provenienza del prodotto.
7) Se l'uso della forma di un prodotto, il quale violi assertivamente il diritto di marchio nonché sia e potrebbe essere considerato come un'indicazione relativa al tipo di prodotti o alla destinazione dei medesimi, sia ciononostante idoneo a rivelarne la provenienza, qualora una parte sostanziale del commercio e del pubblico interessati, in assenza di contraria indicazione, creda che i prodotti aventi tale forma provengano dal titolare del marchio».
Esame delle questioni pregiudiziali
Delimitazione dell'oggetto del procedimento a quo