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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 25 septembre 2020 – HEITEC AG/HEITECH Promotion GmbH et RW

(Affaire C-466/20)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse : HEITEC AG

Parties défenderessse : HEITECH Promotion GmbH et RW

Questions préjudicielles

Est-il possible d’exclure la tolérance, au sens de l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/95 1 ainsi que de l’article 54, paragraphes 1 et 2, et de l’article 111, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 2 , non seulement par une voie de droit à introduire devant une administration ou une juridiction, mais aussi par un comportement qui ne fait pas intervenir d’administration ou de juridiction ?

En cas de réponse positive à la première question : Une mise en demeure, par laquelle le titulaire du signe antérieur, avant d’engager une procédure judiciaire, exige du titulaire du signe postérieur que celui-ci s’engage à s’abstenir d’utiliser le signe en cause et souscrive à une clause pénale prévoyant une sanction contractuelle en cas de non-respect, constitue-t-elle un comportement qui fait obstacle à une tolérance au sens au sens de l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/95 ainsi que de l’article 54, paragraphes 1 et 2, et de l’article 111, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 ?

Pour calculer, dans le cas d’une action judiciaire, le délai de forclusion par tolérance de cinq ans visé à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/95 ainsi qu’à l’article 54, paragraphes 1 et 2, et à l’article 111, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, convient-il de se baser sur la date de dépôt de l’acte introductif d’instance devant le tribunal ou sur la date de sa réception par le défendeur ? Le fait que la réception par le défendeur se trouve retardée, par la faute du titulaire de la marque antérieure, jusqu’à une date postérieure à l’expiration du délai de cinq ans revêt-il à cet égard de l’importance ?

La forclusion en vertu de l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/95 ainsi que de l’article 54, paragraphes 1 et 2, et de l’article 111, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 affecte-t-elle, outre l’action en cessation, également les demandes annexes fondées sur le droit des marques, notamment les actions en dommages-intérêts, renseignement et destruction ?

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1     Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée) (JO 2008, L 299, p. 25).

2     Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO 2009, L 78, p. 1).