WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba)
z dnia 12 czerwca 2018 r.(*)
Odesłanie prejudycjalne – Znaki towarowe – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji lub unieważnienia – Oznaczenie tworzone wyłącznie przez kształt towaru – Pojęcie „kształtu” – Kolor – Umiejscowienie na części towaru – Dyrektywa 2008/95/WE – Artykuł 2 – Artykuł 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii)
W sprawie C‑163/16
mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez rechtbank Den Haag (sąd rejonowy w Hadze, Niderlandy) postanowieniem z dnia 9 marca 2016 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 21 marca 2016 r., w postępowaniu:
Christian Louboutin,
Christian Louboutin SAS
przeciwko
Van Haren Schoenen BV,
TRYBUNAŁ (wielka izba),
w składzie: K. Lenaerts, prezes, A. Tizzano, wiceprezes, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J.L. da Cruz Vilaça, C.G. Fernlund i C. Vajda, prezesi izb, E. Juhász (sprawozdawca), J.C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. Toader, S. Rodin, F. Biltgen, K. Jürimäe i C. Lycourgos, sędziowie,
rzecznik generalny: M. Szpunar,
sekretarz: M. Ferreira, główny administrator,
uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 6 kwietnia 2017 r.,
rozważywszy uwagi przedstawione:
– w imieniu Christiana Louboutina przez adwokata T. van Innisa,
– w imieniu Christian Louboutin SAS przez J. Hofhuisa, advocaat,
– w imieniu Van Haren Schoenen BV przez W.J.G. Maasa, R. Rijksa, E.T. Bergsmę i M. van Gerwena, advocaten,
– w imieniu rządu niemieckiego przez T. Henzego, M. Hellmanna i J. Techerta, działających w charakterze pełnomocników,
– w imieniu rządu francuskiego przez D. Segoina, działającego w charakterze pełnomocnika,
– w imieniu rządu węgierskiego przez M.Z. Fehéra, G. Koósa i E.E. Sebestyén, działających w charakterze pełnomocników,
– w imieniu rządu portugalskiego przez L. Ineza Fernandesa, M. Figueireda i T. Rendasa, działających w charakterze pełnomocników,
– w imieniu rządu fińskiego przez J. Heliskoskiego, działającego w charakterze pełnomocnika,
– w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa przez N. Saundersa, Z. Lavery i D. Robertsona, działających w charakterze pełnomocników,
– w imieniu Komisji Europejskiej przez J. Samnaddę, T. Scharfa i F. Wilmana, działających w charakterze pełnomocników,
po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r.,
uwzględniwszy postanowienie z dnia 12 października 2017 r. o otwarciu na nowo ustnego etapu postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 14 listopada 2017 r.,
po zapoznaniu się z opinią uzupełniającą rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2018 r.,
wydaje następujący
Wyrok
1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25).
2 Wniosek ten został przedstawiony przy rozpatrywaniu powództwa o stwierdzenie naruszenia w ramach sporu między Christianem Louboutinem i spółką Christian Louboutin SAS (zwanymi dalej łącznie „Christianem Louboutinem”) a spółką Van Haren Schoenen BV (zwaną dalej „Van Haren”) dotyczącego wprowadzenia przez tę ostatnią spółkę do obrotu obuwia naruszającego prawo do znaku towarowego, którego właścicielem jest Ch. Louboutin.
Ramy prawne
Prawo Unii
3 Artykuł 2 dyrektywy 2008/95, zatytułowany „Oznaczenia, z których może składać się znak towarowy”, stanowi:
„Znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw”.
4 Artykuł 3 tej dyrektywy, zatytułowany „Podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji”, stanowi:
„1. Nie są rejestrowane, a w przypadku gdy zostały już zarejestrowane, mogą zostać uznane za nieważne:
[…]
e) oznaczenia, które składają się wyłącznie z:
(i) kształtu wynikającego z charakteru samych towarów;
(ii) kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego;
(iii) kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru;
[…]”.
Konwencja państw Beneluksu w sprawie własności intelektualnej (znaki towarowe i wzory)
5 Konwencja państw Beneluksu w sprawie własności intelektualnej (znaki towarowe i wzory) z dnia 25 lutego 2005 r., podpisana w Hadze przez Królestwo Belgii, Wielkie Księstwo Luksemburga i Królestwo Niderlandów, w art. 2.1, zatytułowanym „Oznaczenia mogące stanowić znak towarowy Beneluksu”, przewiduje:
„1. Za indywidualne znaki towarowe uznaje się nazwy, wzory, odbitki, pieczęcie, litery, cyfry, kształty towarów lub opakowania i wszelkie pozostałe oznaczenia mogące być przedstawione graficznie w celu odróżnienia towarów lub usług danego przedsiębiorstwa.
2. Niemniej nie mogą zostać uznane za znaki towarowe oznaczenia utworzone wyłącznie z kształtu, który wynika z charakteru samych towarów lub zwiększa znacznie wartość towaru lub jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego.
[…]”.
Postępowanie główne i pytanie prejudycjalne
6 Christian Louboutin projektuje i wytwarza obuwie.
7 W dniu 28 grudnia 2009 r. Ch. Louboutin dokonał w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu zgłoszenia znaku towarowego Beneluksu, który zarejestrowano w dniu 6 stycznia 2010 r. pod nr 0874489 dla towarów należących do klasy 25 w rozumieniu w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, odpowiadających następującemu opisowi: „obuwie (z wyjątkiem obuwia ortopedycznego)” (zwanego dalej „spornym znakiem towarowym”).
8 Znak ten ukazano w następujący sposób:
9 W zgłoszeniu sporny znak towarowy opisano w następujący sposób: „Znak towarowy utworzono z koloru czerwonego (Pantone 18‑1663TP) naniesionego na podeszwę buta zgodnie z przedstawieniem (kontur buta nie stanowi części znaku towarowego, lecz służy wyłącznie uwidocznieniu umiejscowienia znaku towarowego)”.
10 W dniu 10 kwietnia 2013 r. dokonano zmian w zgłoszeniu spornego znaku towarowego poprzez ograniczenie zakresu ochrony przyznanej przez ten znak towarowy do „obuwia na wysokich obcasach (z wyjątkiem obuwia ortopedycznego)”.
11 Spółka Van Haren, prowadząca w Niderlandach sklepy detaliczne z obuwiem, w 2012 r. wprowadzała do obrotu buty na wysokich obcasach z podeszwą pokrytą kolorem czerwonym.
12 W dniu 27 maja 2013 r. Christian Louboutin wniósł do rechtbank Den Haag (sądu rejonowego w Hadze, Niderlandy) powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa do spornego znaku towarowego przeciwko spółce Van Haren. W dniu 17 lipca 2013 r. sąd ten wydał wyrok zaoczny, w którym częściowo uwzględnił żądania Christiana Louboutina.
13 Spółka Van Haren wniosła sprzeciw wobec tego wyroku przed sąd odsyłający, rechtbank Den Haag (sąd rejonowy w Hadze), podnosząc na podstawie art. 2.1 ust. 2 konwencji Beneluksu, że prawo do spornego znaku towarowego podlega unieważnieniu. Zdaniem spółki Van Haren ów znak towarowy jest dwuwymiarowym graficznym znakiem towarowym, a mianowicie został on utworzony z powierzchni o kolorze czerwonym.
14 Rechtbank Den Haag (sąd rejonowy w Hadze) stwierdził przede wszystkim, że mając na względzie przedstawienie graficzne i opis spornego znaku towarowego, kolor czerwony jest nierozerwalnie związany z podeszwą buta, w związku z czym tego znaku towarowego nie można zakwalifikować jako zwykłego dwuwymiarowego graficznego znaku towarowego. Zdaniem sądu odsyłającego powyższej oceny nie podważa okoliczność, że w opisie wspomnianego znaku towarowego uściślono, iż „kontur buta nie stanowi części znaku towarowego”. Przeciwnie, powyższe uściślenie potwierdza ową ocenę, tym bardziej że zgodnie ze wspomnianym opisem kontur buta – ukazany w graficznym przedstawieniu spornego znaku towarowego – ma na celu uwidocznienie umiejscowienia tego znaku towarowego, a nie ograniczenie go do dwuwymiarowego znaku towarowego.
15 Następnie sąd odsyłający stwierdził, że jesienią 2012 r. „znaczna część konsumentów nabywających dla kobiet obuwie na wysokich obcasach w Beneluksie mogła zidentyfikować obuwie [Christiana Louboutina] jako pochodzące z tej spółki i w konsekwencji odróżnić je od obuwia na wysokich obcasach dla kobiet [pochodzącego] z innych przedsiębiorstw”, w związku z czym w owej dacie – w odniesieniu do tych towarów – sporny znak towarowy był postrzegany jako znak towarowy.
16 Co więcej, sąd odsyłający jest zdania, że czerwona podeszwa zwiększa znacznie wartość obuwia wprowadzanego do obrotu przez Christiana Louboutina w zakresie, w jakim owa kolorystyka stanowi część wyglądu tego obuwia, odgrywającą ważną rolę przy podejmowaniu decyzji o zakupie tego obuwia. W tym względzie sąd odsyłający wskazuje, że Christian Louboutin najpierw używał czerwonej kolorystyki podeszw ze względów estetycznych, a później zaczął postrzegać ją jako sposób identyfikacji pochodzenia i używać w charakterze znaku towarowego.
17 Wreszcie, sąd odsyłający wskazuje, że w zakresie, w jakim sporny znak towarowy utworzono z koloru naniesionego na podeszwie buta – co skutkuje współwystępowaniem z elementem towaru – powstaje kwestia, czy określony w art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95 wyjątek ma zastosowanie do tego znaku towarowego. W tym względzie sąd odsyłający dąży do ustalenia, czy pojęcie „kształtu” w rozumieniu tego przepisu jest ograniczone jedynie do trójwymiarowych cech danego towaru, takich jak kontur, rozmiary i objętość towaru, czy też pojęcie to dotyczy pozostałych cech – niemających charakteru trójwymiarowego – danego towaru.
18 W tych okolicznościach rechtbank Den Haag (sąd rejonowy w Hadze) postanowił zawiesić postępowanie i skierować do Trybunału następujące pytanie prejudycjalne:
„Czy pojęcie »kształtu« w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy [2008/95] (w wersjach językowych niemieckiej, angielskiej i francuskiej [tej dyrektywy], odpowiednio: Form, shape i forme) jest ograniczone do trójwymiarowych cech towaru, takich jak (przedstawione trójwymiarowo) kontury, rozmiar i objętość towaru, czy też przepis ten dotyczy także innych (niż trójwymiarowe) cech towaru, takich jak kolor?”.
W przedmiocie pytania prejudycjalnego
19 Poprzez zadane pytanie prejudycjalne sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że oznaczenie przedstawiające kolor naniesiony na podeszwę buta na wysokim obcasie, takie jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, składa się wyłącznie z „kształtu” w rozumieniu tego przepisu.
20 W tym względzie, wobec braku w dyrektywie 2008/95 jakiejkolwiek definicji pojęcia „kształtu”, określenia znaczenia i zakresu tego terminu należy – w myśl utrwalonego orzecznictwa Trybunału – dokonać zgodnie z jego zwykłym znaczeniem w języku potocznym, przy jednoczesnym uwzględnieniu kontekstu, w którym pojęcie to zostało użyte, a także celów uregulowania, którego jest ono częścią (zob. analogicznie wyrok z dnia 3 września 2014 r., Deckmyn i Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, pkt 19).
21 W kontekście prawa znaków towarowych pojęcie „kształtu” rozumie się zasadniczo, jak podkreśliła Komisja Europejska, jako oznaczające ogół linii lub konturów wyodrębniających dany towar w przestrzeni.
22 Ani z dyrektywy 2008/95, ani z orzecznictwa Trybunału, ani ze zwykłego znaczenia tego terminu nie wynika, że kolor sam w sobie – bez wyodrębnienia w przestrzeni – mógłby stanowić kształt.
23 Powstaje jednak kwestia, czy okoliczność faktyczna, że określony kolor został naniesiony w szczególnym miejscu na danym towarze, oznacza, iż rozpatrywane oznaczenie jest tworzone przez kształt w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95.
24 W tym względzie należy wskazać, że o ile jest prawdą, że kształt towaru lub części towaru odgrywa rolę przy wyodrębnieniu koloru w przestrzeni, o tyle nie można jednak stwierdzić, że oznaczenie jest tworzone przez ten kształt, gdy zgłoszenie znaku towarowego ma na celu ochronę nie tyle tego kształtu, ile jedynie zastosowania danego koloru w szczególnym umiejscowieniu na wspomnianym towarze.
25 Jak wskazały rządy niemiecki, francuski i Zjednoczonego Królestwa oraz Komisja, sporny znak towarowy nie dotyczy szczególnego kształtu podeszwy butów na wysokich obcasach, ponieważ w opisie tego znaku towarowego wyraźnie wskazano, że kontur buta nie stanowi części wspomnianego znaku towarowego, lecz służy wyłącznie uwidocznieniu umiejscowienia wskazanego w zgłoszeniu czerwonego koloru.
26 W każdym wypadku oznaczenie takie jak rozpatrywane w postępowaniu głównym nie może zostać uznane za tworzone „wyłącznie” przez kształt, gdy – tak jak w niniejszym wypadku – głównym przedmiotem tego oznaczenia jest kolor sprecyzowany za pomocą uznanego na poziomie międzynarodowym kodu identyfikacyjnego.
27 W świetle powyższych rozważań na zadane pytanie należy udzielić następującej odpowiedzi: art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że oznaczenie przedstawiające kolor naniesiony na podeszwę buta na wysokim obcasie, takie jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, nie składa się wyłącznie z „kształtu” w rozumieniu tego przepisu.
W przedmiocie kosztów
28 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.
Z powyższych względów Trybunał (wielka izba) orzeka, co następuje:
Artykuł 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że oznaczenie przedstawiające kolor naniesiony na podeszwę buta na wysokim obcasie, takie jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, nie składa się wyłącznie z „kształtu” w rozumieniu tego przepisu.
Podpisy