STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
MACIEJE SZPUNARA
přednesené dne 6. června 2018(1)
Věc C‑26/17 P
Birkenstock Sales GmbH
proti
Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Mezinárodní zápis ochranné známky tvořené označením skládajícím se ze souboru prvků, které se pravidelně opakují, s vyznačením Evropské unie – Odmítnutí ochrany systému ochranné známky Evropské unie průzkumovým referentem“
I. Úvod
1. Svým kasačním opravným prostředkem se společnost Birkenstock Sales GmbH domáhá zrušení rozsudku Tribunálu Evropské unie ze dne 9. listopadu 2016, Birkenstock Sales v. EUIPO (Zobrazení vzoru protínajících se vlnovek)(2), kterým Tribunál částečně zamítl její žalobu znějící na zrušení rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 15. května 2014 (věc R 1952/2013-1) týkajícího se její žádosti o mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie pro obrazovou ochrannou známku zobrazující vzor protínajících se vlnovek (dále jen „sporné rozhodnutí“).
2. Tribunál ve svém rozsudku částečně potvrdil rozhodnutí EUIPO, kterým EUIPO odmítl přiznat ochranu mezinárodní ochranné známce v Unii pro výrobky náležející do tříd 10, 18 a 25 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků (dále jen „Niceská dohoda“). Důvodem uplatněným na podporu tohoto odmítnutí byl důvod uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009(3), a sice nedostatek rozlišovací způsobilosti dotčené mezinárodní ochranné známky.
3. Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka) uplatňuje na podporu svého kasačního opravného prostředku tři důvody. První důvod kasačního opravného prostředku, vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, se dělí na tři části.
4. V souladu s požadavkem Soudního dvora se toto stanovisko omezí na analýzu první části prvního důvodu kasačního opravného prostředku. Navrhovatelka v rámci této části v podstatě uvádí, že Tribunál v bodech 54 a násl. svého rozsudku neprávem použil jako kritérium pro použitelnost judikatury týkající se označení splývajících se vzhledem výrobků konstatování pouhé „možnosti“, že označení skládající se z řady prvků, které se pravidelně opakují, bude použito jako povrchový vzor. Podle navrhovatelky lze tuto judikaturu použít pouze v případě, že užívání označení jako povrchového vzoru je jeho „nejpravděpodobnějším užíváním“ pro dotčené výrobky.
5. Právní otázka vznesená v první části prvního důvodu kasačního opravného prostředku se týká podmínek, které je třeba splnit k tomu, aby se judikatura týkající se označení, která splývají se vzhledem výrobků, použila na ochranné známky tvořené označeními skládajícími se ze souboru prvků, které se pravidelně opakují. Přesněji řečeno se projednávaný kasační opravný prostředek týká zejména kritérií pro použitelnost vysokých požadavků stanovených v judikatuře vztahujících se k posouzení rozlišovací způsobilosti označení splývajících se vzhledem dotčených výrobků. Aby však byla zachována terminologická soudržnost se stanovisky účastníků řízení, a zejména s rozsudky Soudního dvora a Tribunálu, které se touto problematikou zabývají, odkážu v tomto stanovisku spíše na kritéria pro použitelnost judikatury týkající se tohoto druhu označení.
II. Právní rámec
6. Článek 7 nařízení č. 207/2009, nadepsaný „Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu“, v odst. 1 písm. b) stanoví:
„1. Do rejstříku se nezapíšou:
[…]
b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;“
7. Kromě toho čl. 154 odst. 1 tohoto nařízení stanoví, že mezinárodní zápisy s vyznačením Evropské unie podléhají průzkumu absolutních důvodů zamítnutí stejně jako přihlášky ochranných známek Unie.
III. Řízení před EUIPO
8. Navrhovatelka je právní nástupkyní společnosti, která dne 27. června 2012 získala u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) mezinárodní zápis vycházející z německé ochranné známky s vyznačením zejména Evropské unie pro následující obrazovou ochrannou známku:
9. Dne 25. října 2012 EUIPO obdržel oznámení o mezinárodním zápisu dotčeného označení. Rozšíření ochrany bylo požadováno pro výrobky, které náležejí do tříd 10, 18 a 25 ve smyslu Niceské dohody, zejména pro ty, které pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:
– třída 10: „Chirurgické, lékařské, zubní a veterinářské přístroje a nástroje; umělé údy, oči a zuby; ortopedické potřeby; materiály na sešívání ran; materiály na sešívání ran používané v chirurgii“;
– třída 18: „Kůže a imitace kůže a výrobky z těchto materiálů patřící do této třídy; kůže zvířat, kožešiny“;
– třída 25: „Oděvy, kloboučnické zboží, obuv“.
10. Rozhodnutím ze dne 29. srpna 2013 oddělení EUIPO provádějící průzkum navrhovatelce oznámilo úplné odmítnutí ochrany mezinárodní ochranné známky v Unii z důvodu nedostatku rozlišovací způsobilosti dotčeného označení ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, vykládaného ve spojení s čl. 154 odst. 1 tohoto nařízení. Podle těchto ustanovení je třeba odmítnout rozšíření ochrany mezinárodnímu zápisu postrádajícímu rozlišovací způsobilost. Dne 4. října 2013 podala navrhovatelka proti tomuto rozhodnutí odvolání.
11. Sporným rozhodnutím první odvolací senát EUIPO toto odvolání zamítl, když měl za to, že dotčené označení postrádá rozlišovací způsobilost pro všechny výrobky, pro něž bylo rozšíření ochrany požadováno.
12. Podle odvolacího senátu se dotčené označení může z důvodu svých inherentních vlastností rozšířit do čtyř směrů čtverce, a lze jej tedy použít na jakýkoli dvourozměrný či trojrozměrný povrch. Dotčené označení je tedy podle jeho názoru okamžitě vnímáno tak, že zobrazuje povrchový vzor. Kromě toho odvolací senát poznamenal, že je všeobecně známo, že povrchy výrobků, pro něž bylo rozšíření ochrany požadováno, jakož i jejich obaly jsou zdobeny vzory z různých důvodů.
13. Odvolací senát právě v tomto kontextu nejprve připomněl, že z judikatury vyplývá, že průměrní spotřebitelé zpravidla nevyvozují obchodní původ výrobků z označení splývajících se vzhledem samotných výrobků. Dotčené označení má tedy rozlišovací způsobilost pouze tehdy, pokud se podstatně liší od normy nebo zvyklostí odvětví.
14. Odvolací senát měl následně za to, že tato judikatura je použitelná v projednávané věci, neboť dotčené označení podle něj splývá se vzhledem dotčených výrobků. Odvolací senát, který použil kritéria týkající se posouzení rozlišovací způsobilosti rozvinutá v rámci této judikatury, dospěl k závěru, že celkový dojem vyvolaný dotčeným označením se podstatně neliší od zvyklostí dotyčných odvětví. Proto mezinárodní ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost pro všechny dotčené výrobky.
IV. Napadený rozsudek
15. Návrhem došlým kanceláři Tribunálu dne 1. srpna 2014 navrhovatelka podala žalobu znějící na zrušení sporného rozhodnutí, přičemž uplatnila jediný žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.
16. Tribunál v napadeném rozsudku sporné rozhodnutí zrušil, pokud jde o následující výrobky: „umělé údy, oči a zuby“, „materiály na sešívání ran; materiály na sešívání ran používané v chirurgii“ (třída 10 ve smyslu Niceské dohody) a „kůže zvířat, kožešiny“ (třída 18). Kromě toho Tribunál ve zbývající části žalobu zamítl jako neopodstatněnou.
17. K dosažení těchto závěrů Tribunál v bodech 23 až 27 napadeného rozsudku připomněl judikaturu týkající se trojrozměrných ochranných známek, které splývají se vzhledem výrobků.
18. Tribunál se následně zabýval kritériem relevantním k určení, zda obrazové označení skládající se z řady prvků, které se pravidelně opakují, může být skutečně považováno za povrchový vzor pro určitý výrobek, a musí tedy podléhat kritériím pro posouzení rozlišovací způsobilosti rozvinutým ve věci trojrozměrných ochranných známek, které splývají se vzhledem výrobků.
19. Tribunál v bodě 54 napadeného rozsudku uvedl, že označení skládající se z řady prvků, které se pravidelně opakují, se zvlášť dobře hodí k použití jako povrchový vzor. V zásadě tedy existuje pravděpodobnost, jež je tomuto označení inherentní, že toto označení bude používáno jako povrchový vzor. Podle úvah Tribunálu uvedených v bodě 55 napadeného rozsudku, pouze je-li použití povrchového vzoru málo pravděpodobné s ohledem na povahu dotčených výrobků, nelze takové označení ve vztahu k dotčeným výrobkům považovat za povrchový vzor.
20. Je zajisté pravda, že Tribunál v bodě 56 napadeného rozsudku zmínil rozsudek Deichmann v. OHIM (Zobrazení zahnutého proužku s čárkovanými liniemi)(4), v němž Tribunál sám potvrdil rozhodnutí odvolacího senátu založit posouzení rozlišovací způsobilosti dotčené ochranné známky na „nejpravděpodobnějším“ užívání této ochranné známky. Podle bodu 57 napadeného rozsudku však tyto úvahy nelze použít v projednávaném případě, neboť rozsudek Deichmann v. OHIM (Zobrazení zahnutého proužku s čárkovanými liniemi)(5) se netýká zápisu označení skládajícího se z opakující se sekvence prvků.
21. S ohledem na tyto úvahy měl Tribunál za to, že užívání dotčené mezinárodní ochranné známky jako povrchového vzoru není „málo pravděpodobné“, pokud jde o většinu výrobků, pro něž navrhovatelka požadovala ochranu ochranné známky. Tribunál měl tudíž za to, že judikatura rozvinutá ve věci trojrozměrných ochranných známek splývajících se vzhledem výrobků je použitelná na žádost o rozšíření ochrany mezinárodní ochranné známky na třídy 10, 18 a 25 ve smyslu Niceské dohody, s výjimkou následujících výrobků: „umělé údy, oči a zuby“, „materiály na sešívání ran; materiály na sešívání ran používané v chirurgii“ (třída 10 ve smyslu Niceské dohody) a „kůže zvířat, kožešiny“ (třída 18).
22. Dále Tribunál dospěl k závěru, že mezinárodní ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost v rozsahu, v němž navrhovatelka žádala o poskytnutí ochrany této ochranné známky pro výrobky náležející do tříd 10, 18 a 25 ve smyslu Niceské dohody, s výjimkou výše uvedených výrobků.
23. V dalším odůvodnění rozsudku Tribunál sporné rozhodnutí částečně zrušil a ve zbývající části žalobu zamítl.
V. Návrhová žádání účastníků řízení a řízení před Soudním dvorem
24. V kasačním opravném prostředku navrhovatelka navrhuje, aby Soudní dvůr zrušil napadený rozsudek v rozsahu, v němž byl zamítnut zápis mezinárodní ochranné známky, vyhověl jejím návrhovým žádáním předloženým v řízení v prvním stupni před Tribunálem, týkajícím se výrobků, pro které byla žaloba zamítnuta, a uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.
25. V rámci první části prvního důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka zpochybňuje konstatování Tribunálu, podle kterého pouhá „možnost“ použití označení tvořícího ochrannou známku jakožto povrchového vzoru postačuje k tomu, aby se na dotčenou mezinárodní ochrannou známku použila judikatura týkající se ochranných známek splývajících se vzhledem označených výrobků.
26. Na podporu této části navrhovatelka uplatňuje bod 55 usnesení Deichmann v. OHIM(6), ve kterém Soudní dvůr odmítl kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Deichmann v. OHIM (Zobrazení zahnutého proužku s čárkovanými liniemi)(7), zmíněnému v bodě 56 napadeného rozsudku. Podle tohoto usnesení je rozhodujícím kritériem pro uplatnění judikatury týkající se označení splývajících se vzhledem výrobků nikoli kritérium možného použití dotčeného označení jako povrchového vzoru, ale kritérium jeho „nejpravděpodobnějšího užívání“. Pokud by tudíž Tribunál vycházel ze správného kritéria „nejpravděpodobnějšího užívání“, mezinárodní ochranná známka by neměla podléhat zásadám upravujícím trojrozměrné ochranné známky.
27. EUIPO má zaprvé za to, že první část prvního důvodu kasačního opravného prostředku je nepřípustná v rozsahu, v němž navrhovatelka zpochybňuje kvalifikaci mezinárodní ochranné známky jako opakující se sekvence, která může být povrchovým vzorem. Na podporu této námitky nepřípustnosti EUIPO tvrdí, že kasační opravný prostředek ve skutečnosti směřuje k tomu, aby byly k posouzení Soudního dvora znovu předloženy skutkové otázky, které již byly několikrát vzneseny.
28. EUIPO má zadruhé za to, že první část prvního důvodu kasačního opravného prostředku je v rozsahu, v němž je přípustná, neopodstatněná.
29. Podle EUIPO Tribunál správně zohlednil – když dospěl k řešení přijatému v napadeném rozsudku – inherentní vlastnost mezinárodní ochranné známky, která se zvlášť dobře hodí k použití jako povrchový vzor. EUIPO má tedy za to, že Tribunál právem předpokládal, že pouhá možnost užívat dotčenou ochrannou známku jako povrchový vzor na výrobku nebo jeho obalu postačuje k odůvodnění uplatnění judikatury týkající se ochranných známek, které splývají se vzhledem označených výrobků.
30. Podle EUIPO mimoto Soudní dvůr již potvrdil, že pouhá možnost, že ochranná známka bude tvořit část tvaru výrobků, pro něž je uplatňována ochrana, umožňuje uplatnit judikaturu týkající se ochranných známek splývajících se vzhledem výrobků. Právě v tomto kontextu EUIPO uplatňuje body 57 a 59 rozsudku Louis Vuitton Malletier v. OHIM(8).
31. V kasační odpovědi EUIPO uvádí, že argument navrhovatelky vycházející z usnesení Deichmann v. OHIM(9), kterým se navrhovatelka snaží prokázat, že pouhé užívání ochranné známky jako povrchového vzoru není dostačující k použití judikatury týkající se ochranných známek splývajících se vzhledem výrobků, již byl přezkoumán v napadeném rozsudku. Pro připomenutí, Tribunál měl v bodě 57 napadeného rozsudku za to, že rozsudek Deichmann v. OHIM (Zobrazení zahnutého proužku s čárkovanými liniemi)(10), potvrzený usnesením Soudního dvora, které uvádí navrhovatelka, není v projednávaném případě použitelný, jelikož se netýká označení, které se z důvodu svých inherentních vlastností zvlášť dobře hodí k použití jako povrchový vzor.
VI. Analýza
A. K přípustnosti
32. EUIPO tvrdí, že první část prvního důvodu kasačního opravného prostředku je nepřípustná v rozsahu, v němž navrhovatelka zpochybňuje kvalifikaci mezinárodní ochranné známky jako povrchového vzoru.
33. Předně je třeba připomenout, že podle čl. 256 odst. 1 SFEU a čl. 58 prvního pododstavce statutu Soudního dvora Evropské unie je kasační opravný prostředek omezen na právní otázky. Pouze Tribunál je příslušný ke zjištění a posouzení relevantních skutkových okolností, jakož i k posouzení důkazů. Posouzení těchto skutkových okolností a důkazů tedy nepředstavuje – s výhradou případu, kdy by došlo k jejich zkreslení – právní otázku, která podléhá jako taková přezkumu Soudního dvora v rámci kasačního opravného prostředku(11).
34. V tomto kontextu je třeba zaprvé poznamenat, že v rámci první části prvního důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka nezpochybňuje konstatování Tribunálu týkající se skutečnosti, že mezinárodní ochranná známka může být užívána jako povrchový vzor. Navrhovatelka nezpochybňuje ani skutečnost, že tento druh užívání mezinárodní ochranné známky není málo pravděpodobný.
35. Naproti tomu navrhovatelka zpochybňuje kritérium použité Tribunálem k odůvodnění použití judikatury týkající se označení splývajících se vzhledem výrobku. Zatímco Tribunál měl za to, že tato judikatura musí být použita v projednávané věci z důvodu, že užívání mezinárodní ochranné známky jako povrchového vzoru není málo pravděpodobným užíváním, navrhovatelka má za to, že tato judikatura se má použít pouze v případě, kdy jde o nejpravděpodobnější užívání dotyčné ochranné známky.
36. Zadruhé se mi zdá, že námitka nepřípustnosti vznesená EUIPO je poněkud v rozporu s dalšími úvahami v této části týkajícími se první části prvního důvodu kasačního opravného prostředku.
37. V kasační odpovědi EUIPO uvádí, že Soudní dvůr potvrdil v rozsudku Louis Vuitton Malletier v. OHIM(12), že možnost, že ochranná známka bude tvořit část výrobků, které označuje, může představovat kritérium pro použitelnost judikatury týkající se označení splývajících se vzhledem výrobků. Jedním ze sporných bodů mezi účastníky sporu ve věci, ve které byl vydán uvedený rozsudek, bylo totiž to, zda judikatura týkající se trojrozměrných ochranných známek tvořených vzhledem samotného výrobku se použije rovněž na obrazové ochranné známky, které představují nejen pouze celý výrobek, ale také jen část tohoto výrobku(13). Soudní dvůr právě v tomto kontextu v bodě 56 uvedeného rozsudku uvedl, že se Tribunál nedopustil nesprávného právního posouzení, když odkázal na judikaturu použitelnou na trojrozměrné ochranné známky a odmítl jako neopodstatněný argument uplatněný v tomto ohledu na podporu dotčené části jediného důvodu kasačního opravného prostředku.
38. Navrhovatelka tímto argumentem, odmítnutým jako neopodstatněný, abstraktně zpochybnila kritéria pro použitelnost ratione materiae judikatury týkající se trojrozměrných ochranných známek, což podle mého názoru představuje právní otázku, kterou lze jako takovou uplatnit v rámci kasačního opravného prostředku. I Soudní dvůr ostatně v tomto ohledu sdílel stejný názor, neboť tento argument navrhovatelky nebyl prohlášen za nepřípustný, ale byl zamítnut jako neopodstatněný.
39. Pokud jde o projednávanou věc, první část prvního důvodu kasačního opravného prostředku vzneseného navrhovatelkou se týká podobné problematiky. Navrhovatelka totiž abstraktně zpochybnila kritéria pro použitelnost ratione materiae judikatury týkající se ochranných známek splývajících se vzhledem výrobků, která Tribunál použil v napadeném rozsudku.
40. Ve světle předcházejících úvah mám za to, že argumenty uplatněné navrhovatelkou na podporu první části prvního důvodu kasačního opravného prostředku se týkají právní otázky. Proto navrhuji, aby Soudní dvůr zamítl námitku nepřípustnosti vznesenou EUIPO v rozsahu, v němž se týká této části.
B. K věci samé
1. Úvodní poznámky
41. Připomínám, že navrhovatelka v rámci první části prvního důvodu kasačního opravného prostředku vytýká Tribunálu, že neprávem použil judikaturu týkající se označení splývajících se vzhledem výrobků na mezinárodní ochrannou známku. Podle Tribunálu je tato judikatura v zásadě použitelná s ohledem na všechny výrobky, s výjimkou těch, u nichž je s ohledem na jejich povahu užívání takového označení jako povrchového vzoru málo pravděpodobné. Navrhovatelka má však za to, že se tato judikatura má použít pouze v případě, že je užívání označení jako povrchového vzoru jeho nejpravděpodobnějším užíváním.
42. V tomto kontextu provedu nejprve analýzu vývoje dosahu judikatury týkající se označení splývajících se vzhledem výrobků. Tato analýza bude užitečná za účelem určení kritérií pro použití této judikatury ratione materiae. Zadruhé se budu zabývat otázkou, zda lze uvedená kritéria v plném rozsahu použít na ochranné známky tvořené označeními, která se skládají z prvků, jež se pravidelně opakují.
2. K vývoji dosahu judikatury týkající se ochranných známek splývajících se vzhledem označených výrobků
a) Připomenutí judikatury
43. Judikatura týkající se ochranných známek, které splývají se vzhledem výrobků, které tyto ochranné známky označují, má původ v rozsudcích týkajících se trojrozměrných ochranných známek tvořených vzhledem samotného výrobku(14). Z těchto rozsudků vyplývá, že průměrní spotřebitelé obvykle nevyvozují původ výrobků na základě jejich tvaru nebo obalu v případě, že neexistuje žádný grafický nebo textový prvek. V takovém případě by tedy mohlo být obtížnější prokázat rozlišovací způsobilost, pokud jde o trojrozměrnou ochrannou známku, než pokud jde o slovní nebo obrazovou ochrannou známku. Nedostatek rozlišovací způsobilosti přitom znamená, že označení není způsobilé plnit základní funkci ochranné známky.
44. V každém případě je dotčená judikatura založena na myšlence, že relevantní veřejnost vnímá odlišně trojrozměrné ochranné známky tvořené vzhledem samotného výrobku a slovní a obrazové ochranné známky spočívající v označeních nezávislých na vzhledu výrobků, které označují(15). Tato judikatura se tedy nepoužije na všechny trojrozměrné ochranné známky, ale použije se pouze na ty, které jsou tvořeny tvarem dotčených výrobků. Kromě toho nelze bez dalšího vyloučit možnost použít tuto judikaturu na slovní a obrazové ochranné známky v rozsahu, v němž nejsou nezávislé na takových výrobcích.
45. Tyto úvahy jsou podpořeny analýzou vývoje dosahu judikatury rozvinuté ve věci trojrozměrných ochranných známek tvořených vzhledem samotného výrobku.
46. Je dobře známo, že tato judikatura platí tehdy, když je ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, obrazová ochranná známka tvořená dvojrozměrným ztvárněním dotčeného výrobku. V tomto kontextu Soudní dvůr uznal, že v takovém případě ochranná známka nesestává z označení nezávislého na vzhledu výrobků, které označuje(16). Ze stejných důvodů je tato judikatura rovněž použitelná, pokud pouze část označeného výrobku představuje dvojrozměrnou ochrannou známku(17).
47. Mimoto Soudní dvůr nedávno potvrdil úvahy Tribunálu, podle nichž je kvalifikace dotčené ochranné známky irelevantní, jde-li o otázku, zda v dané věci byla použitelná kritéria pro posouzení její rozlišovací způsobilosti, rozvinutá ve věci trojrozměrných ochranných známek. Soudní dvůr tedy nepřímo připustil, že v tomto ohledu je rozhodující nikoli kvalifikace ochranné známky, ale skutečnost, že splývá se vzhledem dotčeného výrobku(18).
48. Podotýkám však, že Soudní dvůr již konstatoval v rozsudku Louis Vuitton Malletier v. OHIM, že uplatnění judikatury týkající se trojrozměrných ochranných známek tvořených tvarem dotčeného výrobku nebo obrazových ochranných známek tvořených jejich vyobrazením předpokládá existenci souvislosti mezi ochrannou známkou a tímto výrobkem, kterou relevantní veřejnost rozpozná(19). Kromě toho v rozsudcích náležejících do tohoto směru judikatury Soudní dvůr potvrdil konstatování Tribunálu týkající se uplatňování dotčené judikatury na ochrannou známku, kterou tvoří trojrozměrné nebo dvojrozměrné označení obsahující obrazový prvek, a to z důvodu, že tento obrazový prvek nespočívá v označení nezávislém na vzhledu výrobků, ale pro spotřebitele představuje pouze dekorativní znázornění(20).
49. Z této analýzy judikatury vyplývá, že použitelnost judikatury týkající se ochranných známek splývajících se vzhledem výrobků, které označují, nezávisí na technické nemožnosti oddělit označení a výrobek, ale závisí na existenci podobnosti(21), vnímatelné relevantní veřejností, mezi označením a výrobky, které označuje, nebo jejich částí.
b) Dílčí závěr
50. V rámci dílčího závěru tedy zaprvé konstatuji, že použitelnost kritérií pro posouzení rozlišovací způsobilosti původně rozvinutých judikaturou v kontextu některých trojrozměrných ochranných známek nezávisí na kvalifikaci přiznané dotčené ochranné známce.
51. I když byl pojem „ochranná známka se vzorem“ začleněn do systému ochranných známek Unie při vstupu prováděcího nařízení (EU) 2017/1431(22) v platnost, není tudíž nezbytné odpovídat na otázku, zda dotčená mezinárodní ochranná známka musí být kvalifikována jako ochranná známka se vzorem ve smyslu tohoto nařízení. Kromě toho čl. 3 odst. 3 písm. e) prováděcího nařízení 2017/1431 označuje pouze způsob, jakým musí být ochranná známka ztvárněna „v případě[, že je tvořena] výlučně sadou prvků, které se pravidelně opakují“(23). V každém případě ve světle poznámek uvedených v bodech 47 a 50 tohoto stanoviska toto ustanovení neobsahuje definici ochranné známky se vzorem, která by mohla mít vliv na posouzení její rozlišovací způsobilosti. Navíc byla žádost o rozšíření ochrany vyplývající z mezinárodní ochranné známky podána navrhovatelkou před vstupem prováděcího nařízení 2017/1431 v platnost.
52. Zadruhé použitelnost kritérií rozvinutých ve věci některých trojrozměrných ochranných známek určuje skutečnost, že označení, které tvoří ochrannou známku, není nezávislé na vzhledu označených výrobků. Vzhledem k tomu, že tato judikatura předpokládá existenci podobnosti mezi označením a výrobky, které označuje, nemůže být uplatněna na ochrannou známku pouze v důsledku jejích inherentních vlastností posuzovaných abstraktně. Otázka, zda je tato judikatura použitelná či nikoli, proto implikuje zohlednění výrobků, pro něž je ochrana ochranné známky požadována.
53. Zatřetí je třeba pro odpověď na otázku, zda je určité označení nezávislé na vzhledu výrobků, pro které je ochrana ochranné známky požadována, uplatnit hledisko relevantní veřejnosti.
3. O použitelnosti kritérií stanovených v judikatuře na ochranné známky tvořené označeními skládajícími se ze souboru prvků, které se pravidelně opakují
a) Určení problematiky
54. Je snadné prokázat skutečnost, že určité označení splývá se vzhledem označených výrobků, týká-li se přihláška k zápisu označení, které bylo předtím umístěno na výrobky, pro které je ochrana ochranné známky požadována, nebo jinak spojováno s těmito výrobky.
55. Například věc, ve které byl vydán rozsudek Freixenet v. OHIM(24), se týkala konkrétního aspektu povrchu výrobků, pro které byla ochrana ochranné známky požadována, náležejících do třídy 33 ve smyslu Niceské dohody, a to „Šumivá vína“. Ochranné známky, jejichž zápis byl požadován, tvořila označení představující broušené láhve. V tomto kontextu Soudní dvůr potvrdil, že judikatura rozvinutá ve věci trojrozměrných ochranných známek, které splývají se vzhledem označených výrobků, platí rovněž tehdy, když je ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, „jiná“ ochranná známka tvořená zvláštním aspektem povrchu obalu potřebného pro výrobky, které označuje(25).
56. Existence podobnosti mezi označením, jež tvoří ochrannou známku a výrobky, které označuje, je méně vnímatelná, jestliže dotčené označení spočívá – stejně jako v projednávané věci – v tom, že je ve čtvercovém tvaru graficky ztvárněn soubor prvků, které se pravidelně opakují.
57. Je zajisté pravda, že Soudní dvůr již potvrdil, přičemž výslovně odkázal na judikaturu rozvinutou ve věci trojrozměrných ochranných známek splývajících se vzhledem označených výrobků, závěry Tribunálu, který měl za to, že abstraktní vzor je označením, které splývá s vnějším vzhledem výrobku, pro který je označení požadováno(26). Vzor dotčený v této věci však byl nesporně určen k použití na povrchu výrobku.
58. Soudní dvůr tím v zásadě potvrdil použitelnost judikatury týkající se ochranných známek splývajících se vzhledem výrobků na ochranné známky tvořené vzory. V judikatuře připomenuté výše se však Soudní dvůr výslovně nevyjádřil k míře pravděpodobnosti, která se má uplatnit, za účelem posouzení, zda taková obrazová ochranná známka, jako je ochranná známka dotčená v projednávané věci, skládající se z řady prvků, které se pravidelně opakují, je povrchovým vzorem, který splývá se vzhledem dotčených výrobků.
59. V každém případě konečné závěry nelze vyvozovat ani z judikatury Soudního dvora, podle níž, čím víc se tvar, o jehož zápis je žádáno, blíží k nejvíce pravděpodobnému tvaru, který bude mít dotčený výrobek nebo jeho obal, tím víc je pravděpodobné, že uvedený tvar postrádá rozlišovací způsobilost(27).
60. Zdá se mi totiž, že se tato pasáž vztahuje nikoli na kritéria pro použitelnost judikatury rozvinuté ve věci trojrozměrných ochranných známek, které splývají se vzhledem výrobků, ale na posouzení rozlišovací způsobilosti ochranné známky ve světle uvedené judikatury.
61. Tento výklad podporuje analýza rozsudku Mag Instrument v. OHIM(28). Soudní dvůr v bodě 31 tohoto rozsudku připomněl úvahy vyplývající z judikatury týkající se vztahu mezi rozlišovací způsobilostí ochranné známky tvořené tvarem výrobků, které označuje, a jejich nejpravděpodobnějším tvarem. Soudní dvůr dále v bodě 32 tohoto rozsudku konstatoval, že jestliže je trojrozměrná ochranná známka tvořena tvarem výrobku, pro který je zápis požadován, pouhá skutečnost, že tento tvar je „variantou“ jednoho z běžných tvarů tohoto druhu výrobků, nestačí k prokázání, že uvedená ochranná známka nepostrádá rozlišovací způsobilost. Zdá se mi tedy zřejmé, že úvahy týkající se vztahu mezi rozlišovací způsobilostí ochranné známky a nejpravděpodobnějším tvarem výrobků, pro které je ochrana ochranné známky požadována, se v podstatě vztahují k posouzení rozlišovací způsobilosti ochranné známky. Body rozsudků uvedených výše se tudíž netýkají kritérií pro použití judikatury týkající se označení, která splývají se vzhledem dotčených výrobků.
62. Ve stejném duchu Tribunál ve své judikatuře rovněž vysvětlil, že analýza nejpravděpodobnějšího tvaru, který bude mít výrobek, na který se vztahuje ochranná známka, v podstatě představuje analýzu normy nebo zvyklostí dotčeného odvětví(29).
63. Navrhovatelka však tvrdí, že podle judikatury Soudního dvora je nezbytné, aby užívání dotčeného označení jako povrchového vzoru bylo „nejpravděpodobnějším užíváním“ tohoto označení. EUIPO, který v tomto ohledu zastává stanovisko blízké stanovisku navrhovatelky, i když dochází k odlišným závěrům, uvádí, že z judikatury Soudního dvora vyplývá, že pouhá možnost, že ochranná známka bude tvořit část tvaru požadovaných výrobků, stačí k tomu, aby se použila judikatura týkající se označení splývajících se vzhledem výrobků.
64. Diskuze vyvolaná první částí prvního důvodu kasačního opravného prostředku se tak týká zejména otázky, zda úvahy sledované Soudním dvorem v rozsudku Louis Vuitton Malletier v. OHIM(30) nebo v usnesení Deichmann v. OHIM(31) lze použít v projednávané věci. V tomto kontextu budu nejprve analyzovat tato rozhodnutí Soudního dvora. Dále budu konfrontovat použité řešení, když provedu analýzu judikatury Tribunálu, která podle mého názoru vyřešila tuto problematiku v několika jeho rozsudcích.
b) Analýza judikatury Soudního dvora
1) K relevanci rozsudku Louis Vuitton Malletier v. OHIM
65. Je třeba připomenout, že EUIPO tvrdí, že Soudní dvůr v rozsudku Louis Vuitton Malletier v. OHIM(32) potvrdil, že možnost, že ochranná známka bude tvořit část tvaru požadovaných výrobků, může představovat kritérium pro použitelnost judikatury týkající se označení splývajících se vzhledem výrobků. Podle EUIPO se totéž kritérium musí použít rovněž v projednávané věci.
66. V tomto kontextu poznamenávám, že v odpověď na argument navrhovatelky, podle něhož kritérium, které je třeba použít, za účelem posouzení, zda obrazová ochranná známka skládající se z řady prvků, které se pravidelně opakují, je povrchovým vzorem, vyplývá z usnesení Deichmann v. OHIM(33), EUIPO pouze uvádí, že tento argument byl přezkoumán v napadeném rozsudku. Pro připomenutí měl Tribunál v bodě 57 napadeného rozsudku za to, že jeho rozsudek ve věci, ve které bylo vydáno toto usnesení, nelze v projednávané věci použít, neboť se uvedená věc netýkala označení skládajícího se z opakující se sekvence prvků.
67. Ani rozsudek Louis Vuitton Malletier v. OHIM(34) se však netýkal zápisu označení skládajícího se z opakující se sekvence prvků. Tento rozsudek se ve skutečnosti týkal přihlášky obrazové ochranné známky představující uzavírací mechanismus.
68. Stanovisko EUIPO se mi tak zdá rozporné v rozsahu, v němž na podporu své kasační odpovědi uplatňuje jednak rozsudek Louis Vuitton Malletier v. OHIM(35) a jednak má podle všeho za to, že Tribunál právem dospěl k závěru, že usnesení Deichmann v. OHIM(36) nelze v projednávaném případě použít.
69. Z těchto důvodů, aniž bych předjímal opodstatněnost kritéria použitého Soudním dvorem v rozsudku Louis Vuitton Malletier v. OHIM(37), na rozdíl od EUIPO nejsem přesvědčen o tom, že by z tohoto rozsudku mohly být vyvozeny konečné závěry použitelné na projednávanou věc.
2) K relevanci usnesení Deichmann v. OHIM
70. Navrhovatelka na podporu první části prvního důvodu kasačního opravného prostředku uplatňuje bod 55 usnesení Deichmann v. OHIM(38). Má za to, že z judikatury Soudního dvora vyplývá, že pro použití judikatury týkající se ochranných známek, které splývají se vzhledem výrobků, je rozhodující nejpravděpodobnější užívání označení. Podle navrhovatelky je tudíž třeba toto kritérium použít na dotčenou mezinárodní ochrannou známku.
71. Toto stanovisko nesdílím.
72. Je třeba poznamenat, že věc, ve které bylo vydáno usnesení Deichmann v. OHIM(39), se týkala přihlášky obrazové ochranné známky Společenství znázorňující zahnutý proužek s čárkovanými liniemi. Označení tvořící dotčenou ochrannou známku se tedy neskládalo z prvků, které se pravidelně opakují.
73. V tomto ohledu musím zaprvé přiznat, že jsem vnímavý k tvrzení uvedenému navrhovatelkou, podle kterého by jakákoli slovní nebo obrazová ochranná známka teoreticky mohla být rozšiřována či reprodukována donekonečna a použita jako vzor umístěný na povrchu výrobků. Je tomu tak tím spíše, že judikatura týkající se ochranných známek, které splývají se vzhledem označených výrobků, se nevztahuje pouze na ochranné známky, které splývají se vzhledem výrobku, ale vztahuje se i na ochranné známky, které splývají s částí označeného výrobku(40).
74. Uznávám však rozdíl mezi ochrannou známkou tvořenou označením, které se pravidelně opakuje, a donekonečna se opakující reprodukcí jiných obrazových nebo slovních ochranných známek, které byly vytvořeny a zapsány jako jedinečná označení a jsou způsobilé být jako takové užívány.
75. Je zřejmé, že ochranné známky náležející do této druhé kategorie mohou být znásobeny, i když nejsou tvořeny označeními, která se pravidelně opakují. Každý prvek takového znásobení, posuzovaný samostatně, přitom představuje označení, které nepostrádá rozlišovací způsobilost.
76. V zásadě tomu tak není, pokud jde o ochrannou známku tvořenou označením skládajícím se z řady prvků, které se pravidelně opakují. Je pravda, že teoreticky taková ochranná známka může být rozdělena na části nebo rozložena s cílem získat z této ochranné známky jedinečnou řadu prvků. Jeví se mi však, že taková jedinečná řada prvků v zásadě postrádá rozlišovací způsobilost vzhledem ke své banalitě a nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu nařízení č. 207/2009.
77. To je podle mého názoru důvod, proč by míra pravděpodobnosti, že označení skládající se z řady prvků, které se pravidelně opakují, bude použito jako povrchový vzor splývající se vzhledem určitých výrobků, měla být vyšší než u jiných označení tvořících slovní a obrazové ochranné známky. Označení složené z prvků, které se pravidelně opakují, jsou totiž do určité míry předurčena k tomu, že se použijí na povrchu nebo obalu výrobků, jelikož je netvoří prvky, které – posuzované samostatně – mohou být zapsány a používány jako ochranné známky umožňující relevantní veřejnosti identifikovat původ dotčených výrobků. Je tudíž jen málo pravděpodobné, že dotčená označení nebudou užívána jako povrchové vzory.
78. Zadruhé připomínám, že v judikatuře se kritéria rozvinutá ve věci trojrozměrných ochranných známek, které splývají se vzhledem výrobků, obvykle používají na ochranné známky tvořené označeními skládajícími se ze souboru prvků, které se pravidelně opakují, které jsou předtím umístěny na výrobcích, pro které je ochrana ochranné známky požadována(41).
79. V tomto kontextu je třeba zohlednit skutečnost, že v návaznosti na zápis označení, které spočívá v tom, že je ve čtvercovém tvaru graficky ztvárněn soubor prvků, které se pravidelně opakují, může majitel takové označení použít na povrchu výrobků, pro které je ochrana požadována. V každém případě prohlášení týkající se zamýšleného nebo stávajícího užívání ochranné známky mohou být po zápisu této ochranné známky změněna, a nemohou mít tedy žádný dopad na posouzení její způsobilosti k zápisu(42).
80. Proto by v takovém případě přijetí míry pravděpodobnosti uváděné navrhovatelkou v rámci první části prvního důvodu kasačního opravného prostředku mohlo umožnit systematicky se vyhýbat použití kritérií rozvinutých ve věci trojrozměrných ochranných známek, které splývají se vzhledem výrobků, i přes skutečnost, že jde o ochranné známky, které se zvlášť dobře hodí k použití jako povrchové vzory a budou pravděpodobně jako takové použity.
81. Ve světle předcházejících úvah se přikláním k postoji zastávanému Tribunálem v bodech 54 a 55 napadeného rozsudku, podle něhož takové označení nemůže být považováno za povrchový vzor s ohledem na dotčené výrobky pouze v případě, kdy je užívání povrchového vzoru málo pravděpodobné s ohledem na povahu dotčených výrobků.
82. Tyto úvahy však budu konfrontovat s přístupem přijatým Tribunálem v jeho judikatuře týkající se označení skládajících se ze souboru prvků, které se pravidelně opakují.
c) Analýza judikatury Tribunálu
83. Tribunál několikrát použil judikaturu rozvinutou ve věci trojrozměrných ochranných známek tvořených vzhledem samotného výrobku na obrazové označení představující kostkovaný vzor.
84. Pokud jde o výrobky, pro které je ochrana ochranné známky požadována, má Tribunál obvykle za to, že možnost, že ochranná známka bude tvořit část tvaru požadovaných výrobků, je kritériem pro použitelnost judikatury týkající se označení splývajících se vzhledem výrobků, pro něž je ochrana ochranné známky požadována(43).
85. Je zajisté pravda, že v nedávné době, pokud jde o obrazovou ochrannou známku popsanou jako „vzor ‚vichy‘ červenobílé barvy“, zapsanou pro výrobky „mléko a mléčné výrobky jiné než dezerty a mléčné dezerty“, Tribunál ve své analýze týkající se žalobního důvodu, v rámci něhož bylo uplatněno porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, nevycházel z judikatury týkající se trojrozměrných ochranných známek. Podobně jako odvolací senát OHIM Tribunál použil judikaturu, podle které příliš jednoduché označení nemůže jako takové předávat sdělení, na které by si spotřebitelé mohli vzpomenout, a z tohoto důvodu postrádá rozlišovací způsobilost(44). Jsem si vědom toho, že tyto úvahy byly vlastně předurčeny rozhodnutím odvolacího senátu.
86. V odpovědi na otázku položenou Soudním dvorem na jednání EUIPO prohlásil, že označení může postrádat rozlišovací způsobilost z několika důvodů, a odvolací senát tudíž v podobném případě může při posuzování rozlišovací způsobilosti ochranné známky zvolit mezi těmito dvěma směry judikatury.
87. Z této analýzy vyplývá, že Tribunálu stačí, že užívání označení jakožto povrchového vzoru je „pravděpodobné“, že dojde k použití judikatury rozvinuté ve věci trojrozměrných ochranných známek, které splývají se vzhledem označených výrobků. Naopak tato judikatura není použitelná, je-li takové užití málo pravděpodobné.
88. Tyto úvahy nemohou být zpochybněny skutečností, že v rámci systémů národních ochranných známek příslušné soudy posuzují rozlišovací způsobilost ochranných známek tvořených označeními skládajícími se ze souboru prvků, které se pravidelně opakují a vůbec neodkazují na judikaturu týkající se ochranných známek, které splývají se vzhledem výrobků(45). Podle ustálené judikatury musí být legalita rozhodnutí odvolacích senátů posuzována výlučně na základě nařízení č. 207/2009 tak, jak je vykládáno unijním soudem, a nikoli na základě dřívější rozhodovací praxe(46).
89. S ohledem na mé předcházející poznámky mám za to, že první část prvního důvodu kasačního opravného prostředku je neopodstatněná. Podobně jako Tribunál mám za to, že pouze v případě, kdy je užívání povrchového vzoru málo pravděpodobné s ohledem na povahu dotčených výrobků, nemůže být takové označení považováno za povrchový vzor s ohledem na dotčené výrobky, a z toho důvodu se na něj nepoužije judikatura rozvinutá ve věci trojrozměrných ochranných známek, které splývají se vzhledem výrobků.
VII. Závěry
90. Z těchto důvodů, a aniž bych předjímal opodstatněnost dalších částí prvního důvodu kasačního opravného prostředku, jakož i dalších důvodů kasačního opravného prostředku, navrhuji, aby Soudní dvůr zamítl první část prvního důvodu kasačního opravného prostředku jako neopodstatněnou.