CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ‑BORDONA
prezentate la 17 ianuarie 2019(1)
Cauza C‑690/17
ÖKO‑Test Verlag GmbH
împotriva
Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG
[cerere de decizie preliminară formulată de Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf, Germania)]
„Întrebare preliminară – Marcă a Uniunii Europene – Drepturi conferite de marcă – Dreptul de opoziție față de utilizarea de către un terț a unui semn identic sau similar – Aplicarea fără autorizație a unei mărci în calitate de certificat de testare pe un produs”
1. Cererea de decizie preliminară privește dreptul titularului unei mărci (ÖKO‑TEST), constituită dintr‑un certificat de testare(2) și înregistrată pentru a identifica o serie de servicii, de a interzice utilizarea acesteia de către un terț, care, fără acordul titularului, o aplica pe ambalajul unei paste de dinți („Aminomed”).
2. Într‑o astfel de situație, în care se pare că nu există identitate sau similitudine între produsele pentru îngrijirea dinților și serviciile furnizate de titularul certificatului de testare, se justifică acțiunile în constatarea încălcării dreptului mărcilor? Aceasta este în esență întrebarea adresată de instanța de trimitere, care dorește să elimine dificultățile care rezultă din faptul că titularul mărcii ÖKO‑TEST nu poate exercita o acțiune contractuală sau alte tipuri de măsuri pe baza legislației germane privind concurența neloială împotriva celor care utilizează respectivul certificat de testare fără consimțământul său.
I. Cadrul normativ
A. Dreptul Uniunii
3. Regimul juridic de protecție a mărcilor cuprinde atât măsurile care armonizează legislațiile naționale (în special Directiva 2008/95/CE)(3), cât și dispoziții care reglementează marca Uniunii Europene (Regulamentul nr. 207/2009)(4), aplicabile operatorilor care optează pentru acest titlu de proprietate industrială.
1. Directiva 2008/95
4. Articolul 5 alineatele (1) și (3) prevede:
„(1) Marca înregistrată conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în cadrul comerțului:
(a) un semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată;
(b) un semn pentru care, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau a serviciilor aflate sub incidența mărcii și a semnului, există un risc de confuzie din partea publicului; riscul de confuzie include riscul de asociere între semn și marcă.
(2) Orice stat membru poate, de asemenea, să prevadă că titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în comerț, orice semn identic sau similar mărcii pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care marca este înregistrată, atunci când marca aceasta se bucură de renume în statul membru în cauză și când prin utilizarea semnului obține foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori aduce atingere acestora.
(3) În temeiul alineatelor (1) și (2), poate fi interzis, printre altele:
(a) să se aplice semnul pe produse sau pe ambalajul acestora;
(b) să se ofere produsele, să fie comercializate sau să fie deținute în acest scop, sau să se ofere sau să se furnizeze servicii sub acest semn;
[…]”
2. Regulamentul 2017/1001
5. Articolul 9 alineatele (1)-(3)(5) prevede:
„(1) Înregistrarea unei mărci UE conferă titularului său drepturi exclusive.
(2) Fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii UE, titularul respectivei mărci UE are dreptul să împiedice orice terț să utilizeze un semn în cadrul comerțului, fără consimțământul său, pentru produse sau servicii în cazul în care:
(a) semnul este identic cu marca UE și este utilizat pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care marca UE este înregistrată;
(b) semnul este identic cu, sau similar cu marca UE și este utilizat în legătură cu produsele sau serviciile care sunt identice sau similare cu produsele sau serviciile pentru care marca UE este înregistrată, în cazul în care există un risc de confuzie din partea publicului; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn și marcă;
(c) semnul este identic sau similar cu marca UE, indiferent dacă este utilizat sau nu pentru produse sau servicii care sunt identice, similare sau nu sunt similare cu cele pentru care marca UE este înregistrată, în cazul în care aceasta se bucură de renume în Uniune și, prin utilizarea semnului fără motiv justificat, se obțin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii UE ori se aduce atingere acestuia.
(3) În temeiul alineatului (2), pot fi interzise, în special, următoarele:
(a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalajul acestor produse;
(b) oferirea produselor, introducerea lor pe piață sau păstrarea lor cu această destinație sub acest semn, ori oferirea sau asigurarea de servicii sub semnul respectiv;
[…]”
B. Dreptul german. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen(6)
6. La articolul 14 alineatul (2) punctul 3 din legea menționată, Republica Federală Germania a utilizat competența prevăzută la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2008/95 pentru mărcile de renume.
II. Situația de fapt și întrebările preliminare
7. Öko‑Test Verlag GmbH publică periodic revista „ÖKO‑TEST”, care este difuzată pe întreg teritoriul Germaniei. Pe lângă informații generale pentru consumatori, revista mai publică rezultatele unor teste efectuate asupra unor produse și servicii, solicitate unor laboratoare independente. Testele și analizele sunt efectuate fără a fi aduse la cunoștința producătorilor respectivi.
8. Öko‑Test Verlag constituie o marcă figurativă națională și a Uniunii, fiind înregistrată la 23 aprilie 2012 la Deutsches Patent- und Markenamt (Oficiul German pentru Brevete și Mărci), respectiv, la 31 august 2012, la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)(7).
9. Serviciile(8) acoperite de marcă relevante în cea mai mare măsură pentru litigiu se încadrează în clasa 35 (asistența, consilierea și informarea consumatorilor la alegerea bunului sau a serviciului; efectuarea și evaluarea unor sondaje de opinie și chestionare) și în clasa 42 (efectuarea și evaluarea de testări de bunuri și analize de servicii pe baze științifice; efectuarea și evaluarea de analize calitative; efectuarea și evaluarea de teste și verificări tehnice).
10. Öko‑Test Verlag se finanțează în principal din veniturile obținute din comercializarea revistei sale și din contracte de licență pentru utilizarea mărcii sale, încheiate cu fabricanții produselor după testarea acestora. Entitățile beneficiare ale licenței primesc un fișier cu certificatul de testare ÖKO‑TEST, pe care îl aplică pe produsele lor, completând, în câmpul liber care este componentă a mărcii, rezultatul testului, precum și sursa acestuia(9).
11. Contractul de licență încetează atunci când teste mai recente (pe baza unor noi parametri) modifică rezultatul testelor anterioare realizate asupra produsului titularului licenței, chiar dacă acesta nu a făcut obiectul unei noi testări(10), sau atunci când se modifică natura sau caracteristicile produsului respectiv.
12. Întreprinderea Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG(11) produce pastă de dinți, inclusiv „Aminomed”. Öko‑Test Verlag a analizat o serie de paste de dinți, inclusiv Aminomed Fluorid‑Kamillen‑Zahncreme (pasta de dinți „Aminomed” cu fluor și extract de mușețel), și a publicat rezultatele testării în Kosmetik Jahrbuch 2005 (anuarul Cosmetice 2005) apreciindu‑le ca „foarte bune” („sehr gut”).
13. În luna august 2005, cele două întreprinderi au încheiat un contract de licență privind utilizarea certificatului de testare ÖKO‑TEST (încă neînregistrat ca marcă), Dr. Liebe începând să îl utilizeze în reclama la produsul său.
14. În luna octombrie 2014, Öko‑Test Verlag a aflat că produsul „Aminomed” se comercializează în forma de mai jos:
Ambalajul fusese modificat în raport cu ambalajul inițial.
15. Öko‑Test Verlag a formulat o acțiune în constatarea încălcării drepturilor conferite de marcă în fața Landgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional din Düsseldorf, Germania). Reclamanta susținea că, în temeiul contractului de licență, Dr. Liebe nu avea dreptul să utilizeze certificatul de testare ÖKO‑TEST întrucât: a) acesta nu făcea obiectul contractului; b) în anul 2008 fusese publicată o testare ulterioară a unei serii de paste de dinți, în funcție de noi parametri, astfel încât, strict din aceste motive, Dr. Liebe nu era autorizată să utilizeze semnul în cauză, și c) produsul întreprinderii Dr. Liebe care purta respectivul semn nu corespundea cu cel examinat efectiv, din perspectiva contractului de licență, dat fiind că fuseseră modificate cel puțin denumirea, descrierea și ambalajul.
16. Dr. Liebe s‑a opus acestei cereri susținând că contractul de licență era încă în vigoare și că avea dreptul să utilizeze certificatul de testare ÖKO‑TEST. A afirmat de asemenea că, din momentul înregistrării mărcii naționale și a mărcii Uniunii, nu le mai utilizase.
17. Landgericht (Tribunalul Regional) a considerat că Dr. Liebe utiliza marca în litigiu pentru „informarea și consilierea consumatorilor” și că nu mai putea invoca contractul de licență. Întrucât Dr. Liebe nu a furnizat date concrete privind încetarea producției, Landgericht (Tribunalul Regional) a prezumat că, după înregistrarea mărcii, acesta continuase comercializarea pastei de dinți cu respectivul certificat. Prin urmare, a dispus ca Dr. Liebe să înceteze utilizarea semnului ÖKO‑TEST la punerea în circulație a produsului „Aminomed”, precum și retragerea produselor de pe piață.
18. Dr. Liebe a formulat apel împotriva acestei hotărâri la Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf), care, în ordonanța de trimitere: a) achiesează la opinia primei instanțe potrivit căreia contractul de licență a expirat de mai multă vreme și b) recunoaște, prin urmare, că Dr. Liebe a pus în circulație marca fără consimțământul titularului său.
19. Potrivit instanței de trimitere:
– în cazul în care s‑ar accepta argumentul potrivit căruia marca în litigiu a fost utilizată pentru un produs (pastă de dinți), ar trebui să se respingă pretențiile Öko‑Test Verlag întemeiate pe articolul 9 alineatul (2) literele (a) și (b) din Regulamentul 2017/1001, întrucât niciuna dintre cele două înregistrări ale mărcii ÖKO‑TEST nu include pasta de dinți sau „produse similare”;
– Öko‑Test Verlag ar putea invoca dreptul său în calitate de titular al mărcii, consacrat la acest articol, numai dacă utilizarea unui certificat de testare pentru un produs este asimilată utilizării sale pentru vreunul dintre serviciile pe care le protejează respectiva marcă, precum „informarea și consilierea consumatorilor la alegerea unor produse și servicii”.
20. În plus, instanța de trimitere subliniază că, din cauza diferențelor care le despart, certificatele de testare nu sunt comparabile cu certificatele de calitate și nici nu pot fi înregistrate ca mărci de certificare(12). Cu toate acestea, atrage atenția asupra faptului că, la fel ca în cauza Gözze(13), consumatorii percep certificatul de testare ca fiind similar cu certificatul de calitate. Aplicarea certificatului pe produs garantează o anumită calitate care a fost verificată, dar nu și că produsul a fost fabricat sub controlul titularului mărcii reprezentate de certificat. Prin urmare, publicul nu identifică marca ÖKO‑TEST cu fabricanții produselor testate, fiindu‑i cunoscută împrejurarea că ea este independentă de aceștia, fapt căruia îi acordă o importanță deosebită.
21. Dacă s‑ar înțelege că aplicarea certificatului de testare se utilizează pentru serviciul înregistrat, Dr. Liebe ar fi adus atingere mărcii(14), atât în ceea ce privește funcția sa de indicare a originii, cât și funcția acesteia de certificare a calității. Dimpotrivă, în cazul în care răspunsul la prima întrebare ar fi negativ, instanța de trimitere formulează o a doua întrebare, de această dată referitoare la articolul 9 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul 2017/1001 și la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2008/95.
22. Într‑adevăr, marca ÖKO‑TEST se bucură de renume pe teritoriul Republicii Federale Germania, dar nu este cunoscută ca un semn de proprietate industrială, ci în calitate de certificat de testare. Ar fi dificil, prin urmare, prin prisma Hotărârii Gözze, să se considere că Dr. Liebe a utilizat‑o pentru produsul de îngrijire a dinților, iar nu pentru serviciul prestat de Öko‑Test Verlag. Tocmai de aceea, instanța de trimitere dorește să afle dacă se poate vorbi despre o marcă individuală de renume în condițiile în care reputația acesteia se datorează caracterului său de certificat de testare.
23. Instanța mai precizează în această privință că jurisprudența referitoare la mărcile de renume(15) nu oferă suficiente elemente pentru a se decide dacă introducerea pe piață a pastei de dinți care poartă certificatul de testare respectiv constituie o utilizare nelegală și, în special, dacă poate fi nelegală utilizarea chiar fără caracter de marcă. Instanța concluzionează precizând că obținerea de foloase necuvenite de pe urma renumelui altei mărci sau transferul de imagine, interzise de reglementările menționate, pot avea loc chiar și atunci când terțul nu utilizează marca individuală pentru a garanta identitatea originii produselor întreprinderii sale.
24. În aceste condiții, Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf) adresează Curții următoarele întrebări preliminare:
„1) Constituie o utilizare nelegală a mărcii, în sensul articolului 9 alineatul [2] litera (b) din […] Regulamentul [2017/1001] sau al articolului 5 alineatul (1) a doua teză litera (a) din Directiva 2008/95, faptul că
– marca individuală este aplicată pe un produs pentru care marca individuală nu este protejată;
– în cadrul schimburilor comerciale, aplicarea mărcii individuale de către un terț este percepută de public ca un așa‑numit «certificat de testare» («Testsiegel»), altfel spus, în sensul că bunul a fost produs și introdus pe piață de un terț care nu este supus controlului titularului mărcii, dar acesta din urmă a testat produsul din perspectiva anumitor caracteristici, iar, pe baza acestei testări, aprecierea rezultată a fost atribuită produsului în certificatul de testare și
– marca individuală este înregistrată printre altele pentru «informații și consiliere comercială pentru consumatori la selecția unor bunuri și servicii, în special cu utilizarea unor rezultate ale testării și analizei, precum și prin intermediul unor aprecieri privind calitatea»?
2) În cazul în care Curtea dă un răspuns negativ la prima întrebare:
Constituie o utilizare nelegală a mărcii, în sensul articolului 9 alineatul [2] litera (c) din Regulamentul [2017/1001] și al articolului 5 alineatul (2) din Directiva 2008/95, faptul că
– marca individuală se bucură de renume numai în calitate de «certificat de testare» (astfel cum a fost descris la prima întrebare), iar
– marca individuală este utilizată de un terț drept «certificat de testare»?”
III. Procedura în fața Curții
25. Decizia de trimitere a fost primită la grefa Curții la 8 decembrie 2017. Au depus observații scrise Öko‑Test Verlag, guvernul german și Comisia Europeană, care au participat și la ședința din 7 noiembrie 2018, la care a asistat de asemenea Dr. Liebe.
IV. Analiză juridică
A. Observații preliminare
26. Deși instanța de trimitere solicită lămuriri cu privire la aplicabilitatea articolului 9 din Regulamentul 2017/1001 și a articolului 5 din Directiva 2008/95, rezultă că cererea care a stat la baza litigiului se referea la marca Uniunii și numai în subsidiar la marca națională(16). Prin urmare, pentru facilitarea lecturii, analiza noastră va viza preponderent prevederile Regulamentului 2017/1001 privind marca Uniunii Europene, chiar dacă rezultatele acestei analize sunt aplicabile mutatis mutandis dispozițiilor analoge din Directiva 2008/95(17).
27. Astfel cum am arătat deja, instanța națională a exclus posibilitatea ca protecția juridică dorită de Öko‑Test Verlag să poată fi acordată prin intermediul unui contract (susține că contractul de licență și‑a încetat obligațiile față de ambele părți în urmă cu mult timp)(18) sau prin acțiuni în concurență neloială, deoarece aceasta din urmă impune să existe o concurență între întreprinderea reclamantă și cea pârâtă, ceea ce nu se verifică în speță(19).
28. Întrucât nu avem nicio rezervă privind obstacolul în calea acțiunii în încetare în temeiul dreptului german în materie de concurență neloială, poate că nu este imposibil să analizăm viabilitatea unei acțiuni contractuale, având în vedere anumite hotărâri ale Curții, potrivit cărora:
– pentru a stabili dacă, în sensul articolului 5 alineatele (1) și (3) din „Regulamentul Bruxelles I”(20), o acțiune este „în materie contractuală”, iar nu „în materie delictuală”, trebuie să se analizeze dacă comportamentul incriminat constituie o încălcare a obligațiilor contractuale, care se stabilesc ținând seama de obiectul contractului(21);
– pentru a soluționa o acțiune în despăgubire pentru răspundere extracontractuală a instituțiilor Uniunii, trebuie să se verifice dacă există între părți un veritabil context contractual, legat de obiectul litigiului, chiar dacă relația contractuală s‑a stins, a cărui examinare aprofundată se dovedește indispensabilă pentru soluționarea acțiunii menționate(22).
29. Este evident că, în prezenta cauză, cadrul juridic diferă de cel din hotărârile citate la notele de subsol 21 și 22. Cu toate acestea, abordarea metodologică a acestora din urmă ar putea fi utilă în speță, prin analogie. Deși decizia de trimitere pare să sugereze contrariul, în ședință, părțile din acțiunea principală au confirmat că dreptul de a utiliza logoul(23) fusese acordat în temeiul relației contractuale. În cazul în care, după cum rezultă din dosar, Dr. Liebe a continuat să utilizeze respectivul certificat de testare, atunci și‑a încălcat obligația contractuală (eventual implicită) de încetare a aplicării logoului pe ambalajul pastei de dinți odată cu stingerea relației care decurge din respectivul contract.
30. Prin urmare, instanța națională ar putea, dacă consideră oportun, să aplice această abordare ca bază pentru o posibilă acțiune ex contracto în favoarea Öko‑Test Verlag. Dorim însă doar să precizăm aici această posibilitate, conștienți fiind că, în cadrul prezentei cereri de decizie preliminară, este necesar să se răspundă la întrebările adresate, iar nu să se sugereze soluții alternative, care, până la urmă, țin de dreptul național.
B. Prima întrebare preliminară: referitor la utilizarea nelegală
1. Sinteza observațiilor părților
31. În opinia Öko‑Test Verlag, certificatul său de testare nu este utilizat ca marcă pentru pastă de dinți, ci pentru un serviciu (furnizat de această întreprindere), și propune să se răspundă afirmativ la această întrebare. Consideră că un certificat de testare nu poate fi comparat cu un certificat de calitate, întrucât certificatul de testare informează cu privire la îndeplinirea de către un produs a anumitor criterii prestabilite, în timp ce certificatul de calitate determină recunoașterea, încă de la prima vedere, de către consumator a unei calități a produsului. Instanța de trimitere și guvernul german, deopotrivă, neagă orice asemănare cu mărcile de garantare și de certificare(24).
32. Öko‑Test Verlag consideră că publicul interesat va percepe prezența certificatului ÖKO‑TEST pe pasta de dinți ca o utilizare autorizată de titularul acestuia și ca o indicație că: a) produsul a obținut calificativul „foarte bine” la testele la care a supus‑o Öko‑Test Verlag și b) respectivul calificativ este în concordanță cu conținutul publicației sale și cu criteriile neutre, obiective și bazate pe opinii ale experților, care o caracterizează. De aceea, utilizarea ÖKO‑TEST de către Dr. Liebe aduce atingere funcției de origine a mărcii, precum și altor funcții recunoscute de Curte(25).
33. Guvernul german susține că prima întrebare nu ridică problema dublei identități de la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2008/95, ci a riscului de confuzie de la litera (b), întrucât există anumite diferențe între semnul original ÖKO‑TEST și cel aplicat pe ambalajul pastei de dinți (în special, rezultatele testelor și trimiterea la publicare). Sugerează să se răspundă afirmativ la această întrebare pentru motivul că o marcă înregistrată pentru un serviciu poate fi utilizată pentru un produs cu condiția ca publicul să recunoască caracterul autonom al serviciului și ca acesta din urmă să fie legat de produs.
34. Guvernul german consideră că factorul decisiv este percepția publicului, care este obișnuit ca organizații care nu au legătură cu producătorii să efectueze teste asupra produselor de uz cotidian, iar apoi să informeze consumatorii. Consumatorii ar putea deduce cu ușurință că Öko‑Test Verlag a testat pasta de dinți, acordându‑i calificativul „foarte bine”. În plus, prezentarea acestor produse cu mai multe mărci sau semne este frecventă în rândul întreprinderilor, la fel ca în cazul certificatelor de calitate sau de testare (agricultură ecologică, eficiența energetică la nivelul Uniunii Europene, comerț echitabil) ori al aplicării de mărci ale unui furnizor ca o indicație privind calitatea componentelor produsului final (de exemplu, Intel Inside pentru procesoarele computerelor).
35. Pentru Comisie, în schimb, întrebarea se referă de fapt la litera (a), iar nu la litera (b), atât în cazul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, cât și al articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2008/95. Comisia este de acord că aplicarea mărcii ÖKO‑TEST pe ambalajul pastei de dinți se referă în mod necesar la aceleași servicii prestate de titularul mărcii (Öko‑Test Verlag), dar consideră această referire ca fiind inerentă publicității la produsul în cauză, fără ca acest lucru să însemne că Dr. Liebe face reclamă la aceleași servicii ca Öko‑Test Verlag.
36. Comisia subliniază efectul publicitar dorit de producătorul pastei de dinți prin utilizarea certificatului ÖKO‑TEST: ca publicul să își amintească de serviciul furnizat de titularul acestei mărci, singurul care poate fi autorul unei testări independente. Clauzele contractului de licență ar tinde să evite ca pierderea calității produsului testat să aibă un impact negativ asupra mărcii Öko‑Test Verlag, ceea ce s‑ar întâmpla dacă această calitate inferioară a produsului ar fi asociată cu întreprinderea care realizează testarea.
2. Apreciere
37. Prin intermediul primei întrebări preliminare, instanța de trimitere urmărește să afle în esență dacă certificatul de testare ÖKO‑TEST, protejat ca marcă înregistrată, servește, astfel cum este utilizat de Dr. Liebe pe ambalajul pastei de dinți, la identificarea serviciilor titularului acestei mărci, iar nu doar a produselor comercializate de Dr. Liebe.
38. Curtea a statuat în Hotărârea Gözze că „nu există o utilizare conformă cu funcția esențială a mărcii individuale atunci când aplicarea acesteia pe produse are ca unică funcție să constituie un certificat de calitate pentru aceste produse, iar nu să garanteze și că produsele provin de la o singură întreprindere, sub controlul căreia sunt fabricate și căreia îi poate fi atribuită răspunderea pentru calitatea lor”(26).
39. Dacă s‑ar face aplicarea întocmai a acestei afirmații, litigiul ar avea o soluție relativ simplă, întrucât Öko‑Test Verlag nu produce pasta de dinți, iar marca sa nu este aplicată pe ambalaj pentru a‑i identifica originea. Prin urmare, ar trebui respinsă posibilitatea ca această întreprindere să poată interzice Dr. Liebe utilizarea în comerț a mărcii ÖKO‑TEST în temeiul articolului 9 alineatul (2) literele (a) și (b) din Regulamentul 2017/1001.
40. Cu toate că în prezenta cauză o astfel de soluție ar putea fi corectată (după cum vom propune mai jos) în temeiul literei (c) a aceleiași dispoziții, având în vedere renumele ÖKO‑TEST pe piața germană, considerăm totuși că titularii de semne lipsite de renume trebuie să dispună de asemenea de un instrument legal aferent dreptului mărcilor pentru a reacționa împotriva utilizării neautorizate a semnelor lor de către un terț în împrejurări precum cele din speță(27). Poate că cercetând diferențele dintre certificatul de calitate și certificatul de testare, s‑ar putea identifica un răspuns diferit de cel dat în Hotărârea Gözze.
41. Cât despre posibilitatea ca prezenta cauză să fie inclusă în situația menționată la litera (a) sau la litera (b) ale articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001, există divergențe între părți în ceea ce privește interpretarea întrebării preliminare. Este de preferat să se prezinte pe scurt criteriile care permit să se stabilească dacă sunt îndeplinite condițiile de aplicare comune celor două variante(28), ca punct de plecare pentru alegerea uneia dintre ele.
a) Elemente de probă
1) Punct de plecare
42. În principiu, în temeiul articolului 9 alineatul (2) literele (a) și (b) din Regulamentul 2017/1001, titularul unei mărci înregistrate este îndreptățit să interzică utilizarea de către un terț a unui semn numai dacă sunt îndeplinite condițiile următoare:
– pe de o parte, semnul trebuie să fie identic(29) sau similar cu marca înregistrată a titularului;
– pe de altă parte, utilizarea mărcii înregistrate (a) trebuie să aibă loc în cadrul comerțului; (b) trebuie să se realizeze fără consimțământul titularului mărcii; (c) trebuie să aibă loc pentru produse sau servicii identice sau similare cu cele pentru care a fost înregistrată marca și (d) trebuie să aducă atingere sau să fie susceptibilă să aducă atingere uneia dintre funcțiile mărcii(30).
43. Reiese din dosarul transmis de instanța de trimitere că prima condiție, referitoare la identitatea semnului(31), nu ar trebui să ridice probleme deoarece Dr. Liebe nu contestă că a utilizat certificatul de testare ÖKO‑TEST pe ambalajul pastei de dinți.
44. În această privință, nu ne convinge opinia guvernului german cu privire la diferențele dintre ÖKO‑TEST în calitate de marcă înregistrată și logoul care figurează pe ambalajul pastei de dinți produse de Dr. Liebe. Împrejurarea că ambalajul include, în cuprinsul mărcii, rezultatele testelor și trimiterea la publicare este irelevantă din două motive: în primul rând, deoarece publicul este obișnuit să perceapă marca ÖKO‑TEST însoțită de aceste indicații (în lipsa lor, certificatul de testare ar fi inutilă sau aproape inutilă pentru reclama la produs); în al doilea rând, ca urmare a argumentului anterior, deoarece aceste diferențe ar trece neobservate în percepția consumatorului mediu, în sensul că acesta nu ar considera că este vorba despre altă marcă (deși, fiind o chestiune de fapt, revine instanței de trimitere sarcina de a examina acest aspect)(32).
45. De asemenea, este incontestabilă îndeplinirea condițiilor referitoare la utilizarea în comerț și la lipsa consimțământului titularului mărcii. Nu este obligatoriu ca titularul mărcii să fie concurent cu fabricantul produsului: articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001 permite titularului mărcii să împiedice „orice terț” să o utilizeze fără consimțământul său și, prin urmare, nu este indispensabil să existe concurență între cei doi. Împrejurarea că literele (a) și (b) ale acestei dispoziții se aplică preponderent în cazul a două întreprinderi concurente nu înseamnă că legiuitorul a limitat la situația lor eventuala reacție a titularului mărcii.
46. Prin urmare, trebuie să se clarifice dacă a existat o coincidență în privința produselor și serviciilor și, odată lămurită această întrebare, dacă utilizarea mărcii ÖKO‑TEST de către Dr. Liebe era suficientă pentru a aduce atingere uneia dintre funcțiile caracteristice ale respectivei mărci.
2) Natura mărcii
47. Certificatul de testare ÖKO‑TEST este o marcă înregistrată pentru servicii. Acest tip de semn diferă de cele care desemnează produse prin caracterul său imaterial, care îl privează de un suport tangibil, spre deosebire de produsele protejate de mărci de fabrică sau de comerț(33).
48. Caracterul imaterial al serviciilor permite o interacțiune între acestea și produs. În cazul în care serviciile influențează calitățile produsului, există mărci de servicii alături de mărci de produse care evidențiază acest fapt. Este tocmai situația utilizării extinse a certificatelor de calitate și a certificatelor de testare la care face referire guvernul german.
49. În general, apariția mărcilor de produse care cuprind certificate (precum cele de testare) se va produce în temeiul unui contract care include o licență de utilizare. În contract, producătorul, în calitate de beneficiar al licenței, este autorizat să utilizeze certificatul de testare, ceea ce va spori prestigiul produselor sale. Certificatul de testare este utilizat tocmai pentru a comunica publicului că aceste produse, după ce au trecut testele relevante, se bucură de o evaluare favorabilă emisă de întreprinderea titular al certificatului de testare (în acest caz, Öko‑Test Verlag).
50. În cazul în care certificatul de testare este înregistrat ca marcă, contractul va permite beneficiarului licenței să o aplice ca marcă pe propriile produse. Același contract permite însă titularului mărcii să își facă publice propriile servicii, într‑o simbioză avantajoasă pentru el și pentru diverșii beneficiari ai licenței. Se creează, după cum vom arăta atunci când vom descrie caracteristicile certificatului de testare, un fel de „dublă utilizare”(34).
51. Astfel, Dr. Liebe, dacă este autorizat corespunzător, poate aplica certificatul de testare, ca marcă, pe propriile produse, însă, în același timp, utilizarea certificatului ÖKO‑TEST pe acestea contribuie la difuzarea pe scară mai largă a serviciilor pe care Öko‑Test Verlag le oferă întreprinderilor și consumatorilor.
3) Caracteristici ale serviciilor furnizate de Öko‑Test Verlag
52. Regulamentul 2017/1001 și Directiva 2015/2436 reglementează mărcile colective(35) și mărcile de certificare(36).
– Mărcile colective servesc la a face distincție între produsele sau serviciile membrilor unei asociații care deține drepturile asupra mărcii și produsele sau serviciile altor întreprinderi.
– Mărcile de certificare sau de garantare îndeplinesc funcția de identificare a originii, fiind în măsură să facă distincție „între produsele sau serviciile pentru care materialul, modul de fabricare a produselor sau de prestare a serviciilor, calitatea, exactitatea sau alte caracteristici sunt certificate de către titularul mărcii și produsele și serviciile care nu beneficiază de o astfel de certificare”(37).
53. Certificatul de testare, deși prezintă anumite similitudini cu mărcile de certificare, nu se identifică cu acestea și nici nu figurează în vreunul dintre actele de reglementare citate. În general, certificatul de testare poate fi înregistrat ca marcă individuală de orice întreprindere implicată într‑o evaluare obiectivă și independentă de produse, care oferă, prin intermediul contractului de licență, unei game largi de operatori economici posibilitatea de a‑și demonstra calitatea produselor utilizând logoul corespunzător.
54. Aceste diferențe explică dificultatea de a solicita titularilor certificatelor de testare să pregătească un regulament de utilizare a acestora în sensul articolului 75 din Regulamentul 2017/1001, întrucât, pe de o parte, nu este vorba despre persoane afiliate care trebuie să îl respecte, ca în cazul mărcilor colective de certificare, și, pe de altă parte, întreprinderea titular al mărcii poate modifica după bunul plac produsele testate și caracteristicile acestora.
55. Instanța de trimitere subliniază diferențele dintre certificatele de testare și certificatele de calitate (de tipul celui analizat în Hotărârea Gözze), acestea constând în principal în: a) extinderea testelor asupra unei multitudini de produse și servicii, nefiind limitate la unul singur; b) adaptarea criteriilor la nevoile consumatorilor și la noile posibilități de testare; c) lipsa de influență a producătorului asupra organizației care furnizează serviciile de testare și d) autorizația de utilizare a certificatului de testare nu depinde de simpla conformitate cu anumite cerințe, ci i se acordă un calificativ în funcție de rezultatele testelor(38).
56. Întreprinderea ale cărei produse au fost supuse acestor teste de calitate are dreptul, după semnarea unui contract de licență privind utilizarea mărcii, să precizeze acest lucru în descrierea produselor vizate sau pe ambalajele acestora. În speță, dacă ar obține consimțământul din partea Öko‑Test Verlag, Dr. Liebe ar putea în mod legitim să aplice semnul ÖKO‑TEST într‑un loc vizibil pe pasta de dinți, însoțit de calificativul obținut și de trimiterea la numărul revistei în care au fost publicate rezultatele. Ar fi logic să se considere, după cum subliniază Comisia, că întreprinderea ale cărei produse sunt supuse testelor realizate de Öko‑Test Verlag și care obține un rezultat satisfăcător va avea interesul să aplice pe produsele sale certificatul de testare respectiv, ca element publicitar privind calitățile respectivelor produse.
57. Prin imprimarea în loc vizibil a certificatului ÖKO‑TEST pe ambalajul produsului „Aminomed”, Dr. Liebe urmărește în principal să reafirme mesajul privind calitatea pastei de dinți, prin intermediul reputației și a fiabilității de care se bucură marca ÖKO‑TEST, alături de calificativul obținut („foarte bun”) și de trimiterea la numărul revistei în care a fost publicat rezultatul testelor(39). Același comportament contribuie însă totodată la răspândirea în rândul consumatorilor a fiabilității serviciilor furnizate de Öko‑Test Verlag, și anume identificarea originii întreprinderii care a desfășurat activitatea de testare și de evaluare a produselor de consum.
58. De aceea, nu se poate susține, astfel cum a procedat Dr. Liebe în ședință, că semnul ÖKO‑TEST este utilizat în mod descriptiv în sensul considerentului (21) al Regulamentului 2017/1001, ca o informație suplimentară cu privire la produs. Nu suntem de acord cu acest argument din următoarele motive:
– modul în care s‑a realizat această utilizare demonstrează dorința de a utiliza marca pentru a desemna serviciile Öko‑Test Verlag. Dacă intenția ar fi fost de a furniza simple informații privind calificativul, acest lucru s‑ar fi putut realiza fără să fie necesară aplicarea logoului;
– considerentul menționat permite utilizările descriptive cu condiția ca acestea să fie corecte și loiale, calități greu de constatat în lipsa consimțământului, care inițial fusese obținut.
59. În concluzie, având în vedere legătura strânsă dintre serviciul furnizat de întreprinderea care acordă certificatul de testare (ÖKO‑TEST) și produsele pe care este aplicată („Aminomed”), atunci când certificatul de testare este utilizat după ce a fost înregistrat ca marcă individuală, utilizarea sa are două efecte importante prin prisma articolului 9 alineatul (2) literele (a) și (b) din Regulamentul 2017/1001: pe de o parte, certificatul de testare reafirmă indicația de calitate a produselor autorizate să o utilizeze, drept care se poate spune că este utilizată pentru aceste produse(40); pe de altă parte, ea servește și drept publicitate pentru serviciile întreprinderii care o conferă. Este, în definitiv, expresia dublei utilizări la care am făcut referire anterior.
4) Percepția consumatorului
60. Evaluarea efectuată de consumatorul mediu și modul în care acesta percepe o marcă sunt chestiuni de fapt pe care trebuie să le stabilească instanța de trimitere(41). Totuși, Curtea îi poate furniza răspunsuri utile pentru soluționarea acestui aspect(42).
61. Atât Öko‑Test Verlag, cât și guvernul german și Comisia (aceasta din urmă, cu anumite nuanțe) sunt de acord că, pentru publicul relevant, utilizarea mărcii ÖKO‑TEST pe ambalajul pastei de dinți va fi percepută ca o aluzie la serviciile independente ale titularului acestei mărci (Öko‑Test Verlag). Consumatorul mediu va stabili, așadar, o legătură între acest semn și cel puțin serviciile „informații și asistență comercială pentru consumatori la selecția unor bunuri și servicii, în special cu utilizarea unor rezultate ale testării și analizei” (clasa 35) și „efectuări și evaluări de testări de bunuri și analize de servicii pe baze științifice” (clasa 42).
62. Este un lucru obișnuit ca pe ambalajul mai multor produse de larg consum să figureze certificate de testare și certificate de calitate (sau alte forme de certificare, de indicare a originii ecologice sau a comerțului echitabil). Prin urmare, într‑un caz precum cel în speță, consumatorul mediu poate înțelege fără dificultate că certificatul ÖKO‑TEST, astfel cum a fost utilizat de Dr. Liebe, se referă la serviciile prestate de Öko‑Test Verlag, cu care va asocia certificatul de testare. Astfel, modul în care Dr. Liebe folosește acest certificat constituie o „utilizare ca marcă”(43), deoarece garantează că serviciul de testare a calității pastei de dinți a fost efectuat de întreprinderea titular al mărcii, Öko‑Test Verlag.
5) Atingerea adusă funcțiilor mărcii
63. În conformitate cu jurisprudența constantă a Curții, dreptul exclusiv al titularului mărcii îi permite să își protejeze interesele specifice, și anume să garanteze că respectiva marcă își îndeplinește funcțiile proprii. Exercitarea acestui drept trebuie rezervată pentru cazurile în care utilizarea semnului de către un terț aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii, fiind suficient și simplul risc de producere a unei astfel de atingeri(44).
64. Printre aceste funcții se află și funcția (esențială) de identificare a provenienței produsului sau a serviciului, precum și funcția de garantare a calității acestuia ori funcțiile de comunicare, de investiție sau de publicitate(45).
65. În ceea ce privește funcția sa esențială, marca exercită în special funcția „de a atesta că toate produsele care poartă marca respectivă au fost fabricate sau furnizate sub controlul unei întreprinderi unice, căreia i se poate atribui răspunderea pentru calitatea acestora”(46).
66. Cu toate acestea, în conformitate cu descrierea situației de fapt în ordonanța de trimitere, Dr. Liebe a utilizat marca fără consimțământul Öko‑Test Verlag, iar calificativul utilizat, obținut la testele realizate în anul 2005, ar putea să nu aibă legătură cu testele efectuate în anul 2008, care nu vizau pasta sa de dinți. În aceste condiții, consumatorul mediu ar putea să creadă că Öko‑Test Verlag continuă să garanteze calitatea pastei de dinți la nivelul anterior, atestat de certificatul de testare, în condițiile în care, în realitate, nefiind supusă unor noi teste, era lipsită de această garanție.
67. Pornind de la această premisă, modul în care Dr. Liebe a utilizat marca ÖKO‑TEST ar putea induce în eroare, deoarece dă impresia că respectivul calificativ de excelență ar fi fost obținut după o serie de teste realizate sub controlul Öko‑Test Verlag. Astfel se denaturează funcția esențială a mărcii(47), întrucât, deși această din urmă întreprindere a efectuat testele la un moment dat, calificativul expus pe ambalaj nu corespunde cu cele mai recente analize asupra pastelor de dinți efectuate de Öko‑Test Verlag, pe care aceasta le publică în revista sa, și nici cu licențele acordate în urma acestor noi analize(48).
68. Contrastul dintre rezultatul anunțat de Dr. Liebe prin intermediul semnului ÖKO‑TEST și realitatea testelor, în condițiile prevăzute mai sus, ar putea, în plus, să aducă atingere renumelui dobândit de Öko‑Test Verlag prin marca sa, subminând astfel funcția de investiție (definită ca posibilitatea titularului unei mărci de a o folosi pentru a dobândi sau pentru a conserva o reputație de natură să atragă și să fidelizeze consumatorii)(49).
b) Concluzie
69. După cum am subliniat, am preferat să nu ne pronunțăm de la început asupra aplicabilității uneia dintre literele (a) sau (b) ale articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001. Cu toate acestea, pentru a oferi instanței de trimitere un răspuns util, explicațiile prezentate mai sus ne conduc la următoarele concluzii:
– Dr. Liebe a procedat la o dublă utilizare a unei mărci care coincide cu originalul (ÖKO‑TEST), atât pentru a spori atractivitatea pastei sale de dinți prin intermediul certificatului de testare (cu calificativul „foarte bine”), cât și a serviciilor oferite de Öko‑Test Verlag. Există, prin urmare, identitatea semnelor și a serviciilor, drept care este îndeplinită cerința privind „dubla identitate” prevăzută la articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul 2017/1001.
– În măsura în care consumatorul mediu nu va crede că marca ÖKO‑TEST arată că testele asupra pastei de dinți „Aminomed” au fost efectuate de Dr. Liebe și, având în vedere gradul ridicat de cunoaștere a respectivei mărci de către publicul german, acesta nu va crede nici că pasta de dinți provine de la aceeași întreprindere sau de la întreprinderi legate din punct de vedere economic, ceea ce exclude orice risc de confuzie în sensul articolului 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul 2017/1001.
70. Dat fiind că, în plus, utilizarea mărcii ÖKO‑TEST de către Dr. Liebe riscă să aducă atingere cel puțin funcției de indicare a originii și funcției de investiție a mărcii respective, sunt întrunite condițiile de aplicare a articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul 2017/1001, motiv pentru care utilizarea poate fi considerată nelegală.
71. În sfârșit, trebuie avut în vedere că enumerarea formelor de utilizare pe care titularul mărcii le poate interzice în temeiul articolului 9 alineatul (3) din Regulamentul 2017/1001(50) nu este exhaustivă, motiv pentru care utilizarea acesteia de către Dr. Liebe poate fi inclusă printre condițiile descrise mai sus.
C. A doua întrebare preliminară: utilizarea nelegală a unei mărci de renume
72. Dat fiind că am sugerat un răspuns afirmativ la prima întrebare preliminară, iar instanța de trimitere o adresează pe cea de a doua numai în cazul unui răspuns negativ la cea dintâi, nu ar fi necesar să continuăm. Cu toate acestea, vom aborda, în subsidiar, analiza celei de a doua întrebări preliminare pentru cazul în care Curtea s‑ar pronunța asupra primei întrebări într‑un sens diferit sau ar considera că soluția pe care o propunem, privind dubla identitate a semnelor, pe de o parte, și a produselor și serviciilor, pe de altă parte, este excesiv de artificială.
1. Sinteza observațiilor părților
73. Öko‑Test Verlag amintește că protecția specială conferită mărcilor de renume depășește domeniul identității sau al similitudinii produselor și se axează pe prejudicii și pe exploatarea abuzivă a acestor mărci. Nu ar exista nicio îndoială cu privire la renumele mărcii ÖKO‑TEST, pe care publicul ar asocia‑o cu semnul aplicat de Dr. Liebe pe produsele sale.
74. Pentru Öko‑Test Verlag, precum și pentru Comisie, are loc o utilizare nelegală a mărcii de renume ÖKO‑TEST atunci când utilizatorul nu dispune de autorizație și în măsura în care aduce atingere funcțiilor mărcii. În plus, există riscul ca publicul să își piardă încrederea în serviciile sale în cazul în care produsul îi înșeală așteptările. Consumatorul și‑ar putea proiecta nemulțumirea asupra activității Öko‑Test Verlag, care se regăsește în testele și în publicațiile sale.
75. Având în vedere răspunsul afirmativ dat la prima întrebare, guvernul german nu s‑a pronunțat asupra celei de a doua, aceasta fiind formulată în subsidiar.
76. Comisia este de părere că sunt îndeplinite condițiile pentru aplicarea articolului 9 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 și a articolului 5 alineatul (2) din Directiva 2008/95 atunci când marca individuală se bucură de renume ca o marcă de calitate. Utilizarea nelegală în sensul acestor dispoziții ar presupune aplicarea de către un terț a mărcii respective pe propriile produse.
77. Comisia amintește că o parte semnificativă a publicului german interesat de produsele sau serviciile vizate de semn trebuie să fie familiarizată cu marca(51). Aceasta consideră că modul de utilizare a semnului ÖKO‑TEST îi poate conferi prestigiu ca marcă. Datorită contractului de licență, Öko‑Test Verlag se asigură că marca sa apare în conștiința publicului ca o referire la serviciile sale de informare și de consiliere a consumatorului.
2. Apreciere
78. Instanța de trimitere dorește să afle dacă, în lipsa protecției care s‑ar fi putut conferi mărcii ÖKO‑TEST în temeiul articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul 2017/1001, ar putea fi invocată protecția mărcilor de renume prevăzută la litera (c) a aceluiași articol.
79. Obstacolul cu care, aparent, se confruntă instanța de trimitere este acela că marca individuală ÖKO‑TEST este cunoscută doar în calitate de certificat de testare, iar terțul o utilizează în același mod. Nu considerăm însă că acest element ar fi relevant:
– dacă se dorește să se dea de înțeles că nu a existat o „utilizare ca marcă comercială”, în sensul Hotărârii Gözze, pentru a combate acest argument, facem trimitere la aspectele expuse anterior(52);
– dacă, în schimb, se dorește să se facă distincția între gradul de cunoaștere a mărcii de către public și gradul de cunoaștere a „certificatului de testare”, considerăm că aceasta este o diferență artificială. ÖKO‑TEST a fost înregistrată ca marcă individuală, la nivel național sau la nivelul Uniunii, și, prin urmare, beneficiază de protecția conferită acestui tip de mărci, indiferent dacă publicului nu îi este cunoscut acest fapt sau dacă un terț dorește să utilizeze o marcă drept certificat de testare. În cadrul oricărei alte abordări, mărcile ar fi private de protecția legitimă, care ar ajunge să depindă de gradul de cunoaștere de către public a înregistrării lor.
80. Prin urmare, în fond, cea de a doua întrebare preliminară se referă la posibilitatea ca titularul certificatului de testare ÖKO‑TEST să poată invoca protecția mărcilor de renume pentru a reacționa față de utilizarea sa nelegală de către terți. În mod evident, trebuie să se considere că marca respectivă beneficiază de renumele necesar, dat fiind gradul de cunoaștere a acestui certificat de testare de către consumatorii germani. Aceasta este o constatare de fapt care revine exclusiv instanței naționale(53).
81. Articolul 9 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul 2017/1001 instituie în favoarea mărcilor de renume o protecție mai amplă decât cea de la articolul 9 alineatul (2) literele (a) și (b). Cerințele cumulative(54) pentru a putea beneficia de această protecție sunt: a) să aibă loc utilizarea unui semn identic sau similar cu o marcă înregistrată; b) ca o astfel de utilizare să se producă fără motive întemeiate; c) ca utilizarea să aibă loc pentru produse sau servicii care sunt identice, similare sau nu(55) și d) ca prin utilizare să se obțină sau să se urmărească obținerea unui profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare ori să se aducă sau să se poată aduce atingere acestora(56).
82. Nu există nicio îndoială cu privire la cerințele de la literele a), b) și c): utilizarea certificatului de testare de către Dr. Liebe a avut loc fără consimțământul Öko‑Test Verlag, prin urmare, fără un motiv întemeiat, și pentru produse sau servicii pentru care nu este indispensabil să se stabilească identitatea sau similitudinea.
83. În consecință, este necesar să se stabilească numai dacă Dr. Liebe, utilizând marca ÖKO‑TEST, a efectuat oricare(57) dintre acțiunile menționate la articolul 9 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul 2017/1001. Acestea pot consta fie în atingerea adusă caracterului distinctiv al mărcii, fie în prejudiciul cauzat renumelui acestei mărci, fie în profitul necuvenit obținut din caracterul distinctiv sau din renumele respectivei mărci.
84. În opinia noastră, pentru motivele pe care le‑am prezentat la punctele 66-68 din prezentele concluzii, utilizarea de către Dr. Liebe a mărcii ÖKO‑TEST poate aduce atingere renumelui acesteia, creând în percepția consumatorilor o confuzie care ar putea să diminueze puterea de atracție a mărcii menționate(58).
85. În plus, Dr. Liebe ar obține un avantaj prin utilizarea fără motiv întemeiat a mărcii ÖKO‑TEST, transferând asupra pastei sale de dinți, care nu a fost supusă noilor teste, conotațiile favorabile pe care le vehiculează marca respectivă în ceea ce privește publicitatea și calitatea menționate deja. S‑ar produce astfel o exploatare neloială a renumelui mărcii în sensul jurisprudenței Curții(59).
86. În orice caz, revine instanței de trimitere obligația de a aprecia dacă situația de fapt din litigiul principal se caracterizează printr‑o utilizare a semnului fără motiv întemeiat, prin care se obțin profituri necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ÖKO‑TEST(60).
V. Concluzie
87. Având în vedere considerațiile de mai sus, propunem Curții să răspundă la întrebările preliminare adresate de Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf, Germania) după cum urmează:
„1) Articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene și articolul 5 alineatul (1) a doua teză litera (a) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci conferă titularului unei mărci individuale constând într‑un «certificat de testare» și înregistrată pentru «informarea și consilierea consumatorilor la selecția unor bunuri și servicii, în special cu utilizarea unor rezultate ale testării și analizei, precum și prin intermediul unor aprecieri privind calitatea» să se opună utilizării neautorizate a mărcii sale în cazul în care:
– un terț aplică marca pe un produs pentru care nu este înregistrată;
– publicul percepe marca drept un «certificat de testare», în sensul că produsul a fost fabricat și comercializat de către un terț, iar nu de titularul mărcii, dar acesta din urmă a supus produsul anumitor teste, evaluându‑l și acordându‑i un calificativ care figurează pe certificatul de testare, și
– utilizarea aduce atingere uneia dintre funcțiile mărcii.
2) Utilizarea de către un terț fără consimțământul titularului a unei mărci individuale cu particularitățile descrise constituie o utilizare nelegală a mărcii, în sensul articolului 9 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul 2017/1001 și al articolului 5 alineatul (2) din Directiva 2008/95, în cazul în care:
– marca se bucură de renume, chiar dacă doar în calitate de «certificat de testare», și
– se aduce atingere renumelui mărcii, iar terțul în cauză obține foloase necuvenite din utilizarea semnului, aspect a cărui evaluare trebuie realizată de către instanța de trimitere.”