CONCLUSÕES DA ADVOGADA‑GERAL
ELEANOR SHARPSTON
apresentadas em 18 de Janeiro de 2007 1(1)
Processo C‑17/06
Céline Sàrl
contra
Céline SA
«Marca – Sinal idêntico a uma marca nominativa – Adopção e utilização como denominação social e nome comercial»
1. Nos termos do artigo 5.°, n.° 1, alínea a), da directiva sobre as marcas (2), o titular de uma marca registada pode proibir o uso na vida comercial, sem o seu consentimento, de um sinal idêntico à sua marca para produtos idênticos àqueles para os quais a marca foi registada.
2. A Cour d’appel de Nancy (França) pretende saber se este direito pode ser exercido por um comerciante que registou um nome como marca nominativa para determinados produtos contra outro comerciante que, sem o consentimento do titular, adoptou o mesmo nome como denominação social e insígnia do estabelecimento, no contexto de uma empresa que comercializa produtos do mesmo tipo.
3. Em função da resposta a esta questão, pode surgir uma de duas questões complementares, ou ambas, embora não sejam expressamente apresentadas pelo órgão jurisdicional de reenvio.
4. A primeira, no caso de a situação não ser abrangida pelo artigo 5.°, n.° 1, da directiva, é a de saber se uma disposição de direito interno que permite ao titular da marca proibir tal uso é abrangida pelo artigo 5.°, n.° 5, da directiva, que autoriza os Estados‑Membros a prever uma protecção contra o uso de um sinal para fins diversos dos que consistem em distinguir os produtos ou serviços, se esse uso, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudicar. Se assim não for, pode tal disposição de direito interno basear‑se em qualquer outra disposição da directiva?
5. A segunda questão é a de saber se a situação é afectada pelo facto de, nos termos do artigo 6.°, n.° 1, alínea a), da directiva, o titular de uma marca não poder proibir terceiros de usarem o seu próprio nome e endereço, se tal uso for feito em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial.
Legislação comunitária
6. O artigo 5.° da directiva, intitulado «Direitos conferidos pela marca», dispõe o seguinte:
«1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial:
a) De qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;
b) De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca.
2. Qualquer Estado‑Membro poderá também estipular que o titular fique habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado‑Membro e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.
3. Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condições enumeradas nos n.os 1 e 2:
a) Apor o sinal nos produtos ou na respectiva embalagem;
b) Oferecer os produtos para venda ou colocá‑los no mercado ou armazená‑los para esse fim, ou oferecer ou fornecer serviços sob o sinal;
c) Importar ou exportar produtos com esse sinal;
d) Utilizar o sinal nos documentos comerciais e na publicidade.
4. Antes da entrada em vigor das disposições necessárias para dar cumprimento à presente directiva num Estado‑Membro, nos casos em que o direito desse Estado‑Membro não preveja a proibição do uso de um sinal nas condições previstas no n.° 1, alínea b), ou no n.° 2, os direitos conferidos pela marca não podem ser invocados para impedir a continuação do uso desse sinal.
5. Os n.os 1 a 4 não afectam as disposições aplicáveis num Estado‑Membro relativas à protecção contra o uso de um sinal feito para fins diversos dos que consistem em distinguir os produtos ou serviços, desde que a utilização desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.»
7. O artigo 6.° intitula‑se «Limitação dos efeitos da marca». O artigo 6.°, n.° 1, dispõe:
«O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros o uso, na vida comercial:
a) Do seu próprio nome e endereço;
b) De indicações relativas à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época de produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras características dos produtos ou serviços;
c) Da marca, sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente sob a forma de acessórios ou peças sobressalentes,
desde que esse uso seja feito em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial.»
Legislação nacional
8. O artigo L 713‑2, alínea a) do Código da Propriedade Intelectual francês proíbe a «reprodução, utilização ou aposição de uma marca, mesmo com a junção de palavras tais como ‘fórmula, modo, sistema, imitação, tipo, método’ bem como a utilização de uma marca reproduzida, para produtos ou serviços idênticos aos indicados no registo», sem a autorização do titular da marca.
9. O artigo L 713‑3 do mesmo código dispõe:
«São proibidas, salvo autorização do titular, se existir um risco de confusão no espírito do público:
a) a reprodução, utilização ou aposição de uma marca ou a utilização de uma marca reproduzida para produtos ou serviços semelhantes aos indicados no registo;
b) a imitação de uma marca e a utilização de uma marca imitada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes aos indicados no registo.»
10. Nos termos do artigo L 713‑6, alínea a) o registo de uma marca não impede a utilização do mesmo sinal ou de sinal semelhante como «denominação social, nome comercial ou insígnia de estabelecimento, quando tal utilização seja anterior ao registo ou seja feita por um terceiro de boa fé que utilize o seu próprio apelido». Porém, «se esta utilização lesar os seus direitos, o titular do registo pode requerer a sua limitação ou proibição».
11. Nos termos do artigo L 716‑1, a violação das proibições estabelecidas, nomeadamente, nos artigos L 713‑2 e L 713‑3 constitui uma lesão dos direitos do titular da marca, pela qual o autor incorre em responsabilidade civil.
Matéria de facto, tramitação processual e questões prejudiciais
12. As partes no processo principal são duas sociedades francesas, a Céline SA e a Céline Sàrl. A matéria de facto, segundo o despacho de reenvio, é a seguinte.
13. A Céline SA foi constituída e registada como sociedade em Paris, em 1928 (3), tendo como objecto principal a criação e a comercialização de vestuário e de acessórios. Em 1948 registou a marca nominativa francesa «Céline», em particular, para vestuário e calçado. A marca tem sido ininterruptamente renovada desde então.
14. A Céline Sàrl foi constituída e registada como sociedade em Nancy em 1992, para vender vestuário e acessórios em instalações situadas em Nancy, sob o nome «Céline». O estabelecimento era explorado nas mesmas instalações e sob o mesmo nome desde 1950, data em que foi pela primeira vez inscrito no registo comercial local (4).
15. Em 2003 a Céline SA tomou conhecimento da existência da Céline Sàrl e da semelhança entre os seus tipos de actividade (5). Instaurou uma acção contra a Céline Sàrl por contrafacção de marca e concorrência desleal, pela utilização não autorizada da sua denominação social e do seu nome comercial. A Céline SA baseia a sua acção apenas na utilização do nome «Céline» para designar a entidade Céline Sàrl e a actividade por ela explorada. Não alega que o nome tenha sido aposto em quaisquer produtos.
16. A acção foi julgada procedente em primeira instância. Foi ordenado à Céline Sàrl que alterasse a sua denominação social e a sua insígnia, e que pagasse à Céline SA uma indemnização tanto pelos actos de contrafacção como pela concorrência desleal.
17. A Céline Sàrl recorreu para o órgão jurisdicional de reenvio, o qual observa que, no acórdão Robelco (6), o Tribunal de Justiça precisou que, quando o sinal não é utilizado para distinguir produtos ou serviços, compete aos Estados‑Membros determinar o alcance e a natureza da protecção concedida aos titulares de marcas que alegam ter sofrido um prejuízo resultante da utilização desse sinal como nome comercial ou denominação social. A questão, nesse processo, era a de saber se a protecção que os Estados‑Membros podem conferir ao abrigo do artigo 5.°, n.° 5, da directiva, respeita apenas à utilização de um sinal idêntico à marca ou também à utilização de um sinal semelhante. Restam, portanto, algumas dúvidas quanto à aplicabilidade do artigo 5.°, n.° 1, alínea a), às circunstâncias do caso em apreço. Segundo a actual jurisprudência francesa, considera‑se que existe contrafacção quando os elementos distintivos da marca são reproduzidos, independentemente do uso que lhes seja dado.
18. A Cour d’appel apresentou, portanto, a seguinte questão a título prejudicial:
«O artigo 5.°, n.° 1, da Directiva (CE) n.° 89/104 deve ser interpretado no sentido de que a adopção, por um terceiro não autorizado, de uma marca nominativa registada, a título de denominação social, de nome comercial ou de insígnia no âmbito de uma actividade de comercialização de produtos idênticos, constitui um acto de utilização dessa marca na vida comercial que o titular pode fazer cessar por força do seu direito exclusivo?»
19. Foram apresentadas ao Tribunal de Justiça observações escritas e orais pela Céline SA, pelos Governos francês, italiano, e do Reino Unido e pela Comissão.
Apreciação
Observações preliminares
20. A questão apresentada é, essencialmente, a de saber se a adopção de uma denominação social ou nome comercial (7) constitui uso, na acepção do artigo 5.°, n.° 1, da directiva. Esta formulação leva a duas observações.
21. Em primeiro lugar, pode ser necessário distinguir, para certos efeitos, entre a adopção formal de tal nome e o modo pelo qual é utilizado após a adopção.
22. Em segundo lugar, a situação no processo principal só pode ser abrangida pela alínea a) e não pela alínea b) do n.° 1 do artigo 5.°, uma vez que o despacho de reenvio indica expressamente que o sinal e a marca, e os produtos em questão, são idênticos e não meramente semelhantes. Consequentemente, a questão da possibilidade de confusão entre o sinal e a marca não se levanta no caso em apreço. De qualquer modo, é distinta da questão de saber se a relação entre o sinal e os produtos é susceptível de constituir uso, para efeitos de qualquer uma das referidas alíneas.
O Artigo 5.°, n.° 1, alínea a)
23. A redacção do artigo 5.° da directiva apresenta um grau subtil de variação lexical – acentuada pela variação entre as diversas versões linguísticas – que não deve, todavia, desviar a atenção da distinção, bastante clara, que estabelece entre os dois tipos de utilização de um sinal.
24. Por um lado, os n.os 1 e 2 (e nos n.os 3 e 4, que a eles se referem) mencionam o uso relativo a produtos ou serviços. Por outro lado, o n.° 5 é relativo a um uso para fins diversos dos que consistem em distinguir produtos ou serviços.
25. Resulta claramente desta contraposição que o uso na acepção dos n.os 1 a 4 é um uso destinado a distinguir produtos ou serviços, o que é confirmado pela jurisprudência (8).
26. O Tribunal de Justiça clarificou ainda melhor esta noção no contexto do artigo 5.°, n.° 1, alínea a), ao declarar, essencialmente, que o objectivo do direito exclusivo conferido por essa disposição é o de permitir ao titular da marca proteger os seus interesses específicos enquanto tal, a saber, assegurar que a marca possa cumprir as suas funções próprias, especialmente a sua função essencial de garantir aos consumidores a proveniência do produto. O exercício deste direito deve, por conseguinte, ser reservado aos casos em que o uso do sinal por um terceiro afecta ou é susceptível de afectar essas funções. O titular não pode proibir tal uso se este não puder prejudicar os seus interesses próprios como titular da marca, tendo em conta as funções desta. A natureza exclusiva do seu direito só pode justificar‑se dentro destes limites (9).
27. Além disso, os interesses do titular da marca serão afectados desse modo, em especial, quando o uso for susceptível de levar a crer na existência de uma conexão material na vida comercial entre o titular e os produtos colocados à venda por terceiros. Há que verificar se os consumidores visados podem interpretar o sinal, tal como é utilizado, como designando ou pretendendo designar a empresa de proveniência dos produtos (10).
28. Estes elementos já constituem um importante contributo para a resposta a dar à questão, tal como é formulada pelo órgão jurisdicional de reenvio, tendo em conta que a apreciação é, afinal, uma apreciação de facto que deve ser feita pelo órgão jurisdicional competente para apurar a matéria de facto em cada caso.
29. Em circunstâncias tais como as do processo principal, para permitir ao titular de uma marca proibir o uso contestado, ao abrigo do artigo 5.°, n.° 1, alínea a), da directiva, é necessário demonstrar que o uso do sinal é susceptível de distinguir os produtos em causa e afecta os interesses do respectivo titular, restringindo a capacidade da sua marca de cumprir a sua função essencial de assegurar aos clientes a proveniência dos seus produtos. Será esse o caso, em especial, se o uso em questão der a impressão de que existe uma conexão material na vida comercial entre o titular da marca e os produtos de outra proveniência. Quanto a este aspecto, há que verificar se os consumidores visados podem interpretar o sinal como designando ou pretendendo designar a proveniência dos produtos.
30. No contexto do artigo 5.°, n.° 1, alínea, b), da directiva, o Tribunal de Justiça tem sistematicamente declarado que a existência de um risco de confusão por parte do público deve ser apreciada globalmente, atentos todos os factores relevantes do caso em apreço (11). Além disso, o décimo considerando do preâmbulo declara que a avaliação desse risco depende de numerosos factores e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser feita com o sinal utilizado ou registado, e do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços designados.
31. Embora, como já referi, a avaliação do risco de confusão, nos termos do artigo 5.°, n.° 1, alínea b), seja distinta da avaliação que descrevi no n.° 29 no que respeita ao artigo 5.°, n.° 1, alínea a), parece‑me manifesto que a mesma abordagem global é igualmente necessária em ambos os casos. Com efeito, nas conclusões que apresentou no processo Arsenal (12), o advogado‑geral D. Ruiz‑Jarabo Colomer enumerou uma série de factores que devem ser tidos em conta no contexto do artigo 5.°, n.° 1, alínea a), que lembra os indicados no décimo considerando: a natureza dos bens e serviços, a condição dos seus eventuais destinatários, a estrutura do mercado e a implantação do titular da marca. A análise de todos estes factores está fora das competências do Tribunal de Justiça, já que é uma apreciação da matéria de facto, a qual compete exclusivamente ao órgão jurisdicional nacional.
32. Acrescentaria – concordando, neste aspecto, com a posição do Governo italiano – que a apreciação deve ser objectiva e independente da intenção da pessoa que utiliza o sinal.
33. Embora caiba ao órgão jurisdicional nacional competente proceder à necessária apreciação da matéria de facto, à luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça, algumas observações complementares poderão fornecer ao órgão jurisdicional de reenvio uma orientação adicional.
34. Na audiência, verificou‑se que era pacífico que o tipo de uso em questão no processo principal – a saber, a adopção e o uso de uma denominação social ou nome comercial – era susceptível de constituir um «uso» na acepção do artigo 5.°, n.° 1, da directiva, mas que nem sempre constituiria necessária e automaticamente esse uso. Concordo.
35. Uma denominação social, em especial, não tem necessariamente de ser utilizada «para» produtos ou serviços que a empresa fornece «na vida comercial». O seu uso pode ser reservado a circunstâncias mais formais, utilizando a empresa na vida comercial outro ou outros nomes. E mesmo quando a denominação social é usada com alguma conexão com produtos ou serviços na vida comercial, esse uso não será necessariamente susceptível de distinguir os produtos ou serviços, de indicar a sua proveniência ou de dar a impressão da existência de uma conexão material na vida comercial com o titular de uma marca idêntica ou semelhante. Na audiência, o Reino Unido deu o exemplo de uma factura, com a denominação social, para a venda de produtos identificados por um nome comercial ou marca diferentes. Por maioria de razão, a mera adopção (registo) de uma denominação social, anterior a qualquer uso – que é o objecto da questão do órgão jurisdicional nacional, tal como é redigida – não deve, em princípio, ser abrangida pelo âmbito de aplicação do artigo 5.°, n.° 1, da directiva.
36. Por outro lado, parece improvável que a adopção de um nome comercial não seja seguida do seu uso «na vida comercial». O modo como é usado, porém, pode ainda, em função de todas as circunstâncias de cada caso, não ser susceptível de distinguir os produtos ou serviços, de indicar a sua proveniência ou de dar a impressão da existência de uma conexão material na vida comercial com o titular de uma marca idêntica ou semelhante.
37. A este respeito, há que salientar que a existência de uma lista não taxativa, no artigo 5.°, n.° 3, de tipos de conduta que podem ser proibidas nos termos do artigo 5.°, n.os 1 e 2, não implica que todos os casos em que tal conduta se verifique sejam sempre abrangidos pelo âmbito da eventual proibição. Será sempre necessário determinar se uma certa conduta preenche os critérios de apreciação que indiquei atrás, no n.° 29.
38. Assim, a resposta à questão do órgão jurisdicional nacional, nos termos em que é colocada, deve ser no sentido de que a mera adopção de uma denominação social ou nome comercial não constitui, normalmente, um uso na acepção do artigo 5.°, n.° 1, da directiva; o uso subsequente de tal denominação ou nome na vida comercial deve ser apreciado pelo órgão jurisdicional competente, com base na matéria de facto de cada caso, à luz dos critérios estabelecidos no n.° 29, supra, para determinar se constitui um uso para produtos ou serviços, para efeitos dessa disposição.
39. Todavia, além desta resposta, há certas considerações adicionais que podem ajudar o órgão jurisdicional nacional a dirimir o litígio que lhe foi submetido. Com efeito, o Reino Unido requereu orientações complementares quanto a certos aspectos discutidos na audiência, e o próprio facto de o processo ter sido remetido para a Grande Secção pode indicar a conveniência de proceder a uma análise mais aprofundada.
Outras bases jurídicas de protecção
40. Na medida em que a legislação francesa, tal como é interpretada pelos órgãos jurisdicionais, pode permitir ao titular de uma marca a proibição do uso de uma denominação social ou de um nome comercial em circunstâncias que não impliquem a distinção de produtos ou serviços, a indicação da sua proveniência, a criação da impressão da existência de uma conexão material na vida comercial com o titular da marca ou que, de outro modo, não afectem negativamente os seus interesses, tendo em conta as funções da marca, não pode validamente basear‑se no artigo 5.°, n.° 1, da directiva.
41. Pode, porém, basear‑se validamente no artigo 5.°, n.° 5, que permite aos Estados‑Membros conceder protecção contra o uso de um sinal «para fins diversos dos que consistem em distinguir os produtos ou serviços» – tal como o Tribunal de Justiça confirmou no acórdão Robelco, que a Cour d’appel menciona (13). Se for esse o caso, há que recordar que o artigo 5.°, n.° 5, só pode ser invocado se o uso do sinal, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudicar. Mais uma vez, há que proceder a uma apreciação de facto, que cabe ao órgão jurisdicional nacional competente.
42. Além disso, o sexto considerando do preâmbulo da directiva especifica que a mesma não exclui a aplicação às marcas das normas jurídicas dos Estados‑Membros que não estejam abrangidas pelo direito das marcas, tais como disposições relativas à concorrência desleal, à responsabilidade civil ou à defesa dos consumidores. Manifestamente, a legislação nacional sobre a concorrência desleal pode conferir aos titulares das marcas direitos do tipo daqueles que a Céline SA pretende fazer valer no processo principal. A legislação relativa ao registo das sociedades pode também limitar os tipos de denominações que podem ser registadas, excluindo, nomeadamente, as que sejam idênticas ou semelhantes a uma marca existente.
43. Há que tomar em consideração, todavia, que, entre as disposições que a Céline SA pretende invocar, a questão do órgão jurisdicional nacional se limita às disposições da legislação sobre marcas numa área que foi completamente harmonizada pelo artigo 5.°, n.° 1, da directiva (14). Tendo em conta esta harmonização, tais disposições só serão legais se forem compatíveis com o artigo 5.°, n.° 1.
Artigo 6.°, n.° 1, alínea a)
44. Na medida em que o direito que a Céline SA pretende fazer valer decorre da legislação sobre as marcas e da sua qualidade de titular da marca, não se pode ignorar a limitação do artigo 6.°, n.° 1, alínea a), da directiva, segundo o qual o titular não pode impedir terceiros de utilizarem, na vida comercial, o seu próprio nome ou endereço, desde que o uso seja feito em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial.
45. O que a Céline SA pretende impedir é a utilização pela Céline Sàrl da própria denominação social e do nome comercial desta última. Partilho da opinião do Governo do Reino Unido segundo a qual elementos tais como «Sàrl», que indicam meramente uma determinada forma de personalidade jurídica, não devem ser tomados em conta. Além disso, o Tribunal de Justiça declarou que o artigo 6.°, n.° 1, alínea a), não se limita aos nomes das pessoas singulares (15).
46. Discordo, porém, da alegação apresentada pelo Governo italiano na audiência, segundo a qual o artigo 6.°, n.° 1, alínea a), não permite a terceiros o uso do seu nome na vida comercial para distinguir produtos ou serviços se houver igualdade ou semelhança entre o nome e a marca registada ou entre os produtos ou serviços em questão – ou seja, nas circunstâncias definidas no artigo 5.°, n.° 1, alíneas a) e b).
47. Pelo contrário, uma vez que o direito do titular da marca de proibir uma conduta é definido, essencialmente, nestas últimas disposições, a limitação prevista no artigo 6.°, n.° 1, alínea a), só pode respeitar ao direito assim definido. Caso contrário, a limitação respeitaria apenas, quando muito, aos direitos opcionais estabelecidos no artigo 5.°, n.os 2 e 5. Porém, a letra e a estrutura dessas disposições revelam claramente que a limitação prevista no artigo 6.°, n.° 1, alínea a), se aplica à totalidade do artigo 5.° E o Tribunal de Justiça declarou, no acórdão Anheuser‑Busch (16), que a excepção prevista no artigo 6.°, n.° 1, alínea a), pode, em princípio, ser invocada por um terceiro de modo a permitir‑lhe utilizar um sinal idêntico ou semelhante à marca para indicar o seu nome comercial, ainda que se trate de um uso no âmbito do artigo 5.°, n.° 1, que o titular da marca poderia, de outro modo, proibir ao abrigo dos direitos exclusivos conferidos por esta disposição.
48. A questão relevante no contexto do processo principal é, porém, a de saber se a adopção do nome «Céline» para a empresa em Nancy (como nome comercial e posteriormente como denominação social) depois do registo da marca «Céline» pela Céline SA, e o seu posterior uso em produtos (se esse uso vier a ser demonstrado) é conforme a práticas honestas em matéria industrial e comercial. (Se o nome tivesse sido adoptado e usado antes do registo da marca, o requisito das «práticas honestas» só poderia ter sido aplicado, evidentemente, ao uso posterior ao registo, e a sua aplicação teria sido afectada pela deslocação no tempo.)
49. Porém, trata‑se, novamente, de uma apreciação de facto, que deve ser feita pelo órgão jurisdicional nacional competente. O Tribunal de Justiça deu já, todavia, algumas orientações no sentido de determinar o que se deve entender por práticas honestas, para efeitos do artigo 6.°, n.° 1, da directiva, e o Reino Unido, em especial, requereu no presente processo que fossem prestados esclarecimentos mais detalhados. Se a Grande Secção decidir acolher esse pedido, as observações seguintes poderão ser relevantes.
50. Em termos gerais, o requisito das práticas honestas exprime o dever de agir com lealdade face aos interesses legítimos do titular da marca (17). Compete ao órgão jurisdicional nacional proceder a uma apreciação global de todas as circunstâncias pertinentes, para determinar, especialmente, se se pode considerar que o utilizador do nome ou de outra indicação pratica uma concorrência desleal face ao titular da marca (18).
51. No acórdão Gillette (19), o Tribunal de Justiça declarou, no contexto do artigo 6.°, n.° 1, alínea c), da directiva, que o uso não está em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial, nomeadamente, quando:
– for feito de tal forma que crie a impressão de que existe uma relação comercial entre o terceiro e o titular da marca; ou
– afecte o valor da marca, beneficiando indevidamente do seu carácter distintivo ou da sua reputação; ou
– desacredite ou deprecie a referida marca.
52. Mais uma vez, estas orientações são de grande utilidade para o órgão jurisdicional nacional na sua apreciação do litígio que lhe foi submetido. Porém, o nome utilizado pela Céline Sàrl só foi adoptado e usado como nome comercial e como denominação social depois de a Céline SA ter registado a sua marca «Céline».
53. Parece‑me manifesto que a questão do conhecimento é crucial neste contexto.
54. Não se pode considerar que uma pessoa age em conformidade com práticas comerciais honestas quando adopta um nome, para ser utilizado na vida comercial para distinguir produtos ou serviços, tendo conhecimento de que são idênticos ou semelhantes aos abrangidos por uma marca idêntica ou semelhante já existente.
55. A mera ignorância da existência da marca também não será suficiente para incluir a adopção e o uso do nome no âmbito das práticas honestas. As práticas honestas em matéria de escolha de um nome para utilizar na vida comercial devem implicar o uso de razoável diligência para confirmar que o nome escolhido não entra em conflito, nomeadamente, com uma marca existente e, consequentemente, para verificar a existência de tal marca. Uma busca nos registos de marcas nacionais ou comunitárias não é, normalmente, particularmente difícil nem onerosa.
56. Porém, caso se tenha usado de razoável diligência e não tenha sido encontrada tal marca, não parece ser possível afirmar que a pessoa que adoptou o nome tenha agido, a este respeito, contrariamente às práticas honestas em matéria industrial ou comercial. Nestas circunstâncias, só excepcionalmente existirá de facto uma marca semelhante ou idêntica ao nome, cujo titular pretenderá impedir o uso do mesmo. Mas se for esse o caso, parece‑me que o direito do titular da marca será limitado pelo artigo 6.°, n.° 1, da directiva, uma vez que esta limitação está sujeita ao único requisito da honestidade da conduta do utilizador (20).
57. Por outro lado, se fosse encontrada uma marca semelhante ou idêntica, a medida em que o titular da marca poderia proibir o uso do nome dependeria da conduta adoptada pelo utilizador. Pode presumir‑se que as práticas honestas implicariam, pelo menos, que se contactasse o titular da marca para que este se pronunciasse. Caso se opusesse à utilização do nome com base em motivos razoáveis (e qualquer das circunstâncias abrangidas pelo artigo 5.° parece, por definição, susceptível de constituir razoável motivo de oposição), o uso subsequente do nome em questão não seria conforme a práticas comerciais honestas.
58. O Governo do Reino Unido sugeriu que a aceitação por parte do titular da marca pode impedi‑lo de proibir o uso do nome. Porém, embora tal limitação pessoal do seu direito de acção possa parecer lógica, não faz parte do sistema do artigo 6.°, n.° 1, que, como já referi, está sujeito ao único requisito da honestidade da conduta do utilizador. Tal regra teria, portanto, que ser sujeita à condição de não poder sanar uma conduta que não era, inicialmente, conforme às práticas honestas, sem se verificarem alterações na substância dessa conduta ou na intenção subjacente. Por outro lado, poderá considerar‑se que uma pessoa que tenha contactado o titular da marca (assegurando‑se da recepção da sua notificação) age em conformidade com práticas honestas se, decorrido um prazo razoável, não tiverem sido levantadas objecções ao seu uso de um nome semelhante ou idêntico. De qualquer modo, a aceitação pelo titular de uma marca do uso de um nome semelhante ou idêntico à sua marca pode, consoante as circunstâncias, ser suficiente para constituir um consentimento, na acepção do artigo 5.°, n.° 1, excluindo assim, por outra via, o uso do âmbito da proibição.
59. Abordo, por fim, um aspecto que não é relevante no processo principal, limitado que está ao direito francês e ao território francês. O objectivo principal da directiva, expresso no primeiro considerando do seu preâmbulo, é o de aproximar as legislações dos Estados‑Membros com vista à eliminação de «disparidades susceptíveis de entravar a livre circulação dos produtos e a livre prestação de serviços e de distorcer as condições de concorrência no mercado comum». De que modo seria afectado o dever de observar práticas honestas se a Céline Sàrl fosse uma empresa de outro Estado‑Membro, a entrar no mercado francês?
60. Parece‑me que se devem tecer, praticamente, as mesmas considerações. Um operador económico deve, em princípio, poder usar o mesmo nome pessoal ou comercial, ou a mesma denominação social, em toda a Comunidade e não ser impedido de o fazer num Estado‑Membro devido ao registo posterior nesse Estado‑Membro (ou no Registo das Marcas Comunitárias) de uma marca idêntica ou semelhante ao nome em questão. Porém, a extensão do uso do nome a um novo Estado‑Membro deve estar sujeita ao mesmo requisito das práticas honestas ao verificar se já foi registada uma marca semelhante ou idêntica nesse Estado‑Membro (ou como marca comunitária) antes de o nome ser adoptado.
Conclusão
61. Consequentemente, entendo que o Tribunal de Justiça deve responder à questão apresentada pela Cour d’appel de Nancy do seguinte modo:
«A mera adopção de uma denominação social ou de um nome comercial semelhante ou idêntico a uma marca existente não constitui uso na acepção do artigo 5.°, n.° 1, da Directiva 89/104/CEE do Conselho.
O uso posterior desse nome na vida comercial deve ser apreciado pelo órgão jurisdicional competente, para determinar se constitui um uso para produtos ou serviços para efeitos dessa disposição, ou seja, para determinar se é susceptível de distinguir os produtos ou serviços em questão e de afectar os interesses do titular da marca, restringindo a capacidade da sua marca de cumprir a sua função essencial, de assegurar aos clientes a proveniência dos seus produtos ou serviços. Será esse o caso, em especial, se o uso em questão der a impressão da existência de uma relação material na vida comercial entre o titular da marca e os produtos ou serviços de outra proveniência. Quanto a este aspecto, há que verificar se os consumidores visados podem interpretar o sinal como designando ou pretendendo designar a proveniência dos produtos.
O direito do titular da marca de proibir tal uso está sujeito à limitação prevista no artigo 6.°, n.° 1, alínea a), da Directiva 89/104/CEE, que, por sua vez, depende da condição do respeito, pelo utilizador do nome, de práticas honestas em matéria industrial e comercial. O uso não será conforme a tais práticas, em especial, se der a impressão de que existe uma relação comercial entre o utilizador e o titular da marca, se afectar o valor da marca beneficiando indevidamente do seu carácter distintivo ou da sua reputação, ou se desacreditar ou depreciar a referida marca. As práticas honestas em relação à adopção de um nome para ser utilizado na vida comercial implicam o uso de razoável diligência ao contactar o titular de qualquer marca semelhante ou idêntica registada quanto a produtos ou serviços semelhantes ou idênticos àqueles para os quais o nome será usado e o cumprimento de qualquer exigência razoável feita, dentro de um prazo razoável, por esse titular.»