Recurso de casación interpuesto el 14 de noviembre de 2018 por ACTC GmbH contra la sentencia del Tribunal General (Sala Novena) dictada el 13 de septiembre de 2018 en el asunto T-94/17: ACTC/EUIPO

(Asunto C-714/18 P)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: ACTC GmbH (representantes: V. Hoene, Rechtsanwältin, D. Eickemeier, Rechtsanwalt, S. Gantenbrink, Rechtsanwältin)

Otras partes en el procedimiento: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, Taiga AB

Pretensiones de la parte recurrente

Anule la resolución del Tribunal General de 13 de septiembre de 2018 en el asunto T-94/17 y anule la resolución de la demandada en el asunto R 693/2015-4.

Con carácter subsidiario,

anule la sentencia referida en el apartado 1 y devuelva el asunto al Tribunal General,

y

condene a la parte demandada a pagar las costas del procedimiento.

Motivos y principales alegaciones

El Tribunal General infringió los artículos 8, apartado 1, letra b), y 42, apartado 2, del Reglamento sobre la marca de la UE en varios aspectos al afirmar que había una similitud entre los signos y, como consecuencia de la apreciación incorrecta de la pruebas de uso, una similitud de los productos. No existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

El Tribunal General consideró equivocadamente que la parte había cumplido los requisitos del uso en relación con todos los productos de la clase 25 para los que se registró la marca anterior. Los requisitos se cumplen únicamente con respecto a los productos «prendas de vestir; ropa exterior, ropa interior, artículos de sombrerería, guantes; cinturones y calcetines; todos los productos antes mencionados que se usan solo como prendas de vestir especiales para protegerse contra condiciones meteorológicas de frío, viento y/o lluvia; monos de trabajo». Contrariamente a lo que el Tribunal General estimó, esta es una subcategoría independiente de los productos en la clase 25, de modo que la prueba del uso solo se había presentado para esos productos de la clase 25.

Como resultado de la apreciación incorrecta de los requisitos del uso, el Tribunal General concluyó equivocadamente que los productos «prendas de vestir» y «artículos de sombrerería» que aparecían en las listas de ambas marcas eran idénticos.

El Tribunal General declaró equivocadamente que la Sala de Recurso había considerado acertadamente que los signos en conflicto eran gráficamente similares dado que tenían la misma extensión y cuatro letras en común. La composición poco frecuente de la marca controvertida (consonantes asimétricas y ortografía inhabitual «igh») y las consecuencias desde el punto de vista de la similitud gráfica, como alega la recurrente, no fueron examinadas por el Tribunal General. Ciertamente, el consumidor medio percibe una marca como un todo. Sin embargo, la composición poco frecuente de la marca controvertida tiene una influencia considerable en su impresión global que no fue tomada en consideración por el Tribunal General.

El Tribunal General se equivocó también al declarar que las marcas en cuestión eran fonéticamente idénticas porque la recurrente no había aportado pruebas para sugerir que el sonido de las primeras sílabas «ti» y «TAl» o era idéntico para el público de habla inglesa y que no había nada que separara la pronunciación de los signos controvertidos. Por el contrario, el Tribunal General asumió de hecho, incorrectamente y sin apoyarse en prueba alguna, que la secuencia de letras «ti» se pronunciaba siempre «tai». No hay ninguna prueba que respalde esta afirmación. La palabra «ti» no existe como tal en lengua inglesa, por lo que la secuencia de letras debe pronunciarse siempre solo con arreglo a las reglas lingüísticas aplicables a la palabra en cuestión. En este sentido, cabe señalar que existen numerosas palabras en las que la secuencia de letras «ti» no se pronuncia «tai», como son «trick», «ticket», «till», «timbal», «timberland», «tin», «tincture», «tinder», «tip», «trigger» y otras muchas al igual que ocurre con la marca controvertida «tigha». El famoso libro inglés para niños Winnie-the-Pooh incluye como uno de sus personajes principales un animal llamado «Tigger», pronunciado [tɪɡə]. Así pues, siempre que la vocal que sigue a «ti» se pronuncie corta, no se pronuncia «tai». Esto es precisamente lo que la recurrente ha sostenido desde el inicio. Ni la demandada ni la parte coadyuvante han aportado prueba alguna en contrario. Por lo tanto, no incumbía a la recurrente presentar pruebas de lo que era obvio.

El Tribunal General concluyó equivocadamente que la recurrente no había acreditado que TAIGA tuviera un significado claro y específico para el público pertinente (los consumidores de la Unión Europea) en su conjunto. Esta apreciación es incorrecta. La recurrente señaló, sin ser contradicha en este punto, que TAIGA es una palabra relevante en el contexto de la lengua francesa. No se discute y es sabido por los tribunales que Francia está situada en el sur de Europa. Habida cuenta de la entidad reconocida de TAIGA como paisaje y de su significado para el mundo en su conjunto, TAIGA (en particular cuando esta palabra aparece asociada al término TUNDRA) pertenece al acervo cultural de Europa y más allá.

Además, según la jurisprudencia del Tribunal General, es suficiente con que un término sea comprendido en una parte de la Unión Europea, como es el público de lengua italiana. En aquel caso, el Tribunal General reconoció una diferencia conceptual entre «Granini» y «Panini» debido a que «Granini» carece de significado mientras que «Panini» tiene el significado de un bocadillo italiano.

La sentencia de 14 de octubre de 2003, recaída en el asunto BASS, T-292/01, en su apartado 54, citada por el Tribunal General no incluye ninguna indicación de que la palabra en cuestión deba entenderse en toda la Unión Europea. Por consiguiente, procede señalar que la apreciación del Tribunal General no es respaldada por la jurisprudencia en el asunto BASS. El Tribunal General acertó cuando reconoció que gran parte del público pertinente en Europa conoce y comprende el término TAIGA.

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