Appel iværksat den 14. november 2018 af ACTC GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 13. september 2018 i sag T-94/17 – ACTC mod EUIPO

(Sag C-714/18 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: ACTC GmbH (ved Rechtsanwältin V. Hoene, Rechtsanwalt D. Eickemeier og Rechtsanwältin S. Gantenbrink)

De andre parter i sagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og Taiga AB

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens dom af 13. september 2018 i sag T-94/17 ophæves, og EUIPO’s afgørelse i sag R 693/2015-4 annulleres.

Subsidiært ophæves ovennævnte dom, og sagen hjemvises til Retten.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Retten har tilsidesat artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 42, stk. 2, i EU-varemærkeforordningen i flere henseender ved at fastslå, at tegnene lignede hinanden og – som følge af den urigtige bedømmelse af bevis for brug – at varerne var af lignende art. Der foreligger ikke risiko for forveksling mellem de omhandlede varemærker.

1.    Retten fastslog med urette, at intervenienten havde opfyldt kravene til brug for alle varer i klasse 25, for hvilke det ældre varemærke er registreret. Kravene er kun opfyldt vedrørende varerne »beklædningsgenstande; yderbeklædning, undertøj, hovedbeklædning, handsker; bælter og sokker; alle ovennævnte varer til brug alene som særligt vejrfast udendørs tøj til beskyttelse mod vejrforhold med kulde, vind og/eller regn; kedeldragter«. I modsætning til, hvad Retten fastslog, er dette en selvstændig underkategori af varer i klasse 25, således at der kun var blevet fremlagt bevis for brug for disse varer i klasse 25.

2.    Som følge af den urigtige bedømmelse af brugskravene nåede Retten med urette frem til den konklusion, at varerne »beklædningsgenstande« og »hovedbeklædning«, som er angivet i listen for begge varemærker, var identiske.

3.    Retten fastslog fejlagtigt, at det var med rette, at appelkammeret havde fundet, at de omhandlede tegn lignede hinanden i visuel henseende, eftersom de omhandlede tegn havde samme længde og havde fire bogstaver til fælles. Retten behandlede ikke appellantens argumenter om den usædvanlige sammensætning af det omtvistede varemærke (asymmetriske konsonanter og den usædvanlige stavning »igh«) og betydningen for visuel lighed. Gennemsnitsforbrugeren opfatter naturligvis et varemærke som en helhed. Den usædvanlige sammensætning af det omtvistede varemærke har imidlertid stor indvirkning på det helhedsindtryk, som varemærket giver, hvilket Retten ikke tog hensyn til.

4.    Retten fastslog også fejlagtigt, at de omhandlede varemærker var fonetisk identiske, fordi appellanten ikke havde fremlagt dokumentation for, at lyden af de første stavelser »ti« og »TAI« ikke var identisk for den engelsktalende kundekreds, og at der ikke var noget, som kunne adskille udtalen af de omhandlede tegn fra hinanden. Det forholder sig tværtimod sådan, at Retten uden dokumentation og med urette antog, at bogstavrækken »ti« altid udtales »tai«. Der er intet bevis for denne bedømmelse. Ordet »ti« eksisterer ikke i det engelske sprog. Bogstavrækken udtales derfor altid alene i overensstemmelse med de sproglige regler, som gælder for det pågældende ord. Vi kan gå ud fra som givet, at der findes utallige ord, hvori bogstavrækken »ti« ikke udtales som »tai«, såsom »trick«, »ticket«, »till«, »timbal«, »timberland«, »tin«, »tincture«, »tinder«, »tip«, »trigger« og mange flere lige som også det omtvistede varemærke »tigha«. I den berømte engelske børnebog Peter Plys er en af hovedpersonerne et dyr, der [på engelsk] hedder »Tigger«, som udtales [tɪɡə]. Alle steder, hvor vokalen efter »ti« udtales kort, forekommer udtalen »tai« således ikke. Dette anførte appellanten fra starten. Hverken EUIPO eller intervenienten førte bevis for det modsatte. Det påhvilede derfor ikke appellanten at bevise det åbenlyse.

5.    Retten fastslog med urette, at appellanten ikke havde godtgjort, at TAIGA har en klar og specifik betydning for den relevante kundekreds (forbrugere i EU) som helhed. Dette er ikke korrekt. Appellanten anførte uimodsagt, at TAIGA er et leksikalt kendt ord i det franske sprog. Det må være uomtvistet og retterne bekendt, at Frankrig ligger i Sydeuropa. På grund af den uomtvistelige størrelse af TAIGA som landskab og dets betydning for verden som helhed indgår TAIGA (særligt sammen med udtrykket TUNDRA) i den almene uddannelse i og uden for Europa.

6.    Foruden dette er det ifølge Rettens praksis tilstrækkeligt, at et udtryk forstås i en del af Den Europæiske Union, som for eksempel den italiensktalende kundekreds. Her anerkendte Retten, at der var begrebsmæssig ulighed mellem »Granini« og »Panini«, fordi »Granini« ikke har nogen betydning, hvorimod »Panini« betyder en italiensk sandwich.

7.    I dom af 14. oktober 2003, T-292/01, præmis 54, BASS, som Retten henviste til, er der ikke en eneste angivelse af, at det pågældende ord skal forstås i hele Den Europæiske Union. Det skal derfor påpeges, at Rettens bedømmelse ikke har støtte i retspraksis vedrørende BASS-dommen. Det var korrekt, at retten fastslog, at en stor del af den relevante kundekreds i Europa kender og forstår udtrykket TAIGA.

____________