CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
M. SZPUNAR
van 3 mei 2017 (1)
Zaak C‑231/16
Merck KGaA
tegen
Merck & Co. Inc.,
Merck Sharp & Dohme Corp,
MSD Sharp & Dohme GmbH
[verzoek van het Landgericht Hamburg (rechter in eerste aanleg Hamburg, Duitsland) om een prejudiciële beslissing]
„Prejudiciële verwijzing – Uniemerk – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Litispendentie – Artikel 109, lid 1 – Gelijktijdige vorderingen op grond van een Uniemerk en een nationaal merk – Begrip ‚dezelfde partijen’ – Economisch verbonden ondernemingen die hetzelfde merk gebruiken – Begrip ‚dezelfde handelingen’ – Gebruik van de naam ‚Merck’ op websites en online platforms – Op een nationaal merk gebaseerde vordering, gevolgd door een op een Uniemerk gebaseerde vordering – Gedeeltelijke onbevoegdheid van de laatst aangezochte rechterlijke instantie voor een deel van het grondgebied van de Unie”
Inleiding
1. Het verzoek om een prejudiciële beslissing in de onderhavige zaak biedt het Hof voor het eerst de gelegenheid de litispendentiebepaling van artikel 109, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009(2), die van toepassing is in het geval van gelijktijdige vorderingen op grond van Uniemerken en nationale merken, uit te leggen.
2. Dit verzoek – dat slechts een episode is in de door twee wereldwijd bekende ondernemingen gevoerde juridische strijd over het gebruik van de naam „Merck” – is ingediend in het kader van een inbreukvordering die de vennootschap Merck KGaA heeft ingesteld voor een Duitse rechterlijke instantie, aangezocht in haar hoedanigheid van rechtbank voor het Uniemerk.
3. Verzoekster in het hoofdgeding, Merck KGaA, vordert dat het de drie verweersters in het hoofdgeding – Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp en MSD Sharp & Dohme GmbH – wordt verboden de door het Uniemerk beschermde term „Merck” te gebruiken op in de Europese Unie toegankelijke websites en op de online platforms Facebook, Twitter en YouTube.
4. Toen de zaak bij de Duitse rechterlijke instantie werd aangebracht, liep er tussen diezelfde ondernemingen – uitgezonderd een van de verweersters – reeds een procedure bij een rechterlijke instantie van het Verenigd Koninkrijk. Deze parallelle procedure betreft onder meer een vordering wegens inbreuk op nationale merken door het gebruik van de term „Merck” op internet.
5. Centraal in deze zaak staat de vraag hoe de voorwaarden voor toepassing van artikel 109, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 moeten worden uitgelegd in een situatie waarin bij de eerst aangezochte rechterlijke instantie op grond van nationale merken een procedure wegens merkinbreuk op het grondgebied van een lidstaat aanhangig is gemaakt, terwijl de laatst aangezochte rechterlijke instantie een rechtbank voor het Uniemerk is, waarvan de bevoegdheid zich uitstrekt tot de gehele Unie.
Toepasselijke bepalingen
6. Artikel 109, lid 1, van verordening nr. 207/2009 bepaalt:
„Wanneer voor rechterlijke instanties van verschillende lidstaten tussen dezelfde partijen met betrekking tot dezelfde handelingen vorderingen wegens inbreuk worden ingesteld, en de ene rechterlijke instantie op grond van een [Unie]merk en de andere rechterlijke instantie op grond van een nationaal merk wordt aangezocht:
a) moet de rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is aangebracht, ook ambtshalve, de partijen verwijzen naar de rechterlijke instantie waarbij de zaak het eerst aanhangig is gemaakt indien de betrokken merken gelijk zijn en voor dezelfde waren of diensten gelden. De rechterlijke instantie die tot verwijzing zou moeten overgaan, kan zijn uitspraak aanhouden indien de bevoegdheid van de andere rechterlijke instantie wordt aangevochten;
b) kan de rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is aangebracht, haar uitspraak aanhouden indien de betrokken merken dezelfde zijn en gelden voor soortgelijke waren of diensten en ook indien de betrokken merken overeenstemmen en voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gelden.”
Hoofdgeding
7. Verzoekster in het hoofdgeding staat aan het hoofd van het Duitse Merck-concern, dat actief is in de chemische en de farmaceutische sector en waarvan de geschiedenis teruggaat tot de zeventiende eeuw.
8. Verweersters in het hoofdgeding, twee Amerikaanse vennootschappen en de Duitse dochteronderneming van een van die vennootschappen, zijn onderdeel van het concern Merck & Co (Merck Sharp & Dohme), een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld. Historisch gezien is dit concern ontstaan uit de voormalige Amerikaanse dochteronderneming van het Duitse Merck-concern. Sinds het jaar 1919 opereren de twee concerns economisch volledig los van elkaar.
9. Na die splitsing zijn tussen het Duitse en het Amerikaanse concern diverse co-existentieovereenkomsten gesloten met betrekking tot het gebruik van de merken die de naam „Merck” beschermen, waaronder een op 1 januari 1970 tussen verzoekster in het hoofdgeding en Merck & Co gesloten overeenkomst.
10. Verzoekster in het hoofdgeding is houdster van meerdere merken die de naam „Merck” beschermen, waaronder met name nationale merken die in het Verenigd Koninkrijk bescherming genieten, alsmede het Uniewoordmerk „Merck”, dat is ingeschreven voor waren van de klassen 5, 9 en 16 en voor diensten van klasse 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.
11. Verweersters in het hoofdgeding exploiteren verschillende websites waarop zij de naam „Merck” gebruiken. Voor geen van die websites wordt „geotargeting” toegepast, zodat de erop geplaatste content wereldwijd, en dus ook in de gehele Unie, in dezelfde vorm toegankelijk is. Verweersters in het hoofdgeding zijn ook anderszins op internet aanwezig, namelijk op de online platforms Facebook, Twitter en YouTube.
12. Op 8 maart 2013 heeft verzoekster in het hoofdgeding de eerste twee verweersters in het hoofdgeding en drie andere ondernemingen van hetzelfde concern voor de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (rechter in eerste aanleg, Engeland en Wales, afdeling civiel recht, Verenigd Koninkrijk) gedagvaard wegens schending van de overeenkomst van 1 januari 1970 en inbreuk op in het Verenigd Koninkrijk beschermde nationale en internationale merken door het gebruik van de naam „Merck” op internet door verweersters in het hoofdgeding.
13. Daarnaast heeft verzoekster in het hoofdgeding op 11 maart 2013 bij de verwijzende rechter, het Landgericht Hamburg (rechter in eerste aanleg te Hamburg, Duitsland), tegen verweersters in het hoofdgeding een op het Uniemerk Merck gebaseerde inbreukvordering ingesteld wegens het gebruik van de naam „Merck” op hun websites en op de platforms Facebook, Twitter en YouTube.
14. Bij memories van 11 november 2014 en van 12 maart, 10 september en 22 december 2015 heeft verzoekster in het hoofdgeding haar beroep ingetrokken voor zover het betrekking had op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk. Deze intrekking is door verweersters in het hoofdgeding betwist.
15. Verweersters in het hoofdgeding zijn van mening dat het bij de verwijzende rechter aanhangige beroep gelet op artikel 109, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 niet-ontvankelijk is, althans wat betreft het middel inzake de inbreuk op het Uniemerk van verzoekster in het hoofdgeding in de gehele Unie. Zij achten de gedeeltelijke intrekking van het beroep door verzoekster in het hoofdgeding in dit verband irrelevant.
16. Verzoekster in het hoofdgeding stelt dat artikel 109, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 niet van toepassing is, aangezien zij zich in de tweede procedure beroept op de rechten die zij aan het Uniemerk ontleent en die in de gehele Unie gelden. Hoe dan ook is deze bepaling volgens haar niet meer van toepassing als gevolg van het feit dat zij haar beroep gedeeltelijk, namelijk voor zover het betrekking had op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk, heeft ingetrokken.
17. De verwijzende rechter twijfelt over de uitlegging die in de omstandigheden van het onderhavige geval aan artikel 109, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 moet worden gegeven. Hij neigt tot de opvatting dat de twee betrokken procedures elkaar overlappen en dat de tekst van deze bepaling een gedeeltelijke, tot één lidstaat beperkte onbevoegdverklaring uitsluit. Verder vraagt de verwijzende rechter zich af of in het onderhavige geval artikel 109, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 dan wel lid 1, onder b), van dit artikel van toepassing is, waarbij hij erop wijst dat het voor hem ingeroepen Uniemerk voor meer waren en diensten is ingeschreven dan het voor de rechterlijke instantie van het Verenigd Koninkrijk ingeroepen nationale merk.
Prejudiciële vragen en procedure bij het Hof
18. In deze omstandigheden heeft het Landgericht Hamburg (rechter in eerste aanleg te Hamburg, Duitsland) de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:
„1) Moet het begrip ‚dezelfde handelingen’ in artikel 109, lid 1, onder a), van [verordening nr. 207/2009] aldus worden uitgelegd, dat daarvan sprake is bij het beheer en gebruik van een website die wereldwijd en dus ook in de gehele Unie onder dezelfde domeinnaam op identieke wijze kan worden geraadpleegd, in verband waarmee voor rechterlijke instanties van verschillende lidstaten tussen dezelfde partijen vorderingen wegens inbreuk zijn ingesteld, en de ene rechterlijke instantie op grond van een Uniemerk en de andere rechterlijke instantie op grond van een nationaal merk is aangezocht?
2) Moet het begrip ‚dezelfde handelingen’ in artikel 109, lid 1, onder a), van [verordening nr. 207/2009] aldus worden uitgelegd, dat daarvan sprake is bij het beheer en gebruik van online content die wereldwijd en dus ook in de gehele Unie onder het domein ‚facebook.com’ en/of ‚youtube.com’ en/of ‚twitter.com’ op identieke wijze kan worden geraadpleegd met dezelfde gebruikersnaam (telkens met betrekking tot het betrokken domein ‚facebook.com’ en/of ‚youtube.com’ en/of ‚twitter.com’), naar aanleiding waarvan voor rechterlijke instanties van verschillende lidstaten tussen dezelfde partijen vorderingen wegens inbreuk zijn ingesteld, en de ene rechterlijke instantie op grond van een Uniemerk en de andere rechterlijke instantie op grond van een nationaal merk is aangezocht?
3) Moet artikel 109, lid 1, onder a), van [verordening nr. 207/2009] aldus worden uitgelegd, dat de ‚rechterlijke instantie’ van een lidstaat ‚waarbij de zaak het laatst is aangebracht’ door middel van een ‚vordering wegens inbreuk’ op een Uniemerk door het beheer van een wereldwijd en dus ook in de gehele Unie onder dezelfde domeinnaam op identieke wijze te raadplegen website, en waarbij overeenkomstig de artikelen 97, lid 2, en 98, lid 1, onder a), van [verordening nr. 207/2009] vorderingen worden ingesteld ter zake van inbreuken of dreigende inbreuken op het grondgebied van alle lidstaten, zich ingevolge artikel 109, lid 1, onder a), van [verordening nr. 207/2009] alleen onbevoegd dient te verklaren met betrekking tot het gebied van de andere lidstaat waarin een rechterlijke instantie ‚eerst’ is aangezocht wegens inbreuk op een nationaal merk dat gelijk is aan het Uniemerk dat wordt aangevoerd bij de ‚rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is aangebracht’, en voor dezelfde waren geldt, door het beheer en gebruik van dezelfde wereldwijd en dus ook in de gehele Unie onder dezelfde domeinnaam op identieke wijze te raadplegen website, en zulks in de mate dat de merken gelijk zijn en de waren identiek zijn, of dient de ‚rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is aangebracht’ in dat geval zich in de mate dat de merken gelijk en de waren identiek zijn onbevoegd te verklaren voor alle bij haar ingevolge de artikelen 97, lid 2, en 98, lid 1, onder a), van [verordening nr. 207/2009] ter zake van inbreuken of dreigende inbreuken op het grondgebied van alle lidstaten en bijgevolg in de gehele Unie ingestelde vorderingen?
4) Moet artikel 109, lid 1, onder a), van [verordening nr. 207/2009] aldus worden uitgelegd, dat de ‚rechterlijke instantie’ van een lidstaat ‚waarbij de zaak het laatst is aangebracht’ door middel van een ‚vordering wegens inbreuk’ op een Uniemerk door het beheer en gebruik van online content die wereldwijd en dus ook in de gehele Unie onder het domein ‚facebook.com’ en/of ‚youtube.com’ en/of ‚twitter.com’ op identieke wijze kan worden geraadpleegd met dezelfde gebruikersnaam (telkens met betrekking tot het betrokken domein ‚facebook.com’ en/of ‚youtube.com’ en/of ‚twitter.com’), en waarbij overeenkomstig de artikelen 97, lid 2, en 98, lid 1, onder a), van [verordening nr. 207/2009] vorderingen worden ingesteld ter zake van inbreuken of dreigende inbreuken op het grondgebied van alle lidstaten, zich ingevolge artikel 109, lid 1, onder a), van [verordening nr. 207/2009] alleen onbevoegd dient te verklaren met betrekking tot het gebied van de andere lidstaat waarin een rechterlijke instantie ‚eerst’ is aangezocht wegens inbreuk op een nationaal merk dat gelijk is aan het Uniemerk dat wordt aangevoerd bij de ‚rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is aangebracht’, en voor dezelfde waren geldt, door het beheer en gebruik van dezelfde online content die wereldwijd en dus ook in de gehele Unie onder het domein ‚facebook.com’ en/of ‚youtube.com’ en/of ‚twitter.com’ op identieke wijze kan worden geraadpleegd met dezelfde gebruikersnaam (telkens met betrekking tot het betrokken domein ‚facebook.com’ en/of ‚youtube.com’ en/of ‚twitter.com’), en zulks in de mate dat de merken gelijk zijn en de waren identiek zijn, of dient de ‚rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is aangebracht’ in dat geval zich in de mate dat de merken gelijk en de waren identiek zijn onbevoegd te verklaren voor alle bij haar ingevolge de artikelen 97, lid 2, en 98, lid 1, onder a), van [verordening nr. 207/2009] ter zake van inbreuken of dreigende inbreuken op het grondgebied van alle lidstaten en bijgevolg in de gehele Unie ingestelde vorderingen?
5) Moet artikel 109, lid 1, onder a), van [verordening nr. 207/2009] aldus worden uitgelegd, dat wanneer betreffende een vordering wegens inbreuk op een Uniemerk door het beheer en gebruik van een wereldwijd en dus ook in de gehele Unie onder dezelfde domeinnaam op identieke wijze te raadplegen website, welke vordering aanhangig was gemaakt bij de ‚rechterlijke instantie’ van een lidstaat ‚waarbij de zaak het laatst is aangebracht’ en waarbij overeenkomstig de artikelen 97, lid 2, en 98, lid 1, onder a), van [verordening nr. 207/2009] aanvankelijk vorderingen werden ingesteld ter zake van inbreuken of dreigende inbreuken op het grondgebied van alle lidstaten, afstand van instantie wordt gedaan voor zover zij het gebied betreft van de andere lidstaat waarin een rechterlijke instantie ‚eerst’ is aangezocht wegens inbreuk op een nationaal merk dat gelijk is aan het Uniemerk dat wordt aangevoerd bij de ‚rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is aangebracht’, en voor dezelfde waren geldt, door het beheer en gebruik van dezelfde wereldwijd en dus ook in de gehele Unie onder dezelfde domeinnaam op identieke wijze te raadplegen website, dit eraan in de weg staat dat de ‚rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is aangebracht’ zich ingevolge artikel 109, lid 1, onder a), van [verordening nr. 207/2009] onbevoegd verklaart in de mate dat de merken gelijk zijn en de waren identiek zijn?
6) Moet artikel 109, lid 1, onder a), van verordening [nr. 207/2009] aldus worden uitgelegd, dat wanneer betreffende een vordering wegens inbreuk op een Uniemerk door het beheer en gebruik van online content die wereldwijd en dus ook in de gehele Unie onder het domein ‚facebook.com’ en/of ‚youtube.com’ en/of ‚twitter.com’ op identieke wijze kan worden geraadpleegd met dezelfde gebruikersnaam (telkens met betrekking tot het betrokken domein ‚facebook.com’ en/of ‚youtube.com’ en/of ‚twitter.com’), welke vordering aanhangig was gemaakt bij de ‚rechterlijke instantie’ van een lidstaat ‚waarbij de zaak het laatst is aangebracht’ en waarbij overeenkomstig de artikelen 97, lid 2, en 98, lid 1, onder a), van [verordening nr. 207/2009] aanvankelijk vorderingen werden ingesteld ter zake van inbreuken of dreigende inbreuken op het grondgebied van alle lidstaten, afstand van instantie wordt gedaan voor zover zij het gebied betreft van de andere lidstaat waarin een rechterlijke instantie ‚eerst is aangezocht wegens de schending van een nationaal merk dat gelijk is aan het Uniemerk dat wordt aangevoerd bij de ‚rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is aangebracht’, en voor dezelfde waren geldt, door het beheer en gebruik van dezelfde online content die wereldwijd en dus ook in de gehele Unie onder het domein ‚facebook.com’ en/of ‚youtube.com’ en/of ‚twitter.com’ op identieke wijze kan worden geraadpleegd met dezelfde gebruikersnaam (telkens met betrekking tot het betrokken domein ‚facebook.com’ en/of ‚youtube.com’ en/of ‚twitter.com’), dit eraan in de weg staat dat de ‚rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is aangebracht’ zich ingevolge artikel 109, lid 1, onder a), van [verordening nr. 207/2009] onbevoegd verklaart in de mate dat de merken gelijk zijn en de waren identiek zijn?
7) Moet artikel 109, lid 1, onder a), van [verordening nr. 207/2009] aldus worden uitgelegd, dat uit de bewoordingen ‚indien de betrokken merken gelijk zijn en voor dezelfde waren of diensten gelden’ volgt dat, wanneer de merken gelijk zijn, de ‚rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is aangebracht’ slechts onbevoegd is voor zover het Uniemerk en het betrokken nationale merk voor dezelfde waren en/of diensten zijn ingeschreven, of is de ‚rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is aangebracht’ volledig onbevoegd, ook wanneer het bij die rechterlijke instantie aangevoerde Uniemerk nog andere – door het nationale merk niet beschermde – waren en/of diensten beschermt, ten aanzien waarvan dezelfde of soortgelijke handelingen als de bestreden handelingen zouden kunnen worden verricht?”
19. De verwijzingsbeslissing is ter griffie van het Hof ingekomen op 25 april 2016. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door partijen in het hoofdgeding en de Europese Commissie. Partijen in het hoofdgeding en de Commissie hebben deelgenomen aan de mondelinge behandeling op 15 februari 2017.
Analyse
Inleidende opmerkingen
20. Het verzoek om een prejudiciële beslissing in de onderhavige zaak biedt het Hof de gelegenheid zich te buigen over meerdere tot dusver nog niet behandelde aspecten van de in het Europese merkenrecht geldende litispendentieregel van artikel 109, lid 1, van verordening nr. 207/2009.
21. In de eerste plaats doen de in de verwijzingsbeslissing beschreven feiten, zoals uit de schriftelijke opmerkingen van de Commissie en uit het ter zitting gevoerde debat blijkt, twijfel rijzen omtrent de vraag of is voldaan aan de voorwaarde dat er sprake moet zijn van dezelfde partijen. De vordering bij de verwijzende rechter is namelijk onder meer ingesteld tegen de Duitse dochteronderneming van het Amerikaanse concern, die geen partij is in de eerste procedure. Naar mijn mening moet dit punt – ook al wordt het in de prejudiciële vragen niet aan de orde gesteld – worden onderzocht teneinde de verwijzende rechter duidelijkheid te verschaffen met betrekking tot alle relevante aspecten van artikel 109, lid 1, van verordening nr. 207/2009.
22. In de tweede plaats zal ik mij buigen over de problematiek die in deze zaak centraal staat, namelijk de uitlegging van de voorwaarde van „dezelfde vorderingen” in de zin van artikel 109, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009. Bij deze analyse zal ook de vraag aan de orde komen of de laatst aangezochte rechterlijke instantie zich eventueel gedeeltelijk onbevoegd moet verklaren, namelijk met betrekking tot een deel van het grondgebied van de Unie (eerste tot en met vierde prejudiciële vraag).
23. In de derde plaats zal ik – ook al zouden de antwoorden op bovenstaande vragen de verwijzende rechter in staat moeten stellen op de exceptie van litispendentie te beslissen – subsidiair ingaan op de twee andere aspecten van het verzoek om een prejudiciële beslissing. Het gaat daarbij ten eerste om de vraag of de gedeeltelijke intrekking van het beroep in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of er sprake is van litispendentie (vijfde en zesde prejudiciële vraag), en ten tweede om de afbakening tussen artikel 109, lid 1, onder a), en artikel 109, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 (zevende prejudiciële vraag).
De litispendentiebepaling van artikel 109, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009
24. Artikel 94, lid 1, van verordening nr. 207/2009 bevat een algemene verwijzing naar de bepalingen van verordening (EG) nr. 44/2001(3).
25. Deze verwijzing geldt behoudens specifieke bepalingen. Artikel 109, lid 1, van verordening nr. 207/2009 is een dergelijke specifieke bepaling, die van toepassing is wanneer gelijktijdig civiele vorderingen op grond van Uniemerken en nationale merken aanhangig zijn.
26. Deze litispendentiebepaling vindt haar rechtvaardiging in het naast elkaar bestaan van Uniemerken en nationale merken, waardoor het beschermingssysteem voor merken in de Unie wordt gekenmerkt.
27. Het doel van de in artikel 109, lid 1, van verordening nr. 207/2009 opgenomen bepaling komt in wezen overeen met dat van de litispendentiebepalingen van artikel 27 van de Brussel I‑verordening(4): voorkomen dat tegenstrijdige uitspraken worden gedaan op parallelle vorderingen waarbij dezelfde partijen betrokken zijn en die hetzelfde onderwerp betreffen en op dezelfde oorzaak berusten(5).
28. Artikel 109, lid 1, van verordening nr. 207/2009 bevat echter een litispendentieregel voor zeer specifieke gevallen, namelijk die waarin er twee parallelle inbreukvorderingen zijn ingesteld, de ene op grond van een Uniemerk en de andere op grond van een gelijk nationaal merk.
29. Nu het derhalve om een regeling gaat die rechtstreeks geïnspireerd is op de litispendentiebepalingen van het Executieverdrag(6), die later in de Brussel I‑verordening zijn overgenomen, blijft de rechtspraak van het Hof over de uitlegging van dat verdrag en die verordening volstrekt relevant.(7)
30. Dit wordt nog bevestigd door het feit dat verordening nr. 207/2009 geen regeling geeft voor alle situaties van litispendentie waarbij een Uniemerk betrokken is. Zo valt de situatie waarin voor rechterlijke instanties van verschillende lidstaten parallelle vorderingen op grond van een en hetzelfde Uniemerk zijn ingesteld, onder de litispendentiebepalingen van de Brussel I‑verordening (of van verordening nr. 1215/2012, voor zover de vorderingen na 10 januari 2015 zijn ingesteld).(8)
31. Het begrip litispendentie dat ten grondslag ligt aan artikel 109, lid 1, van verordening nr. 207/2009 moet dus noodzakelijkerwijs hetzelfde zijn als dat waarop artikel 27, punt 1, van de Brussel I‑verordening is gebaseerd.
32. De begrippen die artikel 27 van de Brussel I‑verordening gebruikt om een situatie van litispendentie te omschrijven, zijn autonoom ten opzichte van de soortgelijke begrippen die reeds in het nationale recht bestaan.(9)
33. Het Hof heeft bij de uitlegging van het begrip litispendentie drie criteria geformuleerd: dezelfde partijen, dezelfde oorzaak en hetzelfde onderwerp van de vorderingen. Het heeft zich wat dit betreft gebaseerd op de bewoordingen van artikel 21 van het Executieverdrag in de Franse en in andere taalversies, en daarbij irrelevant geacht dat in de Duitse en de Engelse taalversie geen onderscheid werd gemaakt tussen de begrippen „onderwerp” en „oorzaak” van de vorderingen.(10)
34. Bij de uitlegging van artikel 109, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 speelt een vergelijkbaar taalkundig probleem. In de Engelse taalversie van artikel 109, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 wordt namelijk dezelfde uitdrukking gebezigd als in artikel 27, lid 1, van de Brussel I‑verordening(11), terwijl die twee bepalingen in het Frans en in het Duits verschillende termen gebruiken(12).
35. Aangezien het hier echter duidelijk om een regel gaat die geïnspireerd is op de in het kader van het Executieverdrag opgestelde litispendentieregels, moet dit verschil tussen de taalversies naar mijn mening buiten beschouwing worden gelaten. Bij de uitlegging van artikel 109, lid 1, van verordening nr. 207/2009 moet ervan worden uitgegaan dat met litispendentie in de zin van deze bepaling hetzelfde wordt bedoeld als in artikel 27, punt 1, van de Brussel I-verordening, met de drievoudige eis van dezelfde partijen, dezelfde oorzaak en hetzelfde onderwerp van de vorderingen.(13)
36. Het verschil tussen de litispendentiebepalingen van artikel 109 en die van de Brussel I-verordening is dat in het eerste geval ondanks het feit dat de vorderingen formeel niet op dezelfde rechtsgrondslag berusten – de ene vordering is op een Uniemerk en de andere op een nationaal merk gebaseerd –, aan de voorwaarde van „dezelfde vorderingen” is voldaan wanneer de betrokken merken gelijk zijn en voor dezelfde waren of diensten gelden.
Dezelfde partijen
37. Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat een van de verweersters in de tweede procedure waarom het in deze zaak gaat, geen partij was in de eerste procedure, namelijk de Duitse dochteronderneming van het door de eerste twee verweersters in het hoofdgeding gevormde concern.
38. Daarom moet worden onderzocht of de twee vorderingen tussen dezelfde partijen zijn ingesteld.
39. Wanneer de partijen in parallelle procedures slechts ten dele dezelfde zijn, hoeft de laatst aangezochte rechterlijke instantie zich immers slechts onbevoegd te verklaren voor zover de twee procedures tussen dezelfde partijen worden gevoerd, met als gevolg dat de procedure tussen de andere partijen kan worden voortgezet.(14)
40. De voorwaarde van „dezelfde partijen” betekent in beginsel dat het om dezelfde personen moet gaan.
41. In bepaalde uitzonderingsgevallen kan echter ook aan die voorwaarde zijn voldaan wanneer de partijen in parallelle procedures verschillende personen zijn.
42. Het Hof heeft immers reeds aanvaard dat niet valt uit te sluiten dat de belangen van de twee partijen, wat het voorwerp van twee gedingen betreft, zodanig identiek en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dat die twee partijen voor de toepassing van de litispendentieregels als een en dezelfde partij moeten worden beschouwd.(15)
43. Naar mijn mening is van een dergelijk uitzonderingsgeval sprake wanneer twee parallelle vorderingen wegens inbreuk – zoals die in casu – betrekking hebben op hetzelfde teken dat door economisch met elkaar verbonden ondernemingen wordt gebruikt.
44. In concernverband moet het toezicht op de intellectuele-eigendomsrechten, waaronder merkrechten, namelijk worden toevertrouwd aan een van de rechtspersonen, dikwijls de onderneming aan het hoofd van het concern, hoewel in de praktijk de tekens door alle ondernemingen van het concern op dezelfde wijze kunnen worden gebruikt.
45. In deze omstandigheden vallen de belangen van de betrokken ondernemingen, hoewel het om verschillende personen gaat, zodanig met elkaar samen, dat die ondernemingen als een en dezelfde partij kunnen worden beschouwd in het licht van het doel om tegenstrijdige uitspraken inzake merken te voorkomen.(16)
46. Ik ben dan ook van mening dat in omstandigheden als die van de onderhavige zaak twee parallelle vorderingen wegens inbreuk, waarvan de ene is ingesteld tegen de moedermaatschappij en de andere tegen diezelfde moedermaatschappij en haar dochter, moeten worden geacht tussen dezelfde partijen te zijn ingesteld wanneer die vorderingen het gebruik van hetzelfde teken door economisch met elkaar verbonden ondernemingen tot voorwerp hebben. Het is uiteraard aan de nationale rechter om deze overwegingen op het hoofdgeding toe te passen.
Dezelfde inbreukvorderingen
47. Zoals ik reeds heb opgemerkt, wordt met het begrip litispendentie in de zin van artikel 109, lid 1, van verordening nr. 207/2009 hetzelfde bedoeld als in artikel 27, punt 1, van de Brussel I-verordening.
48. Uit de rechtspraak met betrekking tot laatstgenoemde verordening blijkt dat de onder een litispendentieregel vallende vorderingen dezelfde „oorzaak” moeten hebben, dat wil zeggen op hetzelfde feitencomplex en op dezelfde rechtsregels gegrond moeten zijn(17), alsook hetzelfde „onderwerp”, dat wil zeggen hetzelfde doel moeten nastreven(18).
49. De vorderingen hoeven dus niet „identiek” in de strikte betekenis van het woord te zijn, maar zij moeten dezelfde oorzaak en hetzelfde onderwerp hebben.(19)
50. Naar mijn mening berust artikel 109, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 op dezelfde uitgangspunten, daar het bepaalt dat het van toepassing is op inbreukvorderingen die worden ingesteld met betrekking tot dezelfde handelingen en op grond van gelijke nationale merken en Uniemerken.
51. Wat de „oorzaak” van de in het onderhavige geval ingestelde vorderingen betreft, blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat de twee vorderingen op rechtsgrondslagen berusten die voor de toepassing van de litispendentieregel van artikel 109, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 op één lijn worden gesteld, namelijk op de uitsluitende rechten die voortvloeien uit nationale merken en een gelijk Uniemerk.
52. Bovendien liggen aan de twee procedures in zekere zin dezelfde feiten ten grondslag, namelijk het gebruik van het teken „Merck” op dezelfde websites.
53. De uitleggingsmoeilijkheden in de onderhavige zaak houden verband met het territoriale aspect van de vorderingen.
54. Beide vorderingen zijn immers weliswaar erop gericht het gebruik van hetzelfde teken te doen verbieden, maar wat de reikwijdte van de vaststelling van merkinbreuk in de twee procedures en de territoriale werking van de verboden betreft, overlappen die procedures elkaar slechts ten dele.
55. Zo is in de omstandigheden van het onderhavige geval de bevoegdheid van de rechterlijke instantie waarbij de eerste, op het nationale merk gebaseerde vordering is ingesteld, beperkt tot het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk, terwijl de tweede vordering overeenkomstig artikel 97, leden 1 tot en met 4, van verordening nr. 207/2009 is ingesteld bij een rechtbank voor het Uniemerk, die bevoegd is ter zake van inbreuk op het grondgebied van alle lidstaten en een voor de gehele Unie geldend verbod kan opleggen.
56. Wat betekent dit verschil voor de beoordeling of de twee vorderingen dezelfde oorzaak en hetzelfde onderwerp hebben?
57. De standpunten van de partijen op dit punt lopen uiteen. Verzoekster in het hoofdgeding is van mening dat het verschil in territoriale reikwijdte tussen de twee vorderingen betekent dat deze vorderingen niet als „dezelfde vorderingen” kunnen worden beschouwd. Verweersters in het hoofdgeding stellen daarentegen dat de onderhavige vorderingen voor de toepassing van artikel 109, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 als identiek zijn te beschouwen.
58. De Commissie merkt op dat de voorwaarde van dezelfde „handelingen” betekent dat het moet gaan om vorderingen wegens inbreuk op gelijke merken op het grondgebied van dezelfde lidstaten. Het begrip „dezelfde handelingen” moet volgens haar in de context van artikel 109, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 aldus worden opgevat, dat er sprake moet zijn van twee vorderingen die niet alleen inbreuk op dezelfde merken, maar ook hetzelfde grondgebied betreffen.
59. Ik wijs erop dat de vraag die in de onderhavige zaak is gerezen, betrekking heeft op een problematiek ten aanzien waarvan in de rechtsleer twee tegengestelde opvattingen worden verdedigd.
60. Volgens de eerste opvatting staat artikel 109, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 in de weg aan een tweede vordering wegens inbreuk op hetzelfde merk, los van de territoriale aspecten van de twee vorderingen. Deze bepaling verlangt met andere woorden dat de rechterlijke instantie die het laatst is aangezocht op grond van een Uniemerk, zich onbevoegd verklaart, ook wanneer de eerste vordering gebaseerd is op een nationaal merk en dus gericht is op een tot het grondgebied van de betrokken lidstaat beperkte vaststelling van inbreuk.(20)
61. Volgens de tweede opvatting zijn twee inbreukhandelingen naar aanleiding waarvan twee parallelle vorderingen zijn ingesteld, de ene op grond van een nationaal merk en de andere op grond van een Uniemerk, slechts dezelfde handelingen wanneer zij betrekking hebben op hetzelfde grondgebied. De rechtbank voor het Uniemerk hoeft zich niet onbevoegd te verklaren voor zover de territoriale reikwijdte van het bij hem aangebrachte geschil ruimer is dan die van het geschil dat aan de eerst aangezochte rechterlijke instantie is voorgelegd.(21) Dezelfde twijfel met betrekking tot de twee mogelijke uitleggingen van artikel 109, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 wordt ook in enkele uitspraken van nationale rechters weerspiegeld.(22)
62. Die beide opvattingen stemmen in zoverre met elkaar overeen dat de formulering van artikel 109, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 problematisch wordt geacht. Indien in ruime zin opgevat, leidt die formulering tot een lacune in de aan de houder van een Uniemerk geboden rechterlijke bescherming. De houder van een Uniemerk zou dan namelijk geen vordering met het oog op de bescherming van zijn rechten op Europees niveau kunnen instellen wanneer tegelijkertijd een op het nationale merk gebaseerde vordering aanhangig is bij een rechterlijke instantie die bevoegd is om zich uit te spreken over de tot het grondgebied van één enkele lidstaat beperkte inbreuk.(23)
63. Naar mijn mening moet naar de opzet van de betrokken bepaling worden gekeken om deze twijfel over de eraan te geven uitlegging weg te nemen.
64. Het doel van artikel 109, lid 1, van verordening nr. 207/2009 blijkt uit de wisselwerking tussen twee beginselen, namelijk enerzijds het eenheidskarakter van het Uniemerk, en anderzijds het naast elkaar bestaan van het Uniemerk en van nationale merken, wat het noodzakelijk maakt om tegenstrijdige rechterlijke beslissingen te voorkomen.
65. Het verband tussen die beginselen blijkt uit de in de overwegingen 16 en 17 van verordening nr. 207/2009 omschreven doelstellingen. Volgens die overwegingen moeten de beslissingen ten aanzien van de geldigheid van en inbreuk op Uniemerken rechtsgevolgen voor de gehele Unie hebben. Voorts moet worden voorkomen dat tegenstrijdige uitspraken worden gedaan op vorderingen die wegens dezelfde handelingen zijn ingesteld op grond van een Uniemerk en parallelle nationale merken.(24)
66. De wisselwerking tussen die twee doelstellingen zou echter worden ondermijnd indien aan artikel 109, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 een ruime uitlegging moet worden gegeven, in die zin dat deze bepaling de houder van een Uniemerk belet om zich op de pan-Europese werking van een dergelijk merk te beroepen wegens gelijktijdige aanhangigheid van een op een nationaal merk gebaseerde vordering betreffende een tot een kleiner grondgebied beperkte inbreuk. Een dergelijke uitlegging zou weliswaar bijdragen tot het doel om tegenstrijdige uitspraken te voorkomen, maar zij zou afbreuk doen aan het doel om te verzekeren dat de beslissingen ten aanzien van inbreuk op een Uniemerk rechtsgevolgen voor de gehele Unie hebben.
67. Daarentegen kan het evenwicht tussen die twee doelstellingen ten volle worden gewaarborgd door artikel 109, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 aldus uit te leggen dat deze bepaling uitsluitend van toepassing is op parallelle vorderingen die elkaar in territoriaal opzicht overlappen. Een dergelijke uitlegging verzekert namelijk enerzijds dat de houder van een Uniemerk zijn rechten op Europees niveau kan beschermen, ook bij gelijktijdige aanhangigheid van een op een nationaal merk gebaseerde vordering. Anderzijds maakt zij het ook mogelijk tegenstrijdige uitspraken te voorkomen, aangezien de territoriale bevoegdheden van de rechterlijke instanties waarbij parallelle vorderingen zijn ingesteld, in het ene geval op grond van een Uniemerk en in het andere geval op grond van een nationaal merk, duidelijk kunnen worden afgebakend.
68. Ik ben dan ook van mening dat wanneer de eerste vordering op grond van een nationaal merk is ingesteld wegens inbreuk op dat merk op het grondgebied van de betrokken lidstaat, terwijl de tweede vordering op grond van een Uniemerk is ingesteld wegens inbreuk op dat merk in die lidstaat, maar ook in andere delen van het grondgebied van de Unie, die twee vorderingen elkaar slechts ten dele overlappen, namelijk voor zover het gaat om de merkinbreuk op het grondgebied waarop dat nationale merk bescherming geniet.
69. Dit wordt volgens mij bevestigd door de meer algemene benadering die aan de toepassing van artikel 27 van de Brussel I‑verordening ten grondslag ligt.
70. In de context van artikel 27 van die verordening moet de vraag of er sprake is van dezelfde oorzaak en hetzelfde onderwerp vooral worden bekeken in het licht van de mogelijke gevolgen van de toekomstige beslissing van de eerst aangezochte rechterlijke instantie. De vraag is dus of de partij in de eerste procedure nog iets te winnen heeft bij de tweede procedure nadat zij in het gelijk dan wel in het ongelijk is gesteld in de eerste procedure.(25)
71. Een onbevoegdverklaring wegens litispendentie is bijgevolg slechts aangewezen voor zover de mogelijke gevolgen van de beslissingen in de twee procedures elkaar overlappen. Wanneer dit beginsel geldt voor artikel 27 van de Brussel I-verordening, moet het ook opgaan voor artikel 109, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009.(26)
72. Wanneer de eerst aangezochte rechterlijke instantie, zoals in casu, uitspraak doet over een inbreuk op een nationaal merk, zou succes in de eerste procedure de houder van het Uniemerk niet een even ruime bescherming bieden als die waarop hij in de tweede procedure op grond van het Uniemerk aanspraak maakt.
73. Het is juist dat artikel 109, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 ook een situatie wil voorkomen waarin de houder van parallelle merken – een Uniemerk en een gelijk nationaal merk – twee rechterlijke instanties in verschillende lidstaten zou kunnen adiëren wegens dezelfde inbreuk.
74. Ik merk echter op dat een dergelijk misbruik van procesrecht niet kan worden aangenomen. Met name valt niet uit te sluiten dat de houder van parallelle merken in bepaalde situaties objectieve redenen kan hebben om zijn rechten in twee parallelle procedures te doen gelden. Dit lijkt in casu het geval te zijn, daar de inbreuk op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk moet worden onderzocht samen met het uit de co-existentieovereenkomst van 1 januari 1970 voortgesproten contractuele geschil.
75. Tot slot lijken voor de door mij voorgestane uitlegging nog fundamentelere overwegingen te pleiten, die verband houden met het in artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie verankerde beginsel van effectieve rechterlijke bescherming.
76. Ik ben mij ervan bewust dat een beroep op het Handvest van de grondrechten in beginsel de strekking van de litispendentieregels of van de regels betreffende de rechterlijke bevoegdheid in het algemeen niet kan wijzigen.(27) Ik ben echter van mening dat wanneer een bepaling op twee manieren kan worden gelezen, moet worden gekozen voor de lezing waardoor wordt gewaarborgd dat de oplossing in lijn is met het beginsel van effectieve rechterlijke bescherming. Indien artikel 109, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat de rechtbank voor het Uniemerk zich bij gelijktijdige aanhangigheid van een vordering bij een rechterlijke instantie met een beperktere territoriale bevoegdheid onbevoegd moet verklaren, zou de rechterlijke bescherming van de rechten van de houder van een Uniemerk kunnen worden ondermijnd.
77. Gelet op een en ander ben ik van mening dat artikel 109, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat twee inbreukvorderingen waarvan de eerste op grond van een nationaal merk is ingesteld wegens inbreuk op het grondgebied van een lidstaat, en de tweede op grond van een Uniemerk aanhangig is gemaakt wegens inbreuk in de gehele Unie, slechts ten dele hetzelfde onderwerp en dezelfde oorzaak hebben, namelijk voor zover zij betrekking hebben op het grondgebied van de lidstaat waar dat nationale merk bescherming geniet.
Gedeeltelijke, tot een deel van het grondgebied van de Unie beperkte onbevoegdverklaring
78. Welke verplichting rust ingevolge artikel 109, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 op de laatst aangezochte rechterlijke instantie wanneer de inbreukvorderingen elkaar slechts ten dele overlappen?
79. In het geval van twee procedures die elkaar voor een deel overlappen, hoeft de laatst aangezochte rechterlijke instantie zich in beginsel slechts onbevoegd te verklaren voor zover dit noodzakelijk is om die overlap te voorkomen.(28)
80. Dit onderstelt uiteraard dat de aard van de tweede procedure een dergelijke gedeeltelijke onbevoegdverklaring mogelijk maakt.
81. Ik wijs er in dit verband op dat het Hof reeds heeft geoordeeld dat er twee situaties zijn waarin de rechtbank voor het Uniemerk bij wijze van uitzondering de territoriale werking van een uitspraak in een inbreukprocedure kan beperken: in de eerste plaats wanneer de verzoekende partij de territoriale werking van haar vordering heeft begrensd in het kader van de uitoefening van haar bevoegdheid om de omvang van de door haar ingestelde vordering te bepalen, en in de tweede plaats wanneer de rechtbank voor het Uniemerk op basis van gegevens die in beginsel door de verwerende partij moeten worden aangebracht, concludeert dat het gebruik van een teken in een nauwkeurig geïdentificeerd deel van de Unie niet tot gevaar voor verwarring met het Uniemerk leidt.(29)
82. Volgens mij moet hieraan nog een derde situatie worden toegevoegd waarin de territoriale werking van een uitspraak in een procedure wegens inbreuk op een Uniemerk moet worden beperkt. Het gaat om het geval waarin de als laatste aangezochte rechtbank voor het Uniemerk zich deels onbevoegd moet verklaren teneinde de reikwijdte van de gelijktijdige vorderingen op grond van nationale merken en Uniemerken af te bakenen.
83. Voorts ben ik van mening dat de afbakening van de territoriale bevoegdheid van de laatst aangezochte rechterlijke instantie teneinde een situatie van litispendentie te vermijden, niet de verantwoordelijkheid van de procespartijen is, maar van de laatst aangezochte rechterlijke instantie zelf.
84. Dit volgt zowel uit de rol van de rechter als het gaat om de vaststelling van zijn territoriale bevoegdheid, als uit het mechanisme van de litispendentieregels, die in het geval van litispendentie aanhouding van de zaak en vervolgens onbevoegdverklaring voorschrijven. Die opvatting wordt ook weerspiegeld in de bewoordingen van artikel 109, lid 1, van verordening nr. 207/2009, die van de laatst aangezochte rechterlijke instantie verlangen dat zij zich, ook ambtshalve, onbevoegd verklaart.
85. Gelet op een ander ben ik van mening dat artikel 109, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat wanneer gelijktijdig op grond van een nationaal merk en een Uniemerk ingestelde vorderingen elkaar ten dele overlappen, namelijk voor zover zij betrekking hebben op het grondgebied waarop het nationale merk bescherming geniet, de rechtbank voor het Uniemerk, indien als laatste geadieerd, zich – ook ambtshalve – onbevoegd moet verklaren ten aanzien van het deel van de vordering dat betrekking heeft op het grondgebied waarvoor de vorderingen elkaar overlappen.
Subsidiair: gevolgen van de gedeeltelijke intrekking van het beroep
86. Gezien het voorgaande behoeven de vijfde tot en met de zevende prejudiciële vraag geen beantwoording. Voor het geval het Hof beantwoording van deze vragen toch zinvol zou achten, zal ik er subsidiair kort op ingaan.
87. Met zijn vijfde en zesde vraag, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de omstandigheid dat verzoekster in het hoofdgeding haar beroep gedeeltelijk heeft ingetrokken, namelijk wat de merkinbreuk op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk betreft, voor de toepassing van artikel 109, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 in aanmerking kan worden genomen.
88. Ik merk om te beginnen op dat verweersters in het hoofdgeding aanvoeren dat deze intrekking van het beroep geen effect heeft gelet op de regels van nationaal procesrecht, volgens welke uitsluitend vóór de terechtzitting eenzijdig afstand van instantie kan worden gedaan. Dit is echter een vraag van nationaal procesrecht, die niet onder de bevoegdheid van het Hof valt. Ik zal mij dan ook beperken tot een onderzoek naar de gevolgen van de intrekking voor de toepassing van artikel 109, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.
89. Verzoekster in het hoofdgeding stelt in dit verband dat als gevolg van de gedeeltelijke intrekking van haar beroep de twee procedures elkaar niet langer overlappen, zodat er geen sprake meer is van een situatie van litispendentie. Verweersters in het hoofdgeding stellen daarentegen dat bij de aanvang van de procedure moet worden beoordeeld of er sprake is van litispendentie, zodat een afstand van instantie in de loop van de procedure niet in aanmerking kan worden genomen.
90. Bij mijn weten heeft het Hof niet eerder de gelegenheid gehad zich uit te spreken over de gevolgen van een afstand van instantie voor de toepassing van de litispendentiebepalingen.(30)
91. Het is zonder meer juist dat, aangezien de litispendentiebepalingen betrekking hebben op de bevoegdheid van de geadieerde rechterlijke instantie, de beslissing dienaangaande in beginsel moet worden genomen op basis van de situatie ten tijde van de instelling van het beroep.
92. Deze overweging moet echter in overeenstemming worden gebracht met het doel van de betrokken bepalingen, die tegenstrijdige uitspraken beogen te vermijden. Wanneer als gevolg van een incident in de loop van de procedure niet langer het gevaar van tegenstrijdige uitspraken bestaat, moet dit naar mijn mening bij de toepassing van de litispendentiebepalingen worden meegewogen.(31)
93. Ik ben dan ook van mening dat wanneer als gevolg van een geldige gedeeltelijke afstand van instantie in het kader van de tweede procedure de gelijktijdige inbreukvorderingen niet langer als dezelfde vorderingen kunnen worden beschouwd, deze omstandigheid bij de toepassing van artikel 109, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 in aanmerking moet worden genomen.
Subsidiair: dezelfde waren en diensten
94. Met zijn zevende prejudiciële vraag doelt de verwijzende rechter op het onderscheid tussen de in artikel 109, lid 1, onder a) en b), van verordening nr. 207/2009 bedoelde gevallen.
95. Hoewel de relevantie van dit aspect in de verwijzingsbeslissing niet expliciet duidelijk wordt gemaakt, blijkt uit de argumenten van de partijen in het hoofdgeding dat er discussie is over de vraag of artikel 109, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 van toepassing is wanneer het Uniemerk dat voor de laatst aangezochte rechterlijke instantie wordt ingeroepen, voor meer waren en diensten is ingeschreven dan het in de eerste procedure ingeroepen nationale merk.
96. Zoals de Commissie terecht opmerkt, lijkt het voor de toepassing van artikel 109, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 van belang te zijn of de bij de twee rechterlijke instanties ingestelde vorderingen betrekking hebben op inbreuk op, respectievelijk, een nationaal merk en een Uniemerk die voor dezelfde waren of diensten gelden. Wanneer de inbreuk in verband met de bijkomende waren of diensten uitsluitend voor de laatst geadieerde rechterlijke instantie wordt aangevoerd, hebben de twee vorderingen slechts ten dele dezelfde oorzaak, zodat een gedeeltelijke onbevoegdverklaring moet worden overwogen.
97. Zoals ik echter reeds heb opgemerkt, is dit aspect niet relevant indien het Hof zich kan vinden in de door mij voorgestelde beantwoording van de eerste vier prejudiciële vragen.
Conclusie
98. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging om de door het Landgericht Hamburg gestelde prejudiciële vragen als volgt te beantwoorden:
„Artikel 109, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk moet aldus worden uitgelegd dat wanneer twee inbreukvorderingen worden ingesteld bij rechterlijke instanties van verschillende lidstaten, de eerste op grond van een nationaal merk wegens inbreuk op het grondgebied van een lidstaat, en de tweede op grond van een Uniemerk wegens inbreuk in de gehele Unie, die vorderingen elkaar slechts ten dele overlappen, namelijk voor zover zij betrekking hebben op het grondgebied van die lidstaat.
De rechtbank voor het Uniemerk moet zich, indien zij als laatste wordt geadieerd, – ook ambtshalve – onbevoegd verklaren ten aanzien van het deel van de vordering dat betrekking heeft op het grondgebied waarvoor de vorderingen elkaar overlappen.”