CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
presentate il 19 ottobre 2017 (1)
Causa C‑395/16
DOCERAM GmbH
contro
CeramTec GmbH
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania)]
«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale ed industriale – Disegni e modelli comunitari – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articolo 8, paragrafo 1 – Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica – Contorni di tale nozione – Criteri di valutazione»
I. Introduzione
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania) verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (2). Tale disposizione, che non è stata sinora mai oggetto di interpretazione da parte della Corte, stabilisce che le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla funzione tecnica dello stesso non rientrano nell’ambito di tutela conferita da detto regolamento.
2. La decisione di rinvio si colloca nell’ambito di una controversia che vede opposte due società, l’una titolare di una serie di disegni o modelli comunitari registrati e l’altra fabbricante di prodotti analoghi a quelli protetti da tali diritti. La prima ha proposto azione al fine di ottenere la cessazione della violazione da parte dell’altra, la quale ha replicato deducendo la nullità dei diritti la cui violazione era stata invocata dalla ricorrente nel procedimento principale. A sostegno della propria domanda riconvenzionale, essa ha fatto valere l’esclusione prevista dal menzionato articolo 8, paragrafo 1.
3. Le questioni sollevate dal giudice del rinvio invitano la Corte, da una parte, a definire la nozione di «caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica» ai sensi di tale disposizione, e, dall’altra, a determinare il modo in cui occorre valutare se i disegni o modelli in questione presentino tali caratteristiche.
II. Contesto normativo
4. Ai sensi del considerando 10 del regolamento n. 6/2002, «[n]on si dovrebbe intralciare l’innovazione tecnologica accordando a caratteristiche dettate unicamente da funzioni tecniche la protezione riservata a disegni e modelli, restando inteso che tale principio non comporta la necessità che disegni e modelli possiedano un valore estetico. Allo stesso modo, non si dovrebbe ostacolare l’interfunzionalità di prodotti di differente fabbricazione estendendo la protezione al disegno o modello dei particolari meccanici. Di conseguenza le caratteristiche del disegno o modello escluse dalla protezione per tali motivi non dovrebbero essere prese in considerazione al fine di determinare se altre caratteristiche del disegno o modello presentino i requisiti per godere della protezione».
5. L’articolo 4 di detto regolamento, intitolato «Requisiti per la protezione», così dispone:
«1. Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale.
2. Un disegno o modello applicato ad un prodotto od incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato come nuovo e possiede un carattere individuale se ed in quanto:
a) la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest’ultimo, e
b) le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità e individualità.
(…)».
6. Il successivo articolo 5, intitolato «Novità», stabilisce, al paragrafo 1, che «[u]n disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico».
7. Il successivo articolo 6, rubricato «Carattere individuale», così recita:
«1. Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico (…):
2. Nell’accertare il carattere individuale, si tiene conto del margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello».
8. Il successivo articolo 8, intitolato «Disegni o modelli di aspetto dettato dalla sua funzione tecnica e disegno o modello d’interconnessione», prevede al paragrafo 1, che «un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica».
III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
9. La DOCERAM GmbH è una società di diritto tedesco che produce componenti di tipo ingegneristico in ceramica. Essa fornisce a clienti del settore automobilistico, delle macchine tessili e dell’industria meccanica. È titolare di diversi disegni o modelli comunitari registrati a protezione di perni di centraggio per saldatura in tre diverse geometrie, ciascuna prodotta in sei tipi diversi.
10. La CeramTec GmbH è anch’essa una società di diritto tedesco la quale produce e commercializza perni di centraggio in ceramica nelle stesse varianti di quelle protette dai disegni o modelli di cui la DOCERAM è titolare.
11. Quest’ultima proponeva azione dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) nei confronti della CeramTec, al fine di ottenere, in particolare, la cessazione della violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale. La resistente nel procedimento principale proponeva domanda riconvenzionale volta a far dichiarare la nullità degli stessi, deducendo che le caratteristiche dell’aspetto dei prodotti in questione sarebbero determinate unicamente dalla loro funzione tecnica, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.
12. Il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) respingeva l’azione promossa dalla DOCERAM dichiarando nulli i disegni o modelli contestati, rilevando al riguardo che essi non rientravano nell’ambito di tutela disposta da tale regolamento, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, dal momento che la scelta del disegno sarebbe stata dettata unicamente dalla sua funzione tecnica.
13. La DOCERAM impugnava la sentenza dinanzi all’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf). Quest’ultimo organo giurisdizionale ha ritenuto che sarebbe opportuno, per dirimere la controversia di cui al procedimento principale, acclarare se, ai fini dell’applicazione dell’esclusione prevista all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, occorra – come ritenuto da parte della dottrina e della giurisprudenza, in particolare, in Germania – accertare l’assenza di disegni alternativi aventi la stessa funzione tecnica, ovvero – come supposto dalla sentenza impugnata – determinare in modo oggettivo se la funzionalità ricercata rappresenti l’unico elemento che abbia determinato la fisionomia del prodotto in questione.
14. Di conseguenza, con decisione del 7 luglio 2016, pervenuta alla Corte il 15 luglio 2016, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se si debba ritenere sussistente una caratteristica determinata unicamente dalla funzione tecnica, non attributiva di protezione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento [n. 6/2002], anche nel caso in cui l’effetto estetico non presenti alcun rilievo per il disegno del prodotto, bensì la funzionalità (tecnica) costituisca l’unico fattore determinante per il disegno stesso.
2) In caso di risposta affermativa della Corte alla prima questione: sotto quale profilo occorra valutare se le singole caratteristiche dell’aspetto di un prodotto siano state determinate unicamente sulla base di considerazioni di funzionalità. Se il criterio determinante sia quello dell’“osservatore obiettivo” e, in caso di risposta affermativa, come debba essere definita tale nozione».
15. La DOCERAM, la CeramTec, i governi greco e del Regno Unito nonché la Commissione hanno depositato osservazioni scritte presso la Corte. All’udienza del 29 giugno 2017, tutti hanno svolto osservazioni orali.
IV. Analisi
A. Sulla nozione di «caratteristiche dell’aspetto di un prodotto (…) determinate unicamente dalla sua funzione tecnica» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 (prima questione)
1. Sulla formulazione della prima questione e sulle tesi esistenti
16. Il giudice del rinvio ritiene che i disegni o modelli in questione nel procedimento principale siano effettivamente caratterizzati tanto dalla novità quanto da individualità, conformemente ai requisiti rispettivamente previsti dagli articoli 5 e 6 del regolamento n. 6/2002 (3). Il giudice medesimo si chiede se la loro protezione debba, comunque, essere esclusa ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento, a termini del quale «un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica», tenuto conto del fatto che esisterebbero, nella fattispecie, disegni che esso qualifica come «alternativi», in quanto potrebbero portare allo stesso risultato tecnico di quello prodotto da tali disegni o modelli.
17. Alla luce degli elementi forniti nella decisione del rinvio ed il contesto nel quale essa si colloca, mi sembra che la prima questione pregiudiziale inviti la Corte, in sostanza, a determinare se il semplice fatto di accertare l’esistenza di tali disegni alternativi consenta di dedurne che i disegni o modelli contestati non siano determinati unicamente dalla funzione tecnica dei prodotti in questione e, di conseguenza, non rientrino nell’esclusione prevista nel suddetto articolo 8, paragrafo 1, ovvero se il criterio rilevante a tale fine sia quello di accertare se «considerazioni di tipo estetico» o «l’effetto estetico» di tali prodotti (4) abbiano indotto il loro autore a scegliere un disegno specifico (5). Nell’ipotesi in cui la Corte accolga quest’ultimo criterio, il giudice del rinvio chiede, poi, con la seconda questione, quale sia il modo per valutare se le diverse caratteristiche dell’aspetto di un prodotto siano state scelte o meno unicamente sulla base di esigenze tecniche.
18. Il giudice del rinvio sottolinea che la questione sollevata suscita seri dubbi a fronte delle divergenti posizioni adottate sino ad oggi, tanto in dottrina quanto nella prassi decisionale dei giudici degli Stati membri ed in quella dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) [già Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)], in merito all’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. A tal riguardo, si contrappongono due teorie giuridiche, che possono portare a risultati pratici diametralmente opposti.
19. Secondo una prima tesi, la deroga stabilita in tale disposizione dovrebbe applicarsi unicamente laddove venga accertato che nessun disegno alternativo consenta di realizzare la stessa funzione tecnica del disegno o modello in questione, in quanto l’esistenza di tali alternative rivelerebbe che la scelta della forma in questione non è stata imposta unicamente dalla sua funzione tecnica ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 1. Tale interpretazione si basa sul criterio solitamente chiamato della «molteplicità delle forme»,secondo cui, se esistono altre forme di un prodotto che possano realizzare la medesima funzione tecnica, il disegno dello stesso può essere protetto, in quanto un tale ventaglio di forme dimostrerebbe come, in tal caso, l’autore del prodotto sia non già stato costretto dalla funzione stessa, bensì fosse libero di scegliere l’una qualsiasi di queste forme al momento dell’elaborazione del disegno o modello (6).Così interpretata, tale disposizione si potrebbe applicare nei casi, relativamente rari, in cui il disegno in questione sia l’unico in grado di garantire il conseguimento del risultato tecnico ricercato.
20. L’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf) osserva, nella propria decisione, che l’attuazione di tale prima tesi, la quale, per quanto mi risulta, è sostenuta da parte della dottrina, in particolare, in Germania (7) nonché in Belgio (8) o in Francia (9), è ben radicata non solo nella giurisprudenza interna, tanto in Germania quanto in altri Stati membri (10), bensì anche nella prassi dell’EUIPO (11). Dalle osservazioni presentate dinanzi alla Corte, risulta che la DOCERAM è l’unica parte a sostenere tale posizione nel presente procedimento.
21. Secondo una tesi concorrente, l’esclusione prevista dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 dovrebbe operare laddove le caratteristiche del disegno in questione siano dovute unicamente all’esigenza di realizzare una soluzione tecnica, senza che considerazioni di tipo estetico abbiano avuto alcuna influenza, in quanto non sarebbe stata esercitata alcuna attività creativa meritevole di tutela in virtù della normativa in materia di disegni e modelli. Tale teoria, che si ricollega al criterio cosiddetto della «causalità»,impone di individuare la ragione per la quale la caratteristica contestata è stata adottata dal disegnatore del prodotto (12). Così interpretato, il menzionato articolo 8, paragrafo 1, sarebbe applicabile in tutti quei casi in cui l’esigenza di realizzare una determinata funzione tecnica sia stata l’unica circostanza a dettare il disegno in questione, a prescindere dalla sua fisionomia o dalla sua qualità estetica, e l’eventuale esistenza di disegni alternativi in grado di realizzare la stessa funzione non sarebbe determinante.
22. Sebbene la Corte non sia ovviamente vincolata da tali precedenti orientamenti, sottolineo che, dopo aver propeso in passato per la teoria della molteplicità delle forme, l’EUIPO ha optato, nella propria prassi decisionale più recente (13), per la teoria della causalità, ritenendo che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 escluda la concessione di una protezione alle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto che siano state adottate unicamente allo scopo di consentire a quest’ultimo di realizzare la propria funzione tecnica, a differenza delle caratteristiche scelte, almeno entro un certo limite, allo scopo di migliorare l’aspetto visivo del prodotto, che invece sono tutelabili (14). Sembra che la giurisprudenza abbia seguito un’evoluzione analoga in particolar modo in Francia (15) e nel Regno Unito (16). Nella causa in esame, sia la CeramTec sia i governi greco e del Regno Unito, nonché la Commissione (17), si sono pronunciati in favore di quest’ultima teoria. Condivido tale tesi, per i motivi esposti in seguito.
2. Sui fondamenti dell’interpretazione proposta
23. Si può anzitutto rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla DOCERAM, il tenore delle disposizioni del regolamento n. 6/2002 non fornisce alcuna indicazione direttamente utile per rispondere alla prima questione pregiudiziale, in quanto la nozione di «caratteristiche dell’aspetto di un prodotto (…) determinate unicamente dalla sua funzione tecnica», che figura all’articolo 8, paragrafo 1, non è ivi definita e non è ivi previsto alcun criterio di valutazione. Il particolare, non vi è alcuna menzione del criterio dell’assenza di disegni alternativi a quello del prodotto in questione, raccomandato dai sostenitori della teoria della molteplicità delle forme.
24. Secondo costante giurisprudenza della Corte, dall’esigenza di applicare in modo uniforme il diritto dell’Unione deriva che, laddove un atto dell’Unione non rinvii al diritto degli Stati membri ai fini della definizione di una nozione specifica, come nel caso in esame, tale nozione dovrà ricevere un’interpretazione autonoma, che la Corte dovrà ricercare tenendo conto dell’impianto sistematico generale, degli obiettivi e della genesi della disciplina in questione (18).
25. In merito all’economia generale del regolamento n. 6/2002, osservo che il considerando 10 di tale regolamento fornisce una luce interessante, che rimane purtuttavia limitata, sul significato da dare all’articolo 8, paragrafo 1, enunciando che «[n]on si dovrebbe intralciare l’innovazione tecnologica accordando a caratteristiche dettate unicamente da funzioni tecniche la protezione riservata a disegni e modelli, restando inteso che tale principio non comporta la necessità che disegni e modelli possiedano un valore estetico».
26. Accennerò successivamente alle implicazioni della prima parte di tale periodo del menzionato considerando, in merito alle finalità dell’articolo 8, paragrafo 1 (19). Per quanto riguarda la seconda parte del periodo medesimo (20), il giudice del rinvio afferma che gli oppositori della teoria della causalità sostengono che quest’ultima, tesa a dissociare le caratteristiche del prodotto puramente tecniche da quelle di ordine ornamentale, si porrebbe in contraddizione con la formula secondo cui non è richiesto che un disegno o un modello presenti un carattere estetico per poter esser protetto.
27. Vero è che una tale esigenza non compare espressamente neanche negli articoli da 4 a 6 del regolamento n. 6/2002, che stabiliscono quali siano le condizioni alle quali viene subordinata la protezione dei disegni o modelli comunitari. In questa stessa ottica, la parte finale del primo periodo del considerando 10 di tale regolamento precisa che dal motivo del rifiuto di cui all’articolo 8, paragrafo 1, non si deve dedurre che solo le forme che presentino un carattere estetico possono godere della protezione mediante privativa comunitaria. L’espressione «tale principio non comporta la necessità che disegni o modelli possiedano un valore estetico» significa solamente, a mio avviso, che non è indispensabile che l’aspetto del prodotto in questione sia di tipo estetico per poter godere della protezione.
28. Al pari della CeramTec e dei governi greco e del Regno Unito, ritengo che, anche se le qualità estetiche del prodotto in questione non costituiscono un criterio di valutazione determinante per la concessione di tale protezione, sia errato concludere che non sia l’aspetto visivo dei prodotti che il disegno o modello comunitario intende tutelare. Infatti, come osservato dall’UAMI, divenuta l’EUIPO (21), risulta chiaramente, da un lato, dalla definizione del concetto di «disegno o modello» che figura all’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, la quale si riferisce esplicitamente all’«aspetto» del prodotto (22), e, dall’altro, dalle esigenze relative alla visibilità, evocate tanto nel successivo articolo 4, paragrafo 2 (23), quanto nel considerando 12 del regolamento medesimo(24), come l’esame dell’aspetto esteriore, quale che sia il merito concreto dello stesso (25), sia decisivo al fine di ottenere i diritti attribuiti da un disegno o modello comunitario (26). Aggiungo che l’accento è posto sull’aspetto visivo anche dall’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento, il quale impone che il prodotto in questione sia differenziabile da precedenti creazioni coperte da una protezione (27).
29. Pertanto, a mio avviso, è compatibile con il considerando 10 del regolamento n. 6/2002 interpretare l’articolo 8, paragrafo 1, di quest’ultimo nel senso che esso si riferisca non già ai casi in cui le caratteristiche in questione siano l’unico modo di realizzare la funzione tecnica di un prodotto, bensì ai casi in cui l’esigenza di ottenere tale funzione rappresenti l’unico fattore che spiega l’adozione di dette caratteristiche. In altri termini, deve ritenersi, a mio avviso, che le caratteristiche dell’aspetto del prodotto siano unicamente determinate dall’obiettivo di giungere ad una data soluzione tecnica e, pertanto, che queste ultime rientrino nell’esclusione di cui al suddetto articolo 8, paragrafo 1, allorquando risulti che considerazioni di altra natura, in particolare di ordine visivo, non abbiano svolto alcun ruolo nell’adozione del disegno o modello in questione. Il punto cruciale è accertare dove finiscano i vincoli di forma legati alla funzione tecnica del prodotto e dove inizi il libero arbitrio del suo autore (28).
30. La constatazione che tale disposizione abbia carattere derogatorio, da cui scaturirebbe che essa, secondo il giudice del rinvio, dovrebbe essere oggetto di interpretazione restrittiva, non rimette in questione la mia tesi. Infatti, tale considerazione non può, di per sé, portare ad ammettere un criterio, nella specie quello della molteplicità delle forme, che, se restringe maggiormente i casi in cui l’esclusione è applicabile (29), non trova peraltro fondamento normativo evidente né nel testo stesso del regolamento n. 6/2002, né rispetto alle origini o agli obiettivi di quest’ultimo quali fissati dal legislatore dell’Unione.
31. L’interpretazione che propongo di adottare risulta, a mio avviso, avvalorata dall’analisi della genesi del regolamento n. 6/2002 e, più in particolare, di quella del suo articolo 8, paragrafo 1.
32. La CeramTec sostiene che l’applicazione del criterio della molteplicità delle forme debba essere esclusa, in quanto la proposta di introdurre detto criterio nella normativa dell’Unione non sarebbe stata seguita. Il governo greco deduce, inoltre, una serie di argomenti dai lavori preparatori di tale regolamento.
33. A tale riguardo, osservo che, nel proprio libro verde sulla tutela dei disegni e dei modelli, del 1991, la Commissione spiegava come la protezione fosse esclusa per le caratteristiche unicamente condizionate dalla funzione tecnica del prodotto in questione, regola preesistente nella grande maggioranza degli Stati membri (30), da osservazioni il cui tenore mi sembra oscilli tra la teoria della molteplicità delle forme e la teoria della causalità, le quali, a mio avviso, si ricollegano, rispettivamente, all’inesistenza di disegni alternativi rispetto alla forma finale di detto prodotto ed all’assenza di contributo creativo da parte del disegnatore al momento dell’elaborazione di quest’ultima (31).
34. Nella proposta iniziale della Commissione, del 1993, che ha condotto all’adozione del regolamento n. 6/2002, l’articolo 9, paragrafo 1 (divenuto poi l’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento) era intitolato «Disegni o modelli tecnici non ornamentali (…)» ed era così formulato: «Il disegno o modello non è tutelabile mediante privativa comunitaria qualora la realizzazione di una funzione tecnica non lasci al disegnatore alcuna libertà in relazione ad elementi discrezionali dell’aspetto di un prodotto» (32).
35. La relazione di tale proposta di regolamento (33), nonché il commento al suo articolo 9, paragrafo 1 (34), specificano anzitutto che l’aspetto estetico del prodotto non è di per sé determinante, in quanto sia i disegni o modelli che puntano ad un certo estetismo, sia quelli che rispondono a funzioni utilitarie sono entrambi meritevoli di tutela. Soprattutto, tali estratti sottolineano come i disegni o modelli non siano tutelabili mediante privativa comunitaria nei rari casi in cui «la forma segu[a] la funzione senza alcuna possibilità di variazioni», non disponendo il disegnatore quindi di «alcuna libertà» al momento della progettazione del prodotto e non potendo [dunque] “affermare che il risultato è dovuto alla sua personale creatività» e che questo disegno o modello è dotato di «individualità” (35).
36. Inoltre, dalla proposta modificata, del 1999 (36), risulta che il testo attuale dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 è stato allineato a quello dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni o modelli (37), volta al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri applicabili in tale materia (38). Orbene, i lavori preparatori della direttiva 98/71 confermano che l’assenza di libero arbitrio del disegnatore al momento della progettazione del prodotto ed il fatto che la forma scelta sia dettata unicamente dalla sua funzione tecnica sono stati percepiti, ab origine, come i fattori determinanti del rifiuto di protezione, sia nella proposta iniziale di tale direttiva del 1993 (39) sia nella proposta modificata del 1996 (40).
37. Mi sembra che non sia stato scelto, nei progetti legislativi richiamati supra, alcun criterio equivalente a quello dell’esistenza di disegni alternativi o della molteplicità delle forme, ma che sia stato privilegiato piuttosto il criterio della causalità. Infatti, non si esige assolutamente che la caratterista in questione costituisca l’unico metodo grazie al quale la funzione tecnica ricercata possa essere ottenuta. Il motivo dell’esclusione, così come prevista dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, è essenzialmente dato dall’assenza di un’azione del disegnatore sull’aspetto del prodotto di natura creativa, tenendo conto che solo una plusvalenza proveniente da uno sforzo intellettuale indipendente da detta funzione giustifica una protezione mediante privativa comunitaria. Sembra che, ultimamente, anche l’EUIPO sia stato incline ad insistere, nella propria prassi decisionale, sull’accertamento se l’autore disponesse o meno di un margine di libertà al momento dell’elaborazione del prodotto in questione (41).
38. Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti da detto regolamento e, in particolare, dal suo articolo 8, paragrafo 1, non viene contestato dalle parti e, del resto, è innegabile a mio parere, che tale disposizione tenda principalmente ad impedire che le caratteristiche esclusivamente tecniche di un prodotto possano essere «monopolizza[te]» (42) per effetto di una loro protezione mediante privativa comunitaria (43) e ad evitare che «l’innovazione tecnologica [sia] intralciata» (44), per il fatto che tale protezione riduce la disponibilità delle soluzioni tecniche per gli altri operatori economici (45). La ricerca di un equilibrio tra protezione dell’innovazione e della creatività, da una parte, e la tutela di una concorrenza equa e proficua per l’insieme delle imprese comunitarie, dall’altra, ha effettivamente costituto una delle preoccupazioni del legislatore (46).
39. Inoltre, dai lavori preparatori del regolamento n. 6/2002 risulta che l’articolo 8, paragrafo 1, è inoltre volto a tracciare il confine tra le normative relative ai brevetti e quelle relative ai disegni o modelli (47). Infatti, l’eventuale protezione delle innovazioni tecniche rientra in queste prime normative (48), sempreché ricorrano i requisiti di brevettabilità. Come sottolineato dalla CeramTec, può rivelarsi in certi casi più difficile ottenere un brevetto, poiché tale titolo di proprietà impone di dimostrare l’esistenza di un’invenzione che risponda a rigorosi requisiti (49), e meno interessante, poiché la durata della protezione offerta può essere inferiore a quella garantita dai disegni o modelli (50). Occorreva quindi prevenire il rischio che le disposizioni applicabili in materia di brevetti venissero aggirate, vietando che soluzioni di natura tecnica possano essere protette mediante privativa comunitaria.
40. Orbene, il fatto di optare per un criterio che, come quello della molteplicità delle forme, limita fortemente la sfera di applicazione dell’esclusione prevista al suddetto articolo 8, paragrafo 1 (51), potrebbe, a mio avviso, impedire la realizzazione degli obiettivi summenzionati, autorizzando l’appropriazione di forme aventi vocazione puramente tecnica ma per le quali esistono delle varianti (52).
41. Infatti, al pari della CeramTec e del governo del Regno Unito, ritengo che sia quasi sempre possibile modificare l’aspetto delle caratteristiche di un prodotto in modo minimo ma sufficiente (53), senza nuocere alla funzione tecnica ricercata. Potrebbe darsi, quindi, che più forme concepibili di una soluzione tecnica, o anche tutte, si ritrovino monopolizzate tramite la protezione dei disegni o modelli, il che ostacolerebbe l’innovazione tecnologica che il regolamento n. 6/2002 tende a favorire. Qualora venisse accolto il criterio sostenuto dalla DOCERAM, un solo operatore economico avrebbe la possibilità di ottenere più registrazioni, a titolo di disegno o modello comunitario, di diverse forme di un prodotto e di godere in questo modo di una protezione esclusiva in pratica equivalente a quelle offerta dal brevetto, ma senza essere sottoposto alle relative restrizioni che potrebbero essere dunque aggirate.
42. A tal riguardo, la CeramTec afferma che, nell’ambito della controversia di cui al procedimento principale, facendo proteggere 17 varianti di forme di perni di centraggio in tre diversi modelli di base, la DOCERAM non avrebbe lasciato agli altri operatori economici sul mercato alcuna possibilità di utilizzare forme alternative di tale prodotto, in quanto non esisterebbero altre forme tecnicamente adatte nel campo della saldatura a rilievo in grado di suscitare una diversa impressione generale del prodotto, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.
43. Infine, sottolineo come l’interpretazione qui raccomandata presenti il vantaggio di essere coerente con la giurisprudenza tratta dalla Corte nel campo dei marchi d’impresa (54). Contrariamente a quanto sembra sostenere la CeramTec, tale giurisprudenza non può, a mio parere, essere trasposta tale e quale nella causa in esame, viste le differenze esistenti tra il sistema del diritto dell’Unione europea relativo alla protezione dei marchi d’impresa e quello relativo alla protezione dei disegni o modelli (55). Tuttavia, tenuto conto del fatto che disposizioni analoghe a quelle dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 figurano nel primo sistema (56), benché il loro tenore letterale non sia del tutto identico (57), e visti i legami di parentela esistenti tra queste due categorie di disposizioni (58), è a mio parere possibile o addirittura opportuno pronunciarsi alla luce di detta giurisprudenza ed eventualmente ragionare, nella fattispecie, per analogia.
44. A tal riguardo, rammento che, in merito alla protezione conferita dai marchi, la Corte ha affermato che le menzionate disposizioni del diritto dell’Unione, sostanzialmente corrispondenti all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, sono volte ad evitare che tale protezione porti al conferimento in favore del titolare di un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto, le quali potrebbero essere ricercate dall’utilizzatore nei prodotti dei concorrenti (59). Come ho affermato supra (60), mi sembra anche questa la ragione per cui la protezione mediante privativa comunitaria è esclusa nelle fattispecie previste dall’articolo 8, paragrafo 1.
45. Orbene, da diverse sentenze della Corte in materia di marchi di impresa risulta «che un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto non può essere registrato ai sensi [delle disposizioni che venivano interpretate] qualora risulti che le caratteristiche funzionali essenziali di tale forma sono attribuibili esclusivamente al risultato tecnico». La Corte ha precisato che «la dimostrazione dell’esistenza di altre forme che consentono di ottenere il medesimo risultato tecnico non autorizza a disattendere l’impedimento alla registrazione», in quanto marchio, «della forma di un prodotto che permette di ottenere un risultato tecnico» così come stabilito nelle suddette disposizioni. Essa ha fondato il proprio rifiuto, implicito ma chiaro, a mio avviso, della teoria della molteplicità delle forme, soprattutto sulla considerazione che la negazione della registrazione non è sottoposta alla condizione che la forma in questione sia l’unica che permette di ottenere il risultato tecnico voluto, e sull’osservazione che un importante numero di forme alternative rischierebbero di diventare inutilizzabili per i concorrenti del titolare del marchio se un criterio di tal genere fosse giudicato decisivo (61).
46. Ritengo che tali considerazioni siano rilevanti anche nella causa in esame, in quanto non può ammettersi, anche in questa materia, che i disegni o modelli comunitari siano deviati dal loro scopo per offrire una protezione a caratteristiche puramente tecniche di un prodotto (62).
47. Di conseguenza, si deve, a mio parere, dare una risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, scartando quindi la tesi che suggerisce di adottare il criterio della cosiddetta «molteplicità delle forme». Più precisamente, ritengo che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 vada interpretato nel senso che, per determinare se le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto siano unicamente determinate dalla sua funzione tecnica, non ci si deve basare solo sul fatto che non esistano forme alternative che possono realizzare questa stessa funzione, bensì accertarsi che la ricerca di una data funzione tecnica sia il solo fattore ad aver dettato la scelta del disegno o modello in questione e che, di conseguenza, il suo disegnatore non abbia avuto, a tale riguardo, alcun ruolo creativo.
48. In relazione all’interpretazione così proposta, il giudice del rinvio formula altri quesiti in merito all’attuazione concerta della regola contenuta in detto articolo 8, paragrafo 1, quesiti che costituiscono l’oggetto della seconda questione pregiudiziale.
B. Sugli elementi di valutazione rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 (seconda questione)
49. La seconda questione pregiudiziale è sollevata in via subordinata, nell’ipotesi in cui, come raccomando, la Corte dovesse rispondere alla prima questione dichiarando che il metodo pertinente, ai fini dell’applicazione dell’esclusione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, è quello consistente nel verificare che le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto possano essere attribuite unicamente alla funzione tecnica ricercata e non già quello di accertare l’inesistenza di disegni alternativi anch’essi in grado di realizzare tale funzione.
50. Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in primo luogo, quali siano i criteri in base ai quali occorra valutarsi se le diverse caratteristiche dell’aspetto di un prodotto siano state scelte esclusivamente per ragioni di funzionalità tecnica e, in secondo luogo, nel caso in cui si debba adottare il criterio dell’«osservatore oggettivo», in qual modo tale nozione debba essere definita.
51. Detto giudice espone che, nella sentenza impugnata, il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) ha considerato che occorreva procedere a tale valutazione in base a criteri oggettivi e che poco rilevava la volontà personale dell’autore del disegno o modello in questione, salvo, eventualmente, quale indizio per accertare se un osservatore oggettivo giungerebbe, al termine di un ragionevole esame, alla conclusione che solo esigenze di funzionalità tecniche hanno determinato la scelta del disegno (63). Tuttavia, secondo gli oppositori di tale approccio, sarebbe difficile apprezzare, caso per caso, il punto di vista di un tale «osservatore oggettivo», vale a dire di una persona diversa e la cui esistenza sia puramente teorica.
52. Per quanto riguarda il carattere oggettivo o soggettivo dell’analisi da effettuarsi ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, le parti del procedimento principale e gli interessati che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte sono concordi nel ritenere che l’intento soggettivo dell’autore, nel concepire il disegno o modello in questione, non possa costituire il fattore chiave che consenta di stabilire se tale disegno o modello sia stato scelto in base a considerazioni puramente tecniche. Sono anch’io di questo avviso.
53. Infatti, un approccio oggettivo di questo esame favorisce l’applicazione uniforme di tale disposizione, in tutti gli Stati membri, nonché dinanzi a tutti i giudici dei medesimi, e assicura maggiore prevedibilità, il che rinforza la certezza del diritto degli operatori economici. Come osservano, in sostanza, la DOCERAM e la CeramTec, nell’ipotesi in cui l’intento presunto del disegnatore costituisca l’unico criterio rilevante, le dichiarazioni rese da quest’ultimo potrebbero risultare da sole decisive per giudicare se il disegno o modello in questione possa essere protetto o meno e, in caso di controversia, chi vi abbia interesse potrebbe essere tentato di affermare di aver scelto tale disegno in quanto guidato da preoccupazioni estetiche, al fine di ottenere che l’esclusione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, non si applichi a sfavore della sua creazione. È essenziale, secondo me, che le autorità competenti possano pronunciarsi sulla base di elementi di valutazione non soggettivi bensì neutri e privi di rischio di parzialità.
54. Per quanto riguarda le modalità da seguire per valutare obiettivamente la questione se l’aspetto di un prodotto sia determinato unicamente dalla sua funzione tecnica, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, le posizioni sostenute dinanzi alla Corte, invece, non concordano.
55. A mio parere, la prima problematica sollevata dalla questione posta dal giudice del rinvio, che evoca l’eventuale rilevanza del «punto di vista di un “osservatore oggettivo”», consiste nell’accertare se occorra o meno ragionare rispetto ad una persona fittizia le cui presunte valutazioni fungano da archetipo.
56. A tal riguardo, la CermTec rileva, innanzitutto, come l’espressione «osservatore oggettivo», che figura tanto nella sentenza impugnata dinanzi al giudice del rinvio quanto nella seconda questione pregiudiziale, si ispiri a formule simili adottate, con alcune varianti, nella prassi decisionale dell’EUIPO (64) e in dottrina (65).
57. La CeramTec sostiene, poi, che, al fine di verificare se l’articolo 8 paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 sia applicabile, occorrerebbe basarsi, per analogia, sulla nozione di «consumatore informato», impiegata dall’articolo 6, paragrafo 1, dall’articolo 10, paragrafo 1, nonché dal considerando 14 di tale regolamento (66), nozione quale definita nella giurisprudenza della Corte e del Tribunale (67). Secondo la CeramTec, nella misura in cui la verifica debba essere effettuata, come nel caso di specie, nella situazione particolare in cui tutti gli utilizzatori dei prodotti in questione sono professionisti, l’«utilizzatore informato» corrisponderebbe allora, in pratica, alla «persona competente», la quale è provvista di competenze tecniche, nozione utilizzata per apprezzare il carattere creativo di un brevetto.
58. Ritengo errato seguire tale proposta. Preciso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla CeramTec, il criterio rilevante per valutare l’esistenza di elementi di fatto, nell’ambito del regolamento n. 6/2002, non è «sempre l’“utilizzatore informato”». In particolare, è già stato affermato che quest’ultimo non è necessariamente in grado di distinguere, al di là dell’esperienza che ha accumulato a motivo dell’utilizzo del prodotto in questione, gli elementi dell’aspetto del prodotto che sono dettati dalla funzione tecnica di quest’ultimo, da quelli che sono arbitrari (68). L’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 presuppone, effettivamente, che si proceda ad una valutazione di ordine tecnico, il che richiede competenze specifiche, di cui un utilizzatore anche «informato» non sempre dispone. Pertanto, la prospettiva dell’«utilizzatore informato», non può, a mio avviso, costituire il criterio della valutazione oggettiva che viene richiesto a tale titolo.
59. Al pari del governo del Regno Unito e della Commissione, ritengo che, se gli autori del regolamento n. 6/2002 avessero voluto adottare uno strumento giuridico come quello dell’«osservatore oggettivo», come lascia intendere la seconda questione pregiudiziale, essi lo avrebbero menzionato nell’articolo 8, paragrafo 1, così come lo hanno fatto espressamente, per quanto riguarda l’«utilizzatore informato», nei paragrafi 1 degli articoli 6 e 10 (69). Del resto, osservo che detto articolo 8 non fa alcun riferimento neanche alla percezione da parte di altre categorie di persone fittizie, quali il «potenziale compratore medio», criterio suggerito e in seguito scartato dalla DOCERAM (70), o il «consumatore medio», fattore di valutazione rispetto al quale la Commissione osserva come sia stato ritenuto di per sé non decisivo per valutare il carattere puramente tecnico di una forma in materia di marchi d’impresa (71).
60. Il governo del Regno Unito sottolinea, a mio avviso giustamente, che i paragrafi 2 degli articoli 6 e 10 del regolamento n. 6/2002 non si riferiscono alla nozione teorica di «utilizzatore informato», ai fini della valutazione del «margine di libertà dell’autore nell’elaborazione del disegno o modello» (72), e che si deve adottare il medesimo approccio – non fittizio – nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 1, poiché il giudice adito della controversia è anche qui incaricato di valutare obiettivamente ciò che rientra nella funzione tecnica del prodotto, elemento non idoneo ad essere protetto, e dove ha avuto un ruolo la libertà dell’autore, la cui opera creativa può essere protetta (73). Una valutazione casistica di tal genere viene già effettuata, a quanto pare senza grandi difficoltà, da giudici nazionali (74) e dai membri dell’UAMI, divenuto l’EUIPO (75).
61. Del resto, se il criterio dell’«osservatore oggettivo» dovesse essere ammesso, ciò solleverebbe una serie di difficoltà aggiuntive per definire tale categoria creata dal nulla, nonché le modalità con cui occorrerebbe farne uso, non fosse altro che in merito al fatto di accertare che tipo e che livello di conoscenze debba possedere tale soggetto.
62. La seconda problematica sottoposta alla Corte consiste nell’individuare quali elementi debbano essere esaminati, in modo, secondo me, tanto oggettivo quanto casistico, dal giudice adito di una controversia fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.
63. Condivido il parere maggioritario espresso nelle osservazioni presentate dinanzi alla Corte, secondo cui spetta al giudice nazionale adito valutare oggettivamente e alla luce di tutte le circostanze concrete di ogni singola fattispecie se le diverse caratteristiche dell’aspetto di un prodotto rispondano unicamente a considerazioni legate alla funzionalità.
64. A tal riguardo, secondo la Commissione, detto giudice dovrebbe tenere conto di quei criteri di valutazione riconosciuti dalla Corte in materia di marchi d’impresa in quanto consentono di presumere un valore non puramente tecnico della forma, quali «la percezione (…) da parte del consumatore medio[(76)], la natura della categoria dei prodotti in questione, la specificità di questa forma rispetto ad altre forme abitualmente in uso sul mercato in questione, la rilevante differenza di prezzo in rapporto a prodotti simili o l’elaborazione di una strategia promozionale che sottolinei le principali caratteristiche estetiche del prodotto in questione» (77). La Commissione ritiene che il giudice adito debba, altresì, prendere in considerazione l’esistenza di forme alternative che realizzino parimenti la funzione tecnica in questione, poiché da tale esistenza risulterebbe, in linea di principio, che l’autore disponeva di una libertà nell’elaborazione delle caratteristiche dell’aspetto del prodotto e che esso non è stato determinato unicamente da esigenze funzionali.
65. Nella stessa ottica, la DOCERAM stila un elenco non esaustivo di criteri che potrebbero essere rilevanti, quali «le circostanze legate al processo di progettazione, alla pubblicità, all’utilizzazione ecc.». Dal canto suo, la CeramTec sostiene che il punto di vista dell’«utilizzatore informato», che essa propone – a mio avviso, erroneamente(78) – di adottare quale criterio di valutazione oggettiva, dovrebbe essere determinato «tenendo conto in modo approfondito di tutte le circostanze rilevanti della fattispecie» (79) e, in particolare, «dell’obiettivo specifico del fabbricante al momento della concezione, di una pubblicità fatta al prodotto che ne sottolineerebbe il disegno, delle eventuali distinzioni o di una particolare fama del disegno presso il pubblico pertinente, nonché della volontà del disegnatore al momento della creazione del prodotto» (80).
66. A tal riguardo, preciso che tale valutazione dev’essere effettuata dal giudice adito nella specie, a mio avviso, non solo con riguardo al disegno o modello stesso in questione, ma anche alla luce dell’insieme delle circostanze che circondano la scelta delle caratteristiche del suo aspetto, tenuto conto degli elementi di prova forniti dalle parti, a prescindere dall’obiettivo o dalla natura di tali elementi (81), nonché delle eventuali misure istruttorie disposte dal giudice medesimo.
67. Non può escludersi, a mio avviso, che criteri che io ritengo non possano da soli permettere di stabilire che le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto sono state determinate unicamente dalla sua funzione tecnica, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, quali l’intento soggettivo dell’autore o l’esistenza di forme alternative (82), possano, tuttavia, essere inclusi in un insieme d’indizi concreti che i giudici aditi devono prendere in considerazione per formarsi una propria opinione in merito all’applicazione di tale disposizione.
68. A mio avviso, non occorre redigere alcun elenco, anche non esaustivo, dei criteri rilevanti a tal riguardo, considerato che il legislatore dell’Unione non ha ritenuto di ricorrere a tale mezzo e che, a quanto mi risulta, la Corte non lo ha ritenuto utile per quanto riguarda la valutazione, parimenti in punto di fatto, che dev’essere peraltro effettuata a titolo dell’applicazione degli articoli da 4 a 6 di tale regolamento.
69. Per contro, al pari del governo greco, ritengo utile insistere sul fatto che il giudice adito potrà, ove necessario, procedere alla valutazione richiesta ricorrendo alla consulenza di un perito indipendente nominato dallo stesso. A tal riguardo, osservo che i giudici nazionali non dispongono necessariamente delle qualifiche, a volte altamente tecniche, necessarie a tal fine e dispongono abitualmente perizie quando si trovano di fronte a questioni complesse di tale natura.
70. Di conseguenza, ritengo che occorra rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che, per valutare se le diverse caratteristiche dell’aspetto di un prodotto rispondano unicamente a considerazioni di funzionalità tecnica, ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, incombe al giudice adito procedere ad una valutazione oggettiva, non già ponendosi dal punto di vista – teorico – di un «osservatore oggettivo», bensì tenendo conto – in modo concreto – di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie.
V. Conclusione
71. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania) nei termini seguenti:
1) L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, dev’essere interpretato nel senso che la protezione offerta da detto regolamento è esclusa quando le caratteristiche dell’aspetto del prodotto in questione siano state adottate unicamente allo scopo di permettere allo stesso di realizzare una data funzione tecnica, senza, dunque, alcun contributo creativo da parte del suo disegnatore, e l’eventuale sussistenza di altre forme che consentano di ottenere il medesimo risultato tecnico non sia di per sé determinante a tale riguardo.
2) Al fine di determinare se le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto siano state adottate sulla base di considerazioni collegate unicamente alla funzione tecnica di un prodotto, ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 1, occorre che il giudice adito si pronunci in modo obiettivo, esercitando il proprio potere di apprezzamento in modo da tenere conto di tutte le circostanze rilevanti nella specie.