DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling)
29. januar 2020 (*)
»Præjudiciel forelæggelse – tilnærmelse af lovgivningerne – EF-varemærker – forordning (EF) nr. 40/94 – artikel 7 og 51 – første direktiv 89/104/EØF – artikel 3 og 13 – identifikation af de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af registreringen – manglende opfyldelse af kravene om klarhed og præcision – ond tro hos ansøgeren – ingen hensigt om at bruge varemærket for de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af registreringen – helt eller delvist ugyldigt varemærke – national lovgivning, der forpligter ansøgeren til at erklære, at han har til hensigt at bruge det ansøgte varemærke«
I sag C-371/18,
angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af High Court of Justice (England & Wales), Chancery division (ret i første instans (England og Wales), afdelingen for handelsretlige sager mv., Det Forenede Kongerige), ved afgørelse af 27. april 2018, indgået til Domstolen den 6. juni 2018, i sagen
Sky plc,
Sky International AG,
Sky UK Ltd
mod
SkyKick UK Ltd,
SkyKick Inc.,
har
DOMSTOLEN (Fjerde Afdeling),
sammensat af afdelingsformanden, M. Vilaras, og dommerne S. Rodin, D. Šváby, K. Jürimäe (refererende dommer) og N. Piçarra,
generaladvokat: E. Tanchev,
justitssekretær: kontorchef M. Aleksejev,
på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 20. maj 2019,
efter at der er afgivet indlæg af:
– Sky plc, Sky International AG og Sky UK Ltd ved P. Roberts og G. Hobbs, QC, på vegne af solicitors D. Rose, A. Ward og E. Preston,
– SkyKick UK Ltd og SkyKick Inc. ved advocaat A. Tsoutsanis, T. Hickman og S. Malynicz, QC, samt barrister S. Baran på vegne af solicitors J. Linneker og S. Sheikh-Brown,
– Det Forenede Kongeriges regering ved Z. Lavery og S. Brandon, som befuldmægtigede, bistået af N. Saunders, QC,
– den franske regering ved R. Coesme, D. Colas, D. Segoin, A.-L. Desjonquères og A. Daniel, som befuldmægtigede,
– den ungarske regering M.Z. Fehér og D.R. Gesztelyi, som befuldmægtigede,
– den polske regering ved B. Majczyna, som befuldmægtiget,
– den slovakiske regering ved B. Ricziová, som befuldmægtiget,
– den finske regering ved H. Leppo, som befuldmægtiget,
– Europa-Kommissionen ved S.L. Kalėda og J. Samnadda, som befuldmægtigede,
og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 16. oktober 2019,
afsagt følgende
Dom
1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af EU-varemærkeretten og den indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker.
2 Denne anmodning er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem Sky plc, Sky International AG og Sky UK Ltd (herefter samlet »Sky m.fl.«), på den ene side, og SkyKick UK Ltd og SkyKick Inc. (herefter samlet »selskaberne SkyKick«), på den anden side, vedrørende selskaberne SkyKicks angivelige krænkelse af EU-varemærker og et nationalt varemærke i Det Forenede Kongerige, som tilhører Sky m.fl.
Retsforskrifter
Folkeretten
3 På internationalt plan er varemærkeretten reguleret af konventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret, der blev undertegnet i Paris den 20. marts 1883 og senest revideret i Stockholm den 14. juli 1967 samt ændret den 28. september 1979 (United Nations Treaty Series, bind 828, nr. 11851, s. 305, herefter »Pariserkonventionen«). Alle Den Europæiske Unions medlemsstater er kontraherende parter i denne konvention.
4 I henhold til Pariserkonventionens artikel 19 forbeholder de lande, som konventionen finder anvendelse på, sig ret til hver for sig at indgå særlige arrangementer indbyrdes til beskyttelse af den industrielle ejendomsret.
5 Denne bestemmelse udgjorde grundlaget for vedtagelsen af Nicearrangementet vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, der blev vedtaget i forbindelse med den diplomatiske konference i Nice den 15. juni 1957 og senest revideret i Genève den 13. maj 1977 samt ændret den 28. september 1979 (United Nations Treaty Series, bind 1154, nr. I 18200, s. 89, herefter »Nicearrangementet«).
6 Nicearrangementets artikel 1 har følgende ordlyd:
»1) De lande, som dette arrangement finder anvendelse på, udgør en særlig union og vedtager en fælles klassifikation for varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker (herefter »klassifikationen«).
2) Klassifikationen består af:
i) en klassefortegnelse sammen med, i givet fald, vejledende bemærkninger
ii) en alfabetisk fortegnelse over varer og tjenesteydelser […] med en angivelse af den klasse, som hver enkelt af disse varer eller tjenesteydelser er omfattet af.
[…]«
7 Nicearrangementets artikel 2 med overskriften »Retlige rækkevidde og anvendelse af klassifikationen« har følgende ordlyd:
»1) Med forbehold for bestemmelserne i dette arrangement skal klassifikationen have den virkning, som hvert land i den særlige union tildeler den. Især er klassifikationen ikke bindende for landene i den særlige union, hverken med hensyn til vurderingen af varemærkebeskyttelsens omfang eller med hensyn til anerkendelsen af varemærker for tjenesteydelser.
2) Hvert af landene i den særlige union forbeholder sig retten til at anvende klassifikationen, enten som et principalt eller et subsidiært system.
3) Den kompetente myndighed i landene i den særlige union skal i officielle dokumenter og publikationer om registrering af varemærker medtage de klassenumre i klassifikationen, som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket er registreret, hører til.
4) Den omstændighed, at en betegnelse er medtaget på den alfabetiske liste [over varer og tjenesteydelser], berører på ingen måde de rettigheder, der måtte være til denne betegnelse.«
8 Den klassificering, der er nævnt i artikel 1 i Nicearrangementet (herefter »Niceklassifikationen«), har siden ottende udgave, der trådte i kraft den 1. januar 2002, indeholdt 34 vareklasser og 11 tjenesteydelsesklasser. Hver klasse er betegnet ved en eller flere generelle angivelser, der i almindelighed benævnes »klasseoverskrift«, som på generel måde angiver de områder, som de pågældende varer eller tjenesteydelser principielt henhører under.
9 I henhold til brugervejledningen til Niceklassifikationen skal den alfabetiske fortegnelse over varer og tjenesteydelser og de vejledende bemærkninger til de forskellige klasser konsulteres med henblik på at sikre en korrekt klassificering af enhver vare eller tjenesteydelse.
EU-retten
EU-varemærkeforordningerne
10 Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1), som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1891/2006 af 18. december 2006 (EUT 2006, L 386, s. 14) (herefter »forordning nr. 40/94«), er blevet ophævet og erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), som trådte i kraft den 13. april 2009. Denne forordning, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 (EUT 2015, L 341, s. 21) (herefter »forordning nr. 207/2009«), er ligeledes blevet ophævet og erstattet med virkning fra den 1. oktober 2017, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1).
11 Den foreliggende anmodning om præjudiciel afgørelse skal imidlertid, henset til tidspunktet for indgivelsen af ansøgningerne om beskyttelse af de i hovedsagen omhandlede EF-varemærker, undersøges i forhold til bestemmelserne i forordning nr. 40/94.
12 Artikel 4 i forordning nr. 40/94, som definerer de tegn, som kan udgøre et EF-varemærke, bestemte:
»Et EF-varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal, varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«
13 Artikel 7 i denne forordning med overskriften »Absolutte hindringer for registrering« bestemte følgende i stk. 1:
»Udelukket fra registrering er:
a) tegn, som ikke opfylder betingelserne i artikel 4
b) varemærker, som mangler fornødent særpræg
c) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse
d) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i daglig sprogbrug eller efter redelig og almindelig markedsføringsskik er blevet almindelige som betegnelse for varerne eller tjenesteydelserne
e) tegn, som udelukkende består af:
i) en udformning, der følger af varens egen karakter
ii) en udformning af varen, som er nødvendigt for at opnå et teknisk resultat, eller
iii) en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi
f) varemærker, som strider mod den offentlige orden eller sædelighed
g) varemærker, som vil kunne vildlede offentligheden, f.eks. med hensyn til varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse
h) varemærker, som skal afslås i medfør af artikel 6c i Pariserkonventionen, fordi de ikke er godkendt af de kompetente myndigheder
i) varemærker, som indeholder tegn, emblemer eller våben, ud over de i artikel 6c i Pariserkonventionen omhandlede, og som er af særlig offentlig interesse, medmindre den kompetente myndighed har givet sin tilladelse til, at de registreres.
[…]«
14 Nævnte forordnings artikel 15 med overskriften »Brug af EF-varemærket« bestemte i stk. 1:
»Hvis indehaveren ikke inden fem år regnet fra registreringen har gjort reel brug af EF-varemærket inden for Fællesskabet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller hvis sådan brug har været suspenderet uden afbrydelse i fem år, underkastes mærket de i denne forordning omhandlede sanktioner, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted.
[…]«
15 Artikel 38, stk. 1, i samme forordning bestemte:
»Er mærket udelukket fra registrering i henhold til artikel 7 for alle eller en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke EF-varemærket søges registreret, afslås ansøgningen for de pågældende varer eller tjenesteydelser.«
16 Artikel 50 i forordning nr. 40/94 med overskriften »Fortabelsesgrunde« bestemte i stk. 1, litra a):
»EF-varemærkeindehaverens ret erklæres fortabt efter indgivelse af begæring herom til [Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)] eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse:
a) når der inden for en sammenhængende periode på fem år ikke inden for Fællesskabet er gjort reel brug af varemærket for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og der ikke foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted; ingen kan dog gøre gældende, at indehaveren har fortabt sin ret, hvis reel brug af varemærket påbegyndes eller genoptages i tiden mellem udløbet af femårsperioden og tidspunktet for indgivelsen af begæring om fortabelse eller fremsættelsen af modkrav; påbegyndelse eller genoptagelse af brugen inden for de sidste tre måneder forud for indgivelsen af begæring om fortabelse eller fremsættelsen af modkrav, idet denne tremånedersperiode tidligst begynder ved udløbet af den sammenhængende periode på fem år, tages imidlertid ikke i betragtning, såfremt forberedelserne til påbegyndelse eller genoptagelse af brugen først indledes, når indehaveren har fået kendskab til, at der eventuelt vil blive indgivet begæring om fortabelse eller fremsat modkrav.«
17 Artikel 51 i denne forordning med overskriften »Absolutte ugyldighedsgrunde« havde følgende ordlyd:
»1. Et EF-varemærke erklæres ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til [Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)] eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse:
a) når det er registreret i strid med bestemmelserne i artikel 7
b) når ansøgeren ved indgivelsen af ansøgningen var i ond tro.
[…]
3. Hvis ugyldighedsgrunden kun består for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke EF-varemærket er registreret, kan mærket kun erklæres ugyldigt for så vidt angår de pågældende varer eller tjenesteydelser.«
18 Nævnte forordnings artikel 96 med overskriften »Modkrav« bestemte følgende i stk. 1:
»Modkrav med påstand om varemærkets fortabelse eller ugyldighed kan kun fremsættes på grundlag af de i denne forordning fastsatte fortabelses- eller ugyldighedsgrunde.«
19 Artikel 167, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 bestemte:
»Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.«
Direktiverne om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker
20 Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989, L 40, s. 1) er med virkning fra den 28. november 2008 blevet ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 25). Dette sidstnævnte direktiv er ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2015, L 336, s. 1), som i henhold til dets artikel 55 har ophævet og erstattet direktiv 2008/95 med virkning fra den 15. januar 2019.
21 Henset til tidspunktet for indgivelsen af ansøgningerne om beskyttelse af det nationale varemærke skal anmodningen om præjudiciel afgørelse undersøges i forhold til bestemmelserne i første direktiv 89/104.
22 Følgende fremgik af femte, syvende og ottende betragtning til direktiv 89/104:
»[M]edlemsstaterne bevarer ligeledes fuldt ud deres frihed til at fastsætte procedureregler vedrørende registrering, udløb eller ugyldighed med hensyn til mærker, der er erhvervet ved registrering; det tilkommer dem f.eks. at fastsætte procedurerne for registrering og ugyldighedskendelse, at afgøre, om ældre rettigheder skal gøres gældende i forbindelse med registreringsproceduren eller proceduren for ugyldighedskendelse eller i begge tilfælde, eller, i tilfælde af at ældre rettigheder kan gøres gældende i forbindelse med registreringsproceduren, at fastsætte bestemmelser om en indsigelsesprocedure eller en automatisk undersøgelse eller eventuelt begge dele; medlemsstaterne har fortsat mulighed for at fastsætte konsekvenserne af, at et mærkes gyldighedsperiode udløber, eller at det kendes ugyldigt.
[…]
[V]irkeliggørelsen af de mål, der forfølges ved tilnærmelsen, forudsætter, at et registreret varemærkes erhvervelse og bevarelse i princippet underkastes de samme betingelser i samtlige medlemsstater; med henblik herpå bør der udarbejdes en liste med eksempler på tegn, der kan tænkes at udgøre et mærke, hvis de kan anvendes til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders; registreringshindringer eller ugyldighedsgrunde for så vidt angår selve mærket, f.eks. at mærket mangler det fornødne særpræg, eller for så vidt angår konflikter mellem mærket og ældre rettigheder skal angives på udtømmende vis, også selv om visse af disse grunde blot nævnes som en mulighed for medlemsstaterne, der således kan bevare eller medtage de pågældende grunde i deres lovgivning; medlemsstaterne kan i deres lovgivning bevare eller medtage registreringshindringer og ugyldighedsgrunde, der er forbundet med betingelser for at erhverve eller bevare retten til mærket, for hvilke der ikke er fastsat nogen bestemmelse om indbyrdes tilnærmelse, f.eks. angående mærkeindehaveren, fornyelse af mærket, afgiftsordning eller manglende overholdelse af procedurereglerne.
[F]or at reducere antallet af varemærker, der er registreret og beskyttet i Fællesskabet, og derved også antallet af konflikter imellem disse, må det kræves, at de registrerede mærker rent faktisk bruges, idet mærket i modsat fald fortabes; det er nødvendigt at fastsætte regler om, at et mærke ikke kan kendes ugyldigt, fordi der eksisterer et ældre mærke, som ikke bruges, idet medlemsstaterne dog stadig skal have mulighed for at anvende samme princip med hensyn til registrering af et mærke eller træffe bestemmelse om at et mærke ikke gyldigt kan påberåbes i et krænkelsessøgsmål, hvis det som følge af en protest fastslås, at indehaveren af varemærket kan fortabe sine rettigheder; i alle disse tilfælde tilkommer det medlemsstaterne at fastsætte de procedureregler, der skal finde anvendelse.«
23 Direktivets artikel 2 havde følgende ordlyd:
»Et varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal eller varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«
24 Nævnte direktivs artikel 3, stk. 1 og 2, bestemte:
»1. Følgende tegn og varemærker udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret:
a) tegn, som ikke kan udgøre et varemærke
b) varemærker, som mangler fornødent særpræg
c) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsensart, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse
d) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, som i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik udgør en sædvanlig betegnelse for varen eller tjenesteydelsen
e) tegn, som udelukkende består af:
– en udformning, som følger af varens egen karakter
– en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller
– en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi
f) varemærker, som strider mod den offentlige orden eller sædelighed
g) varemærker, som er egnet til at vildlede offentligheden, f.eks. med hensyn til varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse
h) varemærker, der ikke er godkendt af de kompetente myndigheder, og som skal afslås eller ophæves i medfør af artikel 6c i Pariserkonventionen […].
2. En medlemsstat kan træffe bestemmelse om, at et varemærke udelukkes fra registrering eller, hvis det er registreret, kan erklæres ugyldigt, i det omfang
[…]
d) ansøgeren har indgivet anmeldelsen af mærket i ond tro.«
25 Samme direktivs artikel 12, stk. 1, første afsnit, bestemte:
»Indehaveren af et varemærke kan fortabe sine rettigheder, når der inden for en sammenhængende periode på fem år ikke i den pågældende medlemsstat er gjort reel brug af det for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og der ikke foreligger skellig grund til manglende brug […].«
26 Artikel 13 i første direktiv 89/104 bestemte:
»Såfremt der kun for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke et varemærke er anmeldt eller registreret, er hindringer for registrering af varemærket eller grunde til dets fortabelse eller ugyldighed, skal varemærket kun udelukkes fra registrering eller fortabes eller erklæres ugyldigt for så vidt angår de pågældende varer eller tjenesteydelser.«
27 Artikel 18 i direktiv 2008/95 fastsatte:
»Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.«
Det Forenede Kongeriges lovgivning
28 Trade Marks Act 1994 (varemærkelov fra 1994) har gennemført første direktiv 89/104 i Det Forenede Kongeriges ret. Section 32, stk. 3, i varemærkeloven af 1994 svarer ikke til nogen bestemmelse i dette direktiv. Denne bestemmelse fastsætter følgende:
»Ansøgningen [om registrering af et varemærke] skal indeholde et udsagn om, at varemærket er taget i brug, af ansøgeren eller med dennes samtykke, for [de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket ønskes registreret], eller at denne i god tro har til hensigt at tage det i brug i så henseende.«
Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål
29 Sky m.fl. er indehavere af fire figur- eller ordmærker og et nationalt ordmærke i Det Forenede Kongerige, som indeholder ordet »Sky« (herefter samlet »de i hovedsagen omhandlede varemærker«). Disse varemærker er blevet registreret for en lang række varer og tjenesteydelser i et antal klasser i Niceklassifikationen, heriblandt klasse 9 og 38.
30 Sky m.fl. har anlagt sag med påstand om krænkelse af de i hovedsagen omhandlede varemærker mod selskaberne SkyKick ved den forelæggende ret, High Court of Justice (England & Wales), Chancery division (ret i første instans (England og Wales), afdelingen for handelsretlige sager mv., Det Forenede Kongerige). Sky m.fl. baserede deres søgsmål om krænkelse på registreringen af de i hovedsagen omhandlede varemærker for varer i klasse 9 i Niceklassifikationen, dvs. computersoftware, computersoftware leveret fra internettet, telekommunikationsapparater, der muliggør forbindelse til databaser og internettet; anordninger til datalagring, og tjenesteydelser i klasse 38 i denne klassifikation, dvs. tjenesteydelser inden for telekommunikationsvirksomhed, tjenester i forbindelse med elektronisk post, internetportaler, computervirksomhed, der giver mulighed for adgang til og genfinding af information, meddelelser, tekst, lyd, billeder og data via computere eller computernetværk. Den forelæggende ret har fremhævet, at det ikke er alle de varemærker, som er omhandlet i hovedsagen, som er registreret for disse varer og disse tjenesteydelser.
31 Denne ret har ligeledes anført, at Sky m.fl. i stor udstrækning har gjort brug af de i hovedsagen omhandlede varemærker for en lang række varer og tjenesteydelser inden for Skys vigtigste aktivitetsområder, nemlig TV- og radioudsendelse, telefoni og bredbåndsforsyning. Det er ubestridt, at disse varemærker er kendt inden for alle disse områder i Det Forenede Kongerige og Irland. Sky m.fl. tilbyder imidlertid ikke varer eller tjenesteydelser inden for e-mail migration eller cloudlagring, og der er heller ikke noget, der tyder på, at de planlægger at gøre det fremover. De tre vigtigste varer, som selskaberne SkyKick tilbyder, tager udgangspunkt i software som en tjeneste (software as a service eller SaaS) og vedrører cloudbaserede migreringsscenarier (Cloud), cloudlagring og cloud-e-applikationsstyring.
32 Inden for rammerne af denne sag har selskaberne SkyKick fremsat modkrav om, at de i hovedsagen omhandlede varemærker erklæres ugyldige. Til støtte for dette krav har de gjort gældende, at disse varemærker er registreret for varer og tjenesteydelser, som ikke er specificeret med tilstrækkelig klarhed og præcision. I denne henseende har selskaberne SkyKick henvist til dom af 19. juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361).
33 Den forelæggende ret overvejer i denne forbindelse for det første, om en sådan ugyldighedsgrund kan gøres gældende for så vidt angår et registreret varemærke. Selskaberne SkyKick har i denne forbindelse henvist til, at Domstolen i denne dom fastslog, at ansøgeren af et varemærke skal betegne de varer og tjenesteydelser, for hvilke der søges om beskyttelse af varemærket med tilstrækkelig klarhed og præcision med henblik på at gøre det muligt for de kompetente myndigheder og tredjemænd at afgøre omfanget af den beskyttelse, som varemærket giver. I mangel af en sådan identifikation skal det nationale varemærkekontor eller Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) afvise ansøgningen, medmindre specificeringen ændres, således at den fremstår tilstrækkelig klar og præcis.
34 Denne ret er af den opfattelse, at den retspraksis, der følger af nævnte dom, imidlertid ikke indebærer, at det pågældende varemærke kan erklæres ugyldigt, efter at det er blevet registreret, med den begrundelse, at specificeringen ikke er klar eller præcis.
35 Den har fremhævet, at hvad angår et EU-varemærke bestemmer artikel 128, stk. 1, i forordning 2017/1001, at modkrav med påstand om varemærkets ugyldighed »kun [kan] fremsættes på grundlag af de i denne forordning fastsatte […] ugyldighedsgrunde«. I den foreliggende sag har selskaberne SkyKick henvist til den i denne forordnings artikel 59, stk. 1, litra a), omhandlede ugyldighedsgrund, sammenholdt med samme forordnings artikel 4 og artikel 7, stk. 1, litra a), som ikke kræver, at specificeringen af varer og tjenesteydelser i en EU-varemærkeansøgning er klar og præcis. Dette samme gør sig gældende for så vidt angår et nationalt varemærke.
36 Selv om det antages, at en sådan ugyldighedsgrund kan påberåbes, spørger den forelæggende ret for det andet, om specificeringerne af varer og tjenesteydelser kan anfægtes for så vidt angår alle de i hovedsagen omhandlede varemærker. Den har anført, at selskaberne SkyKick har gjort gældende, at i hovedsagen mangler identifikationen af de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af disse varemærker klarhed og præcision, med undtagelse af »tjenesteydelser inden for telekommunikationsvirksomhed« og »tjenester i forbindelse med elektronisk post« i klasse 38. Selskaberne SkyKick og Sky m.fl. har bestridt, at specificeringerne for »computersoftware«, »computersoftware leveret fra internettet« og »telekommunikationsapparater, der muliggør forbindelse til databaser og internettet«, er klare og præcise.
37 Den forelæggende ret er i denne forbindelse af den opfattelse, at registreringen af et varemærke for »computersoftware« er for omfattende, og at den derfor strider mod den offentlige orden, eftersom indehaveren hermed indrømmes et vidtrækkende monopol, der ikke kan begrundes med en forretningsmæssig interesse. Den er imidlertid af den opfattelse, at dette ikke nødvendigvis betyder, at ordet »computersoftware« mangler klarhed og præcision. Den spørger ikke desto mindre om, hvorvidt det, som er anført i den fælles meddelelse fra det europæiske netværk for varemærker og design (ETMDN) af 28. oktober 2015 vedrørende den almindelige praksis med hensyn til de almindelige betegnelser i Niceklassifikationens klasseoverskrifter med hensyn til »maskiner« i klasse 7 i denne klassifikation, ikke også kan finde anvendelse på »computersoftware«.
38 Den forelæggende ret spørger for det tredje, om gyldigheden af de i hovedsagen omhandlede varemærker kan påvirkes af, at ansøgeren var i ond tro ved indgivelsen af ansøgningen om beskyttelse.
39 Selskaberne SkyKick har for denne ret nemlig gjort gældende, at de i hovedsagen omhandlede varemærker blev registreret i ond tro, for så vidt som Sky m.fl. ikke havde til hensigt at benytte varemærkerne for alle de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af registreringen af disse varemærker. Alle disse varemærker skal derfor annulleres, i det mindste delvist for så vidt angår de varer og tjenesteydelser, som Sky m.fl. slet ikke havde til hensigt at bruge.
40 Ifølge denne ret vil registrering af varemærker uden krav om, at der gøres reel brug af dem, lette registreringsproceduren og gøre det nemmere for indehaverne at opnå beskyttelse af disse varemærker inden en markedsføring. Hvis det gøres lettere at registrere, eller såfremt registreringen dækker et for stort område, vil dette imidlertid være til hinder for, at tredjemand kan komme ind på markedet og indebære en udhuling af det offentlige område. Muligheden for at registrere et varemærke uden nogen intention om at bruge det for alle eller dele af de angivne varer og tjenesteydelser vil dermed muliggøre krænkelser, hvilket kan være skadeligt, hvis det heller ikke er muligt at anfægte en registrering, der har karakter af misbrug, ved at gøre gældende, at indehaveren af det pågældende varemærke handlede i ond tro. Den har fremhævet, at domstolene i Det Forenede Kongerige i deres retspraksis har koncentreret sig om det krav, som er opstillet i denne medlemsstats retssystem, nemlig i section 32, stk. 3, i varemærkeloven fra 1994 om, at der skal være en hensigt om at bruge det pågældende varemærke for de varer og tjenesteydelser, der er angivet i registreringsansøgningen.
41 Den forelæggende ret overvejer, om denne bestemmelse er forenelig med EU-retten. Såfremt det antages, at denne forenelighed er blevet godtgjort, nærer den ligeledes tvivl om rækkevidden af betingelsen om, at indehaveren skal have til hensigt at benytte varemærket for de varer og tjenesteydelser, som det er blevet registreret for.
42 For det første gælder det, at selv om EU-retten ikke udtrykkeligt bestemmer, at der skal være en sådan hensigt, og selv om et registreret EU-varemærke ikke på EU-rettens nuværende udviklingstrin kan udslettes på grund af manglende brug inden udløbet af femårsperiode, fremgår det af praksis fra Domstolens og Den Europæiske Unions Ret, at den omstændighed, at der ansøges om registrering af et varemærke uden nogen hensigt om at bruge det for de nævnte varer og tjenesteydelser, vil kunne indebære, at indehaveren af dette varemærke ved indgivelsen af ansøgningen om beskyttelse var i ond tro.
43 Det fremgår for det andet af denne retspraksis, at det ikke er tilstrækkeligt for at godtgøre, at en ansøger var i ond tro, at den pågældende ansøgte om registrering af det omhandlede varemærke for en bred vifte af varer og tjenesteydelser, hvis denne ansøger kan godtgøre, at han, henset til brugen af dette varemærke, har en rimelig forretningsmæssig grund til grund for at søge en sådan beskyttelse. Endvidere er sidstnævntes potentielle brug ikke tilstrækkeligt til at godtgøre, at der ikke foreligger god tro.
44 For det tredje gør denne retspraksis det muligt at antage, at ansøgeren i visse tilfælde har indgivet ansøgningen delvist i god tro og delvist i ond tro, hvis ansøgeren har til hensigt alene at benytte varemærket for nogle af de varer eller tjenesteydelser, som det er blevet registreret for.
45 I tilfælde, hvor ansøgeren af et varemærke har indgivet sin registreringsansøgning i ond tro for så vidt angår en del af de omhandlede varer og tjenesteydelser og i god tro for så vidt angår en anden del, spørger den forelæggende ret, om ugyldigheden skal være hel eller delvis.
46 Den er af den opfattelse, at der i hovedsagen foreligger oplysninger, som påviser, at Sky m.fl. på tidspunktet for registreringen af de i hovedsagen omhandlede varemærker ikke havde til hensigt at anvende dem for alle de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af registreringerne. Disse registreringer vedrører varer og tjenesteydelser, med hensyn til hvilke Sky m.fl. ikke har nogen forretningsmæssig interesse i at ansøge om beskyttelse, således, at medtagelsen af sådanne varer og tjenesteydelser indgår i Skys strategi, som går ud på at opnå en så omfattende varemærkebeskyttelse som muligt.
47 På denne baggrund har High Court of Justice (England & Wales), Chancery division (ret i første instans (England og Wales), afdelingen for handelsretlige sager mv.) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
»1) Kan et EU-varemærke eller et nationalt varemærke, der er registreret i en medlemsstat, erklæres helt eller delvist ugyldigt med den begrundelse, at nogle af eller alle begreberne, der er anvendt ved specificeringen af varer og tjenesteydelser, mangler tilstrækkelig klarhed og præcision med henblik på at gøre det muligt for de kompetente myndigheder og tredjemænd alene på grundlag af disse begreber at afgøre omfanget af den beskyttelse, som varemærket giver?
2) Hvis der svares bekræftende på det første spørgsmål, er et begreb som »[computersoftware]« da for generelt, og dækker det varer, der er for forskelligartede til, at det er foreneligt med varemærkets funktion som angivelse af oprindelse med henblik på at gøre det muligt for de kompetente myndigheder og tredjemænd alene på grundlag af det begreb at fastslå omfanget af den beskyttelse, som varemærket giver?
3) Kan det udgøre ond tro, hvis man blot ansøger om registrering af et varemærke uden nogen hensigt til at bruge det for de specificerede varer og tjenesteydelser?
4) Hvis der svares bekræftende på det tredje spørgsmål, er det da muligt at nå frem til, at ansøgningen blev indgivet delvist i god tro og delvist i ond tro, hvis og for så vidt ansøgeren havde til hensigt at benytte varemærket for nogle af de specificerede varer og tjenesteydelser, men ikke havde til hensigt at benytte varemærket for andre af de specificerede varer og tjenesteydelser?
5) Er section 32(3) i UK Trade Marks Act 1994 […] forenelig med [direktiv 2015/2436/EU] og dettes forgængere?«
Om de præjudicielle spørgsmål
Indledende bemærkninger
48 Det skal indledningsvis bemærkes, at den forelæggende rets spørgsmål vedrører fortolkningen af bestemmelserne om absolutte ugyldighedsgrunde for et EU-varemærke eller et nationalt varemærke, uden at de tager sigte på en bestemt forordning eller et bestemt direktiv. Det skal derfor fastlægges, hvilke EU-retlige bestemmelser der finder anvendelse ratione temporis på hovedsagen.
49 I denne forbindelse skal det, som også generaladvokaten har anført i punkt 33 i forslaget til afgørelse, bemærkes, at hvad angår begæringerne om, at EU-varemærkerne og det nationale varemærke erklæres ugyldige, er det datoen for ansøgning om registrering af disse varemærker, som er afgørende for fastlæggelsen af, hvilken materiel ret der er gældende (jf. i denne retning dom af 8.5.2014, Bimbo mod KHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305, præmis 12 og den deri nævnte retspraksis).
50 Det fremgår i den foreliggende sag af forelæggelsesafgørelsen, at alle ansøgningerne om beskyttelse af de i hovedsagen omhandlede varemærker blev indgivet i perioden mellem den 14. april 2003 og den 20. oktober 2008.
51 Det følger for det første af artikel 167 i forordning nr. 207/2009, at denne trådte i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende, dvs. den 24. marts 2009. For det andet følger det ligeledes af artikel 18 i forordning nr. 2008/95, at denne trådte i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende, dvs. den 8. november 2008.
52 Heraf følger, at eftersom de i hovedsagen omhandlede varemærker blev indgivet inden de respektive ikrafttrædelsesdatoer for forordning nr. 207/2009 og direktiv 2008/95, er de i hovedsagen omhandlede EF-varemærker ratione temporis omfattet af forordning nr. 40/94 og det i hovedsagen omhandlede nationale varemærke af første direktiv 89/104.
53 Heraf følger, at de spørgsmål om fortolkning af EU-retten, som er omfattet af den foreliggende anmodning om præjudiciel afgørelse, skal forstås således, at de dels vedrører bestemmelserne i forordning nr. 40/94, dels bestemmelserne i første direktiv 89/104.
Det første og det andet spørgsmål
54 Med det første og det andet spørgsmål, der skal behandles samlet, overvejer den forelæggende ret nærmere bestemt, om artikel 7 og 51 i forordning nr. 40/94 og artikel 3 i første direktiv 89/104 skal fortolkes således, at et EF-varemærke eller et nationalt varemærke kan erklæres helt eller delvist ugyldigt med den begrundelse, at de begreber, der er anvendt med henblik på at betegne de varer og tjenesteydelser, som dette varemærke er registreret for, mangler klarhed og præcision. I bekræftende fald overvejer denne retsinstans ligeledes, om begrebet »computersoftware« opfylder dette krav om klarhed og præcision.
55 For at kunne besvare disse spørgsmål skal det for det første undersøges, om den manglende klarhed og præcision med hensyn til de begreber, der er anvendt til at betegne de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af et varemærke, som sådan udgør en absolut ugyldighedsgrund for et nationalt varemærke eller et EF-varemærke.
56 Hvad for det første angår bestemmelserne i første direktiv 89/104 skal det bemærkes, at der i dette direktivs artikel 3 er opstillet en liste over ugyldighedsgrunde, som ikke omfatter en manglende klarhed og præcision med hensyn til de begreber, som er anvendt til at betegne de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af registreringen af et nationalt varemærke. Det fremgår af syvende betragtning til dette direktiv, at disse grunde er nævnt på udtømmende vis, selv om visse af disse grunde er fakultative for medlemsstaterne (jf. i denne retning dom af 18.6.2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, præmis 74, af 12.2.2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, præmis 78, og af 9.3.2006, Matratzen Concord, C-421/04, EU:C:2006:164, præmis 19). Samme direktiv forbyder således medlemsstaterne at indføre andre ugyldighedsgrunde end dem, der udtrykkeligt fremgår af dette direktiv (jf. analogt dom af 27.6.2013, Malaysia Dairy Industries, C 320/12, EU:C:2013:435, præmis 42).
57 Hvad for det andet angår bestemmelserne i forordning nr. 40/94 skal det bemærkes, at dets artikel 7, stk. 1, har næsten samme ordlyd som artikel 3, stk. 1, i første direktiv 89/104. Hvad angår artikel 51, stk. 1, i forordning nr. 40/94 henviser dets litra a) kun til denne forordnings artikel 7, mens dets litra b) angiver den samme ugyldighedsgrund som den, der fremgår af artikel 3, stk. 2, litra d), i første direktiv 89/104. Den manglende klarhed og præcision i de begreber, som er anvendt til at betegne de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af registreringen af et EF-varemærke, fremgår derimod ikke af disse bestemmelser i denne forordning. Ligeledes præciserer samme forordnings artikel 96 om modkrav, at en påstand om varemærkets ugyldighed kun kan fremsættes på grundlag af de i forordning nr. 40/94 fastsatte ugyldighedsgrunde.
58 Heraf følger, at artikel 7, stk. 1, og artikel 51, stk. 1, i forordning nr. 40/94 ligesom artikel 3 i første direktiv 89/104 skal fortolkes således, at de opstiller en udtømmende liste over absolutte ugyldighedsgrunde for et EF-varemærke.
59 Hverken artikel 3 i første direktiv 89/104 eller de ovennævnte bestemmelser i forordning nr. 40/94 angiver blandt de grunde, som opstilles heri, en mangel på klarhed og præcision hvad angår de begreber, som er anvendt til at betegne de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af registreringen af et EF-varemærke.
60 Det følger af ovenstående betragtninger, at en mangel på klarhed og præcision hvad angår de begreber, som er anvendt til at betegne de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af registreringen af et nationalt varemærke eller et EF-varemærke, ikke kan anses for en ugyldighedsgrund for det omhandlede nationale varemærke eller EF-varemærke som omhandlet i artikel 3 i første direktiv 89/104 eller artikel 7 og 51 i forordning nr. 40/94.
61 Det skal under alle omstændigheder tilføjes, at dom af 19. juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), ikke skal fortolkes således, at Domstolen har haft til hensigt at anerkende en yderligere ugyldighedsgrund, som ikke er omfattet af listen i artikel 7, stk. 1, og artikel 51 i forordning nr. 40/94 samt artikel 3 i første direktiv 89/104. Domstolen har nemlig i præmis 29 og 30 i dom af 16. februar 2017, Brandconcern mod EUIPO og Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122), udtalt, at dommen af 19. juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), alene indeholder præciseringer for så vidt angår kravene til de nye ansøgninger om registrering af EU-varemærker og derfor ikke vedrører de varemærker, der allerede var registreret på tidspunktet for afsigelsen af den sidstnævnte dom (dom af 11.10.2017, EUIPO mod Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, præmis 38).
62 Selv om en mangel på klarhed og præcision hvad angår de begreber, der er anvendt til at betegne de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af registreringen af et nationalt varemærke eller et EF-varemærke, ikke er en absolut ugyldighedsgrund herfor, skal det for det andet undersøges, om en sådan mangel ikke alligevel er omfattet af de ugyldighedsgrunde, som udtrykkeligt fremgår af artikel 51 i forordning nr. 40/94, sammenholdt med denne forordnings artikel 7, eller af artikel 3 i første direktiv 89/104.
63 Selskaberne SkyKick har for det første henvist til, at kravet om klarhed og præcision med hensyn til de varer og tjenesteydelser, for hvilke et varemærke er registreret, kan knyttes til kravet om grafisk gengivelse, der hvad angår EF-varemærker følger af artikel 4 i forordning nr. 40/94, sammenholdt med denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra a), og hvad angår nationale varemærker af artikel 2 i første direktiv 89/104, sammenholdt med dette direktivs artikel 3, stk. 1, litra a).
64 Domstolen har i præmis 51 i dom af 12. december 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748), hvad angår kravet om grafisk gengivelse fastslået, at de erhvervsdrivende klart og præcist skal kunne gøre sig bekendt med aktuelle og potentielle konkurrenters registrering af varemærker og disses ansøgninger herom, så de kan få relevante oplysninger om tredjemands rettigheder. Disse betragtninger gælder imidlertid kun til at identificere de tegn, der kan udgøre et varemærke, og der kan heraf ikke udledes, at et sådant krav om klarhed og præcision ligeledes skal finde anvendelse på ord, der anvendes til at udpege de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det omhandlede varemærke er blevet registreret.
65 Det skal for det andet afgøres, om en mangel på klarhed og præcision med hensyn til de begreber, der er anvendt til at betegne de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret, som sådan kan bevirke, at det omhandlede varemærke erklæres ugyldigt i henhold til artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning nr. 40/94 og artikel 3, stk. 1, litra f), i første direktiv 89/104 med den begrundelse, at en sådan mangel strider mod den offentlige orden.
66 Det er i den forbindelse tilstrækkeligt at bemærke, at begrebet »den offentlige orden« i artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning nr. 40/94 og artikel 3, stk. 1, litra f), i første direktiv 89/104 ikke skal fortolkes således, at det henviser til kendetegnene ved selve registreringsansøgningen, såsom klarhed og præcision med hensyn til de begreber, der er anvendt som betegnelse for de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af denne registrering, uafhængigt af kendetegnene ved det tegn, der søges registreret som varemærke.
67 Heraf følger, at en sådan mangel på klarhed og præcision med hensyn til de begreber, som betegner de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af varemærkeregistreringen, ikke kan anses for at stride mod den offentlige orden som omhandlet i denne bestemmelse.
68 Det skal under alle omstændigheder for alle tilfældes skyld tilføjes, at i henhold til artikel 50, stk. 1, i forordning nr. 40/94 og artikel 12 i første direktiv 89/104 kan indehaveren af et varemærke fortabe sine rettigheder, når der inden for en sammenhængende periode på fem år ikke i det relevante område er gjort reel brug af det for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret.
69 Artikel 50, stk. 2, i forordning nr. 40/94 og artikel 13 i første direktiv 89/104 præciserer ligeledes, at såfremt der kun for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke et varemærke er blevet registreret, er grunde til dets fortabelse, fortabes varemærket kun for så vidt angår de pågældende varer eller tjenesteydelser.
70 Det fremgår således af disse bestemmelser, at et nationalt varemærke eller et EF-varemærke, som er registreret for en helhed af varer eller tjenesteydelser, som er betegnet på en måde, der mangler klarhed og præcision, under alle omstændigheder kun kan beskyttes for de varer og de tjenesteydelser, med hensyn til hvilke der er gjort reel brug af varemærket.
71 Under hensyn til ovenstående betragtninger skal det første og det andet spørgsmål skal besvares med, at artikel 7 og 51 i forordning nr. 40/94 og artikel 3 i første direktiv 89/104 skal fortolke således, at et EF-varemærke eller et nationalt varemærke ikke kan erklæres helt eller delvist ugyldigt med den begrundelse, at de begreber, der er anvendt til at betegne de varer og tjenesteydelser, for hvilke dette varemærke er blevet registreret, mangler tilstrækkelig klarhed og præcision.
Det tredje og det fjerde spørgsmål
72 Med det tredje og det fjerde spørgsmål, der skal behandles samlet, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og artikel 3, stk. 2, litra d), i første direktiv 89/104 skal fortolkes således, at en varemærkeansøgning uden nogen hensigt til at bruge varemærket for de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af registreringen, udgør en handling i ond tro som omhandlet i disse bestemmelser, og i bekræftende fald, om artikel 51, stk. 3, i forordning nr. 40/94 og artikel 13 i første direktiv 89/104 skal fortolkes således, at når en manglende hensigt til at bruge et varemærke i overensstemmelse med dets væsentligste funktioner alene angår visse af de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af registreringen, omfatter dette varemærkes ugyldighed alene disse varer eller tjenesteydelser.
73 For så vidt for det første angår spørgsmålet, om artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og artikel 3, stk. 2, litra d), i første direktiv 89/104 skal fortolkes således, at en varemærkeansøgning uden nogen hensigt til at bruge varemærket for de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af registreringen, udgør en handling i ond tro som omhandlet i disse bestemmelser, skal det bemærkes, at disse bestemmelser nærmere bestemt fastlægger, at et varemærke kan erklæres ugyldigt, når ansøgeren ved indgivelsen af ansøgningen var i ond tro. Hverken denne forordning eller dette direktiv definerer begrebet »ond tro«. Det skal imidlertid bemærkes, at dette begreb er et selvstændigt EU-retligt begreb, og henset til nødvendigheden af en sammenhængende anvendelse af det EU-retlige varemærkesystem og de nationale varemærkesystemer skal nævnte begreb fortolkes på samme måde både i forbindelse med første direktiv 89/104 og i forbindelse med forordning nr. 40/94 (jf. analogt dom af 27.6.2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, EU:C:2013:435, præmis 34 og 35).
74 Domstolen har haft lejlighed til at fastslå, at ud over, at begrebet »ond tro« efter dets sædvanlige betydning i almindelig sprogbrug forudsætter tilstedeværelsen af en uredelig tankegang eller hensigt, skal der ved en fortolkning heraf desuden tages hensyn til den specifikke varemærkeretlige sammenhæng, dvs. i erhvervsmæssig sammenhæng. De EU-retlige regler om varemærker har i denne forbindelse navnlig til formål at bidrage til en ordning med loyal konkurrence, under hvilken enhver virksomhed med henblik på at opbygge en fast kundekreds på grundlag af kvaliteten af sine varer eller tjenesteydelser må sættes i stand til at få tegn, der gør det muligt for forbrugeren uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse, registreret som varemærke (dom af 12.9.2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret mod EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, præmis 45 og den deri nævnte retspraksis).
75 Den absolutte ugyldighedsgrund, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og artikel 3, stk. 2, litra d), i første direktiv 89/104 finder således anvendelse, når det af relevante og samstemmende indicier fremgår, at indehaveren af et varemærke ikke har indgivet ansøgningen om registrering af dette varemærke med det formål at deltage loyalt i konkurrencen, men med hensigt om at skade tredjemands interesser på en måde, der ikke er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, eller med hensigt – selv uden at være rettet mod en bestemt tredjemand – at opnå en eneret til andre formål end dem, der vedrører et varemærkes funktioner, heriblandt den væsentlige funktion som oprindelsesangivelse, der er henvist til i nærværende dom (dom af 12.9.2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret mod EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, præmis 46).
76 Varemærkeansøgeren er ganske vist ikke på datoen for indgivelsen af vedkommendes registreringsansøgning eller i forbindelse med undersøgelsen heraf forpligtet til at angive eller præcist at vide, hvad denne skal bruge det ansøgte varemærke til, såfremt det registreres, og vedkommende har en frist på fem år til at påbegynde en faktisk brug i overensstemmelse med varemærkets grundlæggende funktion (jf. i denne retning dom af 12.9.2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C-541/18, EU:C:2019:725, præmis 22).
77 Som generaladvokaten imidlertid har anført i punkt 109 i forslaget til afgørelse, kan registreringen af et varemærke, uden at ansøgeren har en hensigt om at bruge det for de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af denne registrering, udgøre ond tro, når der ikke foreligger nogen begrundelse for varemærkeansøgningen, henset til de mål, der er fastsat i forordning nr. 40/94 og første direktiv 89/104. Der kan alene være tale om en ond tro, hvis der foreligger objektive, relevante og samstemmende indicier, som kan godtgøre, at ansøgeren på datoen for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det omhandlede varemærke enten havde til hensigt at skade tredjemands interesser på en måde, der ikke er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, eller med hensigt til – selv uden at være rettet mod en bestemt tredjemand – at opnå en eneret til andre formål end dem, der vedrører et varemærkes funktioner.
78 Ansøgeren af et varemærke kan således ikke antages at være i ond tro, blot fordi det konstateres, at denne ansøger på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering ikke drev nogen økonomiske virksomhed i form af levering af de varer og tjenesteydelser, som der er henvist til i denne ansøgning.
79 For det andet skal det afgøres, om artikel 51, stk. 3, i forordning nr. 40/94 og artikel 13 i første direktiv 89/104 skal fortolkes således, at når en manglende hensigt til at bruge et varemærke i overensstemmelse med dets væsentligste funktioner alene angår visse af de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af registreringen, omfatter dette varemærkes ugyldighed alene disse varer eller tjenesteydelser.
80 Som generaladvokaten har anført i punkt 125 i forslaget til afgørelse, er det i denne forbindelse tilstrækkeligt at bemærke, at det tydeligt fremgår af disse bestemmelser, at hvis ugyldighedsgrunden kun består for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret, kan mærket kun erklæres ugyldigt for så vidt angår de pågældende varer eller tjenesteydelser.
81 Henset til det ovenstående skal det tredje og det fjerde spørgsmål besvares med, at artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og artikel 3, stk. 2, litra d), i første direktiv 89/104 skal fortolkes således, at en varemærkeansøgning uden nogen hensigt til at bruge varemærket for de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af registreringen, udgør en handling i ond tro som omhandlet i disse bestemmelser, hvis ansøgeren af dette varemærke enten havde til hensigt at skade tredjemands interesser på en måde, der ikke er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, eller med hensigt til – selv uden at være rettet mod en bestemt tredjemand – at opnå en eneret til andre formål end dem, der vedrører et varemærkes funktioner. Når den manglende hensigt til at bruge varemærket i overensstemmelse med de væsentligste funktioner for et varemærke alene vedrører visse af de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af varemærkeansøgningen, er denne ansøgning kun indgivet i ond tro, for så vidt som den vedrører disse varer eller tjenesteydelser.
Det femte spørgsmål
82 Med sit femte spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om første direktiv 89/104 skal fortolkes således, at det er til hinder for en national bestemmelse, hvorefter en varemærkeansøger skal erklære, at varemærket bruges til de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af registreringsansøgningen, eller at denne i god tro har til hensigt at tage det i brug i så henseende.
83 Som anført i nærværende doms præmis 56 skal det i denne forbindelse bemærkes, at syvende betragtning til dette direktiv præciserer, at de absolutte ugyldighedsgrunde, som er nævnt heri, er nævnt på udtømmende vis, selv om visse af disse grunde er fakultative for medlemsstaterne. Dette direktiv forbyder således medlemsstaterne at indføre andre registreringshindringer og ugyldighedsgrunde i den nationale lovgivning, der gennemfører dette direktiv, end dem, der er angivet i samme direktiv.
84 Som det fremgår af femte betragtning til første direktiv 89/104, bevarer medlemsstaterne derimod fuldt ud deres frihed til at fastsætte procedureregler vedrørende registrering, fortabelse eller ugyldighed med hensyn til varemærker, der er erhvervet ved registrering.
85 Heraf følger, at selv om medlemsstaterne kan fastsætte de procedureregler, som de finder passende, fører dette i praksis ikke til, at der kan indføres registreringshindringer og ugyldighedsgrunde, som ikke fremgår af første direktiv 89/104.
86 En national bestemmelse, hvorefter en ansøger af et nationalt varemærke ifølge en simpel procedureregel om registrering af varemærker skal erklære, at det pågældende varemærke bruges for de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af registreringsansøgningen, eller at denne i god tro har til hensigt at tage det i brug i så henseende, kan således ikke anses for uforenelig med bestemmelserne i første direktiv 89/104. Selv om en sådan erklæringspligt kan anses for et bevis, der kan godtgøre, at ansøgeren ved indgivelse af varemærkeansøgningen eventuelt var i ond tro, kan en sådan tilsidesættelse imidlertid ikke udgøre en grund, på baggrund af hvilken det omhandlede varemærke kan erklæres ugyldigt.
87 Det følger af det ovenstående, at det femte spørgsmål skal besvares med, at første direktiv 89/104 skal fortolkes således, at det ikke er til hinder for en national bestemmelse, hvorefter en varemærkeansøger skal erklære, at varemærket bruges til de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af registreringsansøgningen, eller at denne i god tro har til hensigt at tage det i brug i så henseende, forudsat at tilsidesættelse af en sådan betingelse ikke som sådan udgør en ugyldighedsgrund for et allerede registreret varemærke.
Sagsomkostninger
88 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra de nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.
På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Fjerde Afdeling) for ret:
1) Artikel 7 og 51 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1891/2006 af 18. december 2006, og artikel 3 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at et EF-varemærke eller et nationalt varemærke ikke kan erklæres helt eller delvist ugyldigt med den begrundelse, at de begreber, der er anvendt til at betegne de varer og tjenesteydelser, for hvilke dette varemærke er blevet registreret, mangler tilstrækkelig klarhed og præcision.
2) Artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94, som ændret ved forordning nr. 1891/2006, og artikel 3, stk. 2, litra d), i første direktiv 89/104 skal fortolkes således, at en varemærkeansøgning uden nogen hensigt til at bruge varemærket for de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af registreringen, udgør en handling i ond tro som omhandlet i disse bestemmelser, hvis ansøgeren af dette varemærke enten havde til hensigt at skade tredjemands interesser på en måde, der ikke er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, eller med hensigt til – selv uden at være rettet mod en bestemt tredjemand – at opnå en eneret til andre formål end dem, der vedrører et varemærkes funktioner. Når den manglende hensigt til at bruge varemærket i overensstemmelse med de væsentligste funktioner for et varemærke alene vedrører visse af de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af varemærkeansøgningen, er denne ansøgning kun indgivet i ond tro, for så vidt som den vedrører disse varer eller tjenesteydelser.
3) Direktiv 89/104 skal fortolkes således, at det ikke er til hinder for en national bestemmelse, hvorefter en varemærkeansøger skal erklære, at varemærket bruges til de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af registreringsansøgningen, eller at denne i god tro har til hensigt at tage det i brug i så henseende, forudsat dog at tilsidesættelse af en sådan betingelse ikke som sådan udgør en ugyldighedsgrund for et allerede registreret varemærke.
Underskrifter