Language of document : ECLI:EU:C:2018:292

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

van 26 april 2018 (1)

Zaak C129/17

Mitsubishi Shoji Kaisha,

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe

tegen

Duma Forklifts,

G.S. International

[verzoek van het hof van beroep Brussel (België) om een prejudiciële beslissing]

„Prejudiciële verwijzing – Uniemerk – Aan het merk verbonden rechten – Parallelle invoer in de EER – Rebranding van waren vóór de invoer ervan in de EER”






1.        Na inschrijving van een onderscheidend teken als merk, geniet de houder ervan tegenover derden een aantal rechten die hem in staat stellen om zich tegenover zijn concurrenten op dat teken te beroepen. Een van die rechten is meer in het bijzonder het recht om het gebruik van het merk, zonder zijn toestemming, in het economisch verkeer te verbieden.

2.        De Unieregelgeving voorziet tevens in het recht van de houder om de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren op het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (EER) toe te staan. Zodra dat recht is uitgeoefend, treedt uitputting van het aan het merk verbonden recht op, waardoor de houder ervan zich niet langer kan verzetten tegen verdere verhandeling van die waren, behoudens in een aantal specifieke gevallen.(2)

3.        In deze prejudiciële verwijzing is sprake van twee bijzondere omstandigheden:

–        enerzijds heeft een derde zonder toestemming van de merkhouder de onderscheidende tekens van dat merk verwijderd (debranding) van vorkheftrucks die niet eerder in de EER waren verhandeld, aangezien deze onder douane-entrepot waren geplaatst;

–        anderzijds werden die tekens door de derde verwijderd met de bedoeling de waren in de EER in te voeren of in de handel te brengen na ze van een eigen onderscheidend teken te hebben voorzien (rebranding).(3)

4.        In het licht van deze feiten legt de verwijzende rechter het Hof van Justitie zijn twijfels voor over de grenzen van de rechten die de regelgeving inzake onderscheidende tekens aan de merkhouder verleent. De rechter vraagt meer in het bijzonder of een derde die de eerder beschreven handelwijze heeft gehanteerd, het ingeschreven merk heeft gebruikt en aldus inbreuk heeft gemaakt op de rechten van de merkhouder.

I.      Toepasselijke bepalingen

5.        In het Unierecht is de rechtsregeling ter bescherming van merken opgenomen zowel in de maatregelen tot harmonisatie van het nationale recht (en meer in het bijzonder in richtlijn 2008/95/EG(4), waarvan de latere wijzigingen geen invloed hebben op deze zaak)(5), als in de bepalingen inzake het Uniemerk(6), die gelden voor marktdeelnemers die ervoor kiezen om gebruik te maken van deze industriële-eigendomstitel met continentale dimensies(7).

A.      Merkenrecht

1.      Richtlijn 2008/95

6.        In overweging 11 van deze richtlijn staat te lezen:

„De door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, moet absoluut zijn wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn. De bescherming moet ook gelden wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren of diensten soortgelijk zijn. [...]”

7.        Artikel 5 („Rechten verbonden aan het merk”), leden 1 en 3, bepaalt:

„1.      Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:

a)      wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b)      dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

[...]

3.      Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

a)      het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;

b)      het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;

c)      het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

d)      het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.”

8.        Artikel 7 („Uitputting van het aan het merk verbonden recht”) bepaalt:

„1.      Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

2.      Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”

2.      Verordening nr. 207/2009

9.        Overweging 9 luidt als volgt:

„Het beginsel van het vrije verkeer van goederen impliceert dat de houder van een [Unie]merk het gebruik daarvan niet kan verbieden aan een derde voor waren die in de [Europese Unie] door hemzelf of met zijn toestemming onder het merk in de handel zijn gebracht, tenzij de houder gegronde redenen kan aanvoeren om zich tegen verdere verhandeling van de waren te verzetten.”

10.      De artikelen 9 („Rechten verbonden aan het [Unie]merk”) en 13 („Uitputting van het aan het [Unie]merk verbonden recht”) komen overeen met respectievelijk de artikelen 5 en 7 van richtlijn 2008/95.

B.      Douanerecht

11.      De regeling douane-entrepot die ratione temporis van toepassing was op de onderhavige zaak, is een van de bijzondere regelingen in de zin van titel VII, hoofdstuk 1 („Algemene bepalingen”), artikel 135 („Toepassingsgebied”), onder b), van verordening (EG) nr. 450/2008 tot vaststelling van het communautair douanewetboek(8).

12.      Artikel 141 („Gebruikelijke behandelingen”) van het douanewetboek bepaalt:

„Goederen die onder een regeling douane-entrepot, onder een veredelingsregeling of in een vrije zone zijn geplaatst, kunnen gebruikelijke behandelingen ondergaan om ze in goede staat te bewaren, ter verbetering van de presentatie of handelskwaliteit of ter voorbereiding van de distributie of wederverkoop.”

13.      In artikel 531 van de uitvoeringsverordening van het douanewetboek(9) is bepaald dat „[n]iet-communautaire goederen [...] de in bijlage 72 genoemde gebruikelijke behandelingen [kunnen] ondergaan”. In die bijlage is het begrip „gebruikelijke behandelingen” nader gespecificeerd en is vastgesteld dat onder meer de volgende – in de onderhavige zaak van belang zijnde – handelingen als gebruikelijke behandelingen kunnen worden beschouwd:

„16.      het verpakken, uitpakken, ompakken, het overgieten of overbrengen in een andere verpakking, zelfs als dit ertoe leidt dat het product onder een andere achtcijfercode van de GN wordt ingedeeld; het bevestigen, verwijderen of wijzigen van merktekens, etiketten, prijskaartjes of andere onderscheidingstekens”.(10)

C.      Regelgeving inzake oneerlijke mededinging

14.      Aangezien een beroep op de regelgeving inzake oneerlijke mededinging niet kan worden uitgesloten, dient te worden verwezen naar artikel 10 bis van het Verdrag van Parijs(11), dat luidt als volgt:

„1)      De landen der Unie zijn gehouden aan hen, die tot de Unie behoren, een daadwerkelijke bescherming te verlenen tegen de oneerlijke mededinging.

2)      Elke daad van mededinging, strijdig met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, levert een daad van oneerlijke mededinging op.

3)      Met name zullen moeten worden verboden:

i)      alle daden, welke ook, die verwarring zouden kunnen verwekken door onverschillig welk middel ten opzichte van de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent;

ii)      valse beweringen bij het handel drijven, die de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent in diskrediet zouden kunnen brengen;

iii)      aanduidingen of beweringen, waarvan het gebruik zich bij het handel drijven leent tot het verwekken van verwarring bij het publiek omtrent de aard, de wijze van vervaardiging, de kenmerken, de bruikbaarheid of de hoeveelheid van de waren.”

II.    Feiten van het hoofdgeding en prejudiciële vragen

A.      Feiten

15.      Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd., een in Japan gevestigde vennootschap (hierna: „Mitsubishi”), beheert wereldwijd de merkenportefeuille van de Mitsubishigroep. In die hoedanigheid is zij houdster van de volgende merken (hierna: „Mitsubishimerken”):

–      twee Uniemerken: een woordmerk, „MITSUBISHI”, ingeschreven op 24 september 2001, en een beeldmerk, ingeschreven op 3 maart 2000, met de grafische voorstelling als weergegeven aan het eind van dit streepje; beide merken zijn onder meer ingeschreven voor waren van klasse 12, waaronder motorvoertuigen, elektrische voertuigen en vorkheftrucks:

Image not found

–      twee Benelux-merken, ingeschreven op 1 juni 1974: een woordmerk, „MITSUBISHI”, en een beeldmerk, met dezelfde grafische voorstelling als het Uniebeeldmerk; beide hebben onder meer betrekking op waren van klasse 12, waaronder voertuigen en vervoermiddelen te land.

16.      Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (hierna: „MCFE”), gevestigd in Nederland, is exclusief gerechtigd vorkheftrucks onder het merk Mitsubishi te produceren en in de handel te brengen in de EER. MCFE werkt met officiële dealers die de vorkheftrucks in de EER verkopen. Buiten de EER worden vorkheftrucks onder het merk Mitsubishi hoofdzakelijk geproduceerd door Mitsubishi Heavy Industries Ltd., een vennootschap die eveneens tot de Mitsubishigroep behoort, maar die onafhankelijk is van de vennootschap die de merken beheert.

17.      Duma Forklifts NV (hierna: „Duma”) is een in België gevestigde vennootschap. Haar voornaamste activiteit is de wereldwijde aan- en verkoop van nieuwe en tweedehandsvorkheftrucks van onder meer de merken Mitsubishi, Caterpillar, Nissan en Toyota. Daarnaast produceert Duma eigen vorkheftrucks onder de namen „GSI”, „GS” of „Duma” en is zij groothandelaar in vorkheftrucks, graafmachines, minitractoren en stapelaars, die zij zowel binnen als buiten de EER verkoopt. Tot het midden van de jaren negentig behoorde deze vennootschap tot het netwerk van officiële dealers van Mitsubishivorkheftrucks in België.

18.      G.S. International BVBA (hierna: „GSI”), eveneens gevestigd in België, is een met Duma verbonden onderneming. Beide vennootschappen worden bestuurd door dezelfde personen en hebben dezelfde zetel. GSI bouwt en herstelt vorkheftrucks die zij samen met de bijbehorende onderdelen invoert en uitvoert op de mondiale groothandelsmarkt. Zo brengt zij de vorkheftrucks in overeenstemming met de geldende Europese normen, waarbij de heftrucks van een eigen serienummer worden voorzien. Na een aantal ingrepen levert GSI de machines aan Duma met de desbetreffende EU-conformiteitsverklaring, die zij zelf opstelt.

19.      Volgens de verwijzingsbeslissing hebben Duma en GSI zich tussen 1 januari 2004 en 12 november 2009 schuldig gemaakt aan onrechtmatige parallelle handel – te weten zonder toestemming van de houder van de Mitsubishimerken – in vorkheftrucks die van die merken waren voorzien. Deze handelwijze is echter niet het voorwerp van de prejudiciële vragen.

20.      Vanaf 20 november 2009 kochten Duma en GSI echter vorkheftrucks van hetzelfde type van een onderneming van de Mitsubishigroep en plaatsten zij die onder een regeling douane-entrepot. In de periode waarin de heftrucks onder die regeling bleven:

–        gingen zij over tot een volledige debranding van de machines, waarbij zij de Mitsubishimerken van de machines verwijderden;

–        brachten zij de nodige aanpassingen aan om de heftrucks in overeenstemming te brengen met de normen van de Unie;

–        brachten zij hun eigen merken op de heftrucks aan en vervingen zij de identificatieplaatjes en serienummers door hun eigen plaatjes en nummers;

–        voerden zij de voertuigen tot slot in de EER en in derde landen in, waar de voertuigen werden verkocht.

B.      Procedure bij de nationale rechterlijke instanties

21.      Op 10 november 2008 stelden Mitsubishi en MCFE bij de rechtbank van koophandel te Brussel (België) een vordering in, strekkende tot staking van de handelingen bestaande in parallelle invoer en de- en rebranding, die zij Duma en GSI verweten. Deze rechterlijke instantie heeft de vordering bij vonnis van 17 maart 2010 ongegrond verklaard en afgewezen.

22.      Mitsubishi en MCFE hebben hoger beroep ingesteld tegen dat vonnis in eerste aanleg. Samengevat verzoeken zij het hof van beroep Brussel (België), het vonnis nietig te verklaren en de parallelle handel in vorkheftrucks voorzien van de Mitsubishimerken en in vorkheftrucks waarvan de merken zijn verwijderd, te verbieden.

23.      Appellantes voeren aan dat de praktijk van debranding en rebranding met een ander merkteken van vorkheftrucks en de latere invoer ervan in de EER, inbreuk maken op hun merkrechten. Hierdoor wordt niet alleen voorbijgegaan aan de functie van herkomstaanduiding van de waar, maar wordt ook inbreuk gemaakt op het recht van de merkhouder om de eerste verhandeling van de van zijn merken voorziene waren in de EER te controleren. Het douane-entrepot mag geen rechteloze zone worden, en de consument zou de vorkheftrucks van Mitsubishi na de de- en rebranding blijven herkennen.

24.      Duma en GSI ontkennen dat zij inbreuk maken op de rechten van Mitsubishi. De merken die tijdens het douane-entrepot werden verwijderd, waren Aziatische en geen Europese merken. Bovendien zijn zij van mening dat zij, door het in overeenstemming brengen van de vorkheftrucks met de in de Unie geldende normen, fabrikant van die voertuigen zijn en bijgevolg het recht hebben om hun eigen merken daarop aan te brengen.

25.      In de verwijzingsbeslissing heeft de appelrechter de hogere beroepen van Mitsubishi en MCFE (gedeeltelijk) toegewezen met betrekking tot de feiten vóór 20 november 2009. Hij vraagt zich echter af of de merkenrechtelijke regeling van toepassing is op de handelwijze die na die datum werd gehanteerd, waarbij de Mitsubishimerken werden verwijderd en door andere eigen merken van Duma en GSI werden vervangen en de voertuigen van hun identificatieplaatjes en serienummers werden ontdaan. De verwijzende rechter is van mening dat het Hof zich nog niet heeft uitgesproken over de praktijk van debranding, zoals toegepast door Duma en GSI.

26.      Het hof van beroep Brussel verzoekt het Hof daarom om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

„1)      a)      Omvatten artikel 5 van richtlijn 2008/95/EG en artikel 9 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad [...] het recht voor de merkhouder om zich te verzetten tegen de verwijdering, door een derde, zonder de toestemming van de merkhouder, van alle op de waren aangebrachte aan de merken gelijke tekens (debranding), wanneer het gaat om nooit eerder in de Europese Economische Ruimte verhandelde waren, zoals waren geplaatst onder douane-entrepot, en wanneer de verwijdering door die derde geschiedt met het oog op de invoer of in de handel brengen van die waren in de Europese Economische Ruimte?

b)      Maakt het een verschil uit voor de beantwoording van de voormelde vraag a) of de invoer of het in de handel brengen in de Europese Economische Ruimte van die waren geschiedt onder een eigen onderscheidingsteken aangebracht door die derde (rebranding)?

2)      Maakt het voor de beantwoording van de eerste vraag een verschil indien de aldus ingevoerde of in de handel gebrachte waren, naar hun uiterlijke verschijning of model door de relevante gemiddelde consument nog steeds worden geïdentificeerd als afkomstig van de merkhouder?”

III. Procedure bij het Hof en standpunt van partijen

A.      Procedure

27.      De verwijzingsbeslissing is op 13 maart 2017 bij de griffie van het Hof ingekomen. Mitsubishi, Duma, de Duitse regering en de Commissie hebben schriftelijke opmerkingen ingediend.

28.      De vertegenwoordigers van Mitsubishi, Duma en de Commissie hebben deelgenomen aan de terechtzitting, die op 8 februari 2018 heeft plaatsgevonden.

B.      Samenvatting van de argumenten van partijen

29.      Mitsubishi(12) stelt dat Duma en GSI de buiten de EER aangekochte vorkheftrucks alleen aan de beschreven behandelingen onderwerpen om de regels inzake uitputting van het merkrecht te omzeilen. Zij stelt voor, artikel 5 van richtlijn 2008/95 en de overeenkomstige bepaling in verordening nr. 207/2009 (artikel 9) aldus uit te leggen dat deze de merkhouder het recht verlenen zich te verzetten tegen de verwijdering, door een derde en zonder toestemming van de merkhouder, van de op de waren aangebrachte tekens wanneer het gaat om nooit eerder in de EER verhandelde waren, zoals waren geplaatst onder douane-entrepot.

30.      Zij benadrukt eveneens dat de opsomming van de soorten gebruik van het merk die de houder derden kan verbieden, zoals beschreven in artikel 5, lid 3, van richtlijn 2008/95 en artikel 9, lid 2, van verordening nr. 207/2009, niet-limitatief is.(13) Naar haar oordeel is het recht van de merkhouder om de eerste verhandeling te controleren het specifieke voorwerp van het merkenrecht.(14) Hoewel het plaatsen van waren onder de schorsingsregeling douane-entrepot niet wordt beschouwd als een gebruik van het merk, betekent dat niet automatisch dat het is toegestaan de waren aan behandelingen te onderwerpen die uitsluitend bedoeld zijn om het recht van de merkhouder om het in de handel brengen ervan te controleren, te omzeilen.

31.      Deze activiteiten doen bovendien afbreuk aan de functies van het merk, zowel aan de functie van waarborging van de herkomst en de kwaliteit van de waar(15) als aan de investerings-(16) en reclamefunctie(17). Dat op de waren een teken van de invoerder wordt aangebracht en dat de consument Mitsubishi herkent als fabrikant van de heftrucks, acht zij niet van belang. Dat laatste betekent bovendien dat bij de consument de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band bestaat met de houder van het oorspronkelijke merk en dat Duma en GSI dus voordeel halen uit de merken van de fabrikant en zo afbreuk doen aan zijn reputatie.(18)

32.      Duma pleit er daarentegen voor om de prejudiciële vragen ontkennend te beantwoorden. Zij voert daartoe aan dat zij geen gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met de Europese Mitsubishimerken, aangezien de machines pas in de Unie worden ingevoerd nadat die merken zijn verwijderd.(19) Zij is van mening dat de rechtspraak van het Hof van toepassing is volgens welke de houder van een merk zich niet kan verzetten tegen de enkele binnenkomst in de Unie, onder de regeling douane-entrepot, van oorspronkelijke merkgoederen die nog niet in de EER in de handel zijn gebracht.(20)

33.      Zij herinnert eraan dat volgens bovengenoemde rechtspraak de houder van het merkrecht zich alleen kan verzetten tegen het in het vrije verkeer brengen van de van het merk voorziene waren, of als vaststaat dat de waren zouden worden verkocht of te koop aangeboden in de EER, wat noodzakelijkerwijs de verhandeling ervan op dat grondgebied impliceert.(21) Zij wijst er evenwel op dat de houder die mogelijkheid alleen heeft wanneer de waren onder zijn merk in de handel werden gebracht.(22) Aangezien er geen gebruik is gemaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met de Mitsubishimerken, is volgens Duma de perceptie van de gemiddelde consument van geen enkel belang.

34.      De Duitse regering pleit eveneens voor een ontkennende beantwoording van de prejudiciële vragen. Uit de bewoordingen van artikel 5 van richtlijn 2008/95 en artikel 9 van verordening nr. 207/2009 vloeit voort dat de uitoefening van de aan het merk verbonden rechten het „gebruik” van dat merk veronderstelt, een term die in beide bepalingen op dezelfde manier wordt uitgelegd.(23) Een systematische benadering leidt tot hetzelfde resultaat, aangezien de in de twee bepalingen opgenomen voorbeelden van gebruik waarvoor de merkhouder zijn toestemming moet geven, inhouden dat het teken als dusdanig in het economisch verkeer moet voorkomen, wat niet het geval is als het merk volledig van de waar wordt verwijderd. De merkhouder kan zich evenwel op de voorschriften inzake oneerlijke mededinging beroepen om zich tegen de invoer van de gerebrande waren te verzetten.

35.      Volgens de Duitse regering heeft een volledige debranding geen gevolgen voor de functies van het merk.(24) A fortiori is in de onderhavige zaak geen sprake van inbreuk op het recht om de eerste verhandeling van de waren in de EER te controleren, aangezien het merkenrecht de merkhouder niet beschermt tegen het in de handel brengen van zijn waren los van het merk.(25) In deze context staat het arrest Portakabin (26) volgens haar niet in de weg aan een dergelijke beoordeling, aangezien dat geding geen betrekking had op de volledige verwijdering van het merk, maar op het gebruik ervan door een derde in reclame.

36.      De Commissie vraagt om de prejudiciële vragen bevestigend te beantwoorden. Zij stelt dat het Unierecht geen beginsel van internationale uitputting kent, zodat in casu bij gebreke van een verkoop in de EER de merkhouder zich tegen de verhandeling van de van zijn merk voorziene waren op dat grondgebied kan verzetten.(27) Zij is van mening dat, hoewel de plaatsing door een derde van de waren onder een regeling zoals de regeling douane-entrepot geen inbreuk op het uitsluitende recht van de merkhouder inhoudt(28), dit niet het geval is wanneer er bepaalde commerciële handelingen in de Unie worden verricht, zoals het te koop aanbieden of het maken van reclame, of wanneer er redenen zijn om te vrezen dat de waren naar de EER worden omgeleid(29).

37.      Naar het oordeel van de Commissie hebben Duma en GSI de regeling douane-entrepot gebruikt om de vorkheftrucks op het grondgebied van de EER binnen te brengen teneinde de invoer ervan te formaliseren. In dat geval is het irrelevant dat de debranding van de waren als onrechtmatig zou kunnen worden bestempeld uit het oogpunt van oneerlijke mededinging.

IV.    Analyse

A.      Vraagstelling en opmerkingen vooraf

38.      De verwijzende rechter wenst te vernemen of Mitsubishi zich op grond van artikel 5 van richtlijn 2008/95 en artikel 9 van verordening nr. 207/2009 kan verzetten tegen de verwijdering van haar merken voor vorkheftrucks, waartoe Duma en GSI zijn overgegaan.

39.      Aangezien noch het ontbreken van toestemming van de merkhouder noch het gebruik in het economisch verkeer (twee voorwaarden voor toepassing van deze twee bepalingen) ter discussie staat, is de cruciale vraag dus of er gebruik is gemaakt van de betrokken merken. Ik zal proberen uit te leggen waarom dat volgens mij niet het geval is (deel B).

40.      Dat Duma en GSI na de debranding hun eigen tekens op de vorkheftrucks hebben aangebracht terwijl die onder douane-entrepot waren geplaatst, zou slechts een juridische list zijn ter omzeiling van het recht van de merkhouder om de parallelle invoer van de waren te verbieden. Dat recht ontleent de merkhouder aan het feit dat het beginsel van internationale uitputting niet is erkend in de rechtsorde van de Unie. Dat is het standpunt van Mitsubishi, waaraan de verwijzende rechter refereert. Vervolgens moet dus worden nagegaan of er sprake is van omzeiling van de wet of rechtsmisbruik ten nadele van de rechten van de merkhouder (deel C).

41.      Tot slot is het dienstig kort te verwijzen naar de regels inzake oneerlijke mededinging, die een reactie op de in casu aan de orde zijnde handelwijze zouden kunnen vergemakkelijken (deel D).

42.      Alvorens mijn analyse te beginnen, wil ik twee zaken opmerken. Ten eerste dient voor de oplossing van dit probleem vooral te worden gekeken naar het gebruik (of niet-gebruik) van het teken, en dus naar de bepalingen van richtlijn 2008/95 en verordening nr. 207/2009 die de rechten van de merkhouder vaststellen. Mijns inziens zijn het die bepalingen en niet de douanevoorschriften die een antwoord bieden op de kernvraag van de prejudiciële verwijzing, die juist betrekking heeft op artikel 5 van de richtlijn en artikel 9 van de verordening.

43.      Ten tweede blijkt uit de stukken van het dossier en uit de elementen die ter terechtzitting werden uiteengezet dat, hoewel de door Duma verhandelde vorkheftrucks oorspronkelijk afkomstig waren van Mitsubishi en voorzien waren van de merken van dat bedrijf, de structuur ervan wijzigingen had ondergaan terwijl de vorkheftrucks onder douane-entrepot waren geplaatst. Met die wijzigingen wilde Duma de voertuigen in overeenstemming brengen met de Unierechtelijke veiligheids- en milieuvoorschriften om ze daarna in de EER in de handel te brengen. De voertuigen worden in de handel gebracht onder de eigen merken van Duma, die zich aan de consument voorstelt als verantwoordelijke voor de heftrucks en instaat voor de dienst na verkoop, als concurrent van Mitsubishi.

B.      Debranding als „gebruik” van de Mitsubishimerken

1.      Rechten van de merkhouder

44.      Het Hof heeft verklaard dat „volgens artikel 5, lid 1, eerste zin, van de richtlijn[(30)] [...] het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht [geeft]. Krachtens artikel 5, lid 1, onder a), staat dit uitsluitende recht de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden, wanneer dat teken gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven”.(31)

45.      Het Hof heeft echter verduidelijkt dat „de [Unie]wetgever in de artikelen 5 en 7 van [...] richtlijn [89/104] de regel van de communautaire uitputting heeft geformuleerd, volgens welke het aan het merk verbonden recht de houder niet toestaat het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder zelf of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Door die bepalingen vast te stellen heeft de [Unie]wetgever de lidstaten niet de mogelijkheid gelaten om in hun nationale recht de uitputting van de aan het merk verbonden rechten te regelen voor waren die in derde landen in de handel zijn gebracht (arrest van 16 juli 1998, Silhouette International Schmied, C‑355/96, [EU:C:1998:374], punt 26).”(32)

46.      Voor het onderhavige geding is het van belang te wijzen op een beperking van het recht van de merkhouder om de eerste verhandeling in de EER te controleren: „de verplaatsing van goederen tussen douanekantoren respectievelijk de opslag van goederen in een entrepot dat onder douanetoezicht staat [...] kunnen als zodanig [...] geen verhandeling van goederen in de Unie uitmaken”.(33)

47.      Hieruit vloeit voort „dat onder een schorsingsregeling geplaatste goederen niet louter wegens deze plaatsing inbreuk kunnen maken op in de Unie geldende intellectuele-eigendomsrechten”.(34) Alleen wanneer de waren onder het merk in de EER aan derden te koop worden aangeboden of worden verkocht kan afbreuk worden gedaan aan het uitsluitende recht van de merkhouder.

2.      Uitlegging van de term „gebruik”

48.      Het Hof heeft verklaard dat de volgende soorten gebruik geen inbreuk maken op het merkrecht: mondelinge vermeldingen van concurrerende merken als voorbeeld tussen handelaren(35), advertenties met betrekking tot accessoires en reserveonderdelen voor de reparatie en het onderhoud van auto’s(36) en bedrijfsemblemen, voor zover zij in overeenstemming zijn met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel(37). Tot nu toe heeft het Hof zich (tenzij ik mij vergis) echter nog niet uitgesproken over het „niet-gebruik” van het merk in omstandigheden als die in de onderhavige zaak.

49.      In het arrest Portakabin(38) werd een min of meer vergelijkbare handelwijze onderzocht, met als belangrijk onderscheid evenwel dat het merk van de houder zonder zijn toestemming werd gebruikt voor reclamedoeleinden.(39) Het Hof heeft geoordeeld dat de houder van een merk een adverteerder kan verbieden om reclame te maken op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk en dat door die adverteerder zonder toestemming van de merkhouder is geselecteerd. De vraag van de nationale rechter in die zaak had betrekking op het gebruik van het beschermde teken in advertenties op het internet, en net het gebrek aan enig debat over de verwijdering van het merk is veelzeggend. Uit het arrest blijkt nergens dat de onderneming die houder is van het merkrecht heeft aangevoerd dat inbreuk is gemaakt op dit recht vanwege de praktijk van debranding en rebranding.

a)      Letterlijke uitlegging

50.      Uit semantisch oogpunt betekent het woord gebruiken in zijn eerste betekenis „iets ergens toe laten dienen”. Een merk aanwenden om waren van een fabrikant te identificeren is dus een gebruik van dat merk.

51.      Omgekeerd is het doorhalen of verwijderen van een merk van een bepaalde waar logischerwijs het tegenovergestelde van het gebruiken van dat onderscheidend teken. Ik ben het dan ook eens met de Duitse regering(40) dat het volledig verwijderen van het merk niet kan worden beschouwd als een gebruik van dat merk. Er kan moeilijk worden beweerd dat iemand die waren ontdoet van het merk dat de waren tot dan toe onderscheidde van andere waren, daarmee het intussen verdwenen teken blijft gebruiken als element dat de herkomst van die waar aanduidt.

52.      Het gebruik van het merk moet plaatsvinden „in het economisch verkeer”, zoals bepaald in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 en artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009. In de rechtspraak is herhaaldelijk verklaard dat die formulering verwijst naar het gebruik in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer.(41) Als het merk wordt verwijderd van waren die ervan waren voorzien, is dat merk dus niet meer op de markt en bijgevolg ook niet meer in het economisch verkeer aanwezig, waardoor de consument het niet meer kan waarnemen.

53.      Zoals Duma aangeeft, zijn er maar twee gevallen waarin het ontbreken van een onderscheidend teken kan worden beschouwd als gebruik dat inbreuk kan maken op de rechten van de merkhouder: a) wanneer het merk bestaat uit de driedimensionale vorm van de waar en is ingeschreven na het onderzoek inzake de absolute weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, onder b), c) en e), van richtlijn 2008/95 te hebben doorstaan(42); en b) wanneer een als merk ingeschreven kleur onveranderlijk is gebruikt totdat zij onderscheidend vermogen heeft verkregen(43). Geen van deze twee situaties is in het onderhavige geval aan de orde.

b)      Systematische uitlegging

54.      Uit systematisch oogpunt moet worden gekeken naar artikel 5, lid 3, van richtlijn 2008/95 en artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009. In de opsomming van de soorten gebruiken die verboden zijn zonder toestemming van de merkhouder, is de handelwijze bestaande in het verwijderen van het teken waarvan de waren tot dan toe waren voorzien, niet opgenomen.

55.      De opsomming van de soorten gebruik die de merkhouder kan verbieden, zoals vermeld in deze twee artikelen, is niet limitatief.(44) Zoals de Duitse regering opmerkt, is het echter logisch dat het verwijderen van het merk niet in deze lijst voorkomt: volgens de logica van beide bepalingen moet het teken dat zou zijn gebruikt, op de markt verschijnen om daar zijn functie als communicatie-instrument te vervullen.(45)

56.      Mijns inziens is het duidelijk dat Duma en GSI, zodra zij de Mitsubishimerken van de vorkheftrucks hebben verwijderd en deze hebben vervangen door de eigen merken van beide ondernemingen, geen onderscheidende tekens van Mitsubishi gebruiken. Dit zou anders zijn indien de tekens die op de waren worden aangebracht („Duma” en „GSI”) gelijkenissen zouden vertonen met de Mitsubishimerken, hetgeen door de merkhouder niet wordt beweerd en evenmin waarschijnlijk lijkt (hoewel het gaat om een feitelijke kwestie die door de verwijzende rechter moet worden beoordeeld).

57.      Als dit het geval is, zoals ik denk, is het – uit het oogpunt van het merkenrecht – niet van belang dat de door Duma en GSI verhandelde waren min of meer soortgelijk zijn aan die van Mitsubishi. Het gaat hier om het gebruik van merken die aan een merkhouder toebehoren, dit wil zeggen om het onderscheidend teken als dusdanig, niet om de grotere of kleinere mate van soortgelijkheid van de erdoor aangeduide waren.

c)      Teleologische uitlegging

58.      Volgens het Hof bevat artikel 2 van richtlijn 2008/95 de wezenlijke functie van het merk, door te bepalen dat alleen tekens die de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden een merk kunnen vormen.(46)

59.      Het merk beschermt dus de wijze waarop de houder ervan zijn waren kan onderscheiden van andere waren: het geeft hem een monopolie op het teken, dat ten overstaan van derden afdwingbaar is, met het oog op de transparantie van de informatie op de markt, ter identificatie van die waren zodat zij met het beschermde teken in verband worden gebracht. Wanneer het teken dat waren tot dan toe onderscheidde, wordt verwijderd, kan dat tot misleiding van de consument of tot oneerlijke handelspraktijken leiden, maar dit betekent mijns inziens dus niet dat er sprake is van onrechtmatig gebruik van het merk dat tot dan toe op die waren was aangebracht.

60.      Zoals ik hierna zal toelichten, zijn er andere rechtsmiddelen om op juridisch passende wijze op een dergelijke handelwijze, waarbij de consument wordt misleid of er sprake is van oneerlijke handelspraktijken, te reageren.

d)      Rechtsvergelijkend argument

61.      Het recht van een aantal lidstaten bevestigt dit standpunt. Ik beperk mij hier tot drie voorbeelden.

62.      In het Verenigd Koninkrijk(47) geeft verwijdering van het merk van waren die voordien van dat merk waren voorzien, de merkhouder niet het recht om zich te verzetten tegen de debranding, voor zover deze volledig is en het voorgaande teken dus overal is verwijderd. De Britse rechtspraak aanvaardt deze stelling en erkent derhalve niet dat wie dergelijk gedrag vertoont, inbreuk maakt op het recht van de merkhouder om zich tegen het gebruik van dat merk door een derde te verzetten.(48)

63.      In het Duitse recht heerst eveneens de rechtsopvatting dat bij verwijdering van het oorspronkelijke merk niet is voldaan aan de vereisten om te kunnen spreken van inbreuken op het merkrecht.(49) Die rechtsopvatting is gebaseerd op de rechtspraak van het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland), waarin in lijn met de Britse uitspraken wordt gesteld dat „wanneer de al dan niet gewijzigde waren worden vervreemd nadat het merk van de fabrikant is verwijderd, die laatste zich niet kan beroepen op zijn merkrecht, aangezien er geen gebruik van zijn ingeschreven merk heeft plaatsgevonden”.(50)

64.      In Frankrijk vormt het „verwijderen of wijzigen van een op regelmatige wijze aangebracht merk” een inbreuk op het recht van de houder van dat merk. De reden daarvoor is echter dat de wetgever dergelijk gedrag uitdrukkelijk heeft verboden in artikel L 713‑2 van de Code de la propriété intellectuelle (wetboek intellectuele eigendom), behoudens toestemming van de houder.(51) Dat die regel moest worden ingevoerd als aanvulling op de bescherming tegen onrechtmatig gebruik van het merk, wijst erop dat dit geval zonder die regel niet onder de in artikel 5, lid 3, van richtlijn 2008/95 en artikel 9, lid 2, van verordening nr. 207/2009 genoemde rechten van de merkhouder zou vallen.

65.      Hoewel deze voorbeelden natuurlijk betrekking hebben op het nationale recht, waarin het beginsel van uitputting geldt, blijkt op geen enkel moment dat de rechtvaardiging van het ingenomen standpunt (dat kan worden samengevat als „no use, no infringement”) verband houdt met dit beginsel.

e)      Rol van de wetgever

66.      Dat de rechtsstelsels van de lidstaten aanzienlijke verschillen vertonen wat de kwalificatie van debranding en rebranding als onrechtmatig gebruik van het merk betreft, is te wijten aan het feit dat de Uniewetgever geen beslissing ter zake heeft genomen. Artikel 5, lid 3, van richtlijn 2008/95 en artikel 9, lid 2, van verordening nr. 207/2009 regelen alleen het gebruik van de merken, en niets daarbuiten. De lidstaten kunnen dus hun eigen regels vaststellen, voor of tegen het niet-gebruik (of de verwijdering) van het onderscheidend teken, binnen het kader van hun vrijheid om regels vast te stellen.

67.      Als we de uitlegging zouden aanvaarden dat niet-gebruik desondanks een gebruik is in de zin van de twee bovengenoemde bepalingen, dan zou naar mijn oordeel een ruimere betekenis aan het Unierecht worden toegekend dan er volgens die regeling aan moet worden toegeschreven, alsook een andere betekenis dan de lidstaten hadden voorzien (zoals blijkt uit het feit dat een aantal lidstaten die betekenis blijft afwijzen). Onder het mom van een uitleggingsopdracht zou waarschijnlijk eerder een wetgevende oplossing worden vastgesteld.

3.      Functies van het merk

68.      Volgens de rechtspraak van het Hof blijft de uitoefening van het uitsluitende recht, op zijn minst in het geval van „dubbele gelijkheid” zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, onder a), van richtlijn 2008/95, beperkt tot gevallen waarin door het gebruik van het teken door een derde afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan aan een van de functies van het merk, ongeacht of het om de wezenlijke functie van aanduiding van de herkomst van de door dit merk gedekte waren of diensten, dan wel om een andere functie van dit merk gaat.(52) Tot de andere functies van het merk behoren in het bijzonder de functie die erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie.(53)

69.      In elk geval legt het Hof steeds de nadruk op het gebruik van het beschermde teken. Aangezien in casu naar mijn oordeel niet werkelijk gebruik is gemaakt van de Mitsubishimerken, acht ik het niet nodig om in te gaan op de vraag of er eventueel afbreuk is gedaan aan de functies van deze merken, aangezien die vraag alleen steek houdt als er gebruik is gemaakt van de merken.

70.      Indien daarentegen een handelwijze zoals die welke in casu aan de orde is, deel zou uitmaken van de soorten gebruik die door de merkhouder kunnen worden verboden, zou moeten worden onderzocht of afbreuk is gedaan aan de functie van het merk bestaande in aanduiding van de herkomst van de waren.(54) Dat zou veeleer een feitelijke kwestie zijn, die door de verwijzende rechter dient te worden beslecht, waarbij in aanmerking dient te worden genomen dat de consument, gelet op de specifieke kenmerken van vorkheftrucks, die worden gebruikt bij opslagactiviteiten en soortgelijke activiteiten, over het algemeen een beroepsbeoefenaar met een groter beoordelingsvermogen zal zijn.(55)

71.      Daartoe kan een gegeven uit de verwijzingsbeslissing relevant zijn: als de consument de waar ondanks de rebranding nog steeds als afkomstig van Mitsubishi bleef beschouwen, zoals de verwijzende rechter stelt (tweede prejudiciële vraag), lijkt het waarschijnlijk dat geen sprake is van verwarring over de onderneming waarvan de waar afkomstig was.(56)

C.      Plaatsing van de waren onder de regeling douane-entrepot

72.      Uit het bovenstaande leid ik af dat de verwijdering van het teken dat op bepaalde waar was aangebracht, niet kan worden beschouwd als gebruik van het merk waarvoor toestemming van de merkhouder noodzakelijk is. Het aanbrengen van een ander teken zou die merkhouder alleen de mogelijkheid bieden om de verkoop van de waren te verbieden als het nieuwe merk gelijk is aan of overeenstemt met het oorspronkelijke teken, hetgeen in deze zaak niet is aangetoond.

73.      Aldus zijn de problemen met betrekking tot de toepassing van het douanerecht in werkelijkheid veel minder relevant voor het onderhavige geding. In principe kan geen inbreuk op de in de Unie beschermde merkrechten plaatsvinden terwijl de waren onder douane-entrepot zijn geplaatst. Uit het oogpunt van het merkenrecht rijzen de vragen met betrekking tot de eerste verhandeling van de goederen in de EER ook alleen wanneer het gaat om waren die zijn voorzien van een onderscheidend teken waarop volgens de houder ervan inbreuk is gemaakt. Als het daarentegen gaat om waren die niet van dat teken zijn voorzien, kan de houder van het verwijderde merk zich dus niet meer daarop beroepen (maar eventueel wel andere middelen aanvoeren).

74.      Ik zal me hoe dan ook subsidiair uitspreken over de overige aangevoerde argumenten.

1.      Argument van rechtsmisbruik

75.      Mitsubishi beweert dat de praktijken van debranding en rebranding inbreuk maken op haar recht om de eerste verhandeling van de van haar merk voorziene waren te controleren(57), aangezien deze praktijken alleen tot doel hebben dat recht te omzeilen of buiten werking te stellen. Ter staving van die stelling haalt zij een passage uit het arrest TOP Logistics e.a. aan.(58)

76.      Rechtsmisbruik is moeilijk aan te tonen. De verwijzende rechter formuleert zijn vragen zelfs niet in die zin. Aangezien de verwijzende rechter zijn eerste vraag (over debranding) heeft uitgebreid tot die inzake de invoer of verhandeling van de waren in de EER na rebranding, is er echter niets op tegen te onderzoeken of er in deze zaak mogelijk misbruik is gemaakt van de douaneregeling.

77.      Het Hof heeft verklaard dat justitiabelen in geval van bedrog of misbruik geen beroep op het Unierecht kunnen doen.(59) Daartoe moet:

–        „uit een geheel van objectieve omstandigheden blijken dat in weerwil van de formele naleving van de door de Unieregeling opgelegde voorwaarden, het door deze regeling beoogde doel niet werd bereikt”,

–        „blijken dat er een bedoeling is om een door de Unieregeling toegekend voordeel te verkrijgen door kunstmatig de voorwaarden te creëren waaronder het recht op dat voordeel ontstaat”.(60)

78.      Hoewel Duma en GSI de oorspronkelijk door Mitsubishi geproduceerde vorkheftrucks door middel van debranding en latere rebranding in de EER kunnen binnenbrengen, brengen zij die vorkheftrucks daarbij wel in overeenstemming met de specifieke technische vereisten van het Unierecht. Bovendien moet worden benadrukt dat zij de voertuigen niet proberen te verkopen door het merk (en andere onderscheidende tekens) van die fabrikant te voeren, maar wel onder hun eigen tekens.

79.      Duma en GSI maken dus geen inbreuk op het recht van de houder van een ingeschreven merk, dat geldt wanneer de waren onder dat merk worden ingevoerd. Dat volgt uit artikel 5, lid 3, onder c), van richtlijn 2008/95 („het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken”).(61)

80.      De verwijzing naar het arrest TOP Logistics e.a.(62) biedt in werkelijkheid geen steun aan het betoog van Mitsubishi. In dat arrest gaat het om het recht van de merkhouder om de eerste verhandeling van van dat merk voorziene waren in de EER te controleren. In die zaak waren de waren in het vrije verkeer gebracht en vervolgens onder een accijnsschorsingsregeling geplaatst, wat in casu niet het geval is. Bovendien zouden de behandelingen waaraan Duma en GSI de vorkheftrucks onderwerpen eventueel onder artikel 531 van de uitvoeringsverordening van het douanewetboek kunnen vallen, dat in het bijzonder de gebruikelijke behandelingen toelaat die bestaan in het „bevestigen [of] verwijderen [...] van merktekens”.(63)

81.      Kortom, mijns inziens hebben verweersters zich niet schuldig gemaakt aan rechtsmisbruik, aangezien:

–        de behandelingen waaraan de waren bij de plaatsing onder de regeling douane-entrepot werden onderworpen, een legitiem doel dienen (namelijk de waren in overeenstemming brengen met de technische vereisten) en de waren zich juridisch gezien nog niet in de EER bevinden;

–        de houder van de merken zich niet kan verzetten tegen het in het vrije verkeer brengen van de waren voor verbruik in de EER wanneer zijn merken als zodanig niet waarneembaar zijn voor de consument;

–        in deze omstandigheden de situatie van de houder veeleer vergelijkbaar is met de situatie van rechtstreekse invoer van de waren na debranding en rebranding buiten de EER.

2.      Gebruik van de waren onder douane-entrepot in het economisch verkeer

82.      De Commissie spreekt evenmin van rechtsmisbruik, maar is van oordeel dat, als er vermoedens bestaan dat de waren naar de consument in de EER zouden kunnen worden omgeleid, er sprake is van gebruik in het economisch verkeer en dus ook van een merkenrechtelijke inbreuk, niettegenstaande de plaatsing van de waren onder de regeling douane-entrepot.(64) Ter staving van deze stelling voert zij enkele arresten van het Hof aan.

83.      De drie door de Commissie aangehaalde arresten hadden betrekking op door piraterij verkregen goederen (kopieën of imitaties), namaakgoederen (het merk was aangebracht op waren die niet door de houder ervan waren vervaardigd)(65) of oorspronkelijke goederen afkomstig uit derde landen die onder een schorsingsregeling waren geplaatst maar die wel nog waren voorzien van het merk van de producent. In al die situaties bestond er twijfel over de vraag of de houder van het merkrecht zich kon verzetten tegen de verkoop (of het te koop aanbieden) van de waar zolang die onder een schorsingsregeling was geplaatst, louter omdat deze in de EER zou kunnen worden verhandeld.(66)

84.      In het onderhavige geval blijkt evenwel enerzijds uit de uiteenzetting van de verwijzende rechter dat de waren niet in de EER zijn verkocht of te koop zijn aangeboden onder het teken van de fabrikant (Mitsubishi) terwijl zij onder de regeling douane-entrepot waren geplaatst. Verder rust de bewijslast ter zake van de omstandigheden waaronder het verbodsrecht (artikel 5 van richtlijn 2008/95 en artikel 9 van verordening nr. 207/2009) kan worden uitgeoefend, op de merkhouder, die dient te bewijzen dat van zijn merk voorziene niet-communautaire goederen in het vrije verkeer zijn gebracht of te koop worden aangeboden of worden verkocht.(67)

85.      Zolang dat bewijs niet is geleverd, kunnen onder een regeling douane-entrepot geplaatste waren niet louter wegens deze plaatsing inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten.(68) Tijdens de plaatsing onder deze regeling kunnen de waren bovendien worden onderworpen aan de gebruikelijke behandelingen die krachtens artikel 141 van het douanewetboek en het eerder genoemde artikel 531 van de uitvoeringsverordening rechtmatig zijn.

86.      Anderzijds vloeide het gevaar van omleiding van de waren naar de consument in de Unie in die drie zaken voort uit het feit dat de waren, wanneer zij aan klanten te koop werden aangeboden of werden verkocht, de EER hadden kunnen worden binnengebracht onder het teken van de oorspronkelijke fabrikant, wat daadwerkelijk zou leiden tot een merkenrechtelijke inbreuk. Daarentegen was van een dergelijke situatie geen sprake in het onderhavige geval: na de behandelingen (waaronder debranding en rebranding) waaraan de waren tijdens de schorsingsregeling werden onderworpen, zouden de waren op de markt niet gaan concurreren met andere, identieke waren onder hetzelfde teken.

87.      Voorts bestond de mogelijkheid dat Duma de behandelde vorkheftrucks naar derde landen zou uitvoeren(69), waardoor hoe dan ook geen inbreuk zou zijn gemaakt op het merkrecht van de houder, zolang de waren niet eerst in het vrije verkeer waren gebracht. In die situatie zou bij het aanvaarden van het beslag op de waren zijn uitgegaan van een vermoeden van merkenrechtelijke inbreuk, hetgeen onverenigbaar is met de eerder genoemde rechtspraak.

88.      De Commissie spreekt enkel over de verhandeling van de waren(70), zonder rekening te houden met de aan- of afwezigheid van het merk op die waren op het tijdstip van de eventuele binnenkomst ervan in de EER. Dat element is naar mijn oordeel evenwel relevant. De juridische fictie dat waren in douane-entrepot zich niet op de markt van de EER bevinden, stelt die waren gelijk aan rechtstreeks uit derde landen ingevoerde waren die eveneens zijn onderworpen aan debranding en rebranding: in een dergelijke situatie zou de merkhouder zich niet kunnen beroepen op zijn merkrecht om de waren tegen te houden, hetgeen moet worden geëxtrapoleerd naar het onderhavige geval.

89.      Met andere woorden, als de merkhouder zich niet kan verzetten tegen de invoer in de EER van zijn eigen waren na debranding en rebranding ervan door een derde zonder zijn toestemming, aangezien er geen gebruik wordt gemaakt van zijn ingeschreven teken, mag hij die mogelijkheid evenmin hebben wanneer het gaat om zijn oorspronkelijke waren die onder de regeling douane-entrepot aan diezelfde behandeling zijn onderworpen en per definitie niet-communautaire goederen zijn.

D.      Bescherming door de regeling inzake oneerlijke mededinging

90.      Naast misleidende en vergelijkende reclame(71), is ook het recht inzake oneerlijke mededinging gedeeltelijk geharmoniseerd in het Unierecht wat oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens de consument betreft(72).

91.      Voor oneerlijke praktijken tussen handelaren bestaat tot op heden echter nog geen specifieke Unieregelgeving. Om dergelijke praktijken te bestrijden, moet dus een beroep worden gedaan op de nationale wetgeving van elke lidstaat. Niet beweerd kan worden, zoals de Commissie ter terechtzitting heeft gedaan, dat het recht van de merkhouder langs rechterlijke weg moet worden versterkt omdat de regels inzake oneerlijke mededinging tussen ondernemingen in de Unie niet zijn geharmoniseerd. Dat geleidelijk een interne markt tot stand wordt gebracht, betekent dat moet worden aanvaard dat bij gebreke van maatregelen ter harmonisatie van de nationale rechtsstelsels, verschillen tussen die rechtsstelsels legitiem zijn totdat een einde wordt gemaakt aan die situatie door een wetgevend optreden van de Unie.

92.      Bovendien blijkt uit overweging 13 van richtlijn 2008/95 dat de lidstaten gebonden zijn door het Verdrag van Parijs, dat in artikel 10 bis de verplichting oplegt om een daadwerkelijke bescherming te verlenen tegen oneerlijke mededinging.(73) Er kan dus redelijkerwijs worden verwacht dat alle lidstaten, ondanks de verschillen, over wetgevende bepalingen beschikken die dat doel nastreven.

93.      Sommige lidstaten(74) hebben de toepassing van de bepalingen van de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken uitgebreid naar de betrekkingen tussen handelaren onderling. De praktijk bestaande in de verwijdering van het merk van de waar en de vervanging ervan door een ander merk zou volgens die richtlijn – waarschijnlijk en naargelang van de omstandigheden – inderdaad kunnen vallen onder de algemene clausule van artikel 5, lid 1 (als „oneerlijke handelspraktijk”), of onder lid 4, onder a), van datzelfde artikel (als „misleidende praktijk”).

94.      In andere rechtsordes, zoals de Duitse, worden in de rechtsleer handelingen bestaande in debranding en rebranding van waren doorgaans beschouwd als gedrag dat in beginsel de mededinging kan belemmeren (Wettbewerbsbehinderung), en meer in het bijzonder beschouwd als een belemmering voor de verkoop (Absatzbehinderung) of de reclame (Werbebehinderung).(75)

95.      Ik wil mij met deze verwijzingen niet mengen in de mogelijkheden die de verwijzende rechter in zijn nationale recht kan vinden voor de kwalificatie van het in casu aan de orde zijnde gedrag. Ik wil alleen een perspectief bieden voor het ondernemen van gerechtelijke stappen tegen eventueel onrechtmatig gedrag buiten het kader van het merkenrecht.(76)

V.      Conclusie

96.      In het licht van het bovenstaande geef ik het Hof in overweging, de vragen van het hof van beroep Brussel als volgt te beantwoorden:

„Vormt geen gebruik van een merk in de zin van artikel 5 van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en artikel 9 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Uniemerk], de verwijdering, door een derde, zonder de toestemming van de merkhouder, van de op waren aangebrachte tekens wanneer:

–        die waren niet eerder zijn verhandeld in de Europese Economische Ruimte, aangezien zij zijn geplaatst onder douane-entrepot, tijdens hetwelk zij wijzigingen hebben ondergaan om ze in overeenstemming te brengen met de technische voorschriften van de Unie; en

–        de tekens zijn verwijderd met het oog op de invoer of het in de handel brengen van die waren in de Europese Economische Ruimte onder een (nieuw) merk, dat verschilt van het oorspronkelijke merk.”


1      Oorspronkelijke taal: Spaans.


2      Die uitputting treedt echter niet op als de van het ingeschreven merk voorziene waren eerst in derde landen werden verkocht.


3      Hierna zal ik de termen „debranding” en „rebranding” gebruiken voor de handelingen die in het Engels de-branding en re-branding worden genoemd, al kan het zijn dat ik deze handelingen hier en daar omschrijf.


4      Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25).


5      Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 (PB 2015, L 336, blz. 1), met dezelfde naam als richtlijn 2008/95, strekte tot wijziging van die laatste, maar is ratione temporis niet van toepassing op deze zaak.


6      De versie die in casu van toepassing is, is verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB 2009, L 78, blz. 1). Er bestaat een latere versie, die gecodificeerd is bij verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1), maar deze is ratione temporis evenmin van toepassing op de feiten in het hoofdgeding.


7      Sinds 23 maart 2016 worden „gemeenschapsmerken” „Uniemerken” genoemd krachtens artikel 1, lid 2, van verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening nr. 207/2009 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, en van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (PB 2015, L 341, blz. 1). Hierna zal ik verwijzen naar „Uniemerken”.


8      Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (gemoderniseerd douanewetboek) (PB 2008, L 145, blz. 1). Inmiddels is deze verordening vervangen door verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB 2013, L 269, blz. 1).


9      Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB 1993, L 253, blz. 1), in de gewijzigde versie ervan die van toepassing is op de feiten in het hoofdgeding (hierna: „uitvoeringsverordening van het douanewetboek”).


10      In artikel 180 van gedelegeerde verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van verordening nr. 952/2013 met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie (PB 2015, L 343, blz. 1), dat ratione temporis niet van toepassing is, wordt verwezen naar artikel 220 van het wetboek, dat op zijn beurt verwijst naar bijlage 71‑03 bij het wetboek, waarvan punt 18 dezelfde inhoud heeft als punt 16 van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 (PB 1992, L 302, blz. 1).


11      Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979 (Recueil des traités des Nations Unies, deel 828, nr. 11851, blz. 305).


12      MCFE heeft geen opmerkingen ingediend in deze prejudiciële procedure.


13      Onder verwijzing naar de arresten van 12 november 2002, Arsenal Football Club (C‑206/01, EU:C:2002:651, punt 38), en 25 januari 2007, Adam Opel (C‑48/05, EU:C:2007:55, punt 16).


14      Zij verwijst in dit verband naar de arresten van 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2001:604, punt 38), en 16 juli 2015, TOP Logistics e.a. (C‑379/14, EU:C:2015:497, punt 32).


15      Zij vermeldt onder meer de arresten van 11 november 1997, Loendersloot (C‑349/95, EU:C:1997:530, punt 24), en 12 juli 2011, L’Oréal e.a. (C‑324/09, EU:C:2011:474, punt 81).


16      Arrest van 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2001:604, punt 62).


17      Arrest van 23 maart 2010, Google France en Google (C‑236/08–C‑238/08, EU:C:2010:159, punt 92).


18      Zij verwijst onder meer naar de arresten van 23 februari 1999, BMW (C‑63/97, EU:C:1999:82, punt 51), en 14 juli 2011, Viking Gas (C‑46/10, EU:C:2011:485, punt 37).


19      Zij verwijst onder meer naar de arresten van 18 oktober 2005, Class International (C‑405/03, EU:C:2005:616, punten 71 en 72), en 1 december 2011, Philips en Nokia (C‑446/09 en C‑495/09, EU:C:2011:796, punt 57).


20      Zij haalt onder meer de arresten aan van 18 oktober 2005, Class International (C‑405/03, EU:C:2005:616, punt 50), en 1 december 2011, Philips en Nokia (C‑446/09 en C‑495/09, EU:C:2011:796, punt 56).


21      Zij verwijst naar het arrest van 18 oktober 2005, Class International (C‑405/03, EU:C:2005:616, punten 71 en 72).


22      Zij verwijst onder meer naar de arresten van 18 oktober 2005, Class International (C‑405/03, EU:C:2005:616, punten 58 en 60), en 9 november 2006, Montex Holdings (C‑281/05, EU:C:2006:709, punt 26).


23      Zij verwijst naar de beschikking van 19 februari 2009, UDV North America (C‑62/08, EU:C:2009:111, punt 42).


24      Zij verwijst naar het arrest van 23 maart 2010, Google France en Google (C‑236/08–C‑238/08, EU:C:2010:159, punten 75 en 77 en aldaar aangehaalde rechtspraak).


25      Zij verwijst in dit verband naar de rechtspraak inzake het ompakken van geneesmiddelen, waarin is onderstreept dat het oorspronkelijke merk op een of andere manier moet zijn vermeld opdat de houder ervan zich tegen het in de handel brengen van de omgepakte waar zou kunnen verzetten. Zij verwijst hierbij uitdrukkelijk naar het arrest van 23 april 2000, Boehringer Ingelheim e.a. (C‑143/00, EU:C:2002:246, punt 7).


26      Arrest van 8 juli 2010 (C‑558/08, EU:C:2010:416, punt 86).


27      Zij vermeldt onder meer de arresten van 16 juli 1998, Silhouette International Schmied (C‑355/96, EU:C:1998:374, punt 31), en 18 oktober 2005, Class International (C‑405/03, EU:C:2005:616, punt 33).


28      Zij haalt onder meer de arresten aan van 1 december 2011, Philips en Nokia (C‑446/09 en C‑495/09, EU:C:2011:796, punt 56), en 16 juli 2015, TOP Logistics e.a. (C‑379/14, EU:C:2015:497, punt 34).


29      Zij verwijst onder meer naar de arresten van 18 oktober 2005, Class International (C‑405/03, EU:C:2005:616, punt 58), en 12 juli 2011, L’Oréal e.a. (C‑324/09, EU:C:2011:474, punt 67).


30      Hier wordt richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 bedoeld, de eerste richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).


31      Arrest van 11 september 2007, Céline (C‑17/06, EU:C:2007:497, punt 14).


32      Arrest van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss (C‑414/99–C‑416/99, EU:C:2001:617, punt 32).


33      Arrest van 1 december 2011, Philips en Nokia (C‑446/09 en C‑495/09, EU:C:2011:796, punt 55 en aldaar aangehaalde rechtspraak).


34      Ibidem, punt 56.


35      Arrest van 14 mei 2002, Hölterhoff (C‑2/00, EU:C:2002:287, punten 14‑16).


36      Arrest van 23 februari 1999, BMW (C‑63/97, EU:C:1999:82, punten 37‑42).


37      Arrest van 11 september 2007 (Céline, C‑17/06, EU:C:2007:497).


38      Arrest van 8 juli 2010 (C‑558/08, EU:C:2010:416, punt 86).


39      De merkhouder wilde „een derde [...] verbieden om, op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan dit merk en dat deze derde zonder toestemming van de houder heeft geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, een advertentie te laten weergeven voor waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met die waarvoor het genoemde merk is ingeschreven”.


40      In de punten 19 en 20 van haar schriftelijke opmerkingen.


41      Arrest van 16 juli 2015, TOP Logistics e.a. (C‑379/14, EU:C:2015:497, punt 43).


42      Of van het overeenkomstige artikel 7, lid 1, onder b), c) en e), van verordening nr. 207/2009. Zie arrest van 8 april 2003, Linde e.a. (C‑53/01, C‑54/01 en C‑55/01, EU:C:2003:206), inzake een verzoek om inschrijving van een teken dat bestaat uit de vorm van de waar voor transportwerktuigen met motor en andere transportvoertuigen met een stuurcabine, inzonderheid vorkheftrucks.


43      Zie voor de voorwaarden waaronder een kleur als merk kan worden ingeschreven, arrest van 21 oktober 2004, KWS Saat/BHIM (C‑447/02 P,EU:C:2004:649, punt 79).


44      Arrest van 23 maart 2010, Google France en Google (C‑236/08–C‑238/08, EU:C:2010:159, punt 65 en aldaar aangehaalde rechtspraak).


45      Punten 24‑26 van haar schriftelijke opmerkingen.


46      Arrest van 6 maart 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (C‑409/12, EU:C:2014:130, punt 21 en aldaar aangehaalde rechtspraak).


47      Stothers, Ch., Parallel Trade in Europe – Intellectual Property, Competition and regulatory Law, Hart Publishing, Portland (Oregon), 2007, blz. 84 en 85.


48      Court of Appeal (Civil Division) (rechter in tweede aanleg in burgerlijke zaken, Verenigd Koninkrijk), arrest van 21 februari 2008, Boehringer Ingelheim KG & Anor v Swingward Ltd, [2008] EWCA Civ 83. In de punten 51 tot en met 53 wordt verklaard: „Total de-branding in general is far from uncommon. [...] To say that removing (or not applying) the original supplier’s mark to the goods amounts to an infringement would be absurd: traders have [...] applied their own trade marks to goods for centuries. There is no harm in it. [...] Going back to the legislation, such total de-branding is clearly not an infringement. There is simply no use of the trade mark in any shape or form. Total de-branding does not fall within Art. 5 at all. No defence is needed. [...] So a trade mark owner has no right to insist that his trade mark stays on the goods for the aftermarket”. Cursivering van mij.


49      Zie bijvoorbeeld Hacker, F., „Teil I Anwendungsbereich – § 2”, in Ströbele, P./Hacker, F., Markengesetz – Kommentar, Carl Heymanns, 9e druk, Keulen, 2009, blz. 48, punt 62.


50      Arrest van 12 juli 2007, „CORDARONE” (I ZR 148/04, punt 24). Vrije vertaling.


51      Bepaling die in het desbetreffende wetboek is opgenomen bij wet 92‑597 van 1 juli 1992 (bijlage bij JORF van 3 juli 1992).


52      Arresten van 23 maart 2010, Google France en Google (C‑236/08–C‑238/08, EU:C:2010:159, punt 79), en 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2011:604, punt 38). Cursivering van mij.


53      Arrest van 12 juli 2011, L’Oréal e.a. (C‑324/09, EU:C:2011:474, punt 58).


54      Hiermee wordt de functie bedoeld die „het mogelijk [maakt] om de door het merk aangeduide waar of dienst [te identificeren] als afkomstig van een bepaalde onderneming [...], onder toezicht waarvan de waar of de dienst wordt verkocht”. Arrest van 6 maart 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (C‑409/12, EU:C:2014:130, punt 20 en aldaar aangehaalde rechtspraak).


55      Zie in die zin beschikking van 6 februari 2009, MPDV Mikrolab/BHIM (C‑17/08 P, EU:C:2009:64, punten 28 en 29).


56      Arrest van 25 januari 2007, Adam Opel (C‑48/05, EU:C:2007:55, punt 24).


57      Zij verwijst naar de arresten van 1 juli 1999, Sebago en Maison Dubois (C‑173/98, EU:C:1999:347, punt 21), en 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss (C‑414/99–C‑416/99, EU:2001:617, punt 33).


58      Arrest van 16 juli 2015 (C‑379/14, EU:C:2015:497, punt 48): „iedere handeling van een derde die de houder van een in een of meerdere lidstaten ingeschreven merk belet, gebruik te maken van zijn – in de rechtspraak [...] erkende – recht, de eerste verhandeling van van dat merk voorziene producten in de EER te controleren, [doet] naar haar aard afbreuk aan de essentiële functie van het merk. Wanneer goederen worden ingevoerd zonder de toestemming van de betrokken merkhouder en in belastingentrepot worden gehouden in afwachting dat zij in de Unie ten verbruik worden uitgeslagen, wordt het de houder van dat merk daardoor onmogelijk gemaakt, te controleren op welke wijze van dat merk voorziene goederen in de EER voor het eerst in de handel worden gebracht”.


59      Arrest van 17 juli 2014, Torresi (C‑58/13 en C‑59/13, EU:C:2014:2088, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak).


60      Arrest van 28 januari 2015, ÖBB Personenverkehr (C‑417/13, EU:C:2015:38, punt 56 en aldaar aangehaalde rechtspraak).


61      Cursivering van mij.


62      Arrest van 16 juli 2015 (C‑379/14, EU:C:2015:497).


63      Mijns inziens hoeft dit punt niet in detail te worden onderzocht, aangezien het debat geen betrekking heeft op de invloed van artikel 531 van de uitvoeringsverordening van het douanewetboek.


64      Zij verwijst onder meer naar de arresten van 18 oktober 2005, Class International (C‑405/03, EU:C:2005:616, punt 58); 12 juli 2011, L’Oréal e.a. (C‑324/09, EU:C:2011:474, punt 67), en 1 december 2011, Philips en Nokia (C‑446/09 en C‑495/09, EU:C:2011:796, punten 57‑62).


65      Zie de punten 31, 32, 41, 42 en 51 van het arrest van 1 december 2011, Philips en Nokia (C‑446/09 en C‑495/09, EU:C:2011:796).


66      Punten 13‑16 van het arrest van 18 oktober 2005, Class International (C‑405/03, EU:C:2005:616), en punten 26‑32 van het arrest van 12 juli 2011, L’Oréal e.a. (C‑324/09, EU:C:2011:474).


67      Arrest van 18 oktober 2005, Class International (C‑405/03, EU:C:2005:616, punt 75).


68      Arrest van 1 december 2011, Philips en Nokia (C‑446/09 en C‑495/09, EU:C:2011:796, punt 56 en aldaar aangehaalde rechtspraak).


69      Tijdens de terechtzitting heeft Duma bevestigd dat zij vorkheftrucks onder haar merk uitvoerde naar onder meer Marokko en Rusland.


70      Punt 27 van haar schriftelijke opmerkingen.


71      Richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (PB 2006, L 376, blz. 21). Zie met betrekking tot merken in het bijzonder artikel 4.


72      Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van richtlijn 84/450/EEG van de Raad, richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad (hierna: „richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken”) (PB 2005, L 149, blz. 22).


73      Zie punt 14 van deze conclusie.


74      Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios (Spaanse wet 29/2009 van 30 december 2009 tot wijziging van de wettelijke regeling inzake oneerlijke mededinging en reclame met het oog op een betere bescherming van consumenten en gebruikers) (BOE nr. 315 van 31 december 2009, blz. 112039) strekt tot vaststelling van „een uniforme rechtsregeling inzake het oneerlijke karakter van misleidende en agressieve praktijken, waarbij hetzelfde correctieniveau geldt ongeacht of de praktijken gericht zijn tegen consumenten of ondernemers”.


75      Zie Fezer, K.‑H., Markenrecht, 4e druk, C.H. Beck, München, 2009, blz. 249, punten 87 en 88, alsmede Hacker, F., in Ströbele, P./Hacker, F., Markengesetz – Kommentar, 9e druk, Carl Heymanns, Keulen, 2009, blz. 48, punt 62. Beide bevatten verwijzingen naar de Duitse rechtspraak.


76      Hoewel de verwijzende rechter hierover geen vragen heeft gesteld, stelt Mitsubishi dat haar vordering tegen Duma en GSI subsidiair eveneens is gebaseerd op de Belgische wetgeving inzake oneerlijke mededinging.