Language of document : ECLI:EU:T:2017:877

Sprawa T‑61/16

The Coca-Cola Company

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Master – Wcześniejsze graficzne unijne znaki towarowe Coca-Cola i wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy C – Względna podstawa odmowy rejestracji – Czerpanie nienależnej korzyści z renomy wcześniejszych znaków towarowych – Dowody dotyczące handlowego wykorzystania oznaczenia zawierającego zgłoszony znak towarowy poza Unią – Logiczne wnioski – Decyzja wydana w wyniku stwierdzenia przez Sąd nieważności wcześniej wydanej decyzji – Artykuł 8 ust. 5 i art. 65 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 5 i art. 72 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Streszczenie – wyrok Sądu (ósma izba) z dnia 7 grudnia 2017 r.

1.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie odwoławcze – Skarga do sądu Unii – Właściwość Sądu – Nakaz skierowany do Urzędu – Wyłączenie

(art. 266 TFUE; rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 65 ust. 6)

2.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela cieszącego się renomą wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego – Ochrona cieszącego się renomą wcześniejszego znaku towarowego rozszerzona na towary lub usługi, które nie są podobne – Przesłanki – Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego – Działanie na szkodę charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego – Kryteria oceny

(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 5)

3.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela cieszącego się renomą wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego – Ochrona cieszącego się renomą wcześniejszego znaku towarowego rozszerzona na towary lub usługi, które nie są podobne – Dowody, jakie powinien przedstawić właściciel – Przyszłe niehipotetyczne ryzyko czerpania nienależnej korzyści lub działania na szkodę

(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 5)

4.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Znaki towarowe pozbawione charakteru odróżniającego – Wyjątek – Uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania – Używanie znaku towarowego jako części innego zarejestrowanego znaku towarowego lub w połączeniu z nim

(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 7 ust. 3)

5.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela cieszącego się renomą wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego – Ochrona cieszącego się renomą wcześniejszego znaku towarowego rozszerzona na towary lub usługi, które nie są podobne – Dowody, jakie powinien przedstawić właściciel – Przyszłe niehipotetyczne ryzyko czerpania nienależnej korzyści lub działania na szkodę – Używanie poza Unią

(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 5)

6.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela cieszącego się renomą wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego – Ochrona cieszącego się renomą wcześniejszego znaku towarowego rozszerzona na towary lub usługi, które nie są podobne – Graficzny znak towarowy Master i graficzne znaki towarowe Coca-Cola i C

(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 5)

7.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie odwoławcze – Skarga do sądu Unii – Właściwość Sądu – Kontrola zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych – Kontrola kwalifikacji prawnej nadanej okolicznościom faktycznym sporu

(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 65 ust. 2)

8.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie odwoławcze – Odwołanie do izby odwoławczej – Kompetencje izb odwoławczych – Ponowna całkowita ocena pod względem merytorycznym

(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 64 ust. 1)

1.      Zobacz tekst orzeczenia.

(zob. pkt 34, 35)

2.      Z brzmienia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej wynika, że to, czy przepis ten znajdzie zastosowanie, jest uzależnione od wystąpienia następujących przesłanek: po pierwsze, musi zachodzić identyczność lub podobieństwo kolidujących ze sobą znaków towarowych; po drugie, wcześniejszy znak towarowy, na który powołano się w sprzeciwie, musi cieszyć się renomą; po trzecie, musi istnieć prawdopodobieństwo, że używanie bez uzasadnionej przyczyny zgłoszonego znaku towarowego będzie powodować czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działać na ich szkodę. Są to przesłanki kumulatywne i niewystąpienie choćby jednej z nich skutkuje brakiem zastosowania tego przepisu

W odniesieniu do trzeciej z tych przesłanek należy przypomnieć, że prawdopodobieństwo czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego jest ustalone między innymi w przypadku próby oczywistego wyzysku i wykorzystania następstw renomy innego znaku towarowego, i gdy w konsekwencji zjawisko to można określić pojęciem „prawdopodobieństwa pasożytnictwa”. Innymi słowy, chodzi tu o zagrożenie, że wizerunek renomowanego znaku towarowego lub przywoływane przez niego właściwości zostaną przeniesione na towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym, co ułatwi ich sprzedaż dzięki ustanowieniu skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym cieszącym się renomą.

W celu ustalenia, czy używanie oznaczenia powoduje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego, należy dokonać całościowej oceny, która będzie uwzględniać wszystkie czynniki mające znaczenie w okolicznościach danej sprawy, wśród których możemy wyróżnić między innymi intensywność renomy i stopień charakteru odróżniającego znaku towarowego, stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami oraz charakter danych towarów lub usług i istniejący między nimi stopień pokrewności. W odniesieniu do intensywności renomy i stopnia charakteru odróżniającego znaku towarowego Trybunał orzekł już w przeszłości, że im bardziej odróżniający będzie ten znak i im większa renoma, którą się on cieszy, tym łatwiej będzie przyjąć istnienie naruszenia. Z orzecznictwa wynika również, że im szybciej i silniej oznaczenie przywołuje na myśl znak towarowy, tym większe jest prawdopodobieństwo, że aktualne i przyszłe używanie oznaczenia będzie skutkować czerpaniem nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego bądź też działać na ich szkodę.

(zob. pkt 64–66)

3.      Właściciel wcześniejszego znaku towarowego, który powołuje się na art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, musi przedstawić dowód na to, że używanie późniejszego znaku towarowego będzie powodowało czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy należącego doń wcześniejszego znaku. W tym celu właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie ma obowiązku wykazywać zaistnienia faktycznego i trwającego naruszenia swojego znaku, co potwierdza tryb warunkowy użyty w treści wspomnianego przepisu. W przypadku bowiem, gdy można przewidzieć, że takie naruszenie będzie stanowiło skutek używania późniejszego znaku towarowego, na jakie właściciel tego znaku może się zdecydować, właściciela wcześniejszego znaku towarowego nie można zobowiązać do oczekiwania na faktyczne zaistnienie tego naruszenia, aby móc zakazać wspomnianego używania. Właściciel wcześniejszego znaku towarowego winien jednak wykazać okoliczności wskazujące na duże prawdopodobieństwo zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości lub, innymi słowy, przedstawić okoliczności umożliwiające stwierdzenie prima facie, że w przyszłości zaistnieje prawdopodobieństwo czerpania nienależnej korzyści lub działania na szkodę, przy czym ryzyko to nie może być jedynie hipotetyczne.

Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 wymaga przeprowadzenia na podstawie aktualnie dostępnych informacji prospektywnej analizy przyszłego prawdopodobieństwa pasożytnictwa w Unii, które nie jest jedynie hipotetyczne, a nie wykazania trwającego pasożytnictwa w Unii. Chociaż prawdopodobieństwo rozmycia, czyli ryzyko działania na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych, wiąże się z wykazaniem zmiany zachowań rynkowych przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których zarejestrowany jest wcześniejszy znak towarowy, w następstwie używania późniejszego znaku towarowego, to taki dowód nie jest wymagany w przypadku prawdopodobieństwa pasożytnictwa, czyli ryzyka, że dojdzie do czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy wcześniejszych znaków towarowych. Co więcej, prawdopodobieństwo pasożytnictwa jest oceniane z punktu widzenia przeciętnego konsumenta towarów i usług, do których odnosi się późniejszy znak towarowy, a nie wcześniejszy znak towarowy, ponieważ zakaz dotyczy czerpania korzyści z tego znaku przez właściciela późniejszego znaku towarowego.

Według utrwalonego orzecznictwa stwierdzenie prawdopodobieństwa pasożytnictwa, podobnie jak prawdopodobieństwa rozmycia lub przyćmienia, może zostać ustalone w szczególności w drodze dedukcji – o ile owa dedukcja nie ogranicza się do zwykłych domysłów – na podstawie wyników analizy prawdopodobieństwa i z uwzględnieniem praktyk przyjętych w danej branży handlowej, a także wszystkich innych okoliczności danej sprawy.

W szczególności Trybunał stwierdził, że w ramach całościowej oceny w celu ustalenia czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy wcześniejszego znaku towarowego należy zwłaszcza uwzględnić fakt, iż używanie opakowań i flakonów podobnych do opakowań i flakonów imitowanych perfum służyło wykorzystaniu do celów reklamowych charakteru odróżniającego i renomy znaków towarowych, pod którymi perfumy te były sprzedawane. Trybunał uściślił również, że kiedy osoba trzecia próbuje poprzez używanie oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego działać w jego cieniu w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej i bez podjęcia ze swej strony żadnego wysiłku w tym kierunku, wysiłek handlowy włożony przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie wizerunku tego znaku, odnoszenie korzyści z takiego używania winno zostać uznane za czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy wspomnianego znaku.

Sam Sąd uściślił wreszcie, że możliwe jest, zwłaszcza w przypadku sprzeciwu opartego na znaku cieszącym się szczególnie dużą renomą, iż prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości ryzyka, które nie jest tylko hipotetyczne, działania na szkodę lub czerpania nienależnej korzyści w następstwie używania zgłoszonego znaku będzie tak wyraźne, że wnoszący sprzeciw nie będzie musiał wskazywać żadnych innych okoliczności faktycznych w tym zakresie ani przedstawiać dowodu na ich istnienie.

(zob. pkt 67–70, 102, 106)

4.      Z orzecznictwa Trybunału wynika, że w kontekście uzyskania charakteru odróżniającego przez znak towarowy w następstwie używania i utrzymania praw do znaku w oparciu o dowód rzeczywistego używania pojęcie „używania” obejmuje co do zasady, zgodnie z sensem tego słowa, zarówno samodzielne używanie tego znaku, jak i używanie go w charakterze składnika innego znaku towarowego lub w połączeniu z nim. Trybunał uściślił również, że konieczne jest, by zarejestrowany znak towarowy, który jest używany wyłącznie jako część innego złożonego znaku towarowego lub w połączeniu z innym znakiem towarowym, dalej był postrzegany jako wskazanie pochodzenia danego towaru.

(zob. pkt 75)

5.      Obowiązująca w prawie znaków towarowych zasada terytorialności oznacza, że przesłanki przyznania ochrony znakowi towarowemu są określone przez prawo państwa – lub związku państw – w którym wnosi się o tę ochronę. Należy doprecyzować, że zasada terytorialności oznacza również, iż do rozpoznania znamion naruszenia popełnionego lub grożącego na terytorium danego państwa lub związku państw, z wyłączeniem państw trzecich, właściwy jest (w pełni lub częściowo) sąd tego państwa lub związku państw.

Obowiązująca w prawie znaków towarowych zasada terytorialności w żaden sposób nie wyklucza wzięcia pod uwagę przykładów używania zgłoszonego znaku towarowego poza Unią Europejską dla uzasadnienia logicznego wniosku co do prawdopodobnego handlowego wykorzystania zgłoszonego znaku towarowego w Unii mającego na celu wykazanie istnienia prawdopodobieństwa czerpania w Unii nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego unijnego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

Zatem dowody konkretnego używania omawianego oznaczenia gdziekolwiek na świecie mogą stanowić wskazanie sposobu, w jaki zgłoszony znak towarowy może być używany w Unii, gdyż taki sposób używania poza Unią może pozwolić na ustalenie, czy używanie zgłoszonego znaku towarowego może prowadzić do czerpania nienależnej korzyści z renomy wcześniejszych znaków towarowych.

I tak z faktu dokonania zgłoszenia unijnego znaku towarowego do rejestracji można logicznie wywieść, że jego właściciel ma zamiar prowadzić sprzedaż swoich towarów lub usług w Unii Europejskiej.

(zob. pkt 81, 88, 95, 96)

6.      Zobacz tekst orzeczenia.

(zob. pkt 92–108)

7.      Na podstawie art. 65 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (obecnie art. 72 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001) do Sądu należy badanie zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych EUIPO poprzez przeprowadzenie kontroli zastosowania przez nie prawa Unii, zwłaszcza w świetle okoliczności faktycznych, jakie zostały im przedstawione. W ten sposób, w granicach wspomnianego przepisu w wykładni nadanej mu przez Trybunał, Sąd może dokonać pełnej kontroli zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych Urzędu, badając w razie potrzeby, czy owe izby dokonały prawidłowej kwalifikacji prawnej okoliczności faktycznych sprawy lub czy ocena okoliczności faktycznych przedstawionych rzeczonym izbom nie jest dotknięta błędem.

W przypadku badania przez Sąd zgodności z prawem decyzji izby odwoławczej Urzędu Sąd nie może być bowiem związany błędną oceną okoliczności faktycznych dokonaną przez izbę odwoławczą, ponieważ ocena ta stanowi część ustaleń, których zgodność z prawem została zakwestionowana przed Sądem.

(zob. pkt 110, 111)

8.      Zobacz tekst orzeczenia.

(zob. pkt 115)