Language of document : ECLI:EU:T:2017:877

Processo T‑61/16

The Coca‑Cola Company

contra

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia

«Marca da União Europeia — Processo de oposição — Pedido de marca figurativa da União Europeia Master — Marcas figurativas anteriores da União Europeia Coca‑Cola e nacional figurativa anterior C — Motivo relativo de recusa — Benefício indevidamente tirado do prestígio das marcas anteriores — Elementos de prova relativos à utilização comercial, fora da União, de um sinal que inclui a marca pedida — Deduções lógicas — Decisão tomada na sequência da anulação de uma decisão anterior pelo Tribunal Geral — Artigo 8.o, n.o 5, e artigo 65.o, n.o 6 do Regulamento (CE) n.o 207/2009 [atuais artigo 8.o, n.o 5, e artigo 72.o, n.o 6, do Regulamento (UE) 2017/1001]»

Sumário — Acórdão do Tribunal Geral (Oitava Secção) de 7 de dezembro de 2017

1.      Marca da União Europeia — Processo de recurso — Recurso para o juiz da União — Competência do Tribunal Geral — Injunção dirigida ao Instituto — Exclusão

(Artigo 266.° TFUE; Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 65.°, n.° 6)

2.      Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de prestígio — Proteção da marca anterior de prestígio alargada a produtos ou a serviços não semelhantes — Requisitos — Proveito indevidamente obtido do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior — Prejuízo causado ao caráter distintivo ou ao prestígio da marca anterior — Critérios de apreciação

(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.°, n.° 5)

3.      Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de prestígio — Proteção da marca anterior de prestígio alargada a produtos ou a serviços não semelhantes — Provas a apresentar pelo titular — Risco futuro não hipotético de benefício indevido ou de prejuízo

(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.°, n.° 5)

4.      Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos absolutos de recusa — Marcas desprovidas de caráter distintivo — Exceção — Aquisição do caráter distintivo pelo uso — Utilização de uma marca como parte de uma marca registada ou em conjugação com esta

(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 7.°, n.° 3)

5.      Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de prestígio — Proteção da marca anterior de prestígio alargada a produtos ou a serviços não semelhantes — Provas a apresentar pelo titular — Risco futuro não hipotético de benefício indevido ou de prejuízo — Utilização fora da União

(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.°, n.° 5)

6.      Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de prestígio — Proteção da marca anterior de prestígio alargada a produtos ou a serviços não semelhantes — Marca figurativa Master e marcas figurativas CocaCola e C

(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.°, n.° 5)

7.      Marca da União Europeia — Processo de recurso — Recurso para o juiz da União — Competência do Tribunal Geral — Fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso — Fiscalização da qualificação jurídica dada aos factos do litígio

(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 65.°, n.° 2)

8.      Marca da União Europeia — Processo de recurso — Recurso para as Câmaras de Recurso — Competência das Câmaras de Recurso — Novo exame completo do mérito

(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 64.°, n.° 1)

1.      V. texto da decisão.

(cf. n.os 34, 35)

2.      Resulta da redação do artigo 8.o, n.o 5, do Regulamento n.o 207/2009 sobre a marca da União Europeia que a sua aplicação está sujeita aos seguintes requisitos: em primeiro lugar, à identidade ou à semelhança das marcas em conflito; em segundo lugar, à existência de prestígio da marca anterior invocada na oposição; em terceiro lugar, à existência de um risco de que a utilização injustificada da marca pedida beneficie indevidamente do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá‑la. Estes requisitos são cumulativos e o não preenchimento de um deles é suficiente para tornar inaplicável a referida disposição.

No que respeita ao terceiro requisito, importa recordar que o risco de benefício indevidamente tirado do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior existe nomeadamente nos casos de tentativa de exploração e de parasitismo manifestos de uma marca prestigiada e que, portanto, lhe é feita referência através do conceito de «risco de parasitismo». Por outras palavras, trata‑se do risco de que a imagem de prestígio da marca ou as características projetadas por esta última sejam transferidas para os produtos designados pela marca pedida, de modo a que a sua comercialização seja facilitada por esta associação com a marca de prestígio anterior.

Para determinar se a utilização do sinal tira indevidamente benefício do caráter distintivo ou do prestígio da marca, há que proceder a uma apreciação global que leve em conta todos os fatores relevantes do caso concreto, entre os quais figuram, nomeadamente, a intensidade do prestígio e o grau do caráter distintivo da marca, o grau de semelhança entre as marcas em conflito e a natureza e grau de proximidade dos produtos ou dos serviços em causa. No que diz respeito à intensidade do prestígio e ao grau do caráter distintivo da marca anterior, o Tribunal de Justiça já decidiu que, quanto mais significativas forem a natureza distintiva e o prestígio dessa marca, mais facilmente será de admitir a existência de violação. Resulta também da jurisprudência que, quanto mais imediata e forte for a evocação da marca pelo sinal, mais significativo é o risco de a utilização atual ou futura do sinal tirar indevidamente benefício do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou de lhes causar prejuízo.

(cf. n.os 64‑66)

3.      Cabe ao titular da marca anterior que invoca o artigo 8.o, n.o 5, do Regulamento n.o 207/2009 sobre a marca da União Europeia fazer prova de que a utilização da marca posterior é suscetível de tirar indevidamente benefício do caráter distintivo ou do prestígio da sua marca anterior. Para este efeito, o titular da marca anterior não tem de demonstrar a existência de uma violação efetiva e atual da sua marca, como confirmado pela redação no condicional da referida disposição. Com efeito, quando seja previsível que essa violação resultará do uso que o titular da marca posterior possa ser levado a fazer da sua marca, o titular da marca anterior não pode ser obrigado a esperar a sua concretização efetiva para mandar proibir o referido uso. Todavia, o titular da marca anterior deve demonstrar a existência de elementos que permitam concluir por um risco sério de que essa violação se venha a concretizar no futuro ou, por outras palavras, apresentar elementos que permitam concluir prima facie no sentido de um risco futuro não hipotético de benefício indevido ou de prejuízo.

O artigo 8.o, n.o 5, do Regulamento n.o 207/2009, implica uma análise prospetiva do risco futuro e não hipotético de parasitismo na União, com base em elementos atualmente disponíveis, mas não o estabelecimento de um parasitismo atual na União. Enquanto o risco de diluição, concretamente, o risco de o caráter distintivo das marcas anteriores ser prejudicado, pressupõe que seja demonstrada uma alteração do comportamento económico do consumidor médio dos produtos ou dos serviços para os quais a marca anterior está registada, que seja consecutiva à utilização da marca posterior, essa prova não é exigida no que respeita ao risco de parasitismo, concretamente, o risco de ser tirado indevidamente benefício do caráter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores. De resto, o risco de parasitismo é apreciado em relação ao consumidor médio dos produtos e serviços visados pela marca posterior, e não pela marca anterior, na medida em que o que se proíbe é a vantagem tirada dessa marca pelo titular da marca posterior.

Segundo jurisprudência constante, uma conclusão no sentido da existência de um risco de parasitismo, bem como de diluição ou de enfraquecimento, pode ser retirada, designadamente, com base em deduções lógicas — desde que não se trate de meras suposições — resultantes de uma análise das probabilidades e tomando em conta as práticas habituais no setor comercial relevante, bem como qualquer outra circunstância do caso concreto.

Em especial, o Tribunal de Justiça declarou que, na apreciação global destinada a determinar a existência de um benefício indevidamente tirado do caráter distintivo ou do prestígio de uma marca anterior, se devia tomar em consideração, nomeadamente, a circunstância de a utilização das embalagens e dos frascos semelhantes aos dos perfumes imitados terem por finalidade aproveitar, para efeitos publicitários, o caráter distintivo e o prestígio das marcas sob as quais esses perfumes eram comercializados. O Tribunal de Justiça esclareceu igualmente que, quando um terceiro tenta, através da utilização de um sinal semelhante a uma marca de prestígio, colocar‑se na esteira desta para beneficiar do seu poder de atração, da sua reputação e do seu prestígio, e para explorar, sem nenhuma compensação financeira e sem ter de despender esforços próprios para tanto, o esforço comercial despendido pelo titular da marca para criar e manter a imagem dessa marca, o benefício obtido através da referida utilização deve ser considerado indevidamente tirado do caráter distintivo ou do prestígio da referida marca.

Por fim, o Tribunal Geral decidiu reiteradamente que é possível, designadamente no caso de uma oposição baseada numa marca que beneficia de um prestígio excecionalmente elevado, a probabilidade de um risco futuro não hipotético de prejuízo causado ou de benefício indevidamente tirado pela marca pedida ser tão evidente que o oponente não tenha necessidade de invocar outro elemento factual para esse fim nem de provar a existência de tal elemento.

(cf. n.os 67‑70, 102, 106)

4.      Decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça, no contexto da aquisição do caráter distintivo de uma marca através da utilização e da manutenção de uma marca mediante prova da sua utilização séria, que, em geral, o conceito de «utilização» de uma marca engloba, de acordo com a aceção deste conceito, tanto a utilização independente desta marca como a sua utilização enquanto componente de outra marca considerada no seu conjunto ou em conjugação com esta. O Tribunal de Justiça também precisou que uma marca registada que apenas é utilizada como parte de uma marca complexa ou em conjunto com outra marca deve continuar a ser entendida como uma indicação da origem do produto em causa.

(cf. n.° 75)

5.      No direito das marcas, o princípio da territorialidade implica que é o direito do Estado — ou da união de Estados — no qual é pedida a proteção de uma marca que determina as condições dessa proteção. Importa precisar que o princípio da territorialidade implica igualmente que o tribunal de um Estado ou de uma união de Estados é competente, no todo ou em parte, para conhecer dos atos de contrafação cometidos ou em vias de ser cometidos no território desse Estado ou desta união de Estados, com exceção dos países terceiros.

O princípio da territorialidade no direito das marcas não exclui de forma alguma a tomada em consideração de atos de utilização da marca pedida fora da União Europeia para fundamentar uma dedução lógica relativa à utilização comercial provável da marca pedida na União, com vista a demonstrar a existência de um risco de que seja tirado indevidamente benefício, na União, do prestígio de uma marca da União Europeia anterior, na aceção do artigo 8.o, n.o 5, do Regulamento n.o 207/2009 sobre a marca da União Europeia.

Assim sendo, as provas de uma utilização concreta feita em qualquer local do mundo podem dar uma indicação a respeito da maneira como a marca pedida pode ser utilizada na União, de modo que essa utilização fora da União pode permitir determinar se a utilização da marca pedida é suscetível de tirar indevidamente benefício do prestígio das marcas anteriores.

Pode portanto deduzir‑se logicamente de um pedido de registo de marca da União Europeia que o seu titular tem a intenção de comercializar os seus produtos ou serviços na União Europeia.

(cf. n.os 81, 88, 95, 96)

6.      V. texto da decisão.

(v. n.os 92‑108)

7.      Ao abrigo do artigo 65.o, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009 sobre a marca da União Europeia (atual artigo 72.o, n.o 2, do Regulamento 2017/1001), o Tribunal Geral é chamado a apreciar a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do Instituto, fiscalizando a aplicação do direito da União por estas efetuado, tendo em conta, designadamente, os elementos de facto que foram submetidos às referidas Câmaras. Assim, nos limites do referido artigo, tal como interpretado pelo Tribunal de Justiça, o Tribunal Geral pode proceder a uma fiscalização total da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do Instituto, avaliando, caso seja necessário, se estas deram uma classificação jurídica exata à matéria de facto do litígio ou se a apreciação dos elementos de facto que foram submetidos às referidas Câmaras não padece de erros.

Com efeito, quando é chamado a apreciar a legalidade de uma decisão de uma Câmara de Recurso do Instituto, o Tribunal Geral não pode estar vinculado por uma apreciação errada dos factos levada a cabo por esta Câmara, na medida em que a referida apreciação faz parte das conclusões cuja legalidade é contestada no Tribunal Geral.

(cf. n.os 110, 111)

8.      V. texto da decisão.

(cf. n.° 115)