Language of document : ECLI:EU:T:2018:108

Rechtssache T629/16

Shoe Branding Europe BVBA

gegen

Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum

„Unionsmarke – Widerspruchsverfahren – Anmeldung einer aus zwei parallelen Streifen auf einem Schuh bestehenden Unionsbildmarke – Ältere Unionsbildmarke mit der Darstellung dreier paralleler Streifen auf einem Schuh – Relatives Eintragungshindernis – Beeinträchtigung der Wertschätzung – Art. 8 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 5 der Verordnung [EU] 2017/1001)“

Leitsätze – Urteil des Gerichts (Neunte Kammer) vom 1. März 2018

1.      Unionsmarke – Definition und Erwerb der Unionsmarke – Relative Eintragungshindernisse – Widerspruch des Inhabers einer identischen oder ähnlichen bekannten älteren Marke – Auf nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen erweiterter Schutz der bekannten älteren Marke – Voraussetzungen

(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 8 Abs. 5)

2.      Unionsmarke – Definition und Erwerb der Unionsmarke – Relative Eintragungshindernisse – Widerspruch des Inhabers einer identischen oder ähnlichen bekannten älteren Marke – Auf nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen erweiterter Schutz der bekannten älteren Marke – Voraussetzungen – Wertschätzung der Marke im Mitgliedstaat oder in der Union – Begriff – Beurteilungskriterien

(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 8 Abs. 5)

3.      Unionsmarke – Definition und Erwerb der Unionsmarke – Relative Eintragungshindernisse – Widerspruch des Inhabers einer identischen oder ähnlichen bekannten älteren Marke – Auf nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen erweiterter Schutz der bekannten älteren Marke – Voraussetzungen – Wertschätzung der Marke im Mitgliedstaat oder in der Union – Benutzung einer Marke als Teil einer anderen eingetragenen und bekannten Marke

(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 8 Abs. 5)

4.      Unionsmarke – Definition und Erwerb der Unionsmarke – Relative Eintragungshindernisse – Widerspruch des Inhabers einer identischen oder ähnlichen bekannten älteren Marke – Auf nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen erweiterter Schutz der bekannten älteren Marke – Voraussetzungen – Zusammenhang zwischen den Marken – Beurteilungskriterien

(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 8 Abs. 5)

5.      Unionsmarke – Definition und Erwerb der Unionsmarke – Relative Eintragungshindernisse – Widerspruch des Inhabers einer identischen oder ähnlichen bekannten älteren Marke – Auf nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen erweiterter Schutz der bekannten älteren Marke – Vom Inhaber zu erbringende Nachweise – Nicht nur hypothetische Gefahr einer künftigen unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung

(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 8 Abs. 5)

6.      Unionsmarke – Definition und Erwerb der Unionsmarke – Relative Eintragungshindernisse – Widerspruch des Inhabers einer identischen oder ähnlichen bekannten älteren Marke – Auf nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen erweiterter Schutz der bekannten älteren Marke – Voraussetzungen – Unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke – Begriff

(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 8 Abs. 5)

7.      Unionsmarke – Definition und Erwerb der Unionsmarke – Relative Eintragungshindernisse – Widerspruch des Inhabers einer identischen oder ähnlichen bekannten älteren Marke – Auf nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen erweiterter Schutz der bekannten älteren Marke – Voraussetzungen – Unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke – Beurteilungskriterien

(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 8 Abs. 5)

8.      Unionsmarke – Definition und Erwerb der Unionsmarke – Relative Eintragungshindernisse – Widerspruch des Inhabers einer identischen oder ähnlichen bekannten älteren Marke – Auf nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen erweiterter Schutz der bekannten älteren Marke – Benutzung der angemeldeten Marke ohne rechtfertigenden Grund – Begriff

(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 8 Abs. 5)

9.      Unionsmarke – Definition und Erwerb der Unionsmarke – Relative Eintragungshindernisse – Widerspruch des Inhabers einer identischen oder ähnlichen bekannten älteren Marke – Auf nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen erweiterter Schutz der bekannten älteren Marke – Benutzung der angemeldeten Marke ohne rechtfertigenden Grund – Beurteilungskriterien

(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 8 Abs. 5)

10.    Unionsmarke – Definition und Erwerb der Unionsmarke – Relative Eintragungshindernisse – Widerspruch des Inhabers einer identischen oder ähnlichen bekannten älteren Marke – Auf nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen erweiterter Schutz der bekannten älteren Marke –Bildmarke, die aus zwei parallelen Streifen auf einem Schuh besteht, und Bildmarke mit der Darstellung dreier paralleler Streifen auf einem Schuh

(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 8 Abs. 5)

1.      Siehe Text der Entscheidung.

(vgl. Rn. 24)

2.      Um vom Schutz des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 über die Unionsmarke erfasst zu werden, muss eine eingetragene Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt sein, das von den durch diese Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen angesprochen wird.

Bei der Prüfung dieser Voraussetzung sind alle relevanten Umstände des Falles zu berücksichtigen, also insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geografische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat.

In territorialer Hinsicht ist die Voraussetzung der Bekanntheit im Hinblick auf eine Unionsmarke als erfüllt anzusehen, wenn diese Marke in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets bekannt ist. In bestimmten Fällen kann das Hoheitsgebiet eines einzigen Mitgliedstaats als ein wesentlicher Teil dieses Gebiets angesehen werden.

(vgl. Rn. 25-27)

3.      Siehe Text der Entscheidung.

(vgl. Rn. 28)

4.      Siehe Text der Entscheidung.

(vgl. Rn. 29-34)

5.      Siehe Text der Entscheidung.

(vgl. Rn. 38-42)

6.      Siehe Text der Entscheidung.

(vgl. Rn. 43, 44)

7.      Siehe Text der Entscheidung.

(vgl. Rn. 45-51)

8.      Das Vorliegen eines rechtfertigenden Grundes, der die zur Beeinträchtigung einer bekannten Marke führende Benutzung einer Marke ermöglicht, ist eng auszulegen.

Allerdings soll durch die Verordnung Nr. 207/2009 über die Unionsmarke allgemein ein Gleichgewicht hergestellt werden zwischen dem Interesse des Inhabers einer Marke an der Wahrung ihrer Funktionen und dem Interesse der anderen Wirtschaftsteilnehmer an der Verfügbarkeit von Zeichen, die ihre Waren und Dienstleistungen bezeichnen können.

In dem System des Markenschutzes, das durch die Verordnung Nr. 207/2009 geschaffen wurde, werden die Interessen eines Dritten, im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen und als Unionsmarke eintragen zu lassen, das mit einer bekannten älteren Marke identisch oder ihr ähnlich ist, im Zusammenhang mit Art. 8 Abs. 5 dieser Verordnung insbesondere dadurch berücksichtigt, dass sich der Benutzer der angemeldeten Marke auf einen „rechtfertigenden Grund“ berufen kann.

Daher kann der Begriff „rechtfertigender Grund“ nicht dahin ausgelegt werden, dass er sich auf objektiv zwingende Gründe beschränkt, sondern er kann sich auch auf die subjektiven Interessen eines Dritten beziehen, der bereits ein mit der bekannten älteren Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen benutzt und es als Unionsmarke eintragen lassen möchte.

Der Gerichtshof hat deshalb festgestellt, dass sich der Inhaber einer Marke wegen eines „rechtfertigenden Grundes“ gezwungen sehen kann, zu dulden, dass ein Dritter ein dieser Marke ähnliches Zeichen benutzt, und zwar auch für eine Ware oder Dienstleistung, die mit derjenigen identisch ist, für die die Marke eingetragen ist, wenn erstens feststeht, dass dieses Zeichen vor Hinterlegung der Marke benutzt wurde, und zweitens seine Benutzung in gutem Glauben erfolgte.

Der Gerichtshof hat ausgeführt, dass für die Beurteilung, ob der betreffende Dritte das Zeichen, das der bekannten Marke ähnlich ist, in gutem Glauben benutzt hat, insbesondere die folgenden Gesichtspunkte zu berücksichtigen sind: erstens die Verkehrsdurchsetzung und der Ruf des Zeichens bei den maßgeblichen Verkehrskreisen, zweitens der Grad der Nähe zwischen den Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen ursprünglich benutzt wurde, und den Waren und Dienstleistungen, für die die bekannte Marke eingetragen ist, drittens die zeitliche Abfolge, in der das Zeichen erstmals für eine Ware benutzt wurde, die mit der von der Marke erfassten Ware identisch ist, und die Marke Bekanntheit erworben hat, und viertens die wirtschaftliche und handelsmäßige Erheblichkeit der Benutzung des der Marke ähnlichen Zeichens.

(vgl. Rn. 52-57)

9.      Die frühere Benutzung eines Zeichens oder einer angemeldeten Marke, die mit einer bekannten älteren Marke identisch oder ihr ähnlich ist, durch einen Dritten kann einen „rechtfertigenden Grund“ im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 über die Unionsmarke darstellen und diesem Dritten nicht nur ermöglichen, das Zeichen weiter zu benutzen, sondern auch, dessen Eintragung als Unionsmarke zu erwirken, obwohl die Benutzung der angemeldeten Marke geeignet ist, einen Vorteil aus der Wertschätzung der älteren Marke zu ziehen.

Dies setzt jedoch voraus, dass die Benutzung der angemeldeten Marke mehrere Bedingungen erfüllt, die den Schluss zulassen, dass die Benutzung tatsächlich erfolgt ist und dass der Inhaber der angemeldeten Marke in gutem Glauben handelte.

Erstens muss das Zeichen, das der angemeldeten Marke entspricht, tatsächlich und ernsthaft benutzt worden sein.

Zweitens muss die Benutzung des Zeichens grundsätzlich zu einem Zeitpunkt begonnen haben, der vor dem Zeitpunkt der Hinterlegung der bekannten älteren Marke liegt oder zumindest vor dem Zeitpunkt, zu dem die Marke ihre Bekanntheit erworben hat.

Drittens muss das Zeichen, das der angemeldeten Marke entspricht, im gesamten Gebiet benutzt worden sein, für das die bekannte ältere Marke eingetragen wurde. Folglich muss das Zeichen, das der angemeldeten Marke entspricht, im gesamten Unionsgebiet benutzt worden sein, wenn es sich bei der bekannten älteren Marke um eine Unionsmarke handelt.

Viertens darf diese Benutzung vom Inhaber der bekannten älteren Marke grundsätzlich nicht beanstandet worden sein. Mit anderen Worten müssen die angemeldete Marke und die bekannte ältere Marke auf dem betreffenden Gebiet friedlich koexistiert haben.

(vgl. Rn. 58-63)

10.    Siehe Text der Entscheidung.

(vgl. Rn. 65-217)