FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
föredraget den 17 januari 2019(1)
Mål C‑690/17
ÖKO-Test Verlag GmbH
mot
Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG
(begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Düsseldorf (Regionala överdomstolen i Düsseldorf), Tyskland)
”Begäran om förhandsavgörande – EU-varumärke – Rättigheter som är knutna till ett varumärke – Rätten att hindra tredje man från att använda ett identiskt eller liknande tecken – Anbringande utan medgivande av ett varumärke som etikett för ett test av en varas kvalitet”
1. Denna begäran om förhandsavgörande handlar om huruvida en innehavare av ett varumärke (ÖKO-TEST) som utgörs av ett kvalitetskännetecken(2) och som har registrerats för att beteckna ett antal tjänster, har rätt att förhindra att det används av en tredje man som utan varumärkesinnehavarens medgivande har använt det på förpackningen till en tandkräm (Aminomed).
2. Är det motiverat att väcka talan om varumärkesintrång i ett fall som det här aktuella, i vilket tandvårdsprodukterna inte tycks vara identiska med eller likna de tjänster som varumärkesinnehavaren tillhandahåller? Detta är i korthet den hänskjutande domstolens fråga och syftet med den är att försöka övervinna de svårigheter som är förknippade med att innehavaren av varumärket ÖKO-TEST inte kan väcka talan som bygger på ett avtalsförhållande mot den som utan hans medgivande använder sig av detta kännetecken och inte heller kan väcka talan som bygger på de tyska bestämmelserna om illojal konkurrens.
I. Tillämpliga bestämmelser
A. Unionsrätt
3. I unionsrätten består det rättsliga skyddet för varumärken av såväl åtgärder för att harmonisera de nationella lagstiftningarna (bland annat direktiv 2008/95/EG),(3) som bestämmelser om EU-varumärken (förordning nr 207/2009)(4) som gäller för de aktörer som väljer att använda sig av denna industriella rättighet.
1. Direktiv 2008/95
4. I artikel 5.1–5.3 föreskrivs följande:
”1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda
a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,
b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.
2. En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
3. Om villkoren i punkterna 1 och 2 är uppfyllda får bland annat följande förbjudas:
a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.
b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.
…”
2. Förordning 2017/1001
5. I artikel 9.1–9.3(5) föreskrivs följande:
”1. Registreringen av ett EU-varumärke ger innehavaren en ensamrätt.
2. Utan att det påverkar innehavares rättigheter som förvärvats före ansökningsdagen eller prioritetsdagen för EU-varumärket ska innehavaren av ett EU-varumärke ha rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet, för varor eller tjänster, använda ett tecken om
a) tecknet är identiskt med EU-varumärket och används för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka EU-varumärket är registrerat,
b) tecknet är identiskt med eller liknar EU-varumärket och används för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster för vilka EU-varumärket är registrerat, om detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket,
c) tecknet är identiskt med eller liknar EU-varumärket oavsett om det används för varor och tjänster som är identiska med, liknar eller inte liknar dem för vilka EU-varumärket är registrerat, om det senare är känt i unionen och om användningen av tecknet i fråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för EU-varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
3. Följande handlingar får särskilt förbjudas med stöd av punkt 2:
a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.
b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.
…”
B. Tysk rätt Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen(6)
6. I 14 § stycke 2 punkt 3 i den lagen har Förbundsrepubliken Tyskland använt sig av den rätt som föreskrivs i artikel 5.2 i direktiv 2008/95 när det gäller kända varumärken.
II. Bakgrund till tvisten och tolkningsfrågorna
7. Öko-Test Verlag GmbH ger ut tidskriften ÖKO-TEST i hela Tyskland. Utöver allmän konsumentinformation publiceras där bland annat tester av varor och tjänster som utförs av oberoende laboratorier. Testerna och proven utförs utan tillverkarnas kännedom.
8. Öko-Test Verlag har sedan den 23 april 2012 följande figurmärke registrerat hos Deutsches Patent- und Markenamt (den tyska patent- och varumärkesmyndigheten) som nationellt varumärke, och sedan den 31 augusti 2012 som EU-varumärke hos Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO):(7)
9. De tjänster(8) för vilka varumärket är skyddat och som är mest relevanta för den aktuella tvisten ingår i klasserna 35 (konsumentrådgivning och information i samband med valet av varor och tjänster, särskilt genom användning av test- och provresultat; genomförande och bedömning av opinionsundersökningar och enkäter) och 42 (genomförande och utvärdering av vetenskapliga tester av varor och tjänster, genomförande och utvärdering av kvalitetskontroller, genomförande och utvärdering av tekniska tester och kontroller).
10. Öko-Test Verlag finansieras framför allt genom intäkter från försäljningen av företagets tidskrift samt genom de licensavtal för användning av varumärket som företaget ingår med olika tillverkare av varor efter att varorna testats. Licenstagarna får en fil med kännetecknet ÖKO-TEST och använder det för sina varor. I det tomma fält som hör till kännetecknet fyller de i testresultat och källan.(9)
11. Licensavtalet upphör när det test som hänför sig till licenstagarens vara ersätts av ett nyare test (med nya villkor), även om denna vara inte har testats igen,(10) eller när varans kvalitet eller egenskaper ändras.
12. Bolaget Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG (11) tillverkar tandkräm, bland annat produkten Aminomed. Öko-Test Verlag testade ett antal tandkrämer, däribland Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme (Aminomed-tandkräm med kamomill- och fluoridextrakt) och publicerade testresultaten i Jahrbuch Kosmetik 2005 (årsboken kosmetika 2005) med omdömet ”mycket bra” (”sehr gut”).
13. I augusti 2005 ingick de båda företagen ett licensavtal om användningen av kännetecknet ÖKO-TEST (som ännu inte hade registrerats som varumärke) och Dr. Liebe började använda det för att göra reklam för sin produkt.
14. I oktober 2014 fick Öko-Test Verlag kännedom om att Aminomed salufördes såsom visas nedan:
Förpackningen hade ändrats i förhållande till den ursprungliga förpackningen.
15. Öko-Test Verlag väckte talan om varumärkesintrång vid Landgericht Düsseldorf (Regionala domstolen i Düsseldorf, Tyskland). Öko-Test Verlag gjorde gällande att Dr. Liebe inte med stöd av licensavtalet hade rätt att använda kännetecknet ÖKO-TEST, på grund av att a) det inte omfattades av avtalet, b) ett nytt test av produktgruppen tandkräm hade publicerats 2008, där nya testvillkor tillämpades, och Dr. Liebe enbart av den anledningen inte längre hade rätt att använda tecknet och c) den vara som Dr. Liebe saluförde med det tecknet inte längre var identisk med den vara som hade testats i den mening som avses i licensavtalet, eftersom åtminstone beteckningen och beskrivningen av varan samt dess förpackning hade ändrats.
16. Dr. Liebe bestred talan och gjorde gällande att licensavtalet fortfarande gällde och att bolaget hade rätt att använda kännetecknet ÖKO-TEST. Dr. Liebe hävdade vidare att bolaget inte hade använt det nationella varumärket och EU-varumärket efter att de hade registrerats.
17. Landgericht (Regionala domstolen) fann att Dr. Liebe använde sig av det omtvistade varumärket för tjänsten ”konsumentinformation och rådgivning” och att bolaget inte längre kunde åberopa licensavtalet. Eftersom Dr. Liebe inte hade lämnat närmare uppgifter om att tillverkningen hade upphört, utgick Landgericht (Regionala domstolen) från att bolaget hade fortsatt att marknadsföra tandkrämen med det kännetecknet även efter registreringen av varumärket. Dr. Liebe ålades därför att upphöra med att använda kännetecknet ÖKO-TEST vid saluföringen av Aminomed och att återkalla varorna.
18. Dr. Liebe har överklagat den domen till Oberlandesgericht Düsseldorf (Regionala överdomstolen i Dusseldorf), vilken i beslutet att begära förhandsavgörande a) liksom domstolen i första instans anser att licensavtalet hade löpt ut för länge sedan och b) följaktligen menar att Dr. Liebe använde varumärket i näringsverksamhet utan varumärkesinnehavarens medgivande.
19. Den hänskjutande domstolen anser att
– om det antas att tillverkaren har använt varumärket i fråga för en vara (här: tandkräm), bör de yrkanden från Öko-Test Verlag som bygger på artikel 9.2 a och b i förordning 2017/1001 ogillas, eftersom ingen av de båda registreringarna av varumärket ÖKO-TEST gäller för tandkräm eller ”liknande varor”, och att
– Öko-Test Verlag som varumärkesinnehavare bara kan utnyttja den rätt som föreskrivs i den artikeln, om användningen av ett kvalitetskännetecken på en vara kan likställas med att använda det för någon av de tjänster som varumärket är registrerat för, exempelvis ”konsumentrådgivning och information i samband med valet av varor och tjänster”.
20. Den hänskjutande domstolen påpekar också att ett kvalitetskännetecken inte kan likställas med en kvalitetsmärkning på grund av de skillnader som finns mellan dem och att det inte heller är ägnat att registreras som kontrollmärke.(12) Den påpekar emellertid, liksom EU-domstolen i domen Gözze,(13) att ett kvalitetskännetecken uppfattas på ett liknande sätt som en kvalitetsmärkning av konsumenterna. Genom anbringandet av kännetecknet på varan säkerställs en viss – kontrollerad – kvalitet, men inte att varan har tillverkats under kontroll av innehavaren av det varumärke som kännetecknet utgör. Allmänheten förknippar inte varumärket ÖKO-TEST med tillverkarna av de testade varorna. Det är allmänt känt att det har en oberoende ställning i förhållande till dessa och att allmänheten fäster särskild vikt vid det.
21. Om anbringandet av kvalitetskännetecknet anses utgöra en användning av den registrerade tjänsten så har Dr. Liebe begått ett intrång i varumärket(14) beträffande såväl dess ursprungsfunktion som dess kvalitetsfunktion. Om den första frågan däremot ska besvaras nekande ställer den hänskjutande domstolen en andra fråga som rör artikel 9.2 c i förordning 2017/1001 och artikel 5.2 i direktiv 2008/95.
22. Varumärket ÖKO-TEST är känt i Förbundsrepubliken Tyskland, men det uppfattas inte som ett tecken på industriell äganderätt utan som ett kvalitetskännetecken. Dr. Liebe kan således mot bakgrund av domen Gözze knappast anses ha använt varumärket för tandkrämen i stället för den tjänst som Öko-Test Verlag tillhandahåller. Det är därför som den hänskjutande domstolen undrar huruvida ett enskilt varumärke kan anses vara känt om det bara är känt som ett kvalitetskännetecken.
23. Den hänskjutande domstolen tillägger beträffande detta att rättspraxis rörande kända varumärken(15) inte innehåller tillräckligt klara riktlinjer för att den ska kunna avgöra huruvida utsläppandet på marknaden av tandkrämen försedd med kännetecknet utgör ett intrång och om det även kan anses föreligga intrång vid handlingar där det inte används som varumärke. Den hänskjutande domstolen påpekar avslutningsvis att det kan föreligga en renommésnyltning eller en överföring av en image, vilket är förbjudet enligt de aktuella bestämmelserna, även om tredje part inte använder varumärket för att garantera ursprunget för varor som är märkta på detta sätt från sitt företag.
24. Mot bakgrund av detta har Oberlandesgericht Düsseldorf (Regionala överdomstolen i Düsseldorf) hänskjutit följande tolkningsfrågor till domstolen:
”1) Utgör det otillåten användning av ett varumärke i den mening som avses i artikel 9.[2] b i … [förordning 2017/1001] eller artikel 5.1 andra meningen a i … [direktiv 2008/95] om
– varumärket är anbringat på en vara för vilken varumärket inte är skyddat,
– anbringande av varumärket av en tredje man av omsättningskretsen uppfattas som ett så kallat kvalitetskännetecken, det vill säga i den bemärkelsen att varan har tillverkats och saluförts av en tredje man som inte står under varumärkesinnehavarens kontroll, men att varumärkesinnehavaren emellertid har testat vissa egenskaper hos denna vara och på grundval av detta gjort en bedömning av den med ett visst resultat som anges i kvalitetskännetecknet, och
– varumärket bland annat är registrerat för ’konsumentinformation och rådgivning i samband med valet av varor och tjänster, särskilt genom användning av test- och provresultat samt genom kvalitetsbedömningar’?
2) Om domstolen besvarar den första frågan nekande:
Utgör det ett intrång i den mening som avses i artikel 9.[2] c i … [förordning 2017/1001] och artikel 5.2 i … [direktiv 2008/95] om
– varumärket endast är känt som kvalitetskännetecken (såsom beskrivs i punkt 1), och
– varumärket används som kvalitetskännetecken av en tredje man?”
III. Förfarandet vid domstolen
25. Begäran om förhandsavgörande inkom till domstolens kansli den 8 december 2017. Skriftliga yttranden har getts in av Öko-Test Verlag, den tyska regeringen och Europeiska kommissionen, vilka liksom Dr. Liebe närvarade vid förhandlingen den 7 november 2018.
IV. Rättslig bedömning
A. Inledande anmärkningar
26. Även om den hänskjutande domstolen frågar om tillämpligheten av artikel 9 i förordning 2017/1001 och artikel 5 i direktiv 2008/95, påpekar den att den talan som gav upphov till tvisten rörde EU-varumärket och endast i andra hand det nationella varumärket.(16) Av praktiska skäl ska jag därför i min bedömning främst ta upp bestämmelserna i förordning 2017/1001 om EU-varumärken, även om resultaten av denna bedömning, efter nödvändig anpassning, kan tillämpas på motsvarande bestämmelser i direktiv 2008/95.(17)
27. Som jag tidigare har nämnt har den hänskjutande domstolen uteslutit att det rättsliga skydd som Öko-Test Verlag eftersträvar kan tillförsäkras bolaget genom avtal (den påpekar att licensavtalet upphörde att vara bindande för parterna för länge sedan)(18) eller genom att väcka talan om illojal konkurrens, eftersom en sådan talan kräver att de företag som är kärande och svarande konkurrerar med varandra, vilket inte är fallet här.(19)
28. Även om jag inte har några invändningar mot att det föreligger hinder mot en talan om förbudsföreläggande som bygger på den tyska lagstiftningen om illojal konkurrens, kanske det inte vore omöjligt att undersöka möjligheterna till en talan som bygger på ett avtalsförhållande, mot bakgrund av vissa domar där domstolen slagit fast följande:
– För att avgöra om ett yrkande, i den mening som avses i artikel 5.1 och 5.3 i Bryssel I-förordningen,(20) avser ”avtal” och inte ”skadestånd utanför avtalsförhållanden”, måste det klarläggas om det påstådda agerandet kan betraktas som ett åsidosättande av avtalsförpliktelserna, såsom dessa låter sig bestämmas utifrån avtalets syfte.(21)
– För att pröva en talan om utomobligatoriskt skadeståndsansvar för unionens institutioner, måste det kontrolleras huruvida det föreligger ett verkligt avtalsmässigt sammanhang mellan parterna som har samband med föremålet för tvisten, även när avtalsförhållandet har upphört, och som kräver en fördjupad prövning för att tvisten ska kunna lösas.(22)
29. Det är uppenbart att det rättsliga sammanhanget i förevarande mål skiljer sig från det i domarna som jag hänvisat till i fotnoterna 21 och 22. Den metod som domstolen använde sig av där skulle emellertid analogt även kunna användas här. Även om det tycks framgå något annat av beslutet att begära förhandsavgörande, bekräftade parterna i det nationella målet vid förhandlingen att rätt att använda logotypen hade beviljats,(23) inom ramen för avtalsförhållandet. Om Dr. Liebe såsom framgår av handlingarna i målet fortsatte att använda sig av kännetecknet, åsidosatte han (den eventuellt underförstådda) avtalsförpliktelsen att upphöra med att använda symbolen på förpackningen till sin tandkräm, när det förhållande som byggde på detta avtal hade upphört.
30. Den hänskjutande domstolen kan således, om den finner det lämpligt, tillämpa denna metod som grund för en eventuell talan som bygger på ett avtalsförhållande till förmån för Öko-Test Verlag. Jag vill emellertid bara peka på denna möjlighet här, eftersom jag är medveten om att detta mål om förhandsavgörande bara handlar om att besvara de tolkningsfrågor som ställs och inte att föreslå alternativa lösningar som när allt kommer omkring faller inom ramen för den nationella rätten.
B. Den första tolkningsfrågan: angående otillåten användning
1. Sammanfattning av parternas ståndpunkter
31. Enligt Öko-Test Verlag används inte dess kännetecken som varumärke för tandkräm, utan för en tjänst (som bolaget självt tillhandahåller) och det anser att den första tolkningsfrågan ska besvaras jakande. Öko-Test Verlag menar att ett kvalitetskännetecken inte kan likställas med en kvalitetsmärkning, eftersom det förstnämnda visar att en vara uppfyller vissa på förhand fastställda normer, medan en kvalitetsmärkning bara gör att konsumenten omedelbart kan identifiera en egenskap hos en vara. Öko-Test Verlag anser liksom den hänskjutande domstolen och den tyska regeringen att det inte kan likställas med ett garantimärke eller ett kontrollmärke.(24)
32. Enligt Öko-Test Verlag uppfattar den berörda allmänheten användningen av ÖKO-TEST på tandkrämen som en användning som tillåtits av dess innehavare och som visar a) att produkten har fått omdömet ”mycket bra” i de tester som Öko-Test Verlag har gjort och b) att detta omdöme är förenligt med innehållet i dess publikation och med dess neutrala, objektiva och sakkunniga standarder. Därför påverkar Dr. Liebes användning av ÖKO-TEST varumärkets ursprungsfunktion och vissa andra av de funktioner som domstolen har godtagit.(25)
33. Den tyska regeringen menar att den första frågan inte handlar om den dubbla identiteten i artikel 5.1 a i direktiv 2008/95 utan om risken för förväxling i led b i samma artikel, eftersom det finns vissa skillnader mellan det ursprungliga tecknet ÖKO-TEST och det som används på tandkrämen (bland annat testresultaten och hänvisningen till publiceringen). Den anser att den första tolkningsfrågan ska besvaras jakande och motiverar det med att ett varumärke som har registrerats för en tjänst får användas för en vara, när allmänheten uppfattar att det rör sig om en självständig tjänst och att den är knuten till varan.
34. Den tyska regeringen anser att det avgörande är hur tecknet uppfattas av allmänheten, som är van vid att organisationer som är fristående från tillverkarna testar dagligvaror och därefter informerar konsumenterna. Dessa kan utan svårighet dra slutsatsen att Öko-Test Verlag har testat tandkrämen och att den fått omdömet ”mycket bra”. Det är dessutom vanligt att företagen förser dessa varor med flera varumärken eller tecken, vilket är fallet vid kvalitetsmärkningar eller kontrollmärken (ekologiskt jordbruk, EU:s energieffektivitet, rättvisemärkning) och vid anbringandet av varumärken från en leverantör för att visa kvaliteten på komponenterna i slutprodukten (till exempel Intel Inside för datorprocessorer).
35. Kommissionen anser däremot att frågan i själva verket handlar om led a och inte om led b, såväl i artikel 9.1 i förordning nr 207/2009 som i artikel 5.1 i direktiv 2008/95. Kommissionen godtar att anbringandet av varumärket ÖKO-TEST på tandkrämen nödvändigtvis syftar på samma tjänster som dess innehavare (Öko-Test Verlag) tillhandahåller, men den anser att denna syftning ingår i reklamen för tandvårdsprodukten, utan att det innebär att Dr. Liebe gör reklam för samma tjänster som Öko-Test Verlag.
36. Kommissionen pekar på den reklameffekt som tandkrämstillverkaren eftersträvar genom att använda kännetecknet ÖKO-TEST, nämligen att allmänheten ska komma att tänka på den tjänst som innehavaren av detta märke tillhandahåller, vilken är den enda som kan anses stå bakom ett oberoende test. Villkoren i licensavtalet är enligt kommissionen ägnade att förhindra att en kvalitetssänkning hos den testade produkten ska påverka Öko-Test Verlags eget varumärke negativt, vilket skulle vara fallet om denna kvalitetssänkning skulle förknippas med det företag som testar produkten.
2. Bedömning
37. Med den första tolkningsfrågan vill den hänskjutande domstolen i korthet få klarlagt huruvida kvalitetskännetecknet ÖKO-TEST, som är skyddat i egenskap av registrerat varumärke, på det sätt som Dr. Liebe använder det på tandkrämsförpackningarna är ägnat att identifiera varumärkesinnehavarens tjänster och inte bara de varor som Dr. Liebe saluför.
38. Domstolen slog i domen Gözze fast att ”ett individuellt varumärke inte kan anses användas på ett sätt som är förenligt med dess grundläggande funktion när anbringandet av varumärket på varor endast utgör en kvalitetsmärkning av varorna och inte har till syfte att dessutom garantera att varorna härrör från ett visst företag som utövar kontroll över varornas tillverkning och som kan anses ansvara för deras kvalitet”.(26)
39. Om denna utsaga skulle följas ordagrant skulle tvistens lösning vara relativt enkel, eftersom Öko-Test Verlag inte tillverkar tandkrämen och inte sätter sitt varumärke på förpackningen för att ange dess ursprung. I det fallet skulle Öko-Test Verlag inte kunna hindra Dr. Liebe från att använda varumärket ÖKO-TEST i näringsverksamhet i enlighet med artikel 9.2 a och b i förordning 2017/1001.
40. Även om denna lösning skulle kunna korrigeras (vilket jag kommer att föreslå nedan) i förevarande mål med hjälp av led c i samma artikel, eftersom ÖKO-TEST är känt på den tyska marknaden, anser jag att även innehavare av tecken som inte är kända bör ges tillgång till något rättsligt instrument, inom ramen för varumärkesrätten, för att reagera mot att tredje man använder tecknet utan medgivande, under sådana omständigheter som de som är aktuella här.(27) Kanske skulle en undersökning av skillnaderna mellan en kvalitetsmärkning och ett kvalitetskännetecken kunna ge ett svar som sträcker sig längre än det som domstolen gav i domen Gözze.
41. Beträffande frågan huruvida det aktuella fallet ska omfattas av led a eller led b i artikel 9.2 i förordning 2017/1001, har det rått oenighet mellan parterna när de har tolkat tolkningsfrågan. Det är lämpligt att skissa upp kriterierna för att avgöra om de tillämpningsvillkor som är gemensamma för de båda varianterna är uppfyllda,(28) som grund för att välja en av dem.
a) Bedömningsunderlag
1) Utgångspunkt
42. I princip får en innehavare av ett registrerat varumärke bara förhindra tredje man att använda ett tecken, i enlighet med artikel 9.2 a och b i förordning 2017/1001, när följande villkor är uppfyllda:
– Tecknet ska vara identiskt med(29) eller likna innehavarens registrerade varumärke.
– Användningen av det registrerade varumärket a) ska ske i näringsverksamhet, b) utan varumärkesinnehavarens medgivande c) för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar dem för vilka varumärket är registrerat och d) skada eller kunna skada någon av varumärkets funktioner.(30)
43. Det framgår av de handlingar som den hänskjutande domstolen har ingett att det (första) villkoret, att tecknet är identiskt,(31) inte borde ge upphov till några problem, eftersom Dr. Liebe inte förnekar att det använt kännetecknet ÖKO-TEST på sina tandkrämsförpackningar.
44. I detta sammanhang låter jag mig inte övertygas av den tyska regeringens argument om skillnaderna mellan ÖKO-TEST, som registrerat varumärke, och den figur som återfinns på förpackningen till Dr. Liebes tandkräm. Att testresultaten och hänvisningen till publiceringen återfinns på förpackningen som en del av varumärket är irrelevant, av två skäl: dels för att allmänheten är van att se varumärket ÖKO-TEST med dessa uppgifter (utan dem är det ingen större mening eller ingen mening alls att visa märket i reklamen för varan), dels och som en följd av det första skälet, eftersom dessa skillnader kan gå en genomsnittskonsument obemärkt förbi, i den meningen att konsumenten inte associerar till ett annat varumärke (även om det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva detta, eftersom det rör sig om en faktisk omständighet).(32)
45. Det är även ostridigt att villkoren om användning i näringsverksamhet och avsaknad av varumärkesinnehavarens medgivande är uppfyllda. Den sistnämnde behöver inte vara en konkurrent till varans tillverkare: enligt artikel 9.2 i förordning 2017/1001 får innehavaren av varumärket förhindra ”tredje man” som inte har varumärkesinnehavarens medgivande att använda det, vilket innebär att det inte behöver vara en konkurrent. Att led a och b i denna bestämmelse i första hand tillämpas på konkurrenter innebär inte att lagstiftaren har begränsat den eventuella reaktionen från varumärkesinnehavaren till dessa.
46. Det återstår således att klargöra huruvida det fanns en överensstämmelse mellan varorna och tjänsterna, och, när den frågan har besvarats, huruvida Dr. Liebes användning av ÖKO-TEST var tillräcklig för att skada någon av varumärkets grundläggande funktioner.
2) Varumärkets beskaffenhet
47. Märket ÖKO-TEST är ett varumärke som är registrerat för tjänster. Den här typen av tecken skiljer sig från dem som betecknar varor genom sin immateriella karaktär, vilket innebär att de inte har någon konkret grund, till skillnad från de varor som skyddas av fabriks- eller handelsmärken.(33)
48. Tjänsternas immateriella karaktär möjliggör en interaktion mellan dem och varan. När tjänster påverkar varors egenskaper, kan det finnas varumärken för tjänster tillsammans med varumärkena för varor som betonar denna omständighet. Så är fallet med den utbredda användningen av märkningar och kännetecken som den tyska regeringen har hänvisat till.
49. Vanligtvis förekommer varumärken för varor som innefattar kännetecken (som kvalitetskännetecken) med stöd av ett avtal som innefattar en licens för användning. Där ges tillverkaren, i egenskap av licenstagare, tillstånd att använda kännetecknet, vilket leder till att hans varors anseende ökar. Ett kvalitetskännetecken används just för att upplysa allmänheten om att dessa varor, efter att ha genomgått relevanta tester, har fått ett positivt omdöme av det företag som innehar kännetecknet (i det här fallet Öko-Test Verlag).
50. När kännetecknet är registrerat som varumärke ger avtalet licenstagaren möjlighet att anbringa det, som varumärke, på sina egna varor. Samma avtal ger emellertid även varumärkesinnehavaren möjlighet att upplysa allmänheten om sina egna tjänster, i en symbios som gynnar både denne och de olika licenstagarna. Det uppstår ett slags ”dubbel användning”,(34) vilket jag kommer att redogöra närmare för när jag beskriver vad som utmärker kvalitetskännetecknet.
51. Det innebär att Dr. Liebe, om bolaget har fått tillstånd till det, får anbringa kvalitetskännetecknet, i egenskap av varumärke, på sina egna varor, men samtidigt medför användningen av ÖKO-TEST på dessa att det sprids kännedom om de tjänster som Öko-Test Verlag erbjuder företag och konsumenter.
3) Vad som kännetecknar Öko-Test Verlags tjänster
52. Förordning 2017/1001 och direktiv 2015/2436 innehåller bestämmelser om kollektivmärken(35) och kontrollmärken:(36)
– Ett kollektivmärke används för att särskilja de varor eller tjänster som härrör från medlemmarna i den sammanslutning som innehar märket från de varor eller tjänster som härrör från andra företag.
– Ett kontroll- eller garantimärke fyller funktionen att ange ursprunget genom att det särskiljer ”varor eller tjänster som certifierats av innehavaren av märket vad gäller material, tillverkningssätt för varor eller utförande av tjänster, kvalitet, tillförlitlighet eller andra egenskaper … från varor och tjänster som inte är certifierade på detta sätt”.(37)
53. Ett kvalitetskännetecken har visserligen vissa likheter med ett kontrollmärke men det är inte samma sak och kvalitetskännetecken nämns inte heller i någon av de angivna rättsakterna. I allmänhet kan ett kvalitetskännetecken registreras som ett enskilt varumärke av företag som gör objektiva och oberoende bedömningar av varor som ger ett brett spektrum av ekonomiska aktörer möjlighet att genom licensavtal påvisa kvaliteten hos sina varor, med hjälp av kvalitetskännetecknets logotyp.
54. Dessa skillnader förklarar varför det är så svårt att kräva att innehavare av kvalitetskännetecken ska utarbeta bestämmelser, i den mening som avses i artikel 75 i förordning 2017/1001. För det första rör det sig inte om medlemmar som ska följa bestämmelserna som vid kollektiva kontrollmärken. För det andra kan det företag som innehar varumärket efter eget gottfinnande välja vilka varor som ska testas samt ändra villkoren för testerna.
55. Den hänskjutande domstolen betonar skillnaden mellan dessa kännetecken och kvalitetsmärkning (som var det som var föremål för prövning i domen Gözze). Enligt den hänskjutande domstolen karaktäriseras dessa kännetecken huvudsakligen av att a) testerna omfattar en stor mängd olika varor och tjänster och inte bara en, b) villkoren anpassas till konsumenternas behov och testerna ändras regelbundet c) tillverkaren saknar inflytande över den organisation som tillhandahåller testtjänsterna och d) tillståndet att använda kännetecknet inte bara är beroende av att vissa villkor är uppfyllda, utan att ett omdöme avges på grundval av testresultaten.(38)
56. En näringsidkare vars varor har genomgått dessa kvalitetstester får efter att ha ingått ett licensavtal för användning av varumärket, ange det i beskrivningen av eller på förpackningen till dessa varor. I förevarande mål skulle Dr. Liebe, om företaget hade fått Öko-Test Verlags medgivande, ha kunnat anbringa tecknet ÖKO-TEST på ett synligt ställe på sin tandkräm, med det erhållna omdömet och en hänvisning till det nummer av tidningen där resultaten publicerats. Såsom kommissionen har påpekat är det logiskt att tänka sig att ett företag vars varor genomgår Öko-Test Verlags tester med ett tillfredsställande resultat, är intresserat av att anbringa det kännetecknet på sina varor som ett sätt att göra reklam för varornas egenskaper.
57. När Dr. Liebe trycker kännetecknet ÖKO-TEST synligt på förpackningen till Aminomed, vill bolaget i första hand förstärka budskapet om tandkrämens kvalitet, med hjälp av det rykte och den tillförlitlighet som varumärket ÖKO-TEST ger varan, vilket bekräftas av omdömet (mycket bra) och hänvisningen till det nummer av tidskriften i vilket testresultatet publicerades.(39) Samma agerande bidrar emellertid till att sprida kännedom om tillförlitligheten hos Öko-Test Verlags tjänster bland konsumenterna, det vill säga till att identifiera vilket företag som står bakom testerna och bedömningen av konsumentvarorna.
58. Det kan därför inte med framgång hävdas, vilket Dr. Liebe gjorde vid förhandlingen, att tecknet ÖKO-TEST användes på ett beskrivande sätt, i den mening som avses i skäl 21 i förordning 2017/1001, som en ytterligare upplysning om varan. Jag instämmer inte i detta argument, av följande skäl:
– Det sätt på vilket varumärket användes visar att det fanns en avsikt att använda det för att beteckna Öko-Test Verlags tjänster. Om syftet bara hade varit att lämna upplysningar om omdömet, skulle det ha kunnat göras utan att logotypen användes.
– Enligt det skälet är det tillåtet att använda ett tecken på ett beskrivande sätt om användningen är korrekt och ärlig, vilket den knappast kan vara om det samtycke, som tidigare inhämtats inte längre föreligger.
59. Med hänsyn till det nära sambandet mellan de tjänster som tillhandahålls av företaget som innehar kvalitetskännetecknet (ÖKO-TEST) och de varor på vilket tecknet används (Aminomed), när det används efter att det blivit registrerat som enskilt varumärke, får dess användning sammanfattningsvis två viktiga konsekvenser med avseende på artikel 9.2 a och b i förordning 2017/1001: dels förstärker det angivelsen av kvaliteten på de varor för vilka det får användas, vilket innebär att det kan anses användas för dessa varor,(40) dels fungerar det som reklam för de tjänster som företaget som innehar kvalitetskännetecknet tillhandahåller. Det är med andra ord ett uttryck för den dubbla användning som jag tidigare nämnt.
4) Konsumentens uppfattning
60. Genomsnittskonsumentens bedömning och hur denne uppfattar ett varumärke är frågor som rör faktiska omständigheter som det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva.(41) EU-domstolen kan emellertid ge den hänskjutande domstolen svar som är användbara för dess avgörande.(42)
61. Såväl Öko-Test Verlag som den tyska regeringen och kommissionen (med vissa reservationer) är eniga om att användningen av varumärket ÖKO-TEST på tandkrämens förpackning, av den berörda allmänheten uppfattas som en hänsyftning på de oberoende tjänster som det företag som innehar varumärket (Öko-Test Verlag) tillhandahåller. Genomsnittskonsumenten förknippar således det tecknet med åtminstone tjänsterna ”konsumentrådgivning och information i samband med valet av varor och tjänster, särskilt genom användning av test- och provresultat” (klass 35) och ”genomförande och utvärdering av vetenskapliga tester av varor och tjänster” (klass 42).
62. Ofta är varuförpackningar försedda med kvalitetskännetecken och kvalitetsmärkningar (och andra former av certifieringar, angivande av ekologiskt ursprung eller rättvisemärkningar). Det är därför som en genomsnittskonsument i ett fall som det här aktuella utan problem kan uppfatta att varumärket ÖKO-TEST, så som Dr. Liebe använder det, hänsyftar på de tjänster som Öko-Test Verlag tillhandahåller och förknippar kännetecknet med detta företag. Det innebär att Dr. Liebes användning av varumärket utgör en ”användning som varumärke”,(43) eftersom den säkerställer att tjänsten att testa tandkrämens kvalitet har tillhandahållits av företaget som innehar varumärket, det vill säga Öko-Test Verlag.
5) Skada på varumärkets funktioner
63. Det följer av fast praxis vid EU-domstolen att varumärkesinnehavarens ensamrätt syftar till att ge denne möjlighet att skydda sina särskilda intressen, det vill säga att säkerställa att varumärket kan fylla sina specifika funktioner. Den ovan nämnda ensamrätten ska således endast utövas när tredje mans användning av ett kännetecken skadar eller kan skada varumärkets funktioner, varvid det är tillräckligt att det finns en risk för en sådan skada.(44)
64. Dessa innefattar bland annat (den grundläggande funktionen) att ange varans eller tjänstens ursprung, funktionen att säkerställa dess kvalitet samt kommunikations-, investerings- och reklamfunktionerna.(45)
65. Vad beträffar den grundläggande funktionen utgör varumärket bland annat ”en garanti för att alla varor som bär varumärket har framställts eller tillhandahållits under kontroll av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet”.(46)
66. Enligt den hänskjutande domstolens redogörelse för de faktiska omständigheterna använde Dr. Liebe varumärket utan medgivande av Öko-Test Verlag och det omdöme som Dr. Liebe använde, vilket var resultatet av 2005 års testning, hade inte något samband med 2008 års tester, där företagets tandkräm inte var med. Under dessa förhållanden skulle en genomsnittskonsument kunna få intryck av att Öko-Test Verlag fortsätter att gå i god för tandkrämens kvalitet enligt den tidigare kvalitetsnivån, vilken styrks av kvalitetskännetecknet, trots att det inte fanns något stöd för detta eftersom produkten inte hade genomgått de nya testerna.
67. Mot bakgrund av detta kunde Dr. Liebes användning av varumärket ÖKO-TEST vara vilseledande, genom att det gav intryck av att omdömet mycket bra hade erhållits efter tester som utförts under kontroll av Öko-Test Verlag. På så sätt undergrävdes varumärkets grundläggande funktion,(47) för även om Öko-Test Verlag hade genomfört tester tidigare, byggde omdömet på förpackningen inte på de senaste tandkrämstesterna som Öko-Test Verlag hade gjort, och som företaget publicerade i sin tidskrift, och inte heller på de licenser som upplåtits efter dessa nya tester.(48)
68. Skillnaden mellan det resultat som Dr. Liebe gjorde reklam för med tecknet ÖKO-TEST och de verkliga testerna, så som jag beskrivit det ovan, skulle dessutom kunna skada det anseende som Öko-Test Verlag byggt upp med hjälp av sitt varumärke och därmed dess investeringsfunktion (i betydelsen möjlighet för innehavaren att använda varumärket för att förvärva eller behålla ett gott renommé som kan tänkas attrahera konsumenterna och göra dem till trogna kunder).(49)
b) Slutsats
69. Som jag tidigare nämnt ville jag inledningsvis inte ta ställning till huruvida det är led a eller led b i artikel 9.2 i förordning 2017/1001 som är tillämpligt. För att kunna ge den hänskjutande domstolen ett användbart svar får det ovan redovisade mig att dra följande slutsats:
– Dr. Liebe använde sig dubbelt av ett varumärke som överensstämmer med det ursprungliga (ÖKO-TEST), såväl för att öka tandkrämens attraktionskraft med hjälp av kvalitetskännetecknet (med omdömet mycket bra) som för att beteckna de tjänster som Öko-Test Verlag tillhandahåller. Således är såväl tecknen som tjänsterna identiska, vilket innebär att kravet på ”dubbel identitet” i artikel 9.2 a i förordning 2017/1001 är uppfyllt.
– En genomsnittskonsument uppfattar inte att varumärket ÖKO-TEST visar att testningen av tandkrämen Aminomed har utförts av Dr. Liebe och med tanke på hur välkänt detta varumärke är bland den tyska allmänheten kommer denna konsument inte heller att uppfatta det så att tandkrämen kommer från samma företag eller från företag som har ekonomiska kopplingar, vilket innebär att användningen inte kan leda till förväxling i den mening som avses i förordning 2017/1001.
70. Eftersom Dr. Liebes användning av varumärket ÖKO-TEST dessutom riskerar att skada åtminstone dess ursprungs- och investeringsfunktioner, är villkoren för tillämpning av artikel 9.2 a i förordning 2017/1001 uppfyllda, och den kan därför betecknas som otillåten.
71. Det bör avslutningsvis beaktas att uppräkningen av de användningssätt som varumärkesinnehavaren får förhindra, enligt artikel 9.3 i förordning 2017/1001,(50) inte är uttömmande, vilket innebär att Dr. Liebes användning kan inkluderas i de ovan beskrivna villkoren.
C. Den andra tolkningsfrågan: otillåten användning av ett känt varumärke
72. Eftersom jag har föreslagit att den första tolkningsfrågan ska besvaras jakande och den hänskjutande domstolen ställer den andra frågan enbart om det svaret är nekande, är det inte nödvändigt att gå vidare. Jag ska emellertid i andra hand göra en bedömning av den andra frågan, för det fall att domstolen skulle besvara den första frågan annorlunda och finna att den lösning jag föreslår rörande den dubbla identiteten hos tecknen, å ena sidan, och hos tjänsterna och varorna, å den andra, är alltför konstlad.
1. Sammanfattning av parternas ståndpunkter
73. Öko-Test Verlag har erinrat om att det särskilda skydd som kända varumärken åtnjuter går längre än till att avse frågan om identiska eller liknande varor och är inriktat på skadan för och missbruket av sådana varumärken. Det råder inget tvivel om att ÖKO-TEST är ett känt varumärke och att allmänheten förknippar det med det tecken som Dr. Liebe anbringar på sina varor.
74. Enligt Öko-Test Verlag och kommissionen sker det en otillåten användning av det kända varumärket ÖKO-TEST när den som använder det saknar tillstånd och användningen påverkar varumärkets funktioner. Dessutom finns det risk för att allmänheten förlorar förtroendet för företagets tjänster, om varan inte lever upp till förväntningarna. Konsumenterna skulle kunna rikta sin besvikelse mot Öko-Test Verlags arbete, så som det tagit sig uttryck i dess tester och publikationer.
75. Med tanke på att den tyska regeringen anser att den första frågan ska besvaras jakande, har den inte uttalat sig om den andra, eftersom den endast ska besvaras i andra hand.
76. Kommissionen anser att villkoren för tillämpning av artikel 9.2 c i förordning nr 207/2009 och av artikel 5.2 i direktiv 2008/95 är uppfyllda när det enskilda varumärket är känt som ett kvalitetskännetecken. Den otillåtna användningen, i den mening som avses i de bestämmelserna, består i att tredje man anbringar det varumärket på sina egna varor.
77. Kommissionen erinrar om att en stor del av den tyska allmänhet som berörs av de varor eller tjänster som försetts med tecknet bör känna till varumärket.(51) Den anser att det sätt på vilket tecknet ÖKO-TEST används kan ge det anseende som varumärke. Genom licensavtalet ser Öko-Test Verlag till att dess varumärke dyker upp i allmänhetens medvetande som en hänvisning till dess informations- och rådgivningstjänster till konsumenterna.
2. Bedömning
78. Den hänskjutande domstolen vill veta om det skydd för kända varumärken som föreskrivs i led c i artikel 9.2 i förordning 2017/1001, kan åberopas i avsaknad av det skydd som varumärket ÖKO-TEST hade kunnat åtnjuta med stöd av led a i samma artikel.
79. Det hinder som den hänskjutande domstolen tycks uppfatta är att det enskilda varumärket ÖKO-TEST bara är känt som kvalitetskännetecken och att tredje man bara använder det som ett sådant kännetecken. Jag anser emellertid inte att den omständigheten är relevant.
– Om man vill låta förstå att det inte har skett en ”användning som varumärke”, i den mening som avses i domen Gözze, hänvisar jag till vad jag redovisat ovan(52) för att tillbakavisa denna uppfattning.
– Om man i stället vill göra skillnad mellan den kännedom som allmänheten har om varumärket och om ”kvalitetskännetecknet”, anser jag att det är en konstlad skillnad. ÖKO-TEST registrerades som ett enskilt varumärke, nationellt och i EU, och det ska därför åtnjuta det skydd som den typen av varumärken ges, oberoende av om allmänheten är omedveten om detta eller om tredje man enbart vill använda ett varumärke som kännetecken. Om så inte vore fallet skulle varumärkena berövas sitt legitima skydd och de skulle bli beroende av i vilken mån allmänheten känner till deras registrering.
80. Följaktligen handlar den andra tolkningsfrågan i sak om huruvida innehavaren av kännetecknet ÖKO-TEST får omfattas av det skydd som kända varumärken åtnjuter för att kunna invända mot att tredje man använder det på ett otillåtet sätt. Självfallet måste detta varumärke anses vara tillräckligt känt, mot bakgrund av den kännedom som tyska konsumenter har om det kännetecknet. Detta är en prövning av de faktiska omständigheterna som det bara ankommer på den hänskjutande domstolen att göra.(53)
81. I artikel 9.2 c i förordning 2017/1001 föreskrivs för kända varumärken ett mer omfattande skydd än det i led a och b i samma artikel. De kumulativa villkoren(54) för att åtnjuta ett sådant skydd är a) att ett tecken används som är identiskt med eller liknar ett registrerat varumärke, b) att det används utan skälig anledning, c) att det används för varor och tjänster, oavsett om de är identiska eller liknande eller ingetdera,(55) och d) att man därigenom drar otillbörlig fördel av eller det är till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.(56)
82. Att villkoren a, b och c är uppfyllda är utrett: Dr. Liebe använde kvalitetskännetecknet utan Öko-Test Verlags medgivande, vilket innebär att det saknades skälig anledning, och det användes för varor eller tjänster, för vilka det inte är nödvändigt att slå fast att de var identiska eller liknande.
83. Följaktligen ska det bara klarläggas huruvida Dr. Liebe då bolaget använde varumärket ÖKO-TEST, företog någon(57) av de handlingar som beskrivs i artikel 9.2 c i förordning 2017/1001. Dessa kan utgöras av intrång som innebär förfång för varumärkets särskiljningsförmåga, intrång som innebär förfång för varumärkets renommé eller intrång som innebär att det dras otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
84. Av de skäl som jag har redovisat i punkterna 66–68 i detta förslag till avgörande, anser jag att Dr. Liebes sätt att använda varumärket ÖKO-TEST kan vara till förfång för dess renommé, genom att skapa förvirring hos konsumenterna på ett sätt som gör att varumärkets attraktionsförmåga minskar.(58)
85. Dessutom drar Dr. Liebe fördel av att utan skälig anledning använda varumärket ÖKO-TEST, genom att de positiva associationer som detta varumärke förmedlar, genom den tidigare nämnda reklamen och kvaliteten överförs till bolagets tandkräm, vilken inte har genomgått de nya testerna. Således sker det ett otillbörligt utnyttjande av varumärkets renommé, i den mening som avses i domstolens praxis.(59)
86. Under alla förhållanden ankommer det på den hänskjutande domstolen att pröva huruvida de faktiska omständigheterna i det nationella målet karaktäriseras av en användning av tecknet, utan skälig anledning, och huruvida Dr. Liebe därmed drar otillbörlig fördel av varumärket ÖKO-TESTs särskiljningsförmåga och renommé.(60)
V. Förslag till avgörande
87. Mot bakgrund av vad som anförs ovan föreslår jag att domstolen ska besvara de tolkningsfrågor som ställts av Oberlandesgericht Düsseldorf (Regionala överdomstolen i Düsseldorf) på följande sätt:
”1) Artikel 9.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) av den 14 juni 2017 om EU-varumärken och artikel 5.1 andra meningen a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, ger innehavaren av ett enskilt varumärke som består av ett ’kvalitetskännetecken’ och som registrerats för ’konsumentinformation och rådgivning i samband med valet av varor och tjänster, särskilt genom användning av test- och provresultat samt genom kvalitetsbedömningar’, rätt att förhindra att hans varumärke används utan medgivande från honom när
– tredje man anbringar varumärket på en vara för vilken varumärket inte är skyddat,
– allmänheten uppfattar varumärket som ett ”kvalitetskännetecken”, i den bemärkelsen att varan har tillverkats och saluförts av en tredje man och inte av varumärkesinnehavaren, men att varumärkesinnehavaren har underkastat varan vissa tester och på grundval av dessa gjort en bedömning av den med ett visst resultat som anges i kvalitetskännetecknet, och
– användningen påverkar någon av varumärkets funktioner.
2) En tredje mans användning av ett enskilt varumärke med de ovan beskrivna särdragen, utan varumärkesinnehavarens medgivande, utgör en otillåten användning i den mening som avses i artikel 9.2 c i förordning 2017/1001 och artikel 5.2 i direktiv 2008/95, när
– varumärket är känt, även om det bara är känt som ett ”kvalitetskännetecken”, och
– användningen är till förfång för varumärkets renommé och tredje man drar otillbörlig fördel av användningen av tecknet, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva.”