Language of document : ECLI:EU:C:2019:175

Voorlopige editie

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL

G. PITRUZZELLA

van 6 maart 2019 (1)

Zaak C705/17

Patent-och registreringsverket

tegen

Mats Hansson

[verzoek van de Svea hovrätt (rechter in tweede aanleg Stockholm, Zweden) om een prejudiciële beslissing]

„Prejudiciële verwijzing – Merken – Richtlijn 2008/95 – Weigerings‑ of nietigheidsgronden betreffende conflicten met oudere rechten – Ouder merk dat een geografische benaming bevat die onder een verklaring van afstand (disclaimer) valt – Invloed van deze verklaring op de beoordeling van het verwarringsgevaar”






1.        In de rechtsorden die daarin voorzien, kan de inschrijving van een merk vergezeld gaan van een verklaring van afstand, de zogeheten „disclaimer”, indien de aanvraag betrekking heeft op een samengesteld teken waarin een of meerdere beschrijvende of algemene termen voor een of meer in de aanvraag opgegeven waren of diensten zijn opgenomen. De disclaimer, die naargelang de toepasselijke regeling spontaan door de aanvrager kan worden voorgesteld dan wel door de bevoegde dienst als voorwaarde voor inschrijving kan worden opgelegd, heeft tot doel te verduidelijken dat de beschrijvende en niet-onderscheidende term of termen van het aangevraagde teken niet vallen onder het uitsluitende recht en derhalve beschikbaar blijven.(2) De houder van het merk heeft derhalve niet het recht te verhinderen dat deze termen door andere ondernemingen worden gebruikt.

2.        Het hierboven beschreven gebruik van disclaimers is in het Zweedse recht toegestaan. Met de prejudiciële verwijzing waarop de onderhavige conclusie betrekking heeft, wenst de Svea hovrätt Patent- och marknadsöverdomstol (rechter in tweede aanleg Stockholm, zetelend als rechter in tweede aanleg voor octrooi‑ en merkenzaken, Zweden) van het Hof te vernemen of en in welke mate bij een conflict tussen een teken waarvan inschrijving als merk is aangevraagd en een ouder merk de omstandigheid dat een bestanddeel van het oudere merk onder een disclaimer valt van invloed is op de beoordeling van het verwarringsgevaar die dient te worden verricht overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95.(3)

3.        Deze vraag is gerezen in het kader van een geding over de afwijzing door het Patent-och rigisteringsverket (Zweeds bureau voor intellectuele eigendom; hierna: „PRV”) van een door Mats Hansson ingediende aanvraag tot inschrijving van een nationaal woordmerk.

 Toepasselijke bepalingen

 Unierecht

4.        Artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 bepaalt:

„1.      Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig verklaard:

[...]

b)      wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ander merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk.”(4)

5.        Artikel 5, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 bepaalt:

„Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:

[...]

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.”(5)

 Nationaal recht

6.        Artikel 10, eerste alinea, punt 2, van hoofdstuk 1 van de varumärkslagen (2010:1877) (merkenwet nr. 1877 van 2010; hierna: „wet van 2010”)(6), waarbij artikel 5, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 in Zweeds recht is omgezet, definieert de inhoud van het uitsluitende recht dat wordt toegekend aan de houder van een ingeschreven merk om zich te verzetten tegen het gebruik, door derden die daartoe geen toestemming hebben gekregen, van tekens waardoor verwarring of associatie met dit merk kan ontstaan.

7.        Volgens artikel 5 van hoofdstuk 2 van de wet van 2010, waarbij artikel 3, lid 1, onder b, van richtlijn 2008/95 in Zweeds recht is omgezet, moet een merk, om te kunnen worden ingeschreven, onderscheidend vermogen hebben voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd.

8.        Artikel 12, eerste alinea, van hoofdstuk 2 van de wet van 2010 bepaalt dat indien een merk een bestanddeel bevat dat als zodanig niet kan worden ingeschreven en er een duidelijk risico bestaat dat de inschrijving van het merk kan leiden tot onzekerheid over de omvang van het uitsluitende recht dat aan de houder ervan is toegekend, dat bestanddeel bij de inschrijving uitdrukkelijk van bescherming kan worden uitgesloten. De tweede alinea van dit artikel preciseert dat indien dat bestanddeel op een later moment aan de vereisten voor inschrijving voldoet, dat bestanddeel of het volledige merk na indiening van een nieuwe aanvraag kan worden ingeschreven zonder de uitsluiting als bedoeld in de eerste alinea.

 Hoofdgeding en prejudiciële vragen

9.        Op 16 december 2015 heeft Hansson, verweerder in het hoofdgeding, bij het PRV, verzoeker in het hoofdgeding, een aanvraag ingediend tot inschrijving van de term ROSLAGSÖL als nationaal woordmerk voor waren van klasse 32 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice”) en inzonderheid voor alcoholvrije dranken en bier (hierna: „aangevraagd merk”).

10.      Het PRV heeft bij beslissing van 14 juli 2016 de aanvraag afgewezen wegens gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk met het oudere beeldmerk ROSLAGS PUNSCH (hierna: „ouder merk”), dat hieronder is weergegeven

Image not found

en is ingeschreven voor alcoholhoudende dranken van klasse 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice en waarvan de vennootschap Norrtelje Brenneri Aktiebolag sinds 2007 houdster is.(7) Laatstgenoemd merk is ingeschreven met de volgende vermelding: „de inschrijving verleent geen uitsluitend recht op het woord ,Roslagspunsch’”.

11.      Het woord „Roslagen” duidt op een gebied aan de oostkust van Zweden.

12.      Voor de vaststelling dat verwarringsgevaar bestaat, heeft het PRV rekening gehouden met de omstandigheid dat de conflicterende merken beginnen met de beschrijvende term „Roslags”, die in beide tekens domineert, en dat deze merken bestemd zijn om te worden gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren, die mogelijk dezelfde distributiekanalen en dezelfde klanten hebben.

13.      Hansson heeft tegen de beslissing van het PRV van 14 juli 2016 beroep ingesteld bij de Patent- och marknadsdomstol (rechtbank voor octrooi‑ en merkenzaken, Zweden) en daarbij aangevoerd dat er geen overeenstemming is tussen het aangevraagde merk, een woordmerk, en het oudere merk, een beeldmerk, en dat de term „Roslagen” veelvuldig wordt gebruikt in onderscheidende tekens van ondernemingen die in de betrokken regio zijn gevestigd. Tijdens de procedure bij de Patent- och marknadsdomstol hebben partijen een standpunt ingenomen over de invloed van de disclaimer die aan de inschrijving van het oudere merk is verbonden. Het PRV heeft aangevoerd dat de bestanddelen van een merk die als gevolg van een disclaimer van de bescherming zijn uitgesloten, doorgaans worden geacht elk onderscheidend vermogen te missen en derhalve bij de beoordeling van het verwarringsgevaar niet in aanmerking mogen worden genomen. Het PRV heeft evenwel aangegeven dat zijn praktijk inzake de inschrijving van geografische benamingen in de loop der tijd is gewijzigd, en dat de term „Roslags” in het oudere merk overeenkomstig de thans gevolgde regels ondanks de disclaimer in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of er een weigeringsgrond bestaat wegens gevaar voor verwarring met het oudere merk.(8)

14.      De Patent- och marknadsdomstol heeft het beroep van Hansson toegewezen. In essentie heeft deze rechter geoordeeld dat de termen „Roslags” en „Punsch”, ondanks de disclaimer, in aanmerking moesten worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar tussen de conflicterende merken, gelet op de invloed ervan op de totaalindruk die het oudere merk oproept. Deze rechter heeft evenwel geoordeeld dat er, gelet op de beeldelementen van het oudere merk alsook de omstandigheid dat het woordbestanddeel ervan uit twee aparte woorden bestaat, een visueel onderscheid tussen de twee merken bestaat, en dat er wegens het verschil tussen het woordelement „punsch” van het oudere merk en de letters „öl” aan het einde van het woord waaruit het aangevraagde merk bestaat, slechts een zwakke fonetische overeenstemming tussen de twee merken is. Ook gelet op de geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren, is de Patent- och marknadsdomstol tot de slotsom gekomen dat er geen verwarringsgevaar bestaat.

15.      Het PRV heeft bij de verwijzende rechter hoger beroep tegen dat vonnis ingesteld.

16.      De verwijzende rechter merkt op dat terwijl de bepalingen van materieel recht inzake merkenbescherming volledig zijn geharmoniseerd door richtlijn 2008/95, de procedurele regels in beginsel tot de bevoegdheid van de lidstaten blijven behoren. Hij vraagt zich af of een nationale bepaling volgens welke bij de inschrijving van een merk een disclaimer kan worden toegevoegd, als een procedurele regel kan worden aangemerkt, indien zij leidt tot wijziging van de criteria op grond waarvan de door het merk opgeroepen totaalindruk moet worden beoordeeld met het oog op het onderzoek van het verwarringsgevaar overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95.

17.      Voorts vraagt de verwijzende rechter zich af of deze bepaling eraan in de weg staat dat de bestanddelen van een merk die onder een disclaimer vallen, worden uitgesloten van de beoordeling van het verwarringsgevaar, of dat bij deze beoordeling minder belang daaraan wordt toegekend dan het geval zou zijn indien er geen disclaimer was.

18.      In dit verband merkt de verwijzende rechter op dat de Högsta förvaltningsdomstol (hoogste administratieve rechter, Zweden, voorheen bekend als Regeringsrätt), die destijds in laatste aanleg uitspraak deed in merkengeschillen, in een arrest van 1991(9) heeft geoordeeld dat de bestanddelen van een ingeschreven merk die onder een disclaimer vallen in aanmerking moeten worden genomen om de door een dergelijk merk opgeroepen totaalindruk vast te stellen met het oog op de beoordeling van het bestaan van gevaar voor verwarring met een jonger merk. In meer recente uitspraken hebben rechters die niet in laatste aanleg uitspraak hebben gedaan, evenwel geoordeeld dat de bestanddelen die onder een disclaimer vallen onderscheidend vermogen missen, en is daaraan slechts secundair belang toegekend bij de vaststelling van de totaalindruk die het merk oproept.(10)

19.      In deze context heeft de Svea hovrätt (rechter in tweede aanleg Stockholm) bij beslissing van 20 november 2017 de behandeling van de voor hem aanhangige zaak geschorst en de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„Moet artikel 4, lid 1, onder b), van [...] richtlijn [2008/95] aldus worden uitgelegd dat de globale beoordeling van alle relevante factoren die moet plaatsvinden bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, kan worden beïnvloed door het feit dat een bestanddeel van het merk bij inschrijving uitdrukkelijk van bescherming is uitgesloten, dat wil zeggen dat bij inschrijving een zogenaamde disclaimer is opgenomen?

Indien het antwoord op de eerste vraag bevestigend luidt, kan de disclaimer in dat geval de globale beoordeling zodanig beïnvloeden dat de bevoegde autoriteit het betrokken bestanddeel in aanmerking neemt maar daaraan een beperkter gewicht toekent, zodat het niet wordt geacht onderscheidend vermogen te hebben zelfs indien het de facto onderscheidend vermogen heeft en domineert in het oudere merk?

Indien het antwoord op de eerste vraag bevestigend luidt en het antwoord op de tweede vraag ontkennend, kan de disclaimer dan desondanks op enige andere wijze invloed hebben op de globale beoordeling?”

 Procedure bij het Hof

20.      Het PRV, Hansson en de Commissie hebben overeenkomstig artikel 23 van het Statuut van het Hof van Justitie schriftelijke opmerkingen ingediend. Diezelfde belanghebbenden hebben ter terechtzitting van 13 december 2018 pleidooi gehouden.

 Analyse

21.      Met de drie vragen die in de onderhavige prejudiciële verwijzing aan de orde zijn en die gezamenlijk moeten worden behandeld, wenst de Svea hovrätt in wezen te vernemen of, en in voorkomend geval in welke mate, de omstandigheid dat een bestanddeel van een ouder merk onder een disclaimer valt van invloed is op de beoordeling van het verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95.

22.      De rechtsfiguur van de „disclaimer”, die in een klein aantal lidstaten bestaat(11), is weliswaar niet uitdrukkelijk in richtlijn 2008/95 geregeld, maar is als zodanig niet daarmee onverenigbaar(12). Zoals blijkt uit overweging 4 ervan, streeft deze richtlijn niet de doelstelling na de merkenwetgevingen van de lidstaten volledig aan te passen, maar beoogt hij slechts die bepalingen van nationaal recht aan te passen welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt(13), zoals die met betrekking tot de voorwaarden voor de verkrijging of het behoud van het recht op een ingeschreven merk(14), terwijl de lidstaten onder andere „iedere vrijheid” behouden de procedures vast te stellen(15), waaronder die voor de inschrijving van merken(16).

23.      Ook de regelgeving inzake het Uniemerk, parallel aan die waarin de geharmoniseerde nationale stelsels voorzien(17), heeft meer dan twintig jaar toegestaan dat tekens met bestanddelen zonder onderscheidend vermogen werden ingeschreven, op voorwaarde dat de aanvrager, op verzoek van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) en thans het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), verklaart geen uitsluitend recht op die bestanddelen te claimen(18).

24.      Of het gebruik van disclaimers verenigbaar is met richtlijn 2008/95 hangt evenwel af van de eerbiediging van de bepalingen ervan.

25.      Zo kan het gebruik van disclaimers die inschrijving mogelijk maken van merken die uitsluitend uit beschrijvende bestanddelen of bestanddelen zonder onderscheidend vermogen bestaan, niet als toelaatbaar worden beschouwd(19), omdat dit in strijd is met artikel 3, lid 1, onder c) en b), van richtlijn 2008/95. Meer in het algemeen, aangezien de functie van de disclaimer erin bestaat de inschrijving mogelijk te maken van een merk dat als geheel kan worden ingeschreven doch bestanddelen bevat die afzonderlijk niet kunnen worden ingeschreven, zou het in strijd met zowel deze functie als de bepalingen van richtlijn 2008/95 zijn indien een disclaimer werd gebruikt om deze absolute gronden voor weigering van de inschrijving van een merk te omzeilen. Zo is ook een disclaimer die ziet op de bestanddelen van het aangevraagde merk die onderscheidend vermogen hebben, evenmin toelaatbaar. Een dergelijke disclaimer zou niet alleen in strijd zijn met de regels van richtlijn 2008/95 inzake de vereisten voor de verkrijging van een merk, maar ook ten onrechte de omvang beperken van de aan het merk toegekende bescherming, die volgens deze richtlijn eenvormig moet zijn.(20)

26.      De rechtsfiguur van de „disclaimer” is als zodanig dan ook niet onverenigbaar met richtlijn 2008/95, voor zover deze overeenkomstig het vereiste van grotere transparantie en rechtszekerheid uitsluitend dient om de grenzen van de aan het ingeschreven merk toegekende bescherming (met betrekking tot enkele bestanddelen daarvan) duidelijk vast te stellen, welke grenzen reeds blijken uit de toepassing van de bepalingen inzake de absolute weigeringsgronden voor inschrijving in richtlijn 2008/95. In dit verband merk ik op dat artikel 6 van deze richtlijn, met het opschrift „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”, in lid 1, onder b), specificeert dat het aan het merk verbonden recht de houder daarvan niet toestaat een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken „van aanduidingen(21) inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten”(22). Daarmee wordt in algemene bewoordingen bevestigd dat deze aanduidingen – die als zodanig niet als merk kunnen worden ingeschreven(23) – beschikbaar blijven wanneer zij bestanddelen vormen van ingeschreven samengestelde merken(24).

27.      Als de inschrijving van een merk met een disclaimer binnen de hierboven beschreven grenzen in overeenstemming met richtlijn 2008/95 en thans met richtlijn 2015/2436 kan worden beschouwd, moet worden beoordeeld, zoals de verwijzende rechter aan het Hof vraagt, wat de gevolgen van een dergelijke verklaring van afstand zijn bij een conflict tussen dit merk en een jonger teken.

28.      De aan het merk verleende bescherming impliceert, overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95, dat de houder van het merk het recht heeft om iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik in het economische verkeer te verbieden van een teken „dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.” Daarnaast bepaalt artikel 4, lid 1, onder b), van deze richtlijn dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan met een ouder merk.

29.      Het verwarringsgevaar vormt derhalve „de grondslag voor de bescherming” die richtlijn 2008/95 aan het ingeschreven merk verleent, met name tegen het gebruik door derden van niet-identieke tekens.(25) Het Hof heeft deze grondslag omschreven als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.(26)

30.      Zoals vermeld in overweging 11 van richtlijn 2008/95(27), worden voor de vaststelling van verwarringsgevaar meerdere factoren in aanmerking genomen, met name de bekendheid van het merk op de markt, de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens en tussen de geïdentificeerde waren of diensten. Het verwarringsgevaar dient dus globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.(28)

31.      Om inzonderheid de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen, dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald, en in voorkomend geval moet worden beoordeeld welk belang aan die verschillende factoren moet worden toegekend, gelet op de categorie van de betrokken waren of diensten en de omstandigheden waaronder zij in de handel worden gebracht of aangeboden.(29) De visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken tekens moet globaal worden beoordeeld, waarbij de perceptie die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft van deze tekens, een beslissende rol speelt.(30) Dienaangaande is in de rechtspraak gepreciseerd dat de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan.(31) De globale beoordeling van de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens dient derhalve te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan.(32) Het Hof heeft daarnaast gepreciseerd dat bij de beoordeling van de overeenstemming tussen twee tekens niet slechts één bestanddeel van een samengesteld teken in de beschouwing mag worden betrokken en worden vergeleken met een ander merk, maar dat bij de vergelijking de betrokken tekens elk in hun geheel moeten worden onderzocht.(33) In deze context heeft het Hof verduidelijkt dat in beginsel zelfs een element met een gering onderscheidend vermogen de totaalindruk van een samengesteld merk kan domineren wanneer het, met name wegens de positie ervan in het teken of wegens de omvang ervan, „onmiddellijk wordt waargenomen door de consument en bij deze in herinnering blijft”(34). Tot slot heeft het Hof gepreciseerd dat de beoordeling van de overeenstemming tussen tekens niet in abstracte, maar in concrete zin moet worden beoordeeld, en dat daarbij rekening moet worden gehouden met de wijze waarop de consument met het merk wordt geconfronteerd, en met name in aanmerking moet worden genomen „dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven”(35).

32.      Uit de bovenstaande beginselen volgen twee fundamentele aanwijzingen voor de beantwoording van de in casu gestelde prejudiciële vragen.

33.      Ten eerste moet de overeenstemming tussen de conflicterende tekens worden beoordeeld aan de hand van de perceptie van het publiek. Deze regel, waarvan de toepassingscriteria in de loop der tijd in de rechtspraak van het Hof en het Gerecht zijn uitgewerkt, komt voort uit de functie die het Unierecht aan het merk toekent. In richtlijn 2008/95 (en thans in richtlijn 2015/2436), net als in de verordening inzake het Uniemerk(36), wordt het merk in de eerste plaats beschermd wegens zijn onderscheidende functie(37), dat wil zeggen, als teken dat het mogelijk maakt de commerciële herkomst van de erdoor aangeduide waren of diensten te identificeren. Het verwarringsgevaar, als voorwaarde voor de aan het merk verleende bescherming, heeft tot doel ervoor te zorgen dat deze functie ongestoord kan worden uitgevoerd ten aanzien van de personen waarop het merk is gericht, dat wil zeggen de consument van de erdoor aangeduide waren of diensten.

34.      Indien in het kader van het onderzoek of er verwarringsgevaar bestaat, bij de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens a priori een van de bestanddelen van het oudere teken wordt uitgesloten, zou dit tot gevolg hebben dat het beeld waarmee het publiek wordt geconfronteerd, wordt gewijzigd, waardoor het moeilijker wordt om tot een oordeel te komen dat strikt de perceptie van de relevante consument in het concrete geval weerspiegelt, zoals volgens bovengenoemde rechtspraak evenwel is vereist.(38)

35.      Ten tweede geldt volgens de rechtspraak van het Hof en het Gerecht voor de perceptie als hoofdregel dat het merk als een geheel wordt waargenomen. De verschillende bestanddelen ervan worden weliswaar afzonderlijk geanalyseerd teneinde vast te stellen welk gewicht zij binnen het merk hebben en wat hun onderlinge wisselwerking is, maar het doel van deze analyse is om door middel van synthese vast te stellen welke totaalindruk door het teken in zijn geheel wordt opgeroepen die bij het relevante publiek in herinnering kan blijven. Dit heeft twee gevolgen.

36.      Om te beginnen, wanneer de overeenstemming tussen de conflicterende tekens, waarvan het bestaan van verwarringsgevaar afhangt(39), wordt beoordeeld op grond van de totaalindruk die deze tekens oproepen bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten, volgt hieruit dat de houder van een samengesteld merk hoe dan ook, los van het bestaan van een disclaimer, geen aanspraak kan maken op een uitsluitend recht op slechts een deel van het merk. De door artikel 5, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 geboden bescherming wordt immers verleend tegen het gebruik van tekens die kunnen worden verward met het merk beschouwd in zijn geheel, en niet in zijn afzonderlijke bestanddelen. Daardoor wordt de functie van de disclaimer nog verder beperkt tot een louter instrument ter verduidelijking van de grenzen van de bescherming die het merk geniet.

37.      Voorts pleit de noodzaak om de door het merk opgeroepen totaalindruk te reconstrueren ervoor dat het bestaan van een disclaimer geen invloed heeft op de wijze waarop de conflicterende merken met elkaar moeten worden vergeleken. Indien geen rekening wordt gehouden met het bestanddeel dat onder de disclaimer valt, zou dat immers enerzijds van invloed zijn op de concrete vaststelling van de totaalindruk volgens de perceptie van het publiek, en anderzijds tot gevolg hebben dat de verschillende bestanddelen van het merk van elkaar moeten worden „gescheiden”, wat niet alleen gekunsteld is, maar feitelijk ook moeilijk te realiseren kan zijn.(40)

38.      Kortom, aangezien inzonderheid de beoordeling van de overeenstemming tussen de conflicterende tekens in lijn met de perceptieregels en strikt concreet moet zijn, ben ik van mening dat het bestaan van een disclaimer voor een van de bestanddelen van het merk waarvan bescherming is gevraagd geen invloed mag hebben op de parameters van deze beoordeling, noch door dit bestanddeel van de beoordeling uit te sluiten, noch door daaraan binnen het teken een andere waarde of een ander onderscheidend vermogen toe te kennen dan het feitelijk heeft. De vaststelling van de algemene indruk die door het merk in zijn geheel wordt opgeroepen, moet ook in dit geval uitsluitend zijn gebaseerd op de perceptie van het relevante publiek.

39.      Zoals ik reeds heb gezegd, is de overeenstemming van de conflicterende tekens slechts één van de factoren waarvan het gevaar voor verwarring van deze tekens afhankelijk is.

40.      Of er gevaar voor verwarring over de herkomst bestaat, moet worden vastgesteld in het kader van een definitieve beoordeling, waarbij alle relevante factoren van het concrete geval in acht worden genomen en tegen elkaar worden afgewogen.(41)

41.      Ook in het kader van deze globale beoordeling speelt de perceptie van het publiek een centrale rol.(42) Zoals het Hof reeds herhaaldelijk heeft verklaard, „[veronderstelt de] globale beoordeling van het verwarringsgevaar [...] een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren”(43). Bij het leggen van de verbanden en de afweging van de verschillende factoren, met name de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de erdoor aangeduide waren of diensten, moet worden uitgegaan van het oogpunt van het relevante publiek. Met de erkenning door het Hof dat er een onderling verband tussen de verschillende betrokken factoren bestaat, wordt beoogd dat de gehele beoordeling van het verwarringsgevaar zo veel mogelijk overeenstemt met de werkelijke perceptie van dat publiek.

42.      Tot de factoren die bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in aanmerking moeten worden genomen, rekent het Hof ook de mate van oorspronkelijk dan wel verkregen onderscheidend vermogen van het merk waarvan bescherming wordt gevraagd.(44)

43.      De mate van onderscheidend vermogen van een merk moet eveneens worden beoordeeld op basis van de perceptie van het relevante publiek en met inachtneming van de omstandigheden van het geval.(45) Verder moet bij de vaststelling daarvan rekening worden gehouden met alle bestanddelen van het merk. Indien bij deze beoordeling een van de bestanddelen van een samengesteld merk buiten beschouwing wordt gelaten of daaraan een ander gewicht wordt toegekend dan het feitelijk heeft, kan dat de globale beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk beïnvloeden. Dit onderscheidend vermogen hangt af van de mate waarin het teken in staat is een boodschap over te brengen die het publiek in verband kan brengen met de aangeduide waren of diensten. Deze boodschap wordt weliswaar hoofdzakelijk door de meer onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk overgebracht, maar op grond van het teken in zijn geheel, en dus in het licht van al zijn bestanddelen, dient te worden beoordeeld of het in staat is om de herkomst van deze waren of diensten te identificeren.

44.      Daarnaast moet worden opgemerkt dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar het onderscheidend vermogen van het merk waarvan bescherming wordt gevraagd, wordt beoordeeld op een relevante datum na die van de inschrijvingsaanvraag.(46)

45.      Het is niet uitgesloten dat het bestanddeel van een samengesteld merk dat op het tijdstip van inschrijving geen onderscheidend vermogen had omdat het beschrijvend was, in de loop der tijd onderscheidend vermogen heeft verkregen, bijvoorbeeld door het gebruik dat van het merk is gemaakt, in het bijzonder wanneer het gaat om een bestanddeel dat binnen het merk een meer dan gering gewicht heeft of zelfs domineert in de totaalindruk die het merk bij het relevante publiek oproept.

46.      De omstandigheden van het hoofdgeding zijn hiervan een duidelijk voorbeeld. Zoals ter terechtzitting is gebleken(47), heeft het PRV in het tijdsbestek tussen de inschrijving van het oudere merk en de beoordeling van het gevaar voor verwarring tussen dit merk en het aangevraagde merk zijn praktijk betreffende de inschrijving van aanduidingen van geografische herkomst gewijzigd, door deze aan te passen aan de – meer in overeenstemming met de perceptieregels zijnde(48) – criteria die het Hof heeft vastgesteld in het arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 en C‑109/97, EU:C:1999:230), met als gevolg dat het bestanddeel van het oudere merk dat onder de disclaimer valt, overeenkomstig de nieuwe praktijk niet meer zou worden geacht onderscheidend vermogen te missen.

47.      Indien bij de beoordeling van de mate van onderscheidend vermogen van het merk die dient te worden verricht in het kader van het onderzoek van het verwarringsgevaar, een van de bestanddelen ervan niet in aanmerking wordt genomen om de enkele reden dat dit bestanddeel volgens de beoordeling die bij de inschrijving heeft plaatsgevonden geen onderscheidend vermogen had, en wel zodanig dat daarvoor een disclaimer vereist was, zou geen rekening kunnen worden gehouden met de eventuele ontwikkeling van de perceptie van het merk die tussen het tijdstip van inschrijving en het relevante tijdstip voor de beoordeling van het verwarringsgevaar kan hebben plaatsgevonden, en evenmin met enige andere na de inschrijving ontstane factor die deze beoordeling kan beïnvloeden.

48.      Een dergelijke niet-aanmerkingneming zou het niet alleen onmogelijk maken om het onderscheidend vermogen van het merk vast te stellen ten aanzien van de actuele, werkelijke en concrete toestand zoals vereist voor de beoordeling van het verwarringsgevaar, maar zou tevens ertoe kunnen leiden dat dit gevaar, gezien de onderlinge samenhang tussen de verschillende in aanmerking te nemen factoren(49), onjuist wordt beoordeeld.

49.      Daarom ben ik van mening, in lijn met mijn opvatting over de beoordeling van overeenstemming tussen de conflicterende tekens, dat het bestaan van een disclaimer voor een van de bestanddelen van een merk waarvan bescherming wordt gevraagd, geen invloed mag hebben op de vaststelling van de mate van onderscheidend vermogen van dat merk, en evenmin op de weging en beoordeling van de onderlinge samenhang van de verschillende factoren die bij de eindbeoordeling van het verwarringsgevaar in aanmerking moeten worden genomen.

50.      Meer in het algemeen mag het bestaan van een disclaimer als in het hoofdgeding er mijns inziens niet toe leiden dat de regels voor de beoordeling van het verwarringsgevaar, die op Unieniveau zijn geharmoniseerd, worden gewijzigd. Meer in het bijzonder rechtvaardigt het enkele feit dat het bestanddeel van een samengesteld merk waarvan bescherming wordt gevraagd onder een disclaimer valt, niet dat dit bestanddeel automatisch van deze beoordeling wordt uitgesloten of dat de rol van dit bestanddeel bij de vaststelling van de door dit merk opgeroepen totaalindruk of van het onderscheidend vermogen ervan wordt beoordeeld op een wijze die niet in overeenstemming is met de perceptie van het publiek. Geen enkele vrijhoudingsbehoefte rechtvaardigt mijns inziens een wijziging van deze regels, die ertoe zou kunnen leiden dat de inschrijving wordt toegestaan van tekens die verwarringsgevaar kunnen creëren. Het belang van marktdeelnemers om vrij aanduidingen of tekens te gebruiken die de door hen in de handel gebrachte waren of diensten beschrijven, wordt toereikend beschermd door, ten eerste, de bepalingen van richtlijn 2008/95 inzake absolute weigeringsgronden voor inschrijving en de hierboven aangehaalde bepalingen die de gevolgen van het merk beperken(50), ten tweede, de omstandigheid dat de door artikel 5, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 verleende rechten de houder van een samengesteld merk niet toestaan om bescherming te vragen voor slechts één van de bestanddelen van dat merk en, tot slot, de regels voor de beoordeling van het verwarringsgevaar, volgens welke bij de vaststelling van dit gevaar met name rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominante bestanddelen van de conflicterende tekens en met het onderscheidend vermogen van het merk waarvan bescherming wordt gevraagd.

 Conclusie

51.      Gelet op het bovenstaande geef ik het Hof in overweging om de prejudiciële vragen van de Svea hovrätt te beantwoorden als volgt:

„Artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat het bestaan van een verklaring van afstand (disclaimer) als in het hoofdgeding, die betrekking heeft op een van de bestanddelen van het oudere merk, niet van invloed is op de beoordeling van het gevaar voor verwarring van dat merk met een jonger teken waarvan inschrijving als merk is aangevraagd.”


1      Oorspronkelijke taal: Italiaans.


2      Zie in die zin arresten van 7 september 2016, Beiersdorf/EUIPO (Q10) (T‑4/15, niet gepubliceerd, EU:T:2016:447, punt 18), en 19 november 2009, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM (100 en 300) (T‑425/07 en T‑426/07, EU:T:2009:454, punt 19).


3      Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie) (PB 2008, L 299, blz. 25). Richtlijn 2008/95 is met ingang van 15 januari 2019 ingetrokken en vervangen door richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2015, L 336, blz. 1), die in werking is getreden nadat de feiten in het hoofdgeding zich hebben voorgedaan.


4      Artikel 5, lid 1, onder b), van richtlijn 2015/2436 is in vrijwel identieke bewoordingen opgesteld.


5      Zie artikel 10, lid 2, onder b).


6      Een (niet-officiële) Engelse vertaling van de tekst van de wet van 2010 kan worden geraadpleegd op de website van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom op het adres https://wipolex.wipo.int/en/text/290530.


7      Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat het gevaar voor verwarring met oudere merken naar Zweeds recht ambtshalve wordt onderzocht bij het onderzoek van de inschrijvingsaanvraag.


8      Ter terechtzitting heeft het PRV in antwoord op een vraag van het Hof over de in de verwijzingsbeslissing vermelde gewijzigde praktijk uiteengezet dat vroeger als voorwaarde voor de inschrijving van tekens met bestanddelen die verband houden met een geografische benaming standaard een disclaimer was vereist, maar dat het PRV vanaf 2012 overeenkomstig het criterium in punt 31 van het arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 en C‑109/97, EU:C:1999:230), onderscheid is beginnen maken tussen het geval waarin de geografische benaming met de betrokken categorie van waren in verband kan worden gebracht, en het geval waarin dat niet zo is. In eerstgenoemd geval wordt de inschrijving thans geweigerd, terwijl de inschrijving in het tweede geval wordt toegestaan zonder dat een disclaimer verplicht is.


9      RÅ 1991, ref. 10, MTV Music Television.


10      De verwijzende rechter verwijst bij wijze van voorbeeld naar de uitspraak van de Patentbesvärsrätt (administratieve rechter voor octrooizaken) van 3 oktober 2011 in zaak nr. 10‑136, BIOGEN.


11      Naast Zweden ook in Ierland en Letland, terwijl in het Verenigd Koninkrijk de door het merkenbureau opgelegde disclaimers inmiddels zijn afgeschaft, zie Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Study on the overall functioning of the European Trade Mark System, 2013, te vinden op de website https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564‑9b8d-4624-ba68‑72531215967e, blz. 74, punt 2.40.


12      Zie in die zin conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer in de zaak Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, EU:C:2002:65, punt 45). In het arrest in deze zaak heeft het Hof uitgesloten dat de gevolgen van de inschrijving worden beperkt, zonder evenwel uitdrukkelijk een standpunt in te nemen over de aanvaardbaarheid van verklaringen van afstand van recht (zie arrest van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, EU:C:2004:86, punten 114 en 115).


13      Richtlijn 2015/2436 gaat verder dan de beperkte aanpassing die richtlijn 2008/95 tot stand heeft gebracht door deze aanpassing uit te breiden naar andere aspecten van materieel en procedureel recht (zie inzonderheid overwegingen 8 en 9).


14      Zie overweging 8 van richtlijn 2008/95. Zie in dezelfde zin overweging 12 van richtlijn 2015/2436.


15      Zoals gezegd, voorziet richtlijn 2015/2436 in een verdergaande harmonisatie door ook, zoals in overweging 9 staat te lezen, „de belangrijkste procedurele regels op het gebied van merkinschrijving” met elkaar in overeenstemming te brengen, al worden daarbij alleen de algemene beginselen vastgesteld en wordt het aan de lidstaten overgelaten om meer specifieke regels op te stellen.


16      Overweging 6 van richtlijn 2008/95 luidt als volgt: „[de lidstaten] bepalen, bijvoorbeeld, de vorm van de inschrijvings‑ en nietigheidsprocedure, zij maken uit of oudere rechten in de inschrijvingsprocedure, in de nietigheidsprocedure of in beide procedures moeten worden ingeroepen, en zij voorzien ingeval oudere rechten in de inschrijvingsprocedure kunnen worden ingeroepen, in een oppositieprocedure en/of een ambtshalve onderzoek”; daarnaast kunnen zij de rechtsgevolgen van verval of nietigheid van merken vaststellen.


17      Zie overweging 2 van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1) en overweging 3 van richtlijn 2015/2436, die luidt: „Het naast elkaar bestaan van en het evenwicht tussen merkenstelsels op nationaal en Unieniveau vormt in feite een hoeksteen van het Uniebeleid inzake de bescherming van intellectuele eigendom.”


18      Zie artikel 38, lid 2, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) en artikel 37, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB 2009, L 78, blz. 1). Deze laatste bepaling was van kracht tot zij met ingang van 23 maart 2016 werd ingetrokken bij verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, en van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (PB 2015, L 341, blz. 21, zie artikel 1, punt 35, onder b), en, voor de datum van inwerkingtreding, artikel 4, eerste en tweede alinea].


19      Zie in die zin met betrekking tot artikel 37, lid 2, van verordening 207/2009, arrest van 7 september 2016, Beiersdorf/EUIPO (Q10) (T‑4/15, niet gepubliceerd, EU:T:2016:447, punt 18), waarin het Gerecht heeft geoordeeld dat de door de verzoeker voorgestelde disclaimer betreffende het woordelement van een samengesteld merk waarin de beeldelementen bestonden uit de gele kleur en de bijzondere stilering van het woordelement „Q10”, niet aanvaardbaar is. Na te hebben vastgesteld dat het woordelement dat onder de disclaimer viel het dominerende bestanddeel was en dat de beeldelementen van louter decoratieve aard waren, is het Gerecht tot de slotsom gekomen dat indien de disclaimer werd aanvaard, er in het aangevraagde merk geen enkel bestanddeel met onderscheidend vermogen zou overblijven dat aanspraak kan maken op het uitsluitende recht van artikel 9 van verordening 207/2009.


20      Zie overweging 10 van richtlijn 2008/95, waarin wordt gepreciseerd dat het, „om het vrije verkeer van waren en de vrije dienstverlening te vergemakkelijken, van fundamenteel belang [is] ervoor te zorgen dat ingeschreven merken in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten”. Zie in dezelfde zin overweging 10 van richtlijn 2015/2436, volgens welke „[h]et [...] essentieel [is] om ervoor te zorgen dat ingeschreven merken in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten”.


21      In artikel 14, lid 1, onder b), van richtlijn 2015/2436 is naast de reeds in artikel 6, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 vermelde beschrijvende „aanduidingen” ook de verwijzing naar beschrijvende „tekens” toegevoegd.


22      Volgens artikel 6, lid 1, tweede alinea, van richtlijn 2008/95, moet er sprake zijn van „gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel”; zie over de uitlegging van deze voorwaarde, arrest van 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen [C‑100/02, EU:C:2004:11, inzake de uitlegging van dezelfde bepaling van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), de voorloper van richtlijn 2008/95, punt 25], volgens welke het enkele feit dat er „auditief verwarringsgevaar” bestaat tussen de betrokken geografische herkomstaanduiding, ook als deze wordt gebruikt als merk, en een ouder woordmerk, op zich niet volstaat om te besluiten dat het gebruik van deze aanduiding niet met die gebruiken in overeenstemming is.


23      Zie het gebruik van dezelfde bewoordingen als in artikel 3, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 [en thans artikel 4, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436], ondanks het feit dat deze bepalingen los van elkaar staan, zoals het Hof heeft onderstreept in de arresten van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 en C‑109/97, EU:C:1999:230, punt 28), en 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM (C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punten 59‑62).


24      Zie met betrekking tot artikel 6, lid 1, onder b), van richtlijn 89/104, arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 en C‑109/97, EU:C:1999:230, punt 28). Het Hof heeft gepreciseerd dat „door een beperking van de gevolgen van de rechten die de houder van een merk ontleent aan artikel 5 van richtlijn 89/104, artikel 6 van deze richtlijn [...] beoogt de fundamentele belangen van bescherming van de rechten van het merk en die van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten in de gemeenschapsmarkt met elkaar in overeenstemming te brengen, en wel zo dat het merkrecht zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging kan vervullen, dat het Verdrag wil vestigen en handhaven” (zie arresten van 23 februari 1999, BMW (C‑63/97, EU:C:1999:82, punt 62), en 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen (C‑100/02, EU:C:2004:11, punt 16).


25      Zie overweging 11 van richtlijn 2008/95 en overweging 16 van richtlijn 2015/2436.


26      Zie inzonderheid arresten van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, EU:C:1999:323, punt 17); 6 oktober 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594, punten 24 en 26), en 10 april 2008, adidas en adidas Benelux (C‑102/07, EU:C:2008:217, punt 28).


27      Zie in dezelfde zin overweging 16 van richtlijn 2015/2436.


28      Zie arresten van 11 november 1997, SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, punt 22); 22 juni 2000, Marca Mode (C‑425/98, EU:C:2000:339, punt 40); 6 oktober 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594, punt 27); 10 april 2008, adidas en adidas Benelux (C‑102/07, EU:C:2008:217, punt 29), en 12 juni 2007, BHIM/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punt 33).


29      Zie arresten van 12 juni 2007, BHIM/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punt 36), en 24 maart 2011, Ferrero/BHIM (C‑552/09 P, EU:C:2011:177, punt 85).


30      Zie arrest van 11 november 1997, SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, punt 23).


31      Zie inzonderheid arresten van 11 november 1997, SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, punt 23); 12 juni 2007, BHIM/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punt 35), en 20 september 2007, Nestlé/BHIM (C‑193/06 P, niet gepubliceerd, EU:C:2007:539, punt 34).


32      Zie inzonderheid arresten van 11 november 1997, SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, punt 23); 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, EU:C:1999:323, punt 25); 12 juni 2007, BHIM/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punt 35), en 3 september 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe en BHIM (C‑498/07 P, EU:C:2009:503, punt 60).


33      Zie inzonderheid arresten van 12 juni 2007, BHIM/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punt 41), en 3 september 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe (C‑498/07 P, EU:C:2009:503, punt 61). In dit verband heeft het Hof gepreciseerd dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden weliswaar door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd, maar de overeenstemming alleen op basis van het dominerende bestanddeel kan worden beoordeeld wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn; zie de arresten van 12 juni 2007, BHIM/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punten 41 en 42), en van 20 september 2007, Nestlé/BHIM (C‑193/06 P, niet gepubliceerd, EU:C:2007:539, punten 42 en 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak).


34      Zie in die zin arresten van 13 juli 2004, AVEX/BHIM – Ahlers (a) (T‑115/02, EU:T:2004:234, punt 20), en 13 juni 2006, Inex/BHIM – Wiseman (Afbeelding van een koeienhuid) (T‑153/03, EU:T:2006:157, punt 32).


35      Zie onder andere arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, EU:C:1999:323, punt 26).


36      Verordening 2017/1001.


37      Zie onder andere arrest van 29 september 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442, punt 28).


38      Een dergelijk beoordeling moet weliswaar gebaseerd zijn op de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de conflicterende tekens, en niet op de beschrijvende en niet-onderscheidende bestanddelen daarvan, maar bij de reconstructie van de totaalindruk die het teken bij het publiek oproept, dient ook rekening te worden gehouden met het onderlinge verband tussen de verschillende bestanddelen waaruit het teken bestaat.


39      Ik herinner eraan dat volgens de rechtspraak, indien de conflicterende tekens niet overeenstemmen, automatisch wordt uitgesloten dat er verwarringsgevaar bestaat, zonder dat andere factoren waarvan de vaststelling van een dergelijk gevaar afhangt, hoeven te worden geanalyseerd; zie onder andere arrest van 24 maart 2011, Ferrero/BHIM (C‑552/09 P, EU:C:2011:177, punt 65).


40      Ik denk in het bijzonder aan de omstandigheden van het hoofdgeding, waarin alleen het woordelement onder de disclaimer valt, en niet de bijzondere stilering daarvan.


41      Zie onder andere arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, EU:C:1999:323, punt 18).


42      Zie onder andere arrest van 11 november 1997, SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, punt 23).


43      Zie arresten van 29 september 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442, punt 17), en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, EU:C:1999:323, punt 19).


44      Zie onder andere arresten van 11 november 1997, SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, punten 22 en 24), en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, EU:C:1999:323, punten 20 e.v.).


45      In het arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, EU:C:1999:323, punt 23), heeft het Hof gepreciseerd dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk „met name rekening [dient] te worden gehouden met de eigenschappen die het [...] van huis uit bezit, waaronder het feit, of het al dan niet een beschrijving bevat van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, de omvang van het gedeelte van het belanghebbende publiek, dat de waren of diensten op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie en van andere beroepsverenigingen”. Dezelfde criteria zijn opgesomd in het arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 en C‑109/97, EU:C:1999:230, punt 51), in verband met de verkrijging van onderscheidend vermogen door een geografische benaming als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, als bedoeld in artikel 3, lid 3, van richtlijn 89/104 (over de noodzaak van een concrete beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk, zie ook punt 52 van dit arrest).


46      In het arrest van 27 april 2006, Levi Strauss (C‑145/05, EU:C:2006:264, punt 20), dat betrekking had op artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104, heeft het Hof gepreciseerd dat „voor de vaststelling van de beschermingsomvang van een merk dat volgens de regels is verkregen op grond van het onderscheidend vermogen ervan, de rechter moet uitgaan van de opvatting van het in aanmerking komende publiek op het tijdstip waarop het op dat merk inbreuk makende gebruik van dat teken is begonnen”. Wanneer de beoordeling plaatsvindt met het oog op de inschrijving van een jonger teken, zoals in het hoofdgeding, is de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit teken relevant.


47      Zie voetnoot 8 hierboven.


48      Overeenkomstig de beginselen die het Hof in dat arrest heeft vastgesteld, hangt de mate van onderscheidend vermogen van tekens die een aanduiding van geografische herkomst bevatten af van het verband dat het publiek legt tussen de reputatie of de kenmerken van de door het merk aangeduide waren of diensten en het grondgebied waarnaar het merk verwijst, zodat bij de beoordeling daarvan sterk rekening wordt gehouden met de perceptie die de consument van deze waren of diensten heeft.


49      Als factor voor de beoordeling van het verwarringsgevaar moet het onderscheidend vermogen van het merk met alle andere relevante factoren in verband worden gebracht om deze beoordeling zo concreet mogelijk te maken. Zo heeft het Hof reeds meerdere malen geoordeeld dat het onderscheidend vermogen van het merk waarvan bescherming wordt gevraagd slechts één van de factoren is die bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar in aanmerking dienen te worden genomen [zie inzonderheid de beschikkingen van 29 november 2012, Hrbek/BHIM (C‑42/12 P, niet gepubliceerd, EU:C:2012:765, punt 61), en 2 oktober 2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/BHIM (C‑91/14 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:2261, punt 22), en arrest van 8 november 2016, BSH/EUIPO (C‑43/15 P, EU:C:2016:837, punt 61)]. Daarnaast heeft het Hof geoordeeld dat het verwarringsgevaar weliswaar des te groter is naarmate het oudere merk een sterker onderscheidend vermogen heeft, doch dit risico niet is uitgesloten indien het oudere merk een zwak onderscheidend vermogen heeft [zie inzonderheid beschikking van 19 november 2015, Fetim/BHIM (C‑190/15 P, niet gepubliceerd, EU:C:2015:778, punt 40 en aldaar aangehaalde rechtspraak), en arrest van 8 november 2016, BSH/EUIPO (C‑43/15 P, EU:C:2016:837, punt 62)], met name als gevolg van de overeenstemming tussen de betrokken tekens en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten [zie inzonderheid beschikkingen van 2 oktober 2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/BHIM (C‑91/14 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:2261, punt 24 en aldaar aangehaalde rechtspraak), en 7 mei 2015, Adler Modemärkte/BHIM (C‑343/14 P, niet gepubliceerd, EU:C:2015:310, punt 59), en arrest van 8 november 2016, BSH/EUIPO (C‑43/15 P, EU:C:2016:837, punt 63)].


50      Zie punt 26 van de onderhavige conclusie.