Language of document : ECLI:EU:C:2019:287

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL

J. KOKOTT

van 4 april 2019 (1)

Zaak C104/18 P

Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO),

andere partij in de procedure:

Joaquin Nadal Esteban

„Hogere voorziening – Uniemerk – Verordening nr. 207/2009 – Nietigheidsprocedure – Beeldmerk met de woordelementen STYLO & KOTON – Afwijzing van de vordering tot nietigverklaring – Kwade trouw”






I.      Inleiding

1.        Een te kwader trouw aangevraagd merk kan achteraf nietig worden verklaard. De vraag is echter waarin kwade trouw bestaat en hoe kan worden vastgesteld dat er sprake is van kwade trouw.

2.        Het Hof is in dit verband reeds tot principiële vaststellingen gekomen, terwijl ook het Gerecht in verschillende procedures nader op deze vragen is ingegaan. Toch zijn deze vragen nog niet definitief beantwoord. De onderhavige hogere voorziening biedt het Hof de gelegenheid zijn rechtspraak nader te verduidelijken.

II.    Toepasselijke bepalingen

3.        De in deze zaak toepasselijke bepaling is de verordening inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: „merkenverordening”).(2)

4.        In artikel 52, lid 1, van de merkenverordening (thans artikel 59, lid 1, van verordening 2017/1001) zijn de absolute nietigheidsgronden neergelegd:

„Het Uniemerk wordt op vordering bij het Bureau of bij reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard, wanneer

a)      […]

b)      de aanvrager bij indiening van de aanvrage te kwader trouw was.”

5.        Artikel 52, lid 3, van de merkenverordening (thans artikel 59, lid 3, van verordening 2017/1001) voorziet in de mogelijkheid van een gedeeltelijke nietigheid:

„Indien de nietigheidsgrond slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor het Uniemerk ingeschreven is, kan het merk alleen voor de betrokken waren of diensten nietig worden verklaard.”

6.        Artikel 65 van de merkenverordening (thans artikel 72 van verordening 2017/1001) bevat regelingen met betrekking tot de gerechtelijke procedure en de daaruit voortvloeiende gevolgen:

„1.      Tegen de beslissingen van de kamer van beroep kan beroep worden ingesteld bij het Gerecht.

[…]

6.      Het Bureau neemt de maatregelen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Gerecht of, in geval van hogere voorziening, van het arrest van het Hof van Justitie.”

III. Feiten en procedure

7.        Op 25 april 2011 diende Nadal Esteban bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een verzoek in om inschrijving van het volgende merk voor de klassen 25 (kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels), 35 (reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten) en 39 (transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen) van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd:

Image not found

8.        Rekwirante, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (Koton), stelde oppositie in tegen de inschrijving van dat merk op grond van twee eigen oudere beeldmerken met de volgende vormgeving:

Image not found

9.        Deze merken waren onder meer ingeschreven voor de klassen 25 en 35, maar niet voor klasse 39. Met betrekking tot de eerste twee klassen werd de oppositie toegewezen.

10.      Het litigieuze merk werd echter op 5 november 2014 onder nr. 9917436 ingeschreven voor diensten van klasse 39.

11.      Op 5 december 2014 diende Koton een verzoek in tot nietigverklaring van dit merk wegens kwade trouw in de zin van artikel 52, lid 1, onder b), van de merkenverordening.

12.      Nadat de nietigheidsafdeling van het EUIPO dit verzoek had afgewezen, verwierp ook de kamer van beroep het tegen die beslissing ingestelde beroep. Bij het bestreden arrest van 30 november 2017, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T‑687/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:853), verwierp ten slotte ook het Gerecht het beroep dat Koton tegen die beslissing van de kamer van beroep had ingesteld.

13.      De drie beslissingen waren alle gebaseerd op de overweging dat de merken van Koton geen betrekking hadden op diensten waarvoor het litigieuze merk was ingeschreven.

IV.    Conclusies

14.      Op 13 februari 2018 heeft Koton de onderhavige hogere voorziening ingesteld en het Hof verzocht:

1)      het bestreden arrest te vernietigen;

2)      de bestreden beslissing te vernietigen;

3)      het bestreden Uniemerk nr. 9917436 nietig te verklaren; en

4)      Joaquín Nadal Esteban en het EUIPO te verwijzen in de kosten.

15.      Het EUIPO verzoekt het Hof:

1)      de hogere voorziening gegrond te verklaren en

2)      het EUIPO en Joaquín Nadal Esteban te verwijzen in de kosten.

16.      Daarentegen verzoekt Joaquín Nadal Esteban het Hof:

1)      de hogere voorziening af te wijzen en

2)      Koton te verwijzen in de kosten.

17.      De deelnemers aan de procedure hebben schriftelijke opmerkingen ingediend en pleidooi gehouden op de terechtzitting op 6 december 2018.

V.      Juridische beoordeling

18.      Allereerst moet worden geconstateerd dat het verzoek van Koton tot nietigverklaring van het litigieuze merk niet-ontvankelijk is. Ten eerste heeft Koton dit verzoek niet ingediend in de procedure voor het Gerecht, zodat het voorwerp van het geding met dit verzoek zou worden uitgebreid. Ten tweede is volgens artikel 65, lid 1, van de merkenverordening alleen de beslissing van de kamer van beroep voorwerp van de procedure voor de Unierechter.

19.      Koton en het EUIPO verzetten zich echter in de eerste plaats tegen het feit dat het bestreden arrest relatief duidelijk afwijkt van de bestaande rechtspraak. Om te beginnen zal ik deze afwijking onderzoeken (onder A), alvorens na te gaan of het bestreden arrest mogelijk op andere gronden steunt (onder B). De beslissing op de onderhavige hogere voorziening is daarom afhankelijk van de vraag of een door het EUIPO te berde gebrachte, tot dusver niet in aanmerking genomen overweging voorwerp is van het geding of te laat is aangevoerd (zie onder C). Tot slot zal ik ingaan op het bij het Gerecht ingestelde beroep (onder D).

A.      Voorwaarde van het gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten

20.      Met haar enige middel verwijt Koton het Gerecht artikel 52, lid 1, onder b), van de merkenverordening te hebben geschonden in de punten 44 en 60 van het bestreden arrest. Het EUIPO sluit zich aan bij deze redenering.

21.      Volgens artikel 52, lid 1, onder b), van de merkenverordening wordt het Uniemerk op vordering bij het EUIPO nietig verklaard wanneer de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader trouw was.

22.      In punt 44 van het bestreden arrest heeft het Gerecht de opvatting van de kamer van beroep bevestigd dat kwade trouw van de kant van de aanvrager in de zin van artikel 52, lid 1, onder b), van de merkenverordening vereist dat een derde voor hetzelfde of een soortgelijk product of dezelfde of een soortgelijke dienst een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt dat kan worden verward met het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd.

23.      Na een verder argument van Koton te hebben verworpen, dat betrekking had op de vraag of Koton merkbescherming voor dezelfde of soortgelijke diensten geniet, oordeelde het Gerecht in punt 60 van het bestreden arrest dat door de kamer van beroep terecht was vastgesteld dat Nadal Esteban bij het verzoek om inschrijving van het litigieuze merk niet te kwader trouw heeft gehandeld, aangezien het merk werd ingeschreven voor andere diensten dan die welke door de oudere merken van Koton worden aangeduid.

24.      Hoewel het Gerecht desondanks nog andere overwegingen in aanmerking heeft genomen die ik hieronder (onder B) zal behandelen, heeft het in deze twee punten van het bestreden arrest geven blijk van een ernstige onjuiste rechtsopvatting.

25.      De omstandigheid dat voor een zelfde of een soortgelijk product of een zelfde of soortgelijke dienst een gelijk of overeenstemmend teken wordt gebruikt dat kan worden verward met het teken waarvoor om inschrijving wordt verzocht, is namelijk, zoals het Gerecht zelf in de punten 32 en 40 van het bestreden arrest terecht heeft betoogd(3), slechts een factor waarmee in het bijzonder rekening moet worden gehouden.(4) Bij de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager moet echter rekening worden houden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk.(5)

26.      Op deze rechtspraak van het Hof valt ook niets aan te merken, zoals ik hieronder aan de hand van vijf argumenten specifiek zal aantonen.

27.      Zoals Koton en het EUIPO terecht benadrukken, vereist de nietigheidsgrond van artikel 52, lid 1, onder b), van de merkenverordening ten eerste niet dat de verzoeker houder moet zijn van een merk voor dezelfde of soortgelijke diensten. In beginsel kan eenieder verzoeken om nietigverklaring wegens kwade trouw.

28.      Ten tweede volgt de noodzaak om rekening te houden met alle relevante factoren onvermijdelijk uit het subjectieve karakter van kwade trouw. Het bestaan van een dergelijk subjectief element kan alleen worden bepaald aan de hand van de objectieve omstandigheden van het concrete geval.(6) Dienovereenkomstig heeft het Hof de regeling inzake kwade trouw bij de inschrijving van domeinnamen, die overeenkomsten vertoont met het merkenrecht en die in bepaalde taalversies inderdaad als limitatieve vaststelling van gevallen van kwade trouw kan worden opgevat, aldus uitgelegd dat de opsomming van die gevallen geen limitatief karakter heeft.(7)

29.      Ten derde vloeit de noodzaak om rekening te houden met alle relevante factoren voort uit het voorwerp van kwade trouw.

30.      Het Hof heeft – evenals de wetgever – tot dusver geen alomvattende definitie van „kwade trouw” ontwikkeld.(8) Deze terughoudendheid is zinvol, omdat moeilijk valt te voorzien welke situaties zich in de toekomst zullen voordoen en moeten worden beoordeeld.

31.      Wel kan bij de toetsing van kwade trouw houvast worden gevonden in de rechtspraak inzake de vaststelling of er al dan niet sprake is van misbruik.(9) Misbruik wordt gekenmerkt door een objectief en een subjectief element. Wat het objectieve element betreft, moet uit een globale beoordeling van objectieve omstandigheden blijken dat in weerwil van de formele naleving van de door de Unieregeling opgelegde voorwaarden, het door deze regeling beoogde doel niet wordt bereikt. Wat het subjectieve element betreft, moet uit een geheel van objectieve factoren blijken dat het wezenlijke doel van de betrokken handelingen erin bestaat een ongerechtvaardigd voordeel te verkrijgen. Het verbod van misbruik geldt immers niet wanneer er voor de betrokken handelingen een andere verklaring kan bestaan dan de loutere verkrijging van een (ongerechtvaardigd) voordeel.(10) Daarom is hier eveneens een alomvattende beoordeling van de relevante factoren vereist.

32.      Indien kwade trouw in de zin van artikel 52, lid 1, onder b), van de merkenverordening wordt opgevat als vorm van het verbod op misbruik, moet het voornaamste doel van de merkbescherming worden bepaald en moet in het bijzonder in het licht van de wezenlijke functie van het merk worden nagegaan of er eventueel sprake is van een ongerechtvaardigd voordeel. Deze wezenlijke functie is erin gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de betrokken waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden zonder gevaar voor verwarring.(11)

33.      Dienovereenkomstig heeft het Hof reeds geoordeeld dat er in het geval van een merkaanvraag die niet is gericht op gebruik van het merk overeenkomstig zijn wezenlijke functie, sprake kan zijn van kwade trouw.(12) Dit kan met name het geval zijn wanneer de aanvrager in het geheel niet voornemens is het merk als zodanig te gebruiken(13), maar ook wanneer hij van plan is het merk te gebruiken om de consument te misleiden met betrekking tot de oorsprong van de waren of diensten.

34.      Daarom zijn er ten vierde zonder meer andere vormen van kwade trouw voorstelbaar die geen overlapping met een eerdere aanvraag tot inschrijving van een merk vereisen. Denk aan een aanvraag tot inschrijving van een merk met als enige doel de ophanden zijnde merkaanvraag door een andere persoon te beletten („trademark squatting”).(14)

35.      Bovendien heeft het Hof ten vijfde reeds onderkend dat er sprake kan zijn van een te kwader trouw ingediende merkaanvraag waarmee de aanvrager de basis wil leggen voor het verkrijgen van een beschrijvende domeinnaam.(15) Hierbij speelt het geen rol of er reeds een merk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten was aangevraagd.

36.      Voor de aanname dat er sprake is van kwade trouw is het dus niet noodzakelijk dat een derde voor hetzelfde of een soortgelijk product of dezelfde of een soortgelijke dienst een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt dat kan worden verward met het teken waarvoor inschrijving wordt aangevraagd.

37.      Hieraan doet niet af dat kwade trouw anders dan misbruik niet afhangt van het bereiken van het beoogde doel en van een ongerechtvaardigd voordeel maar, zoals advocaat-generaal Sharpston in overweging heeft gegeven, een afwijking vormt van de goede zeden of eerlijke zaken- en handelspraktijken.(16) Ook bij een dergelijke benadering moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren.

B.      Feitelijke beoordeling door het Gerecht

38.      Uit de geconstateerde onjuiste rechtsopvatting volgt echter niet noodzakelijkerwijs dat het bestreden arrest moet worden vernietigd. Het Gerecht heeft namelijk ondanks de vaststelling in de punten 44 en 60 van het bestreden arrest rekening gehouden met andere factoren.

39.      In de punten 54 tot en met 57 van het bestreden arrest vermeldt het Gerecht immers dat Nadal Esteban enkele jaren eerder zakelijke betrekkingen met Koton onderhield, zodat haar merk hem bekend moet zijn geweest, en dat Nadal Esteban bezwaar heeft gemaakt tegen de inschrijving van een merk van Koton in Spanje. Deze omstandigheden volstonden naar mening van het Gerecht echter niet om aan te tonen dat er sprake was van kwade trouw.

40.      Hieruit moet worden geconcludeerd dat het Gerecht – ondanks de vaststellingen die het zelf in de punten 44 en 60 van het bestreden arrest heeft gedaan – van oordeel was dat de omstandigheid dat met het merk dezelfde of soortgelijke diensten worden aangeduid, geen noodzakelijke voorwaarde is voor het bestaan van kwade trouw.

41.      Het Gerecht heeft de argumenten van Koton dus naar behoren in aanmerking genomen. Toch bevat de motivering van het bestreden arrest een tegenstrijdigheid.

C.      Door het EUIPO aangevoerde bijkomende factor

42.      Het EUIPO voert in hogere voorziening een bijkomende factor aan, waarmee het Gerecht geen rekening heeft gehouden.

43.      Nadal Esteban had zijn merk oorspronkelijk namelijk ook aangevraagd voor dezelfde waren en diensten, en wel van de klassen 25 en 35. Zijn aanvraag werd echter op grond van de door Koton ingestelde oppositie afgewezen voor zover het deze klassen betrof. Daarom was er alleen ten gevolge van deze oppositie tegen de inschrijving geen sprake meer van overlapping tussen de merken van Koton en het litigieuze merk wat betreft de waren en diensten waarop zij doelen.

44.      Ter terechtzitting heeft Koton zich bij deze argumentatie aangesloten.

45.      Er rijzen in dit verband twee vragen: ten eerste is het de vraag of dit argument van het EUIPO wel ontvankelijk is en, zo ja, ten tweede, welk belang aan deze factor moet worden gehecht.

1.      Ontvankelijkheid van het argument van het EUIPO

46.      Koton heeft noch voor het Gerecht noch in haar verzoekschrift in hogere voorziening uitdrukkelijk in de door haar aangevoerde middelen aangevoerd dat de oorspronkelijke merkaanvraag en de beschermingsomvang van haar oudere merken elkaar overlappen. Zij heeft slechts benadrukt dat Nadal Esteban als voormalige zakenrelatie bekend moet zijn geweest met haar merken en dat diens merk grote overeenkomsten met haar eigen merken vertoonde. Bovendien wees zij op het feit dat in Spanje een geding met Nadal Esteban aanhangig was, waarin deze bezwaar maakte tegen een van haar merken.

47.      Daarom moet worden betwijfeld of het in de memorie van antwoord van het EUIPO voorgedragen argument betreffende de overlapping van de betrokken waren en diensten volstaat om deze overweging in de hogere voorziening aan de orde te kunnen stellen.

48.      Volgens artikel 174 van het Reglement voor de procesvoering strekken de conclusies van de memorie van antwoord tot gehele of gedeeltelijke toewijzing of afwijzing van de hogere voorziening. Voorts kan elke partij in de desbetreffende zaak voor het Gerecht overeenkomstig artikel 176 van dat Reglement bij afzonderlijke, van de memorie van antwoord onderscheiden akte een incidentele hogere voorziening instellen, die volgens artikel 178, leden 1 en 3, tweede volzin, van dat Reglement moet strekken tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het bestreden arrest op grond van middelen en argumenten rechtens die verschillen van de middelen en argumenten die in de memorie van antwoord worden aangevoerd. Uit deze bepalingen, samen beschouwd, blijkt dat de memorie van antwoord niet kan strekken tot vernietiging van het bestreden arrest op zelfstandige gronden die verschillen van die welke in de hogere voorziening zijn aangevoerd, aangezien dergelijke gronden slechts in het kader van een incidentele hogere voorziening kunnen worden aangevoerd.(17)

49.      Indien men tot de conclusie zou komen dat Koton de oorspronkelijke overlapping van waren en diensten niet heeft aangevoerd, zou het desbetreffende argument van het EUIPO dus als niet-ontvankelijk moeten worden verworpen.

50.      Mijns inziens zou een dergelijke beoordeling van het betoog van Koton echter al te streng zijn.

51.      De oorspronkelijke overlapping wat de klassen 25 en 35 betreft, was namelijk van meet af aan onderdeel van de voor het Gerecht en het Hof onweersproken feiten.(18) In de uiteenzetting van de feiten door het Gerecht is hiervan in de punten 3 en 8 van het bestreden arrest ten minste de afwijzing van de aanvraag voor klasse 35 terug te vinden.(19) Het Gerecht beroept zich in punt 39 van het bestreden arrest zelfs op de vaststellingen uit de desbetreffende oppositieprocedure, om vast te stellen dat de oudere merken van Koton zich niet uitstrekken tot klasse 39.

52.      Partijen hebben de oorspronkelijke overlapping van waren en diensten derhalve aan de orde gesteld in de procedures voor het Gerecht en het Hof. Dientengevolge moet hiermee rekening worden gehouden bij de beoordeling of er sprake is van kwade trouw.

2.      Betekenis van de oorspronkelijke overlapping tussen de aanvraag en de waren en diensten waarvoor de bescherming van de merken van Koton geldt

53.      Bij zijn beoordeling of er sprake is van kwade trouw heeft het Gerecht dus een factor buiten beschouwing gelaten.

54.      Deze factor is bovendien relevant, aangezien aan de hand daarvan conclusies kunnen worden getrokken over de bedoelingen die Nadal Esteban had met zijn aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk. Deze bedoelingen zijn van belang voor de beoordeling of er sprake is van kwade trouw, aangezien het Uniemerk volgens artikel 52, lid 1, onder b), van de merkenverordening op vordering bij het EUIPO in een inbreukprocedure nietig wordt verklaard wanneer de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader trouw was.(20)

55.      Onder verwijzing naar een arrest van het Gerecht(21) voeren Koton en het EUIPO dienaangaande aan dat het onmogelijk is om de aanvraag met het oog op de beoordeling inzake kwade trouw zodanig op te splitsen dat het ene deel, namelijk de aanvraag voor de klassen 25 en 35, wel moet worden geacht te kwader trouw te zijn, maar het andere deel, de aanvraag voor klasse 39, niet.

56.      De vraag is thans ook aan de orde in een iets andere constellatie. Daarbij gaat het om de vraag of de aanvraag als geheel moet worden geacht te kwader trouw te zijn ingediend indien en voor zover de aanvrager het voornemen had het merk te gebruiken voor enkele van de gespecificeerde waren of diensten, maar niet het voornemen had dit voor de overige gespecificeerde waren of diensten te doen.(22) Gezien de vroegere praktijk waarbij merken werden aangevraagd voor hele klassen van waren en diensten(23), die de aanvrager vaak helemaal niet volledig kon, laat staan bereid was aan te bieden, is dit een bijzonder netelige kwestie.

57.      Artikel 52, lid 3, van de merkenverordening lijkt ervoor te pleiten dat een te kwader trouw ingediende merkaanvraag kan worden opgesplitst, aangezien het voorziet in de mogelijkheid om een Uniemerk nietig te verklaren voor slechts een deel van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.(24)

58.      Anders dan bij de overige nietigheidsgronden het geval is, is kwade trouw echter geen kenmerk van het merk als zodanig, maar een voortvloeisel van de omstandigheden van de merkaanvraag.(25) Indien een merk tekortkomingen vertoont, is het denkbaar dat deze alleen betrekking hebben op bepaalde waren of diensten, maar niet in de weg staan aan het gebruik van het merk voor andere waren of diensten. Daarentegen is het veel moeilijker om een verzoek om verlening van het exclusieve recht om bepaalde waren of diensten met een bepaald teken te merken, als te goeder trouw te kwalificeren en in te willigen wanneer tegelijkertijd ook te kwader trouw om verlening van dit recht wordt verzocht voor andere waren of diensten.

59.      Bovendien zou de opsplitsing van een aanvraag in een deel dat te kwader trouw en een deel dat te goeder trouw is ingediend, aanvragers aanmoedigen merken aan te vragen voor een groep waren en diensten die omvangrijker is dan gerechtvaardigd zou zijn op grond van het beoogde gebruik. Daarbij hoeven zij geen repercussies voor een daadwerkelijk gebruikt merk te vrezen voor het geval zou worden ontdekt dat er sprake was van kwade trouw. Het betoog van Nadal Esteban ter terechtzitting bevestigt dat dit risico reëel is. Hij beweert namelijk dat hij zijn merk alleen voor de klassen 25 en 35 heeft aangevraagd omdat daarvoor geen extra vergoedingen verschuldigd waren. Had hij geweten dat zijn aanvraag voor klasse 39 in het geval van een te kwader trouw ingediende aanvraag voor die klassen eveneens ongeldig zou worden verklaard, dan zou hij vast en zeker van die aanvraag hebben afgezien.

60.      In casu is het op de keper beschouwd echter nog niet nodig om definitief te bepalen of een aanvraag in elk geval kan, of zelfs moet, worden opgesplitst in een deel dat te kwader trouw en een deel dat te goeder trouw is ingediend. Het feit dat een merk oorspronkelijk is aangevraagd voor waren of diensten waarbij de aanvrager van het bestaan van een gelijk of overeenstemmend merk wist of had moeten weten, kan in elk geval een zwaarwegende aanwijzing zijn dat ook de merkaanvraag voor de overige waren of diensten te kwader trouw is ingediend.

61.      Ten laatste kan op grond van deze aanvullende overweging van de aanvrager, Nadal Esteban, worden verwacht dat hij twijfels wegneemt met betrekking tot de vraag of de aanvraag te goeder trouw is ingediend. Hierbij komt het erop aan of de aanvrager kan aantonen dat hij met zijn aanvraag een inzichtelijk en – althans voor zover hij kan beoordelen – legitiem economisch doel nastreeft ofwel zich door een „commerciële logica”(26) laat leiden.(27)

62.      Uit het bestreden arrest kan echter niet worden opgemaakt dat een dergelijke commerciële logica is aangevoerd of in aanmerking is genomen.

63.      Het bestreden arrest moet dus worden vernietigd omdat niet met alle relevante factoren voor de beoordeling van het eventuele bestaan van kwade trouw rekening is gehouden.

D.      Beroep voor het Gerecht

64.      Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie kan het Hof in geval van vernietiging van de beslissing van het Gerecht de zaak zelf afdoen wanneer deze in staat van wijzen is, dan wel haar voor afdoening terugverwijzen naar het Gerecht.

65.      In casu heeft het Gerecht noch rekening gehouden met het feit dat Nadal Esteban het litigieuze merk oorspronkelijk voor twee klassen van waren of diensten had aangevraagd waarvoor Koton merkbescherming geniet, noch met eventuele argumenten van Nadal Esteban met betrekking tot de commerciële logica achter zijn aanvraag. Op grond hiervan dient de zaak ter vervollediging van de feitelijke beoordeling te worden terugverwezen naar het Gerecht.(28)

66.      Aan de andere kant is de aanvraag voor de twee andere klassen niet aan de orde en heeft Nadal Esteban de motieven voor zijn aanvraag in het bijzonder ter terechtzitting voor het Hof uit de doeken gedaan. Weliswaar heeft Koton deze motivering in twijfel getrokken, maar deze twijfels hoeven alleen nader te worden onderzocht indien de motivering tot rechtvaardiging van de merkaanvraag strekt. Aangezien dit echter niet het geval is, gaat het slechts om de juridische kwalificatie van deze feiten, die onder de bevoegdheid van het Hof valt.(29)

67.      Uit de bovenstaande overwegingen volgt dat het voor de beoordeling inzake kwade trouw van doorslaggevend belang is of Nadal Esteban de twijfels aan een te goeder trouw ingediende aanvraag kan wegnemen door de achterliggende commerciële logica daarvan uiteen te zetten.

68.      Aan het desbetreffende betoog moeten hoge eisen worden gesteld. Het feit op zich dat de aanvrager wist of had moeten weten dat een ander een gelijk of overeenstemmend teken als merk gebruikt, zij het ook voor andere waren of diensten, doet namelijk reeds twijfel rijzen of de aanvraag te goeder trouw is ingediend. Waarom zou iemand bewust het risico op zich nemen dat consumenten de eigen waren of diensten verwarren met die van een andere aanbieder?

69.      Wanneer iemand zelfs willens en wetens tracht een dergelijk teken ook aan te vragen voor waren of diensten waarvoor anderen merkbescherming genieten, zoals in het geval van Nadal Esteban, krijgen deze twijfels duidelijk meer gewicht.

70.      De door Nadal Esteban uiteengezette commerciële logica volstaat niet om deze twijfels weg te nemen. Hij voert in wezen aan dat hij voornemens was bepaalde diensten aan te bieden en in dit verband tassen te gebruiken waarop het litigieuze merk reeds was afgebeeld, omdat hij deze katoenen tassen als verpakking van bepaalde waren had gekregen. De motivering van Nadal Esteban heeft dus niet veel meer om het lijf dan pure gemakzucht. Uit zijn betoog blijkt niet van een legitiem belang dat verklaart waarom hij het risico van verwarring van zijn diensten met die van Koton of het risico van een belemmering van toekomstige activiteiten van Koton op de koop toe neemt.

71.      Daarom moet ervan worden uitgegaan dat de aanvraag voor het litigieuze merk te kwader trouw is ingediend. De beslissing van de kamer van beroep dient bijgevolg te worden vernietigd.

72.      Het tot het Gerecht gerichte verzoek om het EUIPO te gelasten het litigieuze merk nietig te verklaren, is echter niet-ontvankelijk. Noch het Gerecht, noch het Hof is bevoegd het EUIPO instructies te geven. Het EUIPO is daarentegen volgens artikel 65, lid 6, van de merkenverordening gehouden de consequenties te trekken die uit het dictum en de motivering van de arresten van de Unierechter voortvloeien.(30)

VI.    Kosten

73.      Volgens artikel 184, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering beslist het Hof over de kosten wanneer het, bij gegrondheid van de hogere voorziening, de zaak zelf afdoet. Ingevolge artikel 138, lid 1, van dit Reglement, dat op grond van artikel 184, lid 1, ervan van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, moet de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd. Volgens artikel 190, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht behoren hiertoe ook de door de partijen in verband met de procedure voor de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten.

74.      In casu moet Nadal Esteban volledig in het ongelijk worden gesteld.

75.      De vordering van het EUIPO in hogere voorziening is weliswaar gegrond, maar vanwege zijn bestreden beslissingen en op grond dat het om verwerping van het beroep voor het Gerecht heeft verzocht, is het medeverantwoordelijk voor het feit dat deze hogere voorziening moest worden ingesteld. Daarom is het consequent dat het EUIPO zelf om verwijzing in de kosten heeft verzocht.

76.      Ofschoon de vorderingen van Koton om het litigieuze merk nietig te verklaren en het EUIPO daartoe opdracht te geven, moeten worden afgewezen, moet Koton ten gronde in het gelijk worden gesteld, aangezien het EUIPO wel verplicht is om de nodige consequenties uit het arrest in de onderhavige zaak te trekken.

77.      Bijgevolg moeten Nadal Esteban en het EUIPO worden verwezen in de kosten van Koton en daarnaast hun eigen kosten dragen.

VII. Conclusie

78.      Derhalve geef ik het Hof in overweging te beslissen als volgt:

„1)      Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 30 november 2017 in de zaak Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T‑687/16, EU:T:2017:853) wordt vernietigd.

2)      De door Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret ingestelde hogere voorziening wordt afgewezen voor het overige.

3)      De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 14 juni 2016 (zaak R 1779/2015‑2) wordt vernietigd.

4)      Het door Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret ingestelde beroep wordt verworpen voor het overige.

5)      Nadal Esteban en het EUIPO dragen ieder hun eigen kosten en worden, elk voor de helft, verwezen in de kosten die door Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret zijn gemaakt in de procedures voor de kamer van beroep, het Gerecht en het Hof.”


1      Oorspronkelijke taal: Duits.


2      Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 (PB 2015, L 341, blz. 21) [vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1)].


3      Zie in die zin bijvoorbeeld ook arresten van het Gerecht van 14 februari 2012, Peeters Landbouwmachines/HABM – Fors MW (BIGAB) (T‑33/11, EU:T:2012:77, punt 20); 13 december 2012, pelicantravel.com/HABM – Pelikan (Pelikan) (T‑136/11, niet gepubliceerd, EU:T:2012:689, punt 26), en 11 juli 2013, SA.PAR./HABM – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T‑321/10, EU:T:2013:372, punt 22).


4      Arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C‑529/07, EU:C:2009:361, punten 37 en 53). Zie ook arrest van 27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries (Yakult, C‑320/12, EU:C:2013:435, punt 36).


5      Arresten van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C‑529/07, EU:C:2009:361, punt 37); 3 juni 2010, Internetportal und Marketing (C‑569/08, EU:C:2010:311, punt 42), en 27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries (Yakult, C‑320/12, EU:C:2013:435, punt 36).


6      Arresten van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C‑529/07, EU:C:2009:361, punt 42); 3 juni 2010, Internetportal und Marketing (C‑569/08, EU:C:2010:311, punt 45), en 27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries (Yakult, C‑320/12, EU:C:2013:435, punt 36).


7      Arrest van 3 juni 2010, Internetportal und Marketing (C‑569/08, EU:C:2010:311, in het bijzonder punten 37‑39).


8      Zie conclusie van advocaat-generaal Sharpston in de zaak Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C‑529/07, EU:C:2009:148, punten 35, 36 en 57).


9      Zie arrest van het Gerecht van 7 juli 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO) (T‑82/14, EU:T:2016:396, punten 144 en 145).


10      Arresten van 14 december 2000, Emsland-Stärke (C‑110/99, EU:C:2000:695, punten 52 en 53); 28 juli 2016, Kratzer (C‑423/15, EU:C:2016:604, punten 38‑40), en 26 februari 2019, N Luxembourg 1 e.a. (C‑115/16, C‑118/16, C‑119/16 en C‑299/16, EU:C:2019:134, punt 124).


11      Arresten van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, punt 7); 11 maart 2003, Ansul (C‑40/01, EU:C:2003:145, punt 43), en 31 januari 2019, Pandalis/EUIPO (C‑194/17 P, EU:C:2019:80, punt 84).


12      Arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C‑529/07, EU:C:2009:361, punten 44 en 45).


13      Arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C‑529/07, EU:C:2009:361, punten 44 en 45). Zie ook arrest van 3 juni 2010, Internetportal und Marketing (C‑569/08, EU:C:2010:311, punten 46‑48).


14      Zie het arrest van het Gerecht van 7 juli 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO) (T‑82/14, EU:T:2016:396).


15      Arrest van 3 juni 2010, Internetportal und Marketing (C‑569/08, EU:C:2010:311, in het bijzonder punten 46 en 47).


16      Zie de conclusie van advocaat-generaal Sharpston in de zaak Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C‑529/07, EU:C:2009:148, punt 60).


17      Arresten van 10 november 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissie (C‑449/14 P, EU:C:2016:848, punten 99‑101), en 30 mei 2017, Safa Nicu Sepahan/Raad (C‑45/15 P, EU:C:2017:402, punt 20).


18      Zie voor wat betreft T‑687/16 de punten 10 en 11 van het verzoekschrift van Koton, de punten 10 en 11 van de memorie van antwoord van Nadal Esteban en punt 11 van het verweerschrift van het EUIPO. Zie in de onderhavige zaak punt 13 van het verzoekschrift in hogere voorziening van Koton en punt 1 van de memorie van antwoord van het EUIPO. Nadal Esteban heeft deze uiteenzetting van de feiten niet betwist en ter terechtzitting uitdrukkelijk bevestigd.


19      In dit verband zij erop gewezen dat punt 3 van de authentieke Engelse versie van het bestreden arrest een kennelijke vertaalfout bevat, aangezien daarin aanvankelijk sprake is van klasse 41 in plaats van klasse 39.


20      Zie arresten van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C‑529/07, EU:C:2009:361, punt 35), en 27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries (Yakult, C‑320/12, EU:C:2013:435, punt 36).


21      Arrest van het Gerecht van 11 juli 2013, SA.PAR./HABM – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T‑321/10, EU:T:2013:372, punt 48).


22      Zaak C‑371/18, Sky (PB 2018, C 276, blz. 27).


23      Zie arrest van 19 juni 2012, The Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361).


24      Arrest van de High Court, Arnold J. (Verenigd Koninkrijk), van 6 februari 2018, Sky/Skykick [HC‑2016‑001587, (2018) EWHC 155 (Ch), punten 232 en 234].


25      Conclusie van advocaat-generaal Sharpston in de zaak Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C‑529/07, EU:C:2009:148, punt 41).


26      Aldus arresten van het Gerecht van 14 februari 2012, Peeters Landbouwmachines/HABM – Fors MW (BIGAB) (T‑33/11, EU:T:2012:77, punt 26); 8 mei 2014, Simca Europe/HABM – PSA Peugeot Citroën (Simca) (T‑327/12, EU:T:2014:240, punt 39); 9 juli 2015, CMT/HABM – Camomilla (CAMOMILLA) (T‑100/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:481, punten 36 en 37), en 5 juli 2016, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO – Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN) (T‑167/15, niet gepubliceerd, EU:T:2016:391, punt 53).


27      Zie arresten van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C‑529/07, EU:C:2009:361, punten 46‑52), en 3 juni 2010, Internetportal und Marketing (C‑569/08, EU:C:2010:311, punt 47).


28      Zie arresten van 21 juni 2012, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commissie (C‑135/11 P, EU:C:2012:376, punt 79); 11 september 2014, CB/Commissie (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, punt 98); 18 december 2014, Commissie/Parker-Hannifin (C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, punt 100), en 26 juli 2017, Raad/Hamas (C‑79/15 P, EU:C:2017:584, punt 56).


29      Arresten van 10 juli 2008, Bertelsmann en Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punt 29); 29 maart 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissie (C‑352/09 P, EU:C:2011:191, punt 179), en 21 februari 2013, Seven for all mankind/Seven (C‑655/11 P, niet gepubliceerd, EU:C:2013:94, punt 79).


30      Arrest van 23 april 2002, Campogrande/Commissie (C‑62/01 P, EU:C:2002:248, punt 43), en arresten Gerecht van 31 januari 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/HABM (Giroform) (T‑331/99, EU:T:2001:33, punt 33); 11 juli 2007, El Corte Inglés/HABM–Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños) (T‑443/05, EU:T:2007:219, punt 20), en 16 mei 2017, Metronia/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE O NADA) (T‑159/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:340, punt 16).