Language of document : ECLI:EU:C:2019:538


SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS

GERARD HOGAN

vom 26. Juni 2019(1)

Verbundene Rechtssachen C155/18 P bis C158/18 P

Tulliallan Burlington Ltd

gegen

Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)

„Rechtsmittel – Unionsmarke – Widerspruchsverfahren – Internationale Registrierung mit Benennung der Europäischen Union – Wortmarken und Bildmarken mit dem Wortelement ‚BURLINGTON‘ – Ältere nationale Wortmarken BURLINGTON und BURLINGTON ARCADE – Ältere Unions- und nationale Bildmarken BURLINGTON ARCADE – Art. 8 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 – Unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marken – Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 – Verwechslungsgefahr“






1.        Die Rechtsmittelführerin in diesem Verfahren, die Tulliallan Burlington Ltd (im Folgenden: Tulliallan), ist Eigentümerin einer hochklassigen Einkaufspassage im Zentrum Londons. Die verschiedenen Geschäfte und Boutiquen in der Einkaufspassage sind auf den Verkauf von Luxuswaren wie Schmuckwaren, Lederwaren, Bekleidung und Parfümeriewaren spezialisiert. Sie ist Inhaberin der Wortmarken BURLINGTON(2) und BURLINGTON ARCADE(3) sowie einer die Wörter „Burlington Arcade“ enthaltenden Bildmarke, die alle im Vereinigten Königreich eingetragen sind(4). Tulliallan ist auch Inhaberin einer eingetragenen Unionsbildmarke, die die Wörter „Burlington Arcade“ enthält(5).

2.        Tulliallan wendet sich gegen die vom deutschen Unternehmen Burlington Fashion GmbH (im Folgenden: BF) vorgenommene Anmeldung dreier separater Unionsbildmarken, die das Wort „Burlington“ enthalten, sowie der Unionswortmarke „BURLINGTON“(6). Für den Fall der Eintragung beabsichtigt BF die Benutzung dieser Marken in Verbindung mit dem Verkauf von u. a. Seifen, Schmuckwaren und Ledertaschen. Tulliallan macht geltend, dass die Benutzung der vier Unionsmarken, die sämtlich das Wort „Burlington“ enthielten, geeignet sei, bei den maßgeblichen Verkehrskreisen zu Verwechslungen zu führen und die Wertschätzung der älteren Marken zu beeinträchtigen (im Sinne von Art. 8 Abs. 1 bzw. Abs. 5 der Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke(7)). Dies sind die Hauptstreitfragen, die die gegen die Urteile des Gerichts eingelegten Rechtsmittel aufwerfen(8). Bevor ich auf diese Fragen eingehe, sind jedoch zunächst der rechtliche Rahmen und die recht komplexe Verfahrensgeschichte darzustellen und der Sachverhalt im Einzelnen zu beschreiben.

I.      Rechtlicher Rahmen

3.        Art. 8 Abs. 1 und 5 der Verordnung Nr. 207/2009 bestimmt:

„(1)      Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen,

b)      wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

(5)      Auf Widerspruch des Inhabers einer eingetragenen älteren Marke im Sinne des Absatzes 2 ist die angemeldete Marke auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie mit einer älteren Marke identisch ist oder dieser ähnlich ist, ungeachtet dessen, ob die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen werden soll, mit denen identisch oder denen ähnlich oder nicht ähnlich sind, für die eine ältere Marke eingetragen ist, wenn es sich im Falle einer älteren Unionsmarke um eine in der Union bekannte Marke und im Falle einer älteren nationalen Marke um eine in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannte Marke handelt und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.“

II.    Vorgeschichte der Rechtsstreitigkeiten

4.        Am 12. November 2009 reichte BF beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) einen Antrag auf Schutz der internationalen Registrierung Nr. 1017273 in der Europäischen Union ein. Bei der Registrierung, für die der Schutz beantragt wurde, handelt es sich um folgende Bildmarke:

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5.        Am 13. August 2009 reichte BF beim EUIPO einen Antrag auf Schutz der internationalen Registrierung Nr. 1007952 in der Europäischen Union ein. Bei der Registrierung, für die der Schutz beantragt wurde, handelt es sich um folgende Bildmarke:

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6.        Am 20. November 2008 reichte BF beim EUIPO einen Antrag auf Schutz der internationalen Registrierung Nr. 982021 in der Europäischen Union ein. Bei der Registrierung, für die der Schutz beantragt wurde, handelt es sich um folgende Bildmarke:

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7.        Am 20. November 2008 reichte BF beim EUIPO einen Antrag auf Schutz der internationalen Registrierung Nr. 982020 in der Europäischen Union ein. Bei der Registrierung, für die der Schutz beantragt wurde, handelt es sich um die Wortmarke BURLINGTON. Die vier in Rede stehenden Marken werden im Folgenden als die „streitigen Marken“ bezeichnet.

8.        Der Schutz wurde für folgende Waren der Klassen 3, 14, 18 und 25 beantragt:

Klasse 3: „Seifen für kosmetische Zwecke, Seifen für Textilien, Parfümeriewaren, ätherische Öle, kosmetische Präparate zur Reinigung, Pflege und Verschönerung der Haut, der Kopfhaut und der Haare; Toilettepräparate (soweit in Klasse 3 enthalten), Desodorierungsmittel für den persönlichen Gebrauch, Pre-Shave- und After-Shave-Präparate“;

Klasse 14: „Schmuckwaren, Uhren“;

Klasse 18: „Waren aus Leder und Lederimitation, nämlich Koffer, Taschen (soweit in Klasse 18 enthalten); Kleinlederwaren, soweit in Klasse 18 enthalten, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen; Regen- und Sonnenschirme“;

Klasse 25: „Schuhe, Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen, Gürtel“.

9.        Am 12. August 2009, 17. Mai 2010 und 16. August 2010 legte Tulliallan jeweils Widerspruch gemäß Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009 gegen die Eintragung der streitigen Marken für die Waren der Klassen 3, 14 und 18 ein.

10.      Der Widerspruch wurde insbesondere auf folgende ältere Marken und Rechte gestützt:

–        die am 5. Dezember 2003 im Vereinigten Königreich unter der Nr. 2314342 eingetragene und am 29. Oktober 2012 ordnungsgemäß verlängerte Wortmarke BURLINGTON für Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 mit der folgenden Beschreibung in den jeweiligen Klassen:

–        Klasse 35: „Vermietung und Leasing von Werbeflächen; Organisation von Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Organisation von Messen für wirtschaftliche Zwecke; Werbung und Verkaufsförderung sowie damit verbundene Informationsdienstleistungen; Zusammenstellung von verschiedenen Waren für Dritte, um dem Verbraucher eine bequeme Ansicht und den Kauf dieser Waren in einer Reihe von Einzelhandelsgeschäften mit allgemeinem Warenangebot zu ermöglichen“;

–        Klasse 36: „Vermietung von Geschäften und Büros; Verpachtung oder Verwaltung von Immobilien; Verpachtung von Gebäuden oder Räumen darin; Immobilienverwaltung; Erteilung von Information in Bezug auf die Vermietung von Geschäften und Büros; Immobiliendienstleistungen; Investmentgeschäfte, Einrichtung von Fonds“;

–        die am 7. November 2003 im Vereinigten Königreich unter der Nr. 2314343 eingetragene und am 29. Oktober 2012 ordnungsgemäß verlängerte Wortmarke BURLINGTON ARCADE für Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 41, mit der folgenden Beschreibung für die Klasse 41: „Unterhaltungsdienstleistungen; Veranstaltung von Wettbewerben; Organisation von Ausstellungen; Bereitstellung von Freizeitinformationen; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Bereitstellung von Sporteinrichtungen; Bereitstellung von Live-Musik und Live-Unterhaltung; Bereitstellung von Einrichtungen für Darbietungen von Live-Bands; Bereitstellung von Live-Unterhaltung; Organisation von Live-Musik; Organisation von Live-Musikdarbietungen; Bereitstellung von Live-Shows“;

–        die folgende, am 7. November 2003 im Vereinigten Königreich unter der Nr. 2330341 eingetragene und am 25. April 2013 ordnungsgemäß verlängerte Bildmarke für Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 41:

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–        die folgende am 16. Oktober 2006 unter der Nr. 3618857 eingetragene und aufgrund des Nichtigkeitsverfahrens Nr. 8715 C auf die Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 41 beschränkte Unionsbildmarke mit der folgenden Beschreibung: „Werbung und Verkaufsförderung sowie damit verbundene Informationsdienstleistungen; Zusammenstellung von verschiedenen Waren für Dritte, um dem Verbraucher eine bequeme Ansicht und den Kauf dieser Waren in einer Reihe von Einzelhandelsgeschäften mit allgemeinem Warenangebot zu ermöglichen“ (Klasse 35); „Vermietung von Geschäften; Verpachtung oder Verwaltung von Immobilien; Verpachtung von Gebäuden oder Räumen darin; Immobilienverwaltung; Erteilung von Information in Bezug auf die Vermietung von Geschäften“ (Klasse 36); sowie „Unterhaltungsdienstleistungen; Bereitstellung von Dienstleistungen für Live-Unterhaltung“ (Klasse 41):

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11.      Der Widerspruch wurde auf die in Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Art. 8 Abs. 4 und 5 der Verordnung Nr. 207/2009 aufgeführten Gründe gestützt.

12.      Am 10. Juli 2013, 8. Oktober 2013, 8. November 2013 bzw. 22. November 2013 gab die Widerspruchsabteilung – nach Prüfung des von Tulliallan erhobenen Widerspruchs gegen die unter der Nr. 3618857 eingetragene Unionsbildmarke – dem Widerspruch hinsichtlich der in den Klassen 3, 14 und 18 aufgeführten Waren statt und erlegte BF daher die Kosten auf.

13.      Am 20. August 2013, 3. Dezember 2013, 11. Dezember 2013 bzw. 2. Januar 2014 legte BF beim EUIPO gegen die Entscheidungen der Widerspruchsabteilung Beschwerde nach den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 ein.

14.      Mit den streitigen Entscheidungen hob die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO die Entscheidungen der Widerspruchsabteilung auf und erlegte Tulliallan die Kosten der Widerspruchs- und der Beschwerdeverfahren auf.

15.      In den streitigen Entscheidungen stellte die Beschwerdekammer fest:

–        erstens, dass im Hinblick auf Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 die Wertschätzung der älteren Marken im fraglichen Gebiet für Dienstleistungen der Klassen 35 und 36, jedoch unter Ausnahme der in Klasse 35 enthaltenen Dienstleistung „Zusammenstellung von verschiedenen Waren für Dritte, um dem Verbraucher … den [bequemen] Kauf dieser Waren in einer Reihe von Einzelhandelsgeschäften mit allgemeinem Warenangebot zu ermöglichen“, bewiesen worden sei;

–        zweitens, dass die Beschwerdeführerin (Tulliallan) im Hinblick auf Art. 8 Abs. 4 dieser Verordnung nicht bewiesen habe, dass die erforderlichen Voraussetzungen für den Nachweis der irreführenden Präsentationsweise und des Schadens bezüglich der angesprochenen Verkehrskreise im vorliegenden Fall erfüllt seien;

–        drittens, dass im Hinblick auf Art. 8 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen unterschiedlich seien und die Gefahr von Verwechslungen unabhängig von der Ähnlichkeit der betreffenden Marken ausgeschlossen sei.

III. Verfahren vor dem Gericht und angefochtene Urteile

16.      Mit vier Klageschriften, die am 22. März 2016 bei der Kanzlei des Gerichts eingingen und unter den Aktenzeichen T‑120/16, T‑121/16, T‑122/16 und T‑123/16 registriert wurden, erhob Tulliallan Klage auf Aufhebung der streitigen Entscheidungen.

17.      Zur Begründung ihrer Klagen machte Tulliallan drei Klagegründe geltend. Mit dem ersten Klagegrund rügte sie einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009, einen Verfahrensfehler und einen Verstoß gegen die Verfahrensvorschriften, mit dem zweiten Klagegrund eine Verletzung der Begründungspflicht und des Anspruchs auf rechtliches Gehör sowie einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung und mit dem dritten Klagegrund einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung.

18.      Mit den angefochtenen Urteilen, die jeweils zu dem gleichen Ergebnis gelangen und die gleiche Begründung enthalten, wies das Gericht die drei Klagegründe von Tulliallan ab.

19.      Zum ersten Klagegrund hat das Gericht in Rn. 28 der angefochtenen Urteile ausgeführt, dass der Beschwerdekammer zufolge die Wertschätzung der älteren Marken der Klägerin hinsichtlich der Einzelhandelsdienstleistungen der Klasse 35 nicht bewiesen worden sei. Dieser Schlussfolgerung der Beschwerdekammer könne jedoch nicht gefolgt werden.

20.      Das Urteil vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), stütze nicht die Behauptung, dass Ladenpassagen oder Einkaufszentren definitionsgemäß von der Anwendung des in Klasse 35 definierten Begriffs der Einzelhandelsdienstleistungen ausgenommen seien. Rn. 34 dieses Urteils stehe der vom EUIPO vertretenen These entgegen, nach der die Dienstleistungen einer Einkaufspassage im Wesentlichen auf Dienstleistungen der Vermietung und Immobilienverwaltung beschränkt seien und dass daher die Kunden, für die diese Dienstleistungen angeboten würden, im Wesentlichen Personen seien, die an der Anmietung von Geschäften oder Büros in dieser Passage interessiert seien. Daraus sei somit der Schluss zu ziehen, dass der Begriff „Einzelhandelsdienstleistungen“ angesichts des Wortlauts der Klasse 35, so wie ihn der Gerichtshof in Rn. 34 des Urteils vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), ausgelegt habe, auch Verkaufsdienstleistungen von Einkaufspassagen umfasse(9). Nach alledem sei die enge Auslegung des Begriffs „Einzelhandel“ durch die Beschwerdekammer falsch, so dass sich Tulliallan für die Dienstleistungen der Klasse 35 auf den Schutz der Wertschätzung der älteren Marken berufen könne.

21.      In Rn. 43 der angefochtenen Urteile hat das Gericht im Hinblick auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs zu Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 festgestellt, dass Tulliallan weder vor der Beschwerdekammer noch vor dem Gericht kohärente Gesichtspunkte vorgetragen habe, die den Schluss zuließen, dass die Benutzung der beantragten Marken die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marken ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutze. Auch wenn nämlich Tulliallan auf den „fast einzigartigen“ Charakter ihrer älteren Marken sowie auf deren „hohe und exklusive“ Wertschätzung hingewiesen habe, sei anzumerken, dass Tulliallan keine besonderen Gesichtspunkte vorgetragen habe, die den Umstand belegen könnten, dass die Benutzung der streitigen Marken die Anziehungskraft ihrer älteren Marken beeinträchtigen würde(10).

22.      In Rn. 45 der angefochtenen Urteile hat das Gericht ausgeführt, dass „[d]er Umstand, dass einem anderen Wirtschaftssubjekt erlaubt wird, für Waren, die den in der Londoner Passage der Klägerin angebotenen Waren ähnlich sind, eine Marke zu benutzen, die den Begriff ‚burlington‘ beinhaltet, … für sich genommen noch nicht geeignet [ist], die wirtschaftliche Attraktivität dieses Ortes für den Durchschnittsverbraucher zu beeinträchtigen. Wie nämlich im Übrigen der Gerichtshof im [Urteil vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425)] klargestellt hat, ist ein solches Merkmal mit den ‚verschiedenen [Handels‑]Dienstleistungen‘ eng verbunden, die von den Mietern der Geschäfte in dieser Passage angeboten werden und nicht ausschließlich mit deren Namen, der darüber hinaus, wie die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung richtig anmerkte, mit dem Namen anderer ebenfalls sehr bekannter Orte identisch ist, die sich in der Nähe dieser Passage befinden, wie Burlington Gardens oder Burlington House“.

23.      Zum Verfahrensfehler, der den streitigen Entscheidungen anhaften soll, hat das Gericht festgestellt, dass die betreffenden Instanzen des EUIPO die Erklärungen von Tulliallan berücksichtigt hätten, so dass dieses Vorbringen als unbegründet zurückzuweisen sei.

24.      Was den zweiten Klagegrund angeht, so hat das Gericht das Vorbringen von Tulliallan, die Beschwerdekammer habe die Zurückweisung ihres Vorbringens zum Verstoß gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 nicht begründet, zurückgewiesen. Tulliallan habe sich als Widersprechende im Verfahren vor der Widerspruchsabteilung auf einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 berufen, jedoch nicht die tatsächlichen und rechtlichen Elemente vorgelegt, um zu beweisen, dass die Voraussetzungen für die Anwendung dieser Bestimmung ordnungsgemäß erfüllt seien. Vor der Beschwerdekammer habe sie sich darauf beschränkt, „die vor der Widerspruchskammer vorgetragenen Argumente beizubehalten“, ohne diese Argumente vor der Kammer in tatsächlicher oder in rechtlicher Hinsicht weiter auszuführen. In Rn. 62 der angefochtenen Urteile hat das Gericht festgestellt, die Beschwerdekammer habe zu Recht entschieden, dass die Klägerin die Voraussetzungen für eine Klage wegen Kennzeichenverletzung nicht bewiesen habe, und den zweiten Klagegrund zurückgewiesen.

25.      Zum dritten Klagegrund einer Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 hat das Gericht ausgeführt, die Beschwerdekammer habe zutreffend entschieden, dass die Dienstleistungen von Tulliallan und die von den angemeldeten Marken erfassten Waren einander nicht ähnlich seien. Insbesondere hat das Gericht zu den Einzelhandelsdienstleistungen der Klasse 35 festgestellt, dass im Hinblick u. a. auf Rn. 50 des Urteils vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), die zum Verkauf angebotenen Waren präzise anzugeben seien. Da zu den Waren, die in den verschiedenen Geschäften einer Einkaufspassage wie der Burlington Arcade verkauft würden, keine präzisen Angaben vorlägen, könnten diese und die für die streitigen Marken beanspruchten Waren gedanklich nicht miteinander in Verbindung gebracht werden, denn die im vorliegenden Fall von Tulliallan für „Luxuswaren“ gegebene Definition reiche nicht aus, um klarzustellen, um welche Waren es sich handele. Ohne eine solche Klarstellung sei es daher nicht möglich, eine Ähnlichkeit oder Komplementarität der von den älteren Marken erfassten Dienstleistungen und der von der angemeldeten Marke erfassten Waren festzustellen. Das Argument von Tulliallan, dass es hinsichtlich der Dienstleistungen von Einkaufspassagen nicht erforderlich sei, die betreffenden Waren genau anzugeben, sei zurückzuweisen, da der Begriff „Einzelhandelsdienstleistungen“ angesichts des Wortlauts der Klasse 35, so wie ihn der Gerichtshof in Rn. 34 des Urteils vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), ausgelegt habe, auch Verkaufsdienstleistungen von Einkaufspassagen umfasse. Das Gericht ist daher zu dem Ergebnis gelangt, dass der dritte Klagegrund zurückzuweisen sei, da eine der in Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 enthaltenen erforderlichen Voraussetzungen nicht erfüllt sei, und die Klage damit insgesamt abzuweisen sei.

A.      Anträge der Parteien und Verfahren vor dem Gerichtshof

26.      Mit ihren Rechtsmitteln beantragt Tulliallan,

–        die angefochtenen Urteile aufzuheben;

–        die streitigen Entscheidungen der Beschwerdekammer aufzuheben oder hilfsweise die Rechtssachen an das Gericht zur Entscheidung im Einklang mit dem Urteil des Gerichtshofs zurückzuverweisen;

–        die Kosten dem EUIPO und der BF aufzuerlegen.

27.      BF beantragt,

–        die Rechtsmittel zurückzuweisen;

–        Tulliallan die ihr in Verbindung mit den Verfahren vor dem Gerichtshof und dem Gericht sowie in Verbindung mit den Verfahren vor der Beschwerdekammer entstandenen Kosten aufzuerlegen.

28.      Das EUIPO beantragt,

–        die angefochtenen Urteile insoweit aufzuheben, als damit die auf Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 und die drei älteren britischen Marken Nr. 2314342, Nr. 2314343 und Nr. 2330341 gestützten Klagen abgewiesen wurden;

–        die Rechtsmittel im Übrigen zurückzuweisen;

–        jedem Beteiligten seine eigenen Kosten aufzuerlegen.

29.      Mit Beschluss vom 12. Juni 2018 hat der Präsident des Gerichtshofs die Rechtssachen C‑155/18 P, C‑156/18 P, C‑157/18 P und C‑158/18 P zu gemeinsamem mündlichen Verfahren und zu gemeinsamer Entscheidung verbunden.

30.      Schriftliche Stellungnahmen wurden eingereicht von Tulliallan, BF und dem EUIPO. Tulliallan, BF und das EUIPO haben an der mündlichen Verhandlung vor dem Gerichtshof am 10. April 2019 teilgenommen.

IV.    Zu den Rechtsmitteln

31.      Tulliallan stützt ihre Rechtsmittel auf drei Rechtsmittelgründe, und zwar erstens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009, zweitens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 4 dieser Verordnung und drittens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung.

32.      In diesen Schlussanträgen werde ich mich, wie vom Gerichtshof gewünscht, auf den ersten und den dritten Rechtsmittelgrund konzentrieren.

A.      Erster Rechtsmittelgrund

33.      Der erste Rechtsmittelgrund ist im Wesentlichen in zwei Teile gegliedert. Tulliallan macht erstens geltend, dass das Gericht gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 verstoßen habe, und zweitens, dass die angefochtenen Urteile verfahrensfehlerhaft gewesen seien.

1.      Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009

a)      Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

34.      Tulliallan trägt vor, das Gericht habe in den Rn. 27 bis 35 der angefochtenen Urteile ausgeführt, dass die Beschwerdekammer die Dienstleistungen einer Einkaufspassage rechtsfehlerhaft von der Anwendung des in Klasse 35 definierten Begriffs der Einzelhandelsdienstleistungen ausgenommen habe(11). Das Gericht habe zutreffend festgestellt, dass die Wertschätzung, die ihren älteren Marken in Bezug auf das Angebot von Dienstleistungen einer Einkaufspassage zukomme, nicht allein auf der kleinen Gruppe von Einzelhändlern, die Ladenflächen in Einkaufspassagen suchten, beruhe, sondern auch auf den Käufern der von diesen Einzelhändlern letztlich verkauften Waren. Allerdings sei dem Gericht bei der Charakterisierung der Wertschätzung der älteren Marken ein Fehler unterlaufen, als es in Rn. 34 der angefochtenen Urteile den Schluss gezogen habe, dass der Begriff „Einzelhandelsdienstleistungen“ im Sinne des Urteils vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), auch Dienstleistungen einer Einkaufspassage umfasse.

35.      Im vorliegenden Fall sei es unbedingt erforderlich, dass der Gerichtshof würdige, dass ihr Vorbringen zur Wertschätzung in den Verfahren vor der Beschwerdekammer und dem Gericht belegt habe, dass sie einen besonders starken Ruf als hochwertige Einkaufspassage, die auf Luxuswaren wie Schmuck‑, Leder- und Parfümeriewaren spezialisiert sei, genieße. Die der Beschwerdekammer und dem Gericht vorgelegten Beweise zeigten, dass die älteren Marken „fast einzigartig“ seien.

36.      Da das Gericht die Wertschätzung für die älteren Marken(12) anerkannt habe, hätte es in Anbetracht der Beweise zum Ausmaß dieser Wertschätzung bei Vornahme einer umfassenden Beurteilung der im Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, Rn. 42), angeführten Gesichtspunkte zu der Feststellung gelangen müssen, dass die angesprochenen Verkehrskreise die älteren Marken und die streitigen Marken gedanklich verknüpfen würden.

37.      Die Dienstleistungen einer Einkaufspassage erforderten – anders als Immobilienverwaltungsdienstleistungen – eine Interaktion mit der Zielgruppe der Endverbraucher der in den Ladengeschäften verkauften Waren. Die Geschäfte des Erbringers der Dienstleistungen einer Einkaufspassage und diejenigen der dort befindlichen Läden stünden in untrennbarem Zusammenhang. Eine prestigeträchtige Einkaufspassage wie die Burlington Arcade könne hohe Mieten erzielen, weil sie Einzelhändler zusammenbringe, die die richtigen Arten von Luxuswaren anböten, und biete diesen Einzelhändlern Unterstützung, um Kunden in die Einkaufspassage zu ziehen. Daraus ergebe sich eindeutig, dass ein Einzelhandelsunternehmen und seine Waren durch ihre Verbindung mit der Burlington Arcade an Prestige gewönnen und – umgekehrt – dass der Durchschnittsverbraucher die älteren Marken für „Burlington“ zwanglos mit dem Angebot dieser Luxuseinzelhandelswaren in Verbindung bringe, insbesondere mit Schmuck‑, Leder- und Parfümeriewaren, für welche die Burlington Arcade, wie nachgewiesen, besondere Wertschätzung genieße.

38.      Das Gericht habe in Anbetracht seiner eigenen Feststellungen zur Wertschätzung (wie auch der insoweit der Beschwerdekammer und dem Gericht vorliegenden Beweise) zu keiner anderen Schlussfolgerung gelangen können, als dass der Durchschnittsverbraucher die älteren Marken für „Burlington“ gedanklich mit den streitigen Marken verknüpfen würde. Es habe jedoch keinerlei Feststellungen zu einer solchen Verknüpfung getroffen, sondern sich stattdessen mit der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft und der unlauteren Ausnutzung befasst.

39.      Zur Frage der Beeinträchtigung und unlauteren Ausnutzung habe das Gericht in den Rn. 36 bis 44 der angefochtenen Urteile zu Unrecht festgestellt, dass Tulliallan den hierfür erforderlichen Beweis nicht erbracht habe.

40.      Für die Zwecke von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 müsse der Inhaber einer älteren Marke nicht nachweisen, dass eine tatsächliche und gegenwärtige Beeinträchtigung seiner Marke vorliege, sondern nur, dass die ernsthafte Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung bestehe(13). Das Gericht habe höhere Beweisanforderungen gestellt als nach der Rechtsprechung erforderlich.

41.      Erstens liefen die Feststellungen des Gerichts in Rn. 45 der angefochtenen Urteile darauf hinaus, dass die Benutzung des Begriffs „Burlington“ durch Dritte für Waren, die den in der Burlington Arcade angebotenen Waren ähnlich seien, niemals geeignet sei, die Unterscheidungskraft der älteren Marken zu beeinträchtigen, weil die „wirtschaftliche Attraktivität“ der Einkaufspassage auch mit den Mietern der Geschäfte in dieser Passage verbunden sei. Dies stehe nicht in Einklang mit der Entscheidung im Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655), zur Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marken.  Die Wertschätzung der Marken der Geschäfte in der Einkaufspassage sei für die Streitfrage irrelevant und hätte vom Gericht nicht berücksichtigt werden dürfen.

42.      Zweitens habe das Gericht nicht die ihm und der Beschwerdekammer vorliegenden Beweise berücksichtigt, die ausgereicht hätten, um die in den Urteilen des Gerichtshofs vom 27. November 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, Rn. 76 und 77), und vom 14. November 2013, Environmental Manufacturing/HABM (C‑383/12 P, EU:C:2013:741, Rn. 44), aufgestellten Anforderungen zu erfüllen.

43.      Die unter den Begriff „Zusammenstellung“ fallenden Dienstleistungen einer Einkaufspassage, für die die älteren Marken beansprucht worden seien, ähnelten tatsächlich den Waren, die von den in diesen Passagen zusammengebrachten Einzelhändlern verkauft würden, und zwar wegen der engen wirtschaftlichen Verbindung zwischen den Dienstleistungen des Betreibers der Einkaufspassage und den in der Passage verkauften Produkten. Darüber hinaus entstünde wegen der starken Wertschätzung der älteren Marken in Bezug auf das Angebot von Luxuswaren – insbesondere Schmuck‑, Leder- und Parfümeriewaren – in diesem Fall für den Durchschnittsverbraucher der Eindruck, die betreffenden von Dritten angebotenen Waren würden von Tulliallan oder mit deren Einverständnis angeboten. Dadurch würden die älteren Marken unweigerlich beeinträchtigt, da die Burlington Arcade in der Vorstellung des Durchschnittsverbrauchers wie auch der kleineren Gruppe der tatsächlichen und potenziellen Einzelhändlerkunden von Tulliallan weniger exklusiv erschiene. Die älteren Marken und die streitigen Marken seien einander zum Verwechseln ähnlich; in solchen Fällen sei, entsprechend der in Rn. 57 des Urteils vom 27. November 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655), vertretenen Auffassung zur gedanklichen Verknüpfung, bei Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwangsläufig eine „unlautere Ausnutzung“ festzustellen.

44.      Nach Ansicht von BF und des EUIPO ist dieser Rechtsmittelgrund zurückzuweisen.

b)      Würdigung

45.      Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 bestimmt: „Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke … ist die angemeldete Marke auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie mit der älteren Marke identisch ist oder dieser ähnlich ist, ungeachtet dessen, ob die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen werden soll, mit denen identisch oder denen ähnlich oder nicht ähnlich sind, für die eine ältere Marke eingetragen ist, wenn es sich im Falle einer älteren Unionsmarke um eine in der Union bekannte Marke und im Falle einer älteren nationalen Marke um eine in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannte Marke handelt und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.“

46.      Die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 ist von der Erfüllung dreier kumulativer Voraussetzungen abhängig(14): erstens der Identität oder der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, zweitens der Bekanntheit der älteren Marke, auf die der Widerspruch gestützt wird, und schließlich der Gefahr, dass die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde(15).

47.      Zur ersten Voraussetzung ist festzustellen, dass zwar Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 voraussetzt, dass zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen ein Grad der Ähnlichkeit festgestellt wird, der für die beteiligten Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr hervorrufen kann, dass es jedoch für die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 nicht erforderlich ist, dass eine solche Gefahr besteht. Dazu hat der Gerichtshof im Urteil vom 10. Dezember 2015, El Corte Inglés/HABM (C‑603/14 P, EU:C:2015:807, Rn. 42), ausgeführt, dass Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 lediglich verlangt, dass die bestehende Ähnlichkeit die angesprochenen Verkehrskreise dazu veranlassen kann, einen Zusammenhang zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen zu sehen, d. h., sie gedanklich miteinander zu verknüpfen, und nicht dazu, sie zu verwechseln.

48.      Tulliallan macht geltend, das Gericht habe zu Unrecht nicht festgestellt, dass die angesprochenen Verkehrskreise die älteren Marken und die streitigen Marken gedanklich miteinander verknüpfen würden.

49.      Meines Erachtens ist der Vorwurf von Tulliallan, das Gericht habe versäumt zu prüfen, ob die angesprochenen Verkehrskreise die einander gegenüberstehenden Zeichen gedanklich verknüpfen würden, berechtigt. In der Tat hat das Gericht, nachdem es festgestellt hatte, dass die Wertschätzung der älteren Marken unbestritten sei(16) und Tulliallan sich für die Dienstleistungen der Klasse 35 auf den Schutz der Wertschätzung der älteren Marken berufen könne(17) (und zwar auch für Verkaufsdienstleistungen von Einkaufspassagen(18)), lediglich an die Rechtsprechung zu den Anforderungen an eine solche gedankliche Verknüpfung erinnert und ausgeführt, die Beschwerdekammer sei in den streitigen Entscheidungen zu dem Schluss gelangt, dass zwischen den einander gegenüberstehenden Marken keine Verbindung bestehe(19), und sodann im Weiteren geprüft, ob die Benutzung der angemeldeten Marken die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marken ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

50.      Zwar teile ich die Auffassung von Tulliallan, das Gericht habe es versäumt, Feststellungen zur Frage der gedanklichen Verknüpfung zu treffen(20). Da jedoch der Nachweis einer gedanklichen Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen nur die erste der drei kumulativen Voraussetzungen ist, die nach Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 erfüllt sein müssen, genügt das Fehlen einer solchen Prüfung für sich allein nicht, um einen Rechtsfehler des Gerichts festzustellen, sofern eine der beiden anderen Voraussetzungen nicht erfüllt sein sollte(21). Da die zweite der drei kumulativen Voraussetzungen, die sich auf die Wertschätzung der älteren Marken bezieht, für erfüllt gehalten wurde(22), ist es daher erforderlich, sich mit dem Vorbringen von Tulliallan zu befassen, wonach das Gericht in den Rn. 36 bis 45 der angefochtenen Urteile zu Unrecht festgestellt habe, dass sie nicht den erforderlichen Beweis dafür erbracht habe, dass die Benutzung der beantragten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marken ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutze oder beeinträchtige(23).

51.      Nach der ständigen Rechtsprechung zu den Beweisanforderungen in Bezug auf Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 ist der Inhaber der älteren Marke nicht verpflichtet, das Vorliegen einer tatsächlichen und gegenwärtigen Beeinträchtigung seiner Marke nachzuweisen, um in den Genuss des Schutzes nach dieser Vorschrift zu gelangen. Er muss allerdings Gesichtspunkte dartun, aus denen auf die ernsthafte Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung geschlossen werden kann(24).

52.      Meines Erachtens hat Tulliallan nicht belegt, dass das Gericht in Rn. 44 der angefochtenen Urteile den Nachweis einer tatsächlichen und gegenwärtigen Beeinträchtigung der älteren Marken verlangt hat. Aus der konkreten Bezugnahme auf die in Rn. 43 des Urteils vom 14. November 2013, Environmental Manufacturing/HABM (C‑383/12 P, EU:C:2013:741), aufgestellten Kriterien in Rn. 44 der angefochtenen Urteile wird deutlich, dass das Gericht lediglich den Nachweis der ernsthaften Gefahr einer Beeinträchtigung verlangt hat(25).

53.      Was die Frage angeht, ob das Gericht es versäumt hat, die ihm vorliegenden Beweise für einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 zu berücksichtigen und ordnungsgemäß zu würdigen, ist daran zu erinnern, dass das Gericht in Rn. 27 der angefochtenen Urteile festgestellt hat, dass die älteren Marken von Tulliallan für Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 einem erheblichen Teil des Publikums des relevanten Marktes als Name einer im Vereinigten Königreich sehr bekannten Einkaufspassage mit Luxusboutiquen im Zentrum Londons bekannt seien. Allerdings stelle sich die Frage, ob diese Wertschätzung die Dienstleistungen der Klasse 35 betreffe, für die die älteren Marken eingetragen worden seien, so dass sich Tulliallan auf den Schutz dieser Wertschätzung berufen könne.

54.      In Rn. 34 der angefochtenen Urteile hat das Gericht festgestellt, dass der Begriff „Einzelhandelsdienstleistungen“, so wie ihn der Gerichtshof im Urteil vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), ausgelegt habe, auch Verkaufsdienstleistungen von Einkaufspassagen wie etwa die Dienstleistungen umfasse, die Tulliallan in Bezug auf den Verkauf erbringe, den die Mieter der Einkaufspassage betrieben(26). Insoweit kann Tulliallan hinsichtlich ihrer älteren Marken geltend machen, dass die Benutzung der angemeldeten Marken die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 in unlauterer Weise hätte ausnutzen oder beeinträchtigen können.

55.      Wie das Gericht in Rn. 39 der angefochtenen Urteile zutreffend ausgeführt hat, muss der Inhaber der älteren Marke(n) allerdings dartun, dass ihre Beeinträchtigung absehbar ist. Genau wie bei der Frage, ob eine „gedankliche Verknüpfung“ zwischen den einander gegenüberstehenden Marken besteht, ist die Gefahr einer Beeinträchtigung darüber hinaus umfassend zu beurteilen(27), und zwar unter Berücksichtigung der im Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, Rn. 42), genannten Umstände(28).

56.      Zu diesen Umständen zählen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der Waren und Dienstleistungen, für die die einander gegenüberstehenden Zeichen jeweils eingetragen sind, einschließlich des Grades der Nähe oder der Unähnlichkeit dieser Waren und Dienstleistungen, sowie die betreffenden Verkehrskreise, das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke, der Grad der der älteren Marke innewohnenden oder von ihr durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft und das Bestehen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum(29).

57.      Dazu wäre jedoch anzumerken, dass das Wort, um das es im Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655), ging, ein erfundenes Wort war, das im Bewusstsein des Publikums eng mit der Klägerin des Ausgangsverfahrens, nämlich der Intel Corporation Inc., sowie den von ihr angebotenen Computern und computerbezogenen Waren und Dienstleistungen verbunden war. Das Wort „Burlington“ ist dagegen ein keineswegs ungewöhnliches Wort der englischen Sprache, das in verschiedenen englischsprachigen Ländern auf unterschiedliche Weise für geografische und Handelsbezeichnungen benutzt wird(30). So kommt das Wort „Burlington“ im Namen verschiedener Großstädte und Gemeinden sowohl in den USA als auch in Kanada vor. Die Burlington Road ist eine sehr bekannte Straße in der Nähe des Stadtzentrums von Dublin, und natürlich kommt das Wort „Burlington“ auch in den Namen anderer bekannter Orte in der Nähe der Einkaufspassage von Tulliallan in London wie Burlington Gardens und Burlington House vor(31).

58.      Man kann allerdings dennoch annehmen, dass das Wort „Burlington“ genügend ungewöhnlich ist, um bei den beteiligten Verkehrskreisen eine gedankliche Verknüpfung zwischen der/den älteren Marke(n) und der/den angemeldeten Marke(n) hervorrufen zu können, selbst wenn der betreffende Personenkreis diese nicht – oder zumindest möglicherweise nicht – verwechselt(32).

59.      Wie jedoch der Gerichtshof im Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, Rn. 69 bis 71), festgestellt hat und von mir in Nr. 50 der vorliegenden Schlussanträge bereits ausgeführt wurde, genügt das Bestehen einer solchen Verknüpfung für sich genommen nicht für den Nachweis der Gefahr, dass die gegenwärtige oder künftige Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der älteren Marke unlauter ausnutzt oder beeinträchtigt. Wie in Rn. 71 des Urteils vom 27. November 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655), ausgeführt, befreit das Bestehen einer Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken den Inhaber der älteren Marke nicht davon, den Nachweis für eine tatsächliche und gegenwärtige Beeinträchtigung seiner Marke oder für eine ernsthafte Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung zu erbringen.

60.      In dieser kritischen Frage stimme ich mit der vom Gericht in den Rn. 44 und 45 der angefochtenen Urteile gezogenen Schlussfolgerung überein, dass Tulliallan keine solche Beeinträchtigungsgefahr nachgewiesen hat. Zu diesem Ergebnis komme ich aus den folgenden Gründen.

61.      Erstens ist die wirtschaftliche Attraktivität der Einkaufspassage, wie vom Gericht in Rn. 45 der angefochtenen Urteile festgestellt, eng mit den Dienstleistungen verbunden, die von den Mietern der Geschäfte in dieser Passage angeboten werden, und nicht ausschließlich mit dem Namen der Passage(33). Das Gericht hat ferner darauf hingewiesen, dass dieser Name auch mit anderen sehr bekannten Orten in der Nähe der Passage wie z. B. Burlington Gardens verbunden ist. Daher handelt es sich anders als in der dem Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655), zugrunde liegenden Situation, in der es, wie bereits erwähnt, um ein erfundenes Wort ging, das im Bewusstsein des Publikums eng mit der Klägerin und deren Waren und Dienstleistungen verbunden war, beim Wort „Burlington“ nicht um ein erfundenes Wort. Es ist vielmehr, wie bereits ausgeführt, nicht nur in Ortsnamen im Vereinigten Königreich, in Irland, in den USA und in Kanada zu finden, sondern wird auch bereits von verschiedenen Fertigungsunternehmen und Dienstleistern verwendet.

62.      Anders als Tulliallan bin ich nicht der Ansicht, dass es unerheblich ist, dass „Burlington“ auch der Name anderer bekannter Orte in der Nähe der Burlington Arcade ist. Ein solcher Umstand ist für die umfassende Beurteilung relevant und kann darauf hindeuten, dass die älteren Marken weniger unmittelbar und stark von den jüngeren Marken in Erinnerung gerufen werden. Dadurch verringert sich die Gefahr, dass die gegenwärtige oder künftige Benutzung der jüngeren Marken die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marken unlauter ausnutzt oder beeinträchtigt(34).

63.      Zweitens deutet, wie das Gericht in Rn. 45 der angefochtenen Urteile festgestellt hat, der Umstand, dass einem anderen Wirtschaftssubjekt erlaubt wird, für Waren, die den in der Burlington Arcade angebotenen Waren ähnlich sind, eine Marke zu benutzen, die den Begriff „Burlington“ beinhaltet, für sich genommen noch nicht auf eine echte Gefahr der Beeinträchtigung der Wertschätzung der Marken von Tulliallan hin, da ja die wirtschaftliche Attraktivität der Einkaufspassage eng mit der Wertschätzung und dem Ruf der Mieter der Passage und der von ihnen angebotenen Dienstleistungen verbunden ist(35). Es mag – wie ich bereits anerkannt habe – durchaus sein, dass der Durchschnittsverbraucher, wenn er das Wort „Burlington“ in Verbindung mit von BF hergestellten Modeartikeln sieht, diese gedanklich mit der Londoner Einkaufspassage von Tulliallan verknüpft. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass dies allein bewirken würde, dass sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren oder Dienstleistungen, für die die älteren Marken eingetragen sind, infolge der Benutzung der jüngeren Marken ändert(36). Selbst wenn dem Vorbringen von Tulliallan gefolgt würde, gäbe es wenig Grund zu der Annahme, dass sich z. B. ein in London ansässiger markenbewusster Verbraucher von Qualitätswaren allein dadurch, dass er in anderen Einzelhandelsgeschäften auf Modeartikel oder sonstige Waren mit dem Namen „Burlington“ stieße, vom Besuch der Tulliallan gehörenden Einkaufspassage abhalten ließe.

64.      Ich bin daher der Ansicht, dass dieses Vorbringen als unbegründet zurückzuweisen ist.

2.      Verfahrensfehler

65.      Tulliallan ist der Ansicht, dass das Gericht in Rn. 46 der angefochtenen Urteile ihr Vorbringen, den streitigen Entscheidungen hafte ein Verfahrensfehler an, weil die Beschwerdekammer ihre Erklärungen nicht berücksichtigt habe, rechtsfehlerhaft als unbegründet zurückgewiesen habe.

66.      An dieser Stelle genügt die Feststellung, dass Tulliallan im Wesentlichen ein bereits vor dem Gericht vorgetragenes Argument wiederholt, ohne den Rechtsfehler anzugeben, der dem Gericht in seiner Würdigung dieses Vorbringens in Rn. 46 der angefochtenen Urteile unterlaufen sein soll.

67.      Nach Art. 256 Abs. 1 AEUV und Art. 58 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union ist das Rechtsmittel auf Rechtsfragen beschränkt. Nach Art. 169 Abs. 2 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs müssen die geltend gemachten Rechtsgründe und ‑argumente die beanstandeten Punkte der Begründung der Entscheidung des Gerichts genau bezeichnen. Ein Rechtsmittel, das sich darauf beschränkt, die bereits vor dem Gericht dargelegten Klagegründe und Argumente wiederzugeben, ohne den Rechtsfehler speziell zu bezeichnen, mit dem das Urteil, das Gegenstand des Rechtsmittels ist, behaftet sein soll, genügt diesem Erfordernis nicht(37).

68.      Dieses Argument ist deshalb als unzulässig zurückzuweisen.

69.      Daher sollte der Gerichtshof den ersten Rechtsmittelgrund meines Erachtens als zum Teil unbegründet und zum Teil unzulässig zurückweisen.

B.      Dritter Rechtsmittelgrund

1.      Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

70.      Mit ihrem dritten Rechtsmittelgrund macht Tulliallan geltend, dass das Gericht in Bezug auf die Verwechslungsgefahr gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 verstoßen habe.

71.      Sie trägt vor, der Gerichtshof habe in Rn. 48 des Urteils vom 11. Oktober 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750), festgestellt, dass die im Urteil vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), aufgestellte Anforderung, dass der Anmelder einer Marke für „Einzelhandelsdienstleistungen“ die von diesen Dienstleistungen betroffenen Waren oder Arten von Waren konkretisieren müsse, nicht für Marken gelte, die vor dem Urteil in der letzteren Rechtssache eingetragen worden seien. Das Urteil vom 11. Oktober 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750), das auf dem Grundsatz der Rechtssicherheit beruhe, müsse gleichermaßen auf Spezifikationen Anwendung finden, die zum Zeitpunkt der Verkündung des Urteils vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), bereits veröffentlicht oder aber, sofern das EUIPO(38) in dem auf dieses Urteil folgenden Prüfungszeitraum keine Änderungen verlangt habe, jedenfalls angemeldet worden seien. Mit dem Grundsatz der Rechtssicherheit sei unvereinbar, wenn damalige Anmelder, deren Marken die Anmeldeanforderungen des EUIPO erfüllt hätten, rückwirkend von einer zwischen Anmeldung und Eintragung ergangenen Entscheidung des Gerichtshofs betroffen wären(39).

72.      Jedenfalls, so Tulliallan, sei die vom Gericht vorgenommene Würdigung des Urteils vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425, Rn. 48 bis 51), fehlerhaft. Dieses Urteil habe eine sehr beschränkte Tragweite, da es Einzelhandelsdienstleistungen und die Anforderungen an die Konkretisierung dieser Dienstleistungen betreffe. Die in Rede stehende Anforderung sei jedoch nicht auf Anmeldungen für Dienstleistungen von Einkaufspassagen anwendbar. Tulliallan sei daher nicht gehalten, die Waren, auf die sich die Dienstleistungen der Einkaufspassage bezögen, zu konkretisieren.

73.      Für den Fall, dass das Urteil vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), doch auf die älteren Marken von Tulliallan anwendbar sein sollte, wird hilfsweise vorgetragen, das Gericht sei fehlerhaft zu dem Schluss gelangt, dass das Urteil eine Feststellung der verwirrenden Ähnlichkeit notwendig ausschließe. Tulliallan meint, das Urteil vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), gebiete keine solche Beschränkung: Es mache Vorgaben zu einer Art der Eintragung, die die Prüfung der verwirrenden Ähnlichkeit erleichtere, hindere den Inhaber der älteren Marke jedoch nicht daran, sich bezüglich einer späteren, zum Verwechseln ähnlichen Eintragung auf den Schutz aus Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 zu berufen.

74.      Das Gericht hätte daher, so Tulliallan, zu dem Ergebnis gelangen müssen, dass das Urteil vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), der Feststellung einer verwirrenden Ähnlichkeit in den vorliegenden Rechtssachen nicht entgegenstehe und dass die Beschwerdekammer zu Unrecht zu diesem Ergebnis gelangt sei. Das Gericht „hätte daher die Ähnlichkeit der betreffenden Marken ohne jede Rücksicht auf das [Urteil vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425)] prüfen oder die Rechtssache zur Vornahme einer solchen Prüfung an die Beschwerdekammer zurückverweisen müssen“.

75.      Das EUIPO hält den auf Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 gestützten Rechtsmittelgrund in Anbetracht des Urteils vom 11. Oktober 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750), in Bezug auf die drei älteren britischen Marken für begründet. Was die ältere Unionsmarke angehe, sei dieser Rechtsmittelgrund jedoch unbegründet.

76.      Nach Ansicht von BF und des EUIPO ist dieser Rechtsmittelgrund zurückzuweisen.

2.      Würdigung

a)      Zeitlicher Anwendungsbereich des Praktiker-Urteils

77.      Nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 ist eine angemeldete Marke auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn die Gefahr von Verwechslungen besteht.

78.      Nach ständiger Rechtsprechung setzt eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 voraus, dass sowohl die Anmeldemarke und die ältere Marke als auch die von der Anmeldemarke erfassten Waren oder Dienstleistungen und die Waren oder Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, identisch oder einander ähnlich sind, so dass es sich um kumulative Voraussetzungen handelt(40).

79.      Das Gericht hat in Rn. 70 der angefochtenen Urteile bezüglich der Dienstleistungen der Klasse 35 daran erinnert, dass bei Einzelhandelsdienstleistungen der Klasse 35 die zum Verkauf angebotenen Waren präzise anzugeben seien. Da Tulliallan zu den Waren, die unter ihre „Dienstleistungen einer Einkaufspassage“ fallen, keine konkreten Angaben im Sinne des Urteils vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), gemacht hatte, hat das Gericht festgestellt, dass keine Ähnlichkeit zwischen den Dienstleistungen der älteren Marken und den von den angemeldeten Marken erfassten Waren festgestellt werden könne, weshalb der auf Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 und die Gefahr von Verwechslungen gestützte Klagegrund zurückzuweisen sei.

80.      In den Rn. 49 und 50 seines Urteils vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), hat der Gerichtshof ausgeführt, dass es für die Zwecke der Eintragung einer Marke für Dienstleistungen, die im Rahmen des Einzelhandels erbracht werden, nicht notwendig ist, die Dienstleistung oder die Dienstleistungen zu konkretisieren. Für deren Identifizierung genügt es, allgemeine Formulierungen wie „Zusammenstellen verschiedener Waren, um dem Verbraucher Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern“, zu verwenden. Der Gerichtshof hat allerdings betont, dass der Anmelder gleichwohl die Waren oder die Arten von Waren, auf die sich diese Dienstleistungen beziehen, konkretisieren muss. Aus dieser Entscheidung geht klar hervor, dass die Konkretisierung der Waren oder Arten von Waren obligatorisch und nicht, wie Tulliallan meint, lediglich eine Frage der Zweckmäßigkeit ist(41).

81.      Der zeitliche Anwendungsbereich des Urteils vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), wurde durch die Rn. 45 und 46 des Urteils vom 11. Oktober 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750), eingeschränkt, in denen der Gerichtshof ausgeführt hat, dass die mit den Rn. 49 und 50 des Urteils vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), begründete Rechtsprechung im Hinblick auf die Wahrung der Grundsätze der Rechtssicherheit und des berechtigten Vertrauens nur Anmeldungen von Unionsmarken betrifft und nicht den Schutzumfang von Marken, die vor Verkündung jenes Urteils bereits eingetragen waren. Dementsprechend hat der Gerichtshof festgestellt, dass sich die durch dieses Urteil begründete Rechtsprechung nicht auf den Schutzumfang einer vor der Verkündung des Urteils vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), eingetragenen Marke auswirkt, da dieses Urteil nur neue Anmeldungen von Unionsmarken betrifft(42).

82.      Da drei der älteren Marken in dieser Rechtssache, nämlich die britische Marke Nr. 2314342, die britische Marke Nr. 2314343 und die britische Marke Nr. 2330341(43) alle 2003 – d. h. vor Verkündung des Urteils vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425) – eingetragen wurden, ist es meines Erachtens angesichts des Urteils vom 11. Oktober 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750)(44) klar, dass das Gericht in Rn. 70 der angefochtenen Urteile rechtsfehlerhaft festgestellt hat, dass Tulliallan verpflichtet sei, anzugeben, auf welche Waren oder Arten von Waren sich die Einzelhandelsdienstleistungen der Klasse 35 bezögen. Rechtsfehlerhaft war auch die Feststellung des Gerichts in Rn. 71 der angefochtenen Urteile, dass es ohne eine solche Klarstellung nicht möglich sei, eine Ähnlichkeit oder Komplementarität der von den älteren Marken erfassten Dienstleistungen und der von der angemeldeten Marke erfassten Waren festzustellen.

83.      Ich bin daher der Ansicht, dass der vorliegende Rechtsmittelgrund in Bezug auf die britische Marke Nr. 2314342, die britische Marke Nr. 2314343 und die britische Marke Nr. 2330341 durchgreift.

84.      Art. 61 der Satzung des Gerichtshofs bestimmt: „Ist das Rechtsmittel begründet, so hebt der Gerichtshof die Entscheidung des Gerichts auf. Er kann sodann den Rechtsstreit selbst endgültig entscheiden, wenn dieser zur Entscheidung reif ist, oder die Sache zur Entscheidung an das Gericht zurückverweisen.“

85.      Meines Erachtens ist im Hinblick auf den dritten Rechtsmittelgrund noch keine Entscheidungsreife gegeben. Deshalb ist die Rechtssache in Bezug auf die britische Marke Nr. 2314342, die britische Marke Nr. 2314343 und die britische Marke Nr. 2330341 insoweit zur Entscheidung an das Gericht zurückzuverweisen. Das Gericht muss also im Grunde die Frage, ob die Gefahr der Verwechslung zwischen den in Rede stehenden drei älteren britischen Marken und den Anmeldemarken von BF besteht, neu beurteilen. Aus der dem Gerichtshof vorliegenden Akte geht jedoch hervor, dass die Entscheidungen der Widerspruchsabteilung und die streitigen Entscheidungen aus Verfahrensgründen ausschließlich auf die Prüfung der älteren Unionsmarke Nr. 3618857 gestützt wurden, die nicht dem Nachweis der Benutzung unterlag. Möglicherweise wird das Gericht selbst deshalb die Rechtssache an das EUIPO zurückverweisen müssen. Darüber muss aber das Gericht entscheiden.

86.      Auf die Unionsbildmarke Nr. 3618857, die am 16. Oktober 2006 – also nach dem Urteil vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425) – eingetragen wurde, findet die im Urteil vom 11. Oktober 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750), aufgestellte Regel, durch die der zeitliche Anwendungsbereich des erstgenannten Urteils u. a. aus Gründen der Rechtssicherheit ausnahmsweise(45) beschränkt wurde, meines Erachtens allerdings keine Anwendung.

87.      Zwar bestimmt Art. 48 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009, dass die Unionsmarke weder während der Dauer der Eintragung noch bei ihrer Verlängerung im Register geändert werden darf(46), Art. 43 Abs. 1 dieser Verordnung sieht jedoch vor, dass der Markenanmelder jederzeit das in der Anmeldung enthaltene Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einschränken kann(47). Gibt der Markenanmelder die Waren oder Arten von Waren an, auf die sich die Einzelhandelsdienstleistungen beziehen, so nimmt er damit eine Art. 43 der Verordnung Nr. 207/2009 genügende Beschränkung(48) des Umfangs seiner Markenanmeldung vor(49). Folglich war es Tulliallan möglich, ihre Anmeldung in Bezug auf die Unionsbildmarke Nr. 3618857 nach dem Urteil vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425) – sogar noch nach Abschluss des diese Anmeldung betreffenden Widerspruchsverfahrens – durch Angabe der Waren oder Arten von Waren, auf die sich die Einzelhandelsdienstleistungen der Klasse 35 beziehen, zu ändern.

b)      Anwendung des Praktiker-Urteils auf Dienstleistungen von Einkaufspassagen in Bezug auf die Unionsbildmarke Nr. 3618857

88.      Tulliallan meint, das Gericht habe das Urteil vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), zu Unrecht herangezogen, da es in jenem Fall um die Konkretisierung von Einzelhandelsdienstleistungen gegangen sei, während die älteren Marken, die Gegenstand der vorliegenden Rechtsmittelverfahren seien, Dienstleistungen einer Einkaufspassage beträfen.

89.      Insoweit verweist Tulliallan auf ihren beim Gericht eingereichten Schriftsatz vom 22. März 2016.

90.      Dieses Vorbringen ist meines Erachtens als unzulässig zurückzuweisen, weil Tulliallan damit gegen Art. 169 Abs. 2 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs verstoßen hat. Sie hat es versäumt, die beanstandeten Punkte der Begründung der angefochtenen Urteile genau zu bezeichnen. Es ist daran zu erinnern, dass ein Rechtsmittel diesem Erfordernis nicht genügt, wenn es sich darauf beschränkt, die bereits vor dem Gericht dargelegten Klagegründe und Argumente wiederzugeben, ohne den Rechtsfehler speziell zu bezeichnen, mit dem das Urteil, das Gegenstand des Rechtsmittels ist, behaftet sein soll(50).

91.      Des Weiteren oder hilfsweise trägt Tulliallan vor, dass das Urteil vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), einen beschränkten Anwendungsbereich habe und bei Dienstleistungen von Einkaufspassagen keine Konkretisierung der Waren oder Arten von Waren erforderlich sei.

92.      Dieses Vorbringen, das sich im Grunde nur auf die Unionsbildmarke Nr. 3618857 bezieht(51), ist meines Erachtens unzutreffend und kann nicht durchgreifen.

93.      In Rn. 34 der angefochtenen Urteile hat das Gericht den Schluss gezogen, dass der Begriff „Einzelhandelsdienstleistungen“ angesichts des Wortlauts der Klasse 35, so wie ihn der Gerichtshof in Rn. 34 des Urteils vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), ausgelegt habe, auch Verkaufsdienstleistungen von Einkaufspassagen umfasse.

94.      Meinesteils habe ich allerdings gravierende Zweifel an der Richtigkeit dieser Feststellung des Gerichts.

95.      Dazu ist anzumerken, dass der Gerichtshof in Rn. 34 des Urteils vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), festgestellt hat, „dass der Zweck des Einzelhandels im Verkauf von Waren an den Verbraucher besteht. Dieser Handel umfasst neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrags die gesamte Tätigkeit, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um zum Abschluss eines solchen Geschäftes anzuregen. Diese Tätigkeit besteht insbesondere in der Auswahl eines Sortiments von Waren, die zum Verkauf angeboten werden, und im Angebot verschiedener Dienstleistungen, die einen Verbraucher dazu veranlassen sollen, den Kaufvertrag mit diesem Händler statt mit einem seiner Wettbewerber abzuschließen“(52).

96.      Aus der vom Gerichtshof vorgenommenen einheitlichen Auslegung(53) des Begriffs „Einzelhandelsdienstleistungen“ der Klasse 35 geht jedoch klar hervor, dass diese Dienstleistungen nicht auf Dienstleistungen von Einkaufspassagen anwendbar sein können, weil die Rechtsperson, die diese Dienstleistungen erbringt, nicht auch mit den in Rede stehenden Waren handelt. Vielmehr ist es so, dass das betreffende Unternehmen für den Händler der Waren Dienstleistungen erbringt, die sich meiner Ansicht nach von den Einzelhandelsdienstleistungen der Klasse 35 recht deutlich unterscheiden und in der Tat auch in einer anderen Klasse geregelt sind. So können die Dienstleistungen einer Einkaufspassage die Vermietung von Geschäften der Klasse 36 sowie Werbung und Verkaufsförderung der Klasse 35 umfassen.

97.      Ungeachtet meiner Zweifel daran, ob Dienstleistungen von Einkaufspassagen unter den Begriff „Einzelhandelsdienstleistungen“ der Klasse 35 fallen, ist darauf hinzuweisen, dass die Ausführungen des Gerichts in Rn. 34 der angefochtenen Urteile weder von Tulliallan angemessen beanstandet noch vom EUIPO oder von BF mit einem Anschlussrechtsmittel angegriffen wurden.

98.      Da Tulliallan die Feststellung des Gerichts, dass Dienstleistungen von Einkaufspassagen vom Begriff „Einzelhandelsdienstleistungen“ der Klasse 35 erfasst seien(54), nicht angemessen beanstandet hat, kann sich der Gerichtshof meines Erachtens nicht über die vom Gericht in Rn. 72 der angefochtenen Urteile gezogene Schlussfolgerung hinwegsetzen, dass das in Rn. 50 des Urteils vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), aufgestellte Erfordernis, die Waren oder Arten von Waren, auf die sich die Einzelhandelsdienstleistungen beziehen, genau anzugeben, auch für Dienstleistungen von Einkaufspassagen gilt. Es wäre unstimmig, einerseits anzunehmen, dass Dienstleistungen von Einkaufspassagen vom Begriff „Einzelhandelsdienstleistungen“ der Klasse 35 erfasst sind, andererseits aber entgegen dem klaren Wortlaut in Rn. 50 des Urteils vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), nicht auf der Konkretisierung der Waren oder Arten von Waren, auf die sich die Einzelhandelsdienstleistungen der Klasse 35 beziehen, zu bestehen. Meines Erachtens kann der Gerichtshof daher nicht zu dem Ergebnis gelangen, das Gericht habe in Rn. 71 der angefochtenen Urteile zu Unrecht festgestellt, dass das Fehlen präziser Angaben es ausschließe, eine Ähnlichkeit und damit eine Gefahr von Verwechslungen zwischen den von der älteren Marke – in diesem Fall der Unionsbildmarke Nr. 3618857 – erfassten Dienstleistungen und den von den Anmeldemarken erfassten Waren festzustellen.

99.      Ich bin daher der Ansicht, dass der dritte Rechtsmittelgrund in Bezug auf die britische Marke Nr. 2314342, die britische Marke Nr. 2314343 und die britische Marke Nr. 2330341 durchgreift und in Bezug auf die Unionsbildmarke Nr. 3618857 zurückzuweisen ist.

V.      Ergebnis

100. Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof vor,

–        den ersten Rechtsmittelgrund als zum Teil unbegründet und zum Teil unzulässig zurückzuweisen;

–        dem dritten Rechtsmittelgrund in Bezug auf die britische Marke Nr. 2314342, die britische Marke Nr. 2314343 und die britische Marke Nr. 2330341 stattzugeben und somit die Urteile des Gerichts der Europäischen Union vom 6. Dezember 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T‑120/16, EU:T:2017:873), Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T‑121/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:872), Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T‑122/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:871) und Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T‑123/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:870), insoweit aufzuheben;

–        den dritten Rechtsmittelgrund in Bezug auf die Unionsbildmarke Nr. 3618857 zurückzuweisen;

–        die Sachen an das Gericht zurückzuverweisen;

–        die Kostenentscheidung vorzubehalten.


1      Originalsprache: Englisch.


2      Für die Klassen 35 und 36 des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in seiner überarbeiteten und geänderten Fassung.


3      Für die Klassen 35, 36 und 41.


4      Für die Klassen 35, 36 und 41.


5      Für die Klassen 35, 36 und 41.


6      Die Anmeldungen beziehen sich auf die Klassen 3, 14, 18 und 25. Die Einwendungen von Tulliallan sind jedoch auf die ersten drei Klassen beschränkt.


7      ABl. 2009, L 78, S. 1. Die Verordnung Nr. 207/2009 wurde durch die Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (ABl. 2017, L 154, S. 1) ersetzt.


8      Mit ihren Rechtsmitteln beantragt Tulliallan die Aufhebung der Urteile des Gerichts der Europäischen Union vom 6. Dezember 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T‑120/16, EU:T:2017:873), Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T‑121/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:872), Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T‑122/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:871) und Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T‑123/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:870) (im Folgenden: angefochtene Urteile), mit denen das Gericht die Klagen von Tulliallan auf Aufhebung der Entscheidungen der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO vom 11. Januar 2016 (Sachen R 94/2014‑4, R 2501/2013‑4, R 2409/2013‑4 und R 1635/2013‑4), die vier Widerspruchsverfahren zwischen Tulliallan und BF betrafen (im Folgenden: streitige Entscheidungen), abgewiesen hatte. BF war bzw. ist an den Verfahren vor dem Gericht und den anhängigen Rechtsmittelverfahren beteiligt.


9      Vgl. Rn. 34 der angefochtenen Urteile.


10      Vgl. Rn. 44 der angefochtenen Urteile.


11      Dazu hat das Gericht in Rn. 34 der angefochtenen Urteile festgestellt, dass der Begriff „Einzelhandelsdienstleistungen“ angesichts des Wortlauts der Klasse 35, so wie ihn der Gerichtshof in Rn. 34 des Urteils vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), ausgelegt habe, auch Verkaufsdienstleistungen von Einkaufspassagen umfasse.


12      Vgl. Rn. 27 der angefochtenen Urteile.


13      Urteile vom 10. Mai 2012, Helena Rubinstein und L’Oréal/HABM (C‑100/11 P, EU:C:2012:285, Rn. 93), und vom 27. November 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, Rn. 38, 76 und 77).


14      Urteil vom 28. Juni 2018, EUIPO/Puma (C‑564/16 P, EU:C:2018:509, Rn. 54). Vgl. auch Rn. 20 der angefochtenen Urteile.


15      Urteil vom 16. Januar 2018, Starbucks/EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS) (T‑398/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:4, Rn. 75).


16      Vgl. Rn. 27 der angefochtenen Urteile: „Im Übrigen geht aus der Akte hervor, dass die älteren Marken [von Tulliallan] für Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 einem erheblichen Teil des Publikums des relevanten Marktes als Name einer im Vereinigten Königreich sehr bekannten Einkaufspassage mit Luxusboutiquen im Zentrum Londons bekannt sind. Da diese Wertschätzung der älteren Marken [von Tulliallan] von den Verfahrensbeteiligten nicht in Abrede gestellt wurde, stellt sich im vorliegenden Fall letztendlich die Frage, ob diese Wertschätzung tatsächlich den Dienstleistungen der Klasse 35 gilt, für die die älteren Marken eingetragen wurden, so dass [Tulliallan] rechtmäßig den Schutz dieser Wertschätzung genießt.“


17      Vgl. Rn. 35 der angefochtenen Urteile.


18      Vgl. Rn. 34 der angefochtenen Urteile.


19      Vgl. Rn. 36 der angefochtenen Urteile.


20      Insoweit genügt es nicht, die einschlägige Rechtsprechung anzuführen, wenn diese Rechtsprechung dann nicht auf die Tatsachen und Umstände des vorliegenden Falls angewandt wird.


21      Das Bestehen einer gedanklichen Verknüpfung bei den maßgeblichen Verkehrskreisen ist in Bezug auf Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 eine notwendige, für sich genommen aber keine hinreichende Voraussetzung. Vgl. in diesem Sinne Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, Rn. 31 und 32).


22      Vgl. Rn. 27 der angefochtenen Urteile. Dazu ist meines Erachtens anzumerken, dass Tulliallan die Ausführungen des Gerichts über den Umfang der Wertschätzung ihrer älteren Marken bestreitet. Tulliallan trägt zur Wertschätzung vor, dass der Durchschnittsverbraucher die älteren Marken für „Burlington“ natürlich mit dem Angebot von Luxuseinzelhandelswaren, insbesondere Schmuck‑, Leder- und Parfümeriewaren, in Verbindung bringen würde, für die die Burlington Arcade, wie das Beweisvorbringen zeige, einen besonderen Ruf genieße, und dass sich das Gericht in Rn. 34 der angefochtenen Urteile zu Unrecht auf die Feststellung beschränke, dass ihr Ruf im Hinblick auf Einkaufspassagen unter den Begriff „Einzelhandelsdienstleistungen“ im Sinne des Urteils vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), falle.


23      Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 betrifft drei unterschiedliche Arten von Gefahren, nämlich dass die ungerechtfertigte Benutzung der angemeldeten Marke erstens die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigt, zweitens die Wertschätzung der älteren Marke beeinträchtigt oder drittens die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzt. In Rn. 92 seines Urteils vom 20. September 2017, The Tea Board/EUIPO (C‑673/15 P bis C‑676/15 P, EU:C:2017:702), hat der Gerichtshof festgestellt, dass die Beurteilung der verschiedenen Arten von Gefahren im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009, denen eine ältere Marke ausgesetzt sein kann, einer Prüfung unterliegt, deren Kriterien sich nicht notwendigerweise überschneiden. Insoweit ist das Bestehen einer Gefahr, dass sich diejenigen Schädigungen verwirklichen, bei denen es sich um Beeinträchtigungen der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der älteren Marke handelt, im Hinblick auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen, für die diese Marke eingetragen ist. Hingegen ist das Vorliegen derjenigen Schädigung, die auf der unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke beruht, angesichts des Umstands, dass hier das Verbotene in dem vom Inhaber der jüngeren Marke aus der älteren Marke gezogenen Vorteil liegt, im Hinblick auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen, für die die jüngere Marke zur Eintragung angemeldet ist. Dazu ist anzumerken, dass Tulliallan anerkennt, dass sich die Ausführungen des Gerichts in den angefochtenen Urteilen zwar vor allem mit der unlauteren Ausnutzung befassen, dass das Gericht jedoch auch die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marken berücksichtigt hat.


24      Urteil vom 10. Mai 2012, Helena Rubinstein und L’Oréal/HABM (C‑100/11 P, EU:C:2012:285, Rn. 93 und die dort angeführte Rechtsprechung).


25      Vgl. auch Rn. 39 der angefochtenen Urteile.


26      Wie ich in den Nrn. 94 ff. dieser Schlussanträge ausführe, habe ich gravierende Zweifel an der Richtigkeit dieser Feststellung des Gerichts. Da diese Feststellung jedoch weder von Tulliallan angemessen beanstandet noch vom EUIPO oder von BF mit einem Anschlussrechtsmittel angegriffen wurde, ist sie im vorliegenden Rechtsmittelverfahren zugrunde zu legen.


27      Vgl. Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, Rn. 79), wo der Gerichtshof eine umfassende Beurteilung verlangt.


28      Diese Umstände genügen nicht für den Nachweis, dass die Benutzung einer jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt oder ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Vgl. Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, Rn. 80).


29      Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, Rn. 42, 79 und 80).


30      Eine einfache Internetsuche zeigt, dass es in den USA eine Reihe von Einzelhandelsgeschäften mit dem Namen „Burlington“ gibt. Ferner habe ich ein Ärztezentrum in Paris, Frankreich, gefunden, dessen Name das Wort „Burlington“ enthält.


31      Diese Tatsachen deuten wohl darauf hin, dass der Begriff „Burlington“ nicht einzigartig ist und ihm auch keine Unterscheidungskraft innewohnt.


32      Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, Rn. 30). Diesbezüglich ist allerdings darauf hinzuweisen, dass das Gericht in jenem Verfahren keine solche gedankliche Verknüpfung festgestellt hat.


33      Entgegen dem Vorbringen von Tulliallan halte ich diese Tatsachenfeststellung des Gerichts nicht für irrelevant.


34      Vgl. entsprechend Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, Rn. 67 und 68).


35      Tulliallan macht geltend, dass die Wertschätzung der Marken der Geschäfte in der Einkaufspassage für die Streitfrage irrelevant sei und vom Gericht nicht berücksichtigt hätte werden dürfen. Dem stimme ich zu. Es ist jedoch hervorzuheben, dass das Gericht lediglich – meiner Ansicht nach zutreffend – festgestellt hat, dass für die Zwecke von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 auf die ältere Marke abzustellen sei, nicht auf sonstige äußere Umstände oder Tatsachen wie die Waren und Dienstleistungen der Mieter der Einkaufspassage.


36      Vgl. Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, Rn. 77).


37      Urteil vom 21. März 2019, Eco-Bat Technologies u. a./Kommission (C‑312/18 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2019:235, Rn. 31 und 35).


38      HABM (wie es damals hieß).


39      Tulliallan führt dazu aus: „[D]ie Bedeutung des [Urteils vom 11. Oktober 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750)] liegt darin, dass drei der Marken in dieser Rechtssache – die [britische Marke Nr.] 2314342, die [britische Marke Nr.] 2314343 und die [britische Marke Nr.] 2330341 – vor dem [Urteil vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425)] eingetragen wurden, so dass sie, welche Auffassung man auch vertritt, nicht den Anforderungen nach dem [Urteil vom 11. Oktober 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750)] unterliegen. Für die vierte Marke, die [Unionsbildmarke Nr. 3618857], war die Widerspruchsfrist zum Zeitpunkt der Verkündung [des Urteils vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425)] bereits abgelaufen, und die Marke wurde dann am 16. Oktober 2006 eingetragen. In Einklang mit den [dem Urteil vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425)] zugrunde liegenden Erwägungen wird geltend gemacht, dass das [Urteil vom 11. Oktober 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750)] richtigerweise dahin auszulegen ist, dass das [Urteil vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425)] auch auf diese Unionsmarke nicht anwendbar ist.“


40      Urteil vom 20. September 2017, The Tea Board/EUIPO (C‑673/15 P bis C‑676/15 P, EU:C:2017:702, Rn. 47 und die dort angeführte Rechtsprechung).


41      Meines Erachtens soll Rn. 51 des Urteils vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), den Zweck der in Rede stehenden Verpflichtung erläutern, nicht aber ihren Umfang auf irgendeine Weise beschränken.


42      Urteil vom 11. Oktober 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750, Rn. 48). Vgl. auch entsprechend Urteil vom 16. Februar 2017, Brandconcern/EUIPO und Scooters India (C‑577/14 P, EU:C:2017:122, Rn. 31).


43      Siehe oben, Nr. 11.


44      Dieses Urteils wurde knapp zwei Monate vor den angefochtenen Urteilen verkündet.


45      Vgl. die Schlussanträge des Generalanwalts Wahl in der Rechtssache EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:383, Nr. 54).


46      Siehe auch die engen Ausnahmen für eine Änderung in Art. 48 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009, sofern dadurch die ursprünglich eingetragene Marke in ihrem wesentlichen Inhalt nicht beeinträchtigt wird oder das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen nicht erweitert wird (zu Letzterem vgl. Art. 43 Abs. 2 der Verordnung).


47      Die Erweiterung des Verzeichnisses der Waren oder Dienstleistungen ist nach Art. 43 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 ausdrücklich untersagt.


48      Da es meines Erachtens faktisch unmöglich wäre, alle bekannten Waren oder auch nur Arten von Waren aufzulisten, bewirkt jedes Verzeichnis eine Beschränkung.


49      Vgl. entsprechend die Schlussanträge des Generalanwalts Campos Sánchez-Bordona in der Rechtssache Brandconcern/EUIPO und Scooters India (C‑577/14 P, EU:C:2016:571, Nrn. 67 und 68).


50      Urteil vom 21. März 2019, Eco-Bat Technologies u. a./Kommission (C‑312/18 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2019:235, Rn. 31 und 35).


51      Die Beschreibung der Dienstleistungen der Klasse 35 für diese Marke lautet wie folgt: „Werbung und Verkaufsförderung sowie damit verbundene Informationsdienstleistungen; Zusammenstellung von verschiedenen Waren für Dritte, um dem Verbraucher eine bequeme Ansicht und den Kauf dieser Waren in einer Reihe von Einzelhandelsgeschäften mit allgemeinem Warenangebot zu ermöglichen“. Hervorhebung nur hier.


52      Hervorhebung nur hier.


53      Vgl. Urteil vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425, Rn. 33).


54      Siehe Rn. 34 der angefochtenen Urteile.