Language of document : ECLI:EU:C:2001:468

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. F.G. JACOBS

presentadas el 20 de septiembre de 2001 (1)

Asunto C-2/00

Michael Hölterhoff

contra

Ulrich Freiesleben

(Petición de decisión prejudicial

planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf)

«Aproximación de las legislaciones - Marcas - Directiva 89/104/CEE - Artículo 5, apartado 1 - Alcance del derecho exclusivo del titular de la marca - Terceros - Uso de la marca con fines descriptivos»

1.
    ¿Permite la Directiva sobre marcas (2) al titular de una marca denominativa nacional para productos que poseen determinadas características oponerse a que otra persona utilice dicho nombre en el tráfico económico para indicar las características de productos similares que esta otra persona ofrece a la venta, cuando los productos ofrecidos no han sido producidos por el titular de la marca ni el vendedor afirma que lo hayan sido y no puede haber confusión sobre la procedencia de los productos? Éste es el objeto de la cuestión planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf en el presente asunto.

La Directiva sobre marcas

2.
    Dicho órgano jurisdiccional solicita una interpretación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva sobre marcas. Sin embargo, se refiere también a otras varias disposiciones de este artículo, así como al artículo 6, apartado 1. El artículo 5 se titula «Derechos conferidos por la marca» y el artículo 6 trata de la «Limitación de los efectos de la marca».

3.
    El artículo 5, apartado 1, establece:

«La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

a)    de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b)    de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.»

4.
    Con arreglo al artículo 5, apartado 2:

«Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.»

5.
    El artículo 5, apartado 3, de la Directiva contiene una lista no exhaustiva de los usos que pueden prohibirse en virtud de los apartados 1 y 2:

«a)    Poner el signo en los productos o en su presentación;

b)    ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;

c)    importar productos o exportarlos con el signo;

d)    utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.»

6.
    El artículo 5, apartado 5, de la Directiva establece:

«Los apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de una marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.»

7.
    Por último, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva señala:

«El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:

a)    de su nombre y de su dirección;

b)    de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos;

c)    de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios;

siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»

8.
    Procede destacar que, aunque este asunto no se refiere a la marca comunitaria, el artículo 5, apartados 1, 2 y 3, y el artículo 6, apartado 1, de la Directiva sobre marcas coinciden sustancialmente con el artículo 9, apartados 1 y2, y el artículo 12 del Reglamento sobre la marca comunitaria, (3) por lo que su interpretación también puede ser aplicable para éste.

Hechos del litigio principal

9.
    El Sr. Ulrich Freiesleben fabrica y comercializa diamantes y, a través de un licenciatario, piedras preciosas de color. Es el titular de dos marcas registradas en Alemania que son objeto del litigio nacional. Se trata de «Spirit Sun», registrada para «diamantes destinados a ser transformados en joyas», y «Context Cut», para «piedras preciosas destinadas a ser transformadas en joyas».

10.
    El Sr. Freiesleben es asimismo titular de patentes para dos formas concretas de tallado de piedras preciosas y restringe el uso de las marcas a esos respectivos tallados. «Spirit Sun» se utiliza para un tallado redondo con facetas que irradian desde el centro y «Context Cut» para un tallado cuadrado con una cruz alargada dispuesta en diagonal.

11.
    El Sr. Michael Hölterhoff fabrica piedras preciosas de diversos tallados y comercializa dichas piedras así como otras adquiridas de terceros. En julio de 1997, vendió dos granates a la Sra. Maria Haverkamp, que explota una joyería. Esas piedras se describían en el albarán y en la factura como «rhodolites», (4) a pesar de que no se discute que el Sr. Hölterhoff usó las denominaciones «Spirit Sun» y «Context Cut» en la conversación que precedió a la venta, y que el pedido consistía en dos piedras con tallado «Spirit Sun».

12.
    Es objeto de controversia la manera exacta en que esos términos se utilizaron en relación con las piedras preciosas ofrecidas en venta y en qué medida ese uso era lícito. El Sr. Freiesleben ha alegado en el litigio principal que las piedras preciosas no habían sido fabricadas por él ni por su licenciatario, pero que el Sr. Hölterhoff había afirmado lo contrario de manera fraudulenta. El Sr. Hölterhoff ha mantenido que las piedras preciosas eran originales producidos por el Sr. Freiesleben o su licenciatario y habían sido compradas en Francia, lo que implicaba que el derecho de marca del Sr. Freiesleben se había agotado.

13.
    No obstante, el Oberlandesgericht no ha admitido en lo esencial ninguna de estas versiones y ha llegado a sus propias conclusiones, aparentemente muy diferentes, basándose en las declaraciones de la Sra. Haverkamp. Considera probado que el Sr. Hölterhoff no indicó que las piedras preciosas vendidas provenían de la empresa del Sr. Freiesleben o de su licenciatario, sino que indicó que las había tallado su propio tallador en forma de «Spirit Sun», que, según alegó, era un antiguo tipo de tallado utilizado desde tiempo inmemorial y sobre elque el Sr. Freiesleben no tenía derechos exclusivos. Aludió asimismo al «Context Cut». A pesar de que la Sra. Haverkamp no pudo precisar con seguridad cómo había sido utilizado este término, el órgano jurisdiccional considera probado que el Sr. Hölterhoff ofreció a la venta piedras preciosas talladas en el estilo «Context Cut». Por consiguiente, el Oberlandesgericht considera que estaba haciendo uso de las denominaciones «Spirit Sun» y «Context Cut» para indicar no la procedencia de las piedras preciosas sino las formas en las que estaban talladas.

14.
    Asimismo considera que el Sr. Hölterhoff utilizó las denominaciones de un modo que no indicaba que las piedras preciosas ofrecidas a la venta procedieran de la empresa del propio Sr. Freiesleben o de su licenciatario. Estaba claro, y la Sra. Haverkamp así lo entendió, que provenían del propio Sr. Hölterhoff. Tampoco se hacía uso del término «Spirit Sun» en ninguna caja, estuche, factura u otro documento relativo a las piedras preciosas vendidas que pudiera haber inducido a error a terceros a este respecto. En efecto, la única ocasión en que se usó el término por escrito en relación con las negociaciones o la venta fue en el fax de la Sra. Haverkamp en el que encargaba dos granates «con tallado ”Spirit Sun”».

15.
     El Oberlandesgericht decidió suspender el procedimiento -en el que el Sr. Freiesleben había solicitado diversas medidas contra el Sr. Hölterhoff, incluidas una orden de cesación y una indemnización de daños y perjuicios- y presentar una petición de decisión prejudicial sobre la siguiente cuestión:

«¿Existe violación del derecho de marca con arreglo al artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva sobre marcas cuando la parte demandada revela que la mercancía procede de su propia producción y usa la marca de la que es titular la parte demandante exclusivamente para describir las propiedades particulares de la mercancía que ofrece, de manera que queda excluido, sin lugar a dudas, que la marca usada se considere en el tráfico como una referencia a la empresa de la que procede dicha mercancía?»

16.
    El Oberlandesgericht señala que la cuestión controvertida es objeto de debate en los medios jurídicos alemanes.

17.
    Según un primer punto de vista, hay violación del derecho de marca cuando el signo que puede ser confundido con la marca se usa para distinguir el producto. En lo que respecta al origen, esto sólo ocurre cuando el uso de la marca pueda dar lugar a que una parte considerable del público interesado suponga que indica la empresa de la que procede. Solamente cuando está claro que el signo no puede ser percibido como una marca que indique la empresa de origen, no se considera utilizado para distinguir el producto. Según esta postura no existe violación del derecho de marca en el presente asunto, puesto que el Sr. Hölterhoff utilizó la marca para indicar un tallado particular y no un origen específico.

18.
    El otro punto de vista defiende un concepto de utilización distinto del uso como signo, puesto que ni del tenor literal, ni de la génesis, ni del sistema del artículo 5 de la Directiva sobre marcas puede deducirse que la violación del derecho de marca requiera el uso como signo. Con arreglo a la concepción más amplia de este punto de vista basta cualquier uso de un signo protegido en el tráfico económico para que se produzca una violación del derecho de marca. Tan sólo queda excluida la violación si el signo es utilizado para fines científicos o léxicos, en recetas médicas o en mercancías destinadas exclusivamente a uso personal. (5) Conforme a esta concepción, el presente caso constituiría un supuesto de violación del derecho de marca, al no concurrir ninguna de estas excepciones.

Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia

19.
    Han presentado observaciones escritas las partes en el litigio principal, los Gobiernos de Francia y del Reino Unido y la Comisión. El Sr. Freiesleben, el Gobierno francés y la Comisión han formulado observaciones orales en la vista.

20.
    El Sr. Hölterhoff deduce del texto de la Directiva sobre marcas que no cabe hablar de violación del derecho de marca a no ser que la marca sea utilizada como tal -es decir, para distinguir bienes o servicios por su origen, pero no cuando, como en el presente caso, la marca se menciona simplemente como una indicación de las características del producto y no hay ninguna posibilidad de que sea tenida en cuenta para identificar su origen.

21.
    Se basa, en particular, en el décimo considerando de la Directiva, que establece que el fin de la protección conferida por la marca registrada es «primordialmente garantizar la función de origen de la marca»; en la redacción del artículo 5, apartados 1 y 2, que, según alega, demuestra claramente que el uso contemplado es el que permite distinguir los productos o servicios; y en el artículo 5, apartado 5, que, al establecer que los apartados precedentes no afectan a las disposiciones nacionales relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines «diversos a los de distinguir los productos o servicios», demuestra que dichos apartados sólo se refieren al uso con el propósito de distinguir (como confirmó el Tribunal de Justicia en la sentencia BMW). (6)

22.
    El Sr. Freiesleben considera que el órgano jurisdiccional nacional está planteando en realidad dos cuestiones: para que se pueda considerar que ha habido una violación del derecho de marca a) ¿debe utilizarse el signo específicamente como una marca (como era el caso en el Derecho alemán antesde su adaptación a la Directiva sobre marcas) o basta actualmente con cualquier uso? y b) ¿debe ser probable que sea considerado como una garantía de origen?

23.
    Acepta que el tenor del artículo 5, apartado 5, de la Directiva demuestra que el artículo 5, apartados 1 y 2, se refiere al uso con el fin de «distinguir los productos o servicios», es decir, el uso como marca. No obstante, afirma que es precisamente lo que el Sr. Hölterhoff hizo durante las negociaciones de venta: utilizó las denominaciones «Spirit Sun» y «Context Cut» en el tráfico económico con el fin de distinguir las piedras preciosas que estaba ofreciendo a la venta de otras con diferente tallado y cualidades y para indicar su similitud con las fabricadas por el Sr. Freiesleben. Se trata de una actuación distinta de «indicar las características» de las piedras preciosas.

24.
    Si el Sr. Hölterhoff afirmó o no que las piedras preciosas habían sido fabricadas por el Sr. Freiesleben o por su licenciatario no tiene importancia, puesto que, como ha declarado el Tribunal de Justicia, (7) el objeto específico del derecho de marca incluye la protección contra los competidores que pretendan abusar de la posición y del renombre de la marca. De no ser así, no podría prohibirse el pirateo flagrante y reconocido. Por lo tanto, no es necesario que exista engaño real sobre la procedencia de los productos para que se produzca una violación del derecho de marca. En este asunto, hay uso de un signo idéntico en relación con productos que son bien idénticos a los designados por la marca o bien suficientemente similares para implicar un riesgo de confusión por parte del público. Por lo menos, debería darse la oportunidad al Sr. Freiesleben de demostrar que, con arreglo a las disposiciones por las que se adapta el Derecho alemán al artículo 5, apartado 2, de la Directiva, su marca goza de renombre en Alemania y que, al usarla, el Sr. Hölterhoff se aprovechó indebidamente o menoscabó su carácter distintivo o su renombre.

25.
    El Gobierno francés considera que a la vista de los hechos el órgano jurisdiccional nacional debería haberse limitado al artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva (que contempla las situaciones en las que el signo y la marca son idénticos, al igual que los productos a los que se refieren respectivamente) excluyendo el artículo 5, apartado 1, letra b) (que se refiere a los casos en los que el riesgo de confusión resulta de la similitud entre ellos).

26.
    El artículo 5, apartado 1, letra a), confiere una protección absoluta, como confirma el décimo considerando de la exposición de motivos, contra un uso no autorizado en el tráfico económico. Por consiguiente dicho uso puede constituir una violación del derecho de marca, pese a que el riesgo de confusión pueda ser obviado a través de expresiones como «tipo» o «estilo [...]» etc. La lista de usos enumerados en el artículo 6, como excepciones al derecho exclusivo conferido porel artículo 5, apartado 1, debe considerarse exhaustiva. Las circunstancias descritas por el órgano jurisdiccional remitente no parecen implicar la necesidad de utilizar palabras para describir un tallado particular sino más bien el uso de una marca idéntica para designar productos idénticos, claramente prohibido por el artículo 5, apartado 1, letra a). Cualquier otra interpretación de esta disposición la dejaría sin efecto y podría incluso dar lugar a una situación en la que podría declararse la caducidad de la marca según el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva porque «se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada».

27.
    El Gobierno del Reino Unido enfoca el asunto como un ejemplo de la situación muy frecuente en la que un competidor desea indicar que su producto tiene las mismas características que los del titular de la marca, pero deja claro que los productos no provienen de ese titular. Considera que el artículo 6, apartado 1, letra b), permite que una persona afirme que sus productos son del mismo tipo o -como en el caso de autos- del mismo tallado que los que llevan una marca concreta pero no permite utilizar esa marca sin más requisitos, a no ser que se haya convertido en un uso corriente en ese aspecto. Por lo tanto, para considerar que ha habido infracción debe haber habido uso de la marca. A este punto de vista se llega a través de la interpretación del artículo 6, pero también se puede llegar por el artículo 5, conforme a la sentencia BMW. En cualquier caso, el resultado concreto en cada supuesto dependerá de cómo el órgano jurisdiccional aprecie si ha habido un uso descriptivo de buena fe y/o un riesgo real de confusión en la mente del consumidor razonablemente informado, atento y perspicaz.

28.
    En sus observaciones escritas, la Comisión señala que el fin de garantizar la función de origen de la marca, a la que se refiere el décimo considerando de la Directiva sobre marcas, va acompañado del adverbio «primordialmente». Por lo tanto, puede tener otras funciones y puede interpretarse que el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), prohíbe un uso distinto del de marca. Tampoco es necesario interpretar que esas disposiciones se limitan a la función de distinguir productos, a diferencia de lo establecido en el artículo 5, apartado 5. Por consiguiente, según el artículo 5, el titular de un derecho de marca puede prohibir cualquier uso, y no sólo el uso como marca. No obstante, el artículo 6 permite a los terceros el uso de la marca con fines descriptivos, siempre que se haga conforme a las prácticas leales en el tráfico económico. Por consiguiente, el titular de un derecho de marca puede, conforme al artículo 5, apartado 1, prohibir cualquier uso de su marca excepto cuando el uso se haga en las circunstancias enumeradas en el artículo 6.

29.
    Sin embargo, la Comisión afirmó en la vista que había cambiado su posición sobre el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1. Citó el supuesto de la inscripción de un signo que consiste simplemente en un signo de interrogacióncomo marca de revistas. (8) A su juicio es evidente que el titular de dicha marca no puede tener derecho a prohibir el uso de los signos de interrogación, aun para fines puramente gramaticales, en las portadas de otras revistas. Sin embargo, ni el artículo 6, apartado 1, ni ninguna otra disposición establecen una limitación que le impida hacerlo si se interpreta que el artículo 5, apartado 1, le reconoce, en principio, el derecho a prohibir todo uso de su marca. Por lo tanto, debe interpretarse que el artículo 5, apartado 1, sólo confiere un derecho a prohibir un uso que indique o que pretenda indicar el origen comercial, y el artículo 6, apartado 1, aclara determinadas consecuencias de esta limitación intrínseca.

Análisis

30.
    No corresponde a este Tribunal de Justicia pronunciarse sobre los hechos de un asunto en el que se le ha planteado una cuestión prejudicial, con mayor razón cuando los hechos considerados probados por el órgano jurisdiccional nacional discrepan de las versiones alegadas por ambas partes en el procedimiento de que conoce. Precisamente en dichas circunstancias es preferible limitar el examen de la cuestión al marco establecido en la resolución del órgano jurisdiccional nacional.

31.
    La situación fáctica a la que se refiere esa cuestión presenta tres características:

-    A usa un signo, para el que B goza de la protección del derecho de marca, al ofrecer sus propios productos a la venta; sin embargo,

-    A deja claro que ha fabricado esos productos y queda excluido que se considere en el tráfico comercial que el signo indica su origen, y

-    A utiliza el signo exclusivamente para describir las características de sus productos.

32.
    En tales circunstancias, el órgano jurisdiccional nacional desea saber el alcance del derecho de B para prohibir el uso de su marca con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva sobre marcas.

El artículo 5, apartado 1, de la Directiva sobre marcas

33.
    La primera frase de esta disposición establece que una marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El resto del párrafo, al que se refiereexpresamente la cuestión del órgano jurisdiccional nacional, está formulado fundamentalmente en términos negativos, ya que detalla lo que el titular de un derecho de marca puede impedir hacer a terceros. No obstante, dichos derechos negativos que consisten en una facultad de prohibir deben, en mi opinión, examinarse a la luz de los derechos positivos inherentes a la titularidad de un derecho de marca, del cual son inseparables.

34.
    Un comerciante registra o adquiere un derecho de marca no para prohibir a otros su uso sino, ante todo, para usarlo él mismo (aunque la exclusividad del uso es por supuesto un corolario necesario). El uso por el titular es lo principal y lo esencial de la titularidad, como puede verse en los artículos 10 a 12 de la Directiva sobre marcas, según los cuales en caso de falta de uso, los derechos pueden ser declarados caducos o privados de efecto.

35.
    El uso de una marca lleva consigo la identificación del titular de los productos o servicios como propios. A pesar de que quizás sea tan obvio que no se encuentra especialmente establecido en la legislación sobre marcas, ésta es la razón de ser de la marca -y, en efecto, el décimo considerando de la Directiva sobre marcas (9) habla de garantizar la función de origen de la marca. La misma idea se encuentra implícita en la definición del artículo 2, (10) que establece que para constituir una marca los signos deben ser «apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras». Además, con arreglo a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tanto anterior como posterior a la adopción de la Directiva sobre marcas, la función esencial de la marca, que es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que lleva la marca, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, dicho producto de aquellos que tienen otra procedencia. (11)

36.
    Es evidente que la exclusividad del derecho que la marca confiere a su titular le faculta para oponerse a la utilización por terceros de la marca para designar sus productos o servicios, puesto que esto invalidaría su función esencial.

37.
    No obstante, cuando un competidor utiliza un signo idéntico o similar a la marca registrada para un propósito distinto a esta función esencial, es mucho más difícil entender por qué el titular debería tener derecho a prohibir dicho uso. Como se ha señalado en las observaciones presentadas al Tribunal de Justicia, tanto laredacción del artículo 5, apartado 5, de la Directiva sobre marcas como la sentencia BMW (12) respaldan la tesis de que el uso al que puede oponerse, en virtud del artículo 5, apartados 1 y 2, se limita al uso con el fin de distinguir productos o servicios. De manera quizás aún más convincente, la Comisión llamó la atención en la vista sobre la existencia de situaciones en las que sería claramente injusto permitir al titular de una marca prohibir el uso a terceros aun cuando ninguna disposición de la Directiva sobre marcas le impide hacerlo si se considera que su derecho abarca todas las formas de uso, incluido el uso que no puede ni pretende indicar el origen de los productos.

38.
    Debe de nuevo subrayarse a este respecto que el órgano jurisdiccional nacional presupone en su cuestión que «la demandada manifiesta que la mercancía procede de su propia producción» y «que queda excluido, sin lugar a dudas, que se considere en el tráfico que la marca usada sea un signo que indica la empresa de la que procede dicha mercancía». Además, a pesar de que ello no sea determinante, al no ser exhaustiva la disposición, no parece que se haya producido ningún uso de los enumerados en el artículo 5, apartado 3, de la Directiva sobre marcas. El órgano jurisdiccional nacional considera probado en el litigio principal que los términos «Spirit Sun» y «Context Cut» fueron utilizados exclusivamente en las negociaciones verbales entre los dos comerciantes, que eran plenamente conscientes de que dichos términos no pretendían designar el origen de los productos ofrecidos a la venta, y que los términos no fueron atribuidos en ningún momento por escrito a dichos productos, evitando, por consiguiente, cualquier posibilidad de que un comprador posterior pudiera ser inducido a error.

39.
    A mi juicio, un uso de este tipo queda realmente demasiado lejos de la función esencial de la marca para que su titular pueda prohibirlo en virtud del artículo 5, apartado 1, de la Directiva sobre marcas.

40.
    Además, debe señalarse que dicho uso no podría en ningún caso ser prohibido con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra b), -es decir, en los casos en que sólo exista similitud y no identidad entre el signo y la marca y/o entre los productos o servicios de que se trate- porque este apartado solamente se aplica cuando existe un riesgo de confusión, supuesto explícitamente descartado por la cuestión del órgano jurisdiccional nacional. Por consiguiente, si la marca «Spirit Sun» está registrada sólo con respecto a diamantes y el Sr. Hölterhoff se refirió a ella sólo en relación con otros tipos de piedras preciosas, simplemente similares, del tenor de la Directiva se desprende que el titular de la marca no puede oponerse al uso descrito por el órgano jurisdiccional nacional.

41.
    Tampoco es significativo, en mi opinión, que el artículo 5, apartado 1, letra a) (que podría ser pertinente si el Sr. Hölterhoff se hubiera referido a una marca en relación con el tipo de piedras preciosas para las que estabanregistradas), no contenga ninguna referencia al riesgo de confusión. Al contrario, su inexistencia concuerda con la opinión de que el apartado se refiere solamente al uso con el propósito de indicar el origen. Cuando un signo utilizado para indicar el origen de productos es idéntico a una marca registrada y los productos son idénticos a los que son objeto de la marca registrada, la confusión con respecto al origen es, por definición, no sólo probable sino prácticamente inevitable. No obstante, cuando sólo existe similitud es posible que no siempre haya peligro de confusión -deben tenerse en cuenta todas las circunstancias- y, por tanto, era necesario incluir la salvedad en el artículo 5, apartado 1, letra b).

42.
    Por otra parte, cuando el uso de un signo no indica la procedencia, por definición, no puede haber confusión sobre el origen de dos grupos de productos, sean idénticos o meramente similares, ni tampoco cuando el signo es idéntico o meramente similar a la marca protegida. A mi entender, si un derecho a prohibir usos distintos del de indicar el origen dependiera del riesgo de confusión en algunos casos y no en otros, se introduciría una falta de coherencia innecesaria en la estructura de la disposición.

43.
    Quedan, no obstante, algunas cuestiones secundarias que quisiera comentar brevemente antes de concluir mi examen del artículo 5.

44.
    En primer lugar, el Sr. Freiesleben ha afirmado que debería estar legalmente facultado para impedir el uso que se discute, en virtud de la legislación alemana que adapta el Derecho interno al artículo 5, apartado 2, de la Directiva. Las demás partes no han formulado observaciones sobre este punto, sobre el que el órgano jurisdiccional nacional, por lo demás, no ha solicitado que se pronuncie el Tribunal de Justicia. En tales circunstancias, y dado que en el asunto C-292/00, Davidoff -petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof sobre la que aún ha de celebrarse la vista- se plantea la cuestión de si el artículo 5, apartado 2, se aplica únicamente (conforme a su tenor literal) cuando los productos en cuestión no son similares a aquellos para los que está registrada la marca, me abstendré de pronunciarme al respecto en el presente asunto.

45.
    En segundo lugar, el Gobierno francés ha expresado su preocupación de que el titular de una marca no pueda impedir su uso en las circunstancias expuestas en la cuestión del órgano jurisdiccional nacional, puesto que no podría impedir la caducidad de su marca según el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva sobre marcas si, a través de un uso repetido de ese tipo, se convirtiera en la designación usual en el comercio para los productos o servicios correspondientes. Sin embargo, dicha caducidad sólo es posible cuando el uso como la designación usual es el resultado de la «actividad o inactividad» del titular. No creo que pueda interpretarse que, en este contexto, «inactividad» comprenda el hecho de no prohibir una conducta que no podía ser legalmente prohibida.

46.
    Por último, debo subrayar que la opinión a la que he llegado no prejuzga la solución que haya de darse en otras circunstancias. El razonamiento podríaaplicarse de forma diferente si, por ejemplo, el signo tuviera una forma más permanente o estuviera vinculado de alguna manera a los productos. En tal caso, haber dejado claro, en un momento de las relaciones comerciales, que el signo no indica de ninguna manera el origen podría no ser suficiente para impedir dicho uso en una fase posterior. No obstante, el Tribunal de Justicia deberá pronunciarse sobre unas circunstancias aparentemente similares en una petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of England and Wales, en el asunto C-206/01, Arsenal Football Club, y no creo que sea apropiado que me pronuncie aquí.

El artículo 6, apartado 1, de la Directiva sobre marcas

47.
    Si el Tribunal de Justicia comparte mi opinión de que el uso de un signo del modo descrito por el órgano jurisdiccional nacional no constituye en ningún caso un uso al que el titular de la marca pueda oponerse en virtud del artículo 5, apartado 1, no será necesario que examine la pertinencia de la circunstancia de que el uso se limitaba a indicar las características de los bienes ofrecidos a la venta, a la luz del artículo 6, apartado 1.

48.
    Sin embargo, si el Tribunal decide que el uso de que se trata puede en principio ser prohibido en virtud del artículo 5, apartado 1, tendrá que considerar este aspecto.

Los límites del derecho a prohibir el uso

49.
    Por consiguiente, de momento daré por supuesto que el artículo 5, apartado 1, es aplicable. En tal hipótesis, el titular de una marca podría prohibir su uso, a no ser que su derecho se haya agotado con arreglo al artículo 7 de la Directiva sobre marcas o estén limitados con arreglo al artículo 6. Sin embargo, en el caso de autos, el tema del agotamiento carece de relevancia para la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional, y el de la limitación concierne únicamente al artículo 6, apartado 1, letra b), para indicaciones relativas a características de los productos o servicios.

50.
    Esta disposición puede considerarse esencialmente dirigida a cubrir una situación diferente, en concreto cuando el titular de una marca pretende prohibir que los competidores se basen en un término descriptivo o en términos que formen parte de su marca para indicar las características de los productos de éstos. (13) No obstante, su redacción no indica en absoluto que se aplique de forma específica a tal situación y su mera lectura revela que cubre también un uso como el que es objeto del presente asunto, en el que un competidor utiliza una marca que no tiene elementos directamente descriptivos para referirse a características que susproductos comparten con los que el titular vende bajo la marca, cuando las características se asocian comúnmente a la marca.

51.
    Dichas circunstancias, como señala el Reino Unido, son frecuentes en el comercio. Un operador A comercializa un producto con su marca, que el público acaba asociando con las características de dicho producto. Otros operadores elaboran productos similares y deben poder comercializarlos libremente siempre que no vulneren los derechos de propiedad intelectual de A. Tal será normalmente el caso mientras puedan fabricar productos con características comparables sin violar ninguna de las patentes que A pueda tener y siempre que no traten de comercializar sus productos con la marca de A o de una manera que pueda crear confusión entre sus productos y los de A. El hecho de limitarse a señalar similitudes entre sus productos y los de A no crea tal confusión, especialmente si se recalca que sus productos no provienen de A.

52.
    A este respecto, no veo en el artículo 6, apartado 1, letra b), ninguna base que sustente la alegación del Gobierno francés de que para que la disposición se aplique el uso debe ser necesario para describir las características. Por el contrario, de la presencia de un requisito expreso de necesidad en el artículo 6, apartado 1, letra c), podría deducirse que la falta de dicho requisito en el artículo 6, apartado 1, letra b), es elocuente. En cualquier caso, la alegación formulada por el Gobierno francés en la vista, según la cual el Sr. Hölterhoff habría podido describir los tallados sin utilizar las marcas del Sr. Freiesleben parece bastante exigente. Dichos tallados son complejos y las reivindicaciones de las patentes presentadas por el Sr. Freiesleben demuestran la dificultad de describirlas en lenguaje corriente. No parece razonable imponer las reglas de un juego de salón a las negociaciones de venta cuando se dispone de una forma más sencilla de comunicación, siempre y cuando dicho uso de la marca no implique ni pueda implicar confusión alguna entre el origen de los productos que se ofrecen a la venta y el de los productos citados como ejemplo para ilustrar las características pertinentes.

53.
    Es de nuevo significativo, en mi opinión, que los términos controvertidos se utilizaran oralmente, y exclusivamente en las negociaciones de venta entre dos profesionales, siendo ambos plenamente conscientes de que no se afirmaba que la marca a la que se referían en relación con los productos ofrecidos en venta fuera una indicación de su origen. Por consiguiente, carece de relevancia la impresión que los términos utilizados por el Sr. Hölterhoff habrían podido producir en el público que compra granates. Sin embargo, si hubiera facturado sus granates con la denominación «Spirit Sun» o hubiera puesto tal nombre de alguna otra manera por escrito, de manera que un comprador hubiera podido pensar que estaban cubiertos por la marca, o si la Sra. Haverkamp hubiera podido verse inducida a error, la situación habría sido diferente. En tales condiciones, sería difícil que el Sr. Hölterhoff demostrara que se limitó a indicar las características de sus productos mediante una referencia a los productos cubiertos por la marca.

54.
    A mi juicio, por lo tanto, aunque se considerara que el artículo 5, apartado 1, era aplicable, conforme a los hechos constatados, el Sr. Hölterhoff habría tenido en principio derecho en virtud del artículo 6, apartado 1, letra b), a usar los términos «Spirit Sun» y «Context Cut» para indicar el tallado de sus propias piedras preciosas, que es una de sus características.

La reserva relativa a los límites del derecho a prohibir el uso

55.
    Sin embargo, el artículo 6, apartado 1, establece una reserva importante. Dicho uso sólo escapa a la prohibición del titular de la marca si es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

56.
    Considero que esta reserva responde en gran parte a los temores del Sr. Freiesleben de que de otro modo sería imposible impedir la piratería más flagrante. Las prácticas comerciales leales no incluyen el pillaje de diseños y marcas pertenecientes a otra persona. (14) También puede responder al interés del Gobierno francés, que considera que el uso de la marca con fines descriptivos sólo debería estar permitido cuando dicho uso sea necesario para indicar las características relevantes. No creo que una regla tan absoluta esté justificada, pero los casos en que un operador decida utilizar la marca de un competidor en lugar de otro término genérico pueden perfectamente tener características no conformes con las prácticas leales.

57.
    La delimitación exacta de «prácticas leales» no figura por supuesto en la Directiva sobre marcas. Por su propia naturaleza, dicho concepto debe permitir cierta flexibilidad. Sus contornos exactos pueden variar de una época a otra y según las circunstancias, y estarán determinados en parte por diferentes normas jurídicas que a su vez pueden cambiar, así como la evolución de la idea de lo que es aceptable. No obstante, existe un concepto central amplio y claramente compartido de lo que constituye un comportamiento leal en el comercio que pueden aplicar los órganos jurisdiccionales sin gran dificultad y sin un excesivo peligro de interpretaciones divergentes.

58.
    En la sentencia BMW, (15) el Tribunal de Justicia describe el concepto como la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca, y que tiene como objetivo «conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías y libre prestación de servicios en el mercado común, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elementoesencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener».

59.
    Además, el artículo 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, (16) al que se alude en el duodécimo considerando de la exposición de motivos de la Directiva sobre marcas, puede ofrecer cierta orientación, puesto que la frase «prácticas leales en materia industrial o comercial» parece extraída de dicha disposición. Este artículo define un acto de competencia desleal como aquél contrario a dichas prácticas. El artículo 10 bis, apartado 3, establece:

«En particular deberán prohibirse:

1.    Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

2.    Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

3.    Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.»

60.
    Corresponde, naturalmente, al órgano jurisdiccional nacional determinar si la reserva del artículo 6, apartado 1, de la Directiva sobre marcas ha sido respetada. Para ello, deberá encontrar mayor número de elementos fácticos que los que expone en su resolución de remisión. Sin embargo, dos cuestiones a las que se alude pueden ser importantes.

61.
    En primer lugar, si el Sr. Hölterhoff infringió el derecho de patente del Sr. Freiesleben al producir las piedras preciosas que ofrecía a la venta, (17) no consideroque su uso de la marca en este contexto pueda describirse como «conforme a las prácticas leales». En segundo lugar, si el Sr. Hölterhoff además afirmó que el tallado «Spirit Sun» había sido utilizado desde tiempos inmemoriales y que el Sr. Freiesleben no tenía derechos exclusivos sobre el mismo, y si estas declaraciones eran falsas, tampoco puede considerarse que actuara conforme a las prácticas leales. En ambos casos, no podría basarse en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas.

Conclusión relativa a la Directiva sobre marcas

62.
    Por consiguiente, mi conclusión sobre la interpretación de la Directiva sobre marcas es que el artículo 5, apartado 1, no autoriza al titular de una marca a impedir que los terceros puedan aludir oralmente a su marca al ofrecer productos a la venta si éste precisa que él fabricó los productos y si en ningún momento la marca puede ser percibida, en ese momento o posteriormente, como una información relativa al origen de los productos que se ofrecen a la venta.

63.
    Sin embargo, en otras circunstancias, en las que el artículo 5, apartado 1, da derecho al titular de la marca a impedir el uso, no puede ejercerse este derecho si el uso va dirigido a indicar las características de los productos de que se trata, a menos que dicho uso no sea conforme con las prácticas leales en materia industrial o comercial.

Publicidad comparativa

64.
    Esta conclusión puede quizás verse corroborada a través de un enfoque distinto.

65.
    La situación de la que se queja el Sr. Freiesleben en el procedimiento principal tiene mucho en común con la publicidad comparativa, aunque no del tipo en el que normalmente se piensa. La publicidad comparativa está regulada en el ámbito comunitario por la Directiva 84/450/CEE (18) modificada por la Directiva 97/55/CE (19) (me referiré a la Directiva modificada como «la Directiva sobre la publicidad»), que alude a la Directiva sobre marcas en su exposición de motivos.

66.
    No obstante, antes de examinar estas disposiciones, subrayaré, primero, que no estoy sugiriendo que la Directiva sobre marcas deba ser interpretada en relación con la Directiva sobre la publicidad y, en segundo lugar, que las disposicionespertinentes de ésta no estaban en vigor en el momento en el que tuvo lugar el uso controvertido en el procedimiento principal.

67.
    Según el artículo 2, apartado 1, de la Directiva sobre la publicidad, se entiende por publicidad «toda forma de comunicación realizada en el marco de una actividad comercial, industrial, artesanal o liberal con el fin de promover el suministro de bienes o la prestación de servicios [...]». Según el artículo 2, apartado 2 bis, la publicidad engañosa es «toda publicidad que, de una manera cualquiera, incluida su presentación, induce a error o puede inducir a error a las personas a las que se dirige o afecta y que, debido a su carácter engañoso, puede afectar su comportamiento económico o que, por estas razones, perjudica o es capaz de perjudicar a un competidor».

68.
    Estas definiciones parecen cubrir la situación examinada por el tribunal nacional en el presente asunto. El Sr. Hölterhoff identificó productos ofrecidos por el Sr. Freiesleben, en el marco de su actividad comercial y con el fin de promover el suministro de sus propios productos.

69.
    Según el artículo 3 bis, apartado 1, dicha publicidad está permitida, en lo que se refiere a la comparación, siempre

«a)    que no sea engañosa [...];

b)    que compare bienes o servicios que satisfagan las mismas necesidades o tengan la misma finalidad;

c)    que compare de modo objetivo una o más características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de dichos bienes y servicios, entre las que podrá incluirse el precio;

d)    que no dé lugar a confusión en el mercado entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, los nombres comerciales, otros signos distintivos o los bienes o servicios del anunciante y los de algún competidor;

e)    que no desacredite ni denigre las marcas, nombres comerciales, otros signos distintivos, bienes, servicios, actividades o circunstancias de algún competidor;

f)    que se refiera en cada caso, en productos con denominación de origen, a productos con la misma denominación;

g)    que no saque indebidamente ventaja de la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún competidor o de las denominaciones de origen de productos competidores;

h)    que no presente un bien o un servicio como imitación o réplica de un bien o un servicio con una marca o un nombre comercial protegidos».

70.
     Con arreglo al artículo 7, apartado 2, los Estados miembros no pueden asegurar una protección más amplia contra la publicidad comparativa, en lo que se refiere a la comparación.

71.
    Estas modificaciones a la Directiva sobre la publicidad se publicaron el 6 de octubre de 1997 y el Derecho nacional debía haberse adaptado a ellas antes del 23 de abril de 2000. Por consiguiente no estaban en vigor cuando se produjeron los hechos del caso de autos.

72.
    Si hubieran estado en vigor, el órgano jurisdiccional nacional habría tenido que examinar si la descripción del Sr. Hölterhoff cumplía los requisitos del artículo 3 bis, apartado 1. También en este contexto podría haber necesitado para ello proceder a apreciaciones de hecho más detalladas, pero los hechos comprobados por el órgano jurisdiccional, tal como se han comunicado al Tribunal de Justicia, no parecen contrarios al artículo 3 bis de la Directiva sobre la publicidad, como tampoco resultan contrarios a la reserva del artículo 6, apartado 1, de la Directiva sobre marcas. Una eventual violación concomitante del derecho de patente o la falsa negación del derecho de marca exclusivo del Sr. Freiesleben desacredita o denigra dichas marcas, saca indebidamente ventaja de su reputación o presenta sus productos como imitaciones o réplicas, de manera que no quedaría incluida en el concepto de «prácticas leales en materia industrial o comercial».

73.
    Aunque estas normas no estaban en vigor cuando se produjeron los hechos, su adopción posterior es plenamente coherente y tiende a confirmar la interpretación que he propuesto de los artículos 5, apartado 1, y/o 6, apartado 1, de la Directiva sobre marcas.

74.
    El legislador comunitario consideró claramente, cuando modificó la Directiva sobre la publicidad para incluir la publicidad comparativa, que la Directiva sobre marcas no prohibía en absoluto dicha publicidad.

75.
    Los considerandos pertinentes en la exposición de motivos de la Directiva 97/55 son el decimotercero, el decimocuarto y el decimoquinto:

«[...] el artículo 5 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas confiere al titular de una marca registrada un derecho exclusivo que incluye, en particular, el derecho a prohibir a cualquier tercero el uso, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o, en su caso, incluso para otros productos;

[...] no obstante, puede ser indispensable, para efectuar una publicidad comparativa eficaz, identificar los productos o servicios de un competidor haciendo referencia a una marca de la cual éste último es titular o a su nombre comercial;

[...] una utilización tal de la marca, del nombre comercial u otros signos distintivos de un tercero, siempre que se haga respetando las condiciones establecidas mediante la presente Directiva, no atenta contra el derecho exclusivo, puesto que su objetivo consiste solamente en distinguir entre ellos y, por tanto, resaltar las diferencias de forma objetiva».

76.
    Además debe señalarse que el Consejo y la Comisión, en su declaración conjunta recogida en las actas de la reunión del Consejo de 20 de diciembre de 1993, en la que se adoptó el Reglamento sobre marcas, consideraron que la referencia a la publicidad en el artículo 9, apartado 2, letra d) (el artículo 9, apartado 2, del Reglamento sobre marcas es fundamentalmente idéntico al artículo 5, apartado 3, de la Directiva sobre marcas), no cubría el uso de una marca comunitaria en publicidad comparativa. Por lo tanto, en su opinión, el uso de la marca de un competidor en una publicidad comparativa no puede ser prohibido por el titular de la marca.

77.
    En efecto, como la Directiva 97/55 no modificó la Directiva sobre marcas, ésta debía permitir dicha publicidad comparativa en la época de los hechos del caso de autos, a no ser que las dos directivas sean incompatibles, y no me parece que haya ninguna razón para pensarlo.

Conclusión

78.
    Considero que el Tribunal de Justicia debería responder del siguiente modo a la cuestión planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf:

«1)    El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, no autoriza al titular de un derecho de marca a oponerse a que los terceros se refieran oralmente a su marca al ofrecer sus productos a la venta si precisan que el titular no fabrica dichos productos y si la marca no puede ser percibida de ningún modo en el comercio, bien en ese momento o bien posteriormente, como una información relativa a la procedencia de los productos que se ofrecen a la venta.

2)    No obstante, incluso en otras circunstancias en las que el artículo 5, apartado 1, da derecho al titular de la marca a oponerse a su utilización, el artículo 6, apartado 1, impide que se ejerza ese derecho si se usa con el fin de indicar las características de los productos de que se trata, a menos quedicho uso no sea conforme con las prácticas leales en materia industrial o comercial.»


1: -     Lengua original: inglés.


2: -     Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).


3: -     Reglamento (CE) n. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).


4: -     El término «rhodolite» designa una variedad de granate de color entre rojo y morado.


5: -     Debe señalarse que, en cualquier caso, dichos usos no se producen normalmente «en el tráfico económico» y por tanto no pueden ser prohibidos con arreglo al artículo 5, apartados 1 o 2.


6: -     Sentencia de 23 de febrero de 1999, (C-63/97, Rec. p. I-905), apartado 38.


7: -     Sentencia BMW, antes citada, apartado 52, y sentencia de 17 de octubre de 1990, CNL-SUCAL/HAG («HAG II») (C-10/89, Rec. p. I-3711), apartado 14.


8: -     Este ejemplo y el cambio de opinión de la Comisión parecen derivarse de las observaciones presentadas al Tribunal de Justicia en el asunto C-299/99, Philips Electronics, aún pendiente ante el Tribunal de Justicia y cuya vista se celebró el 29 de noviembre de 2000, después de presentarse las observaciones escritas en el presente asunto.


9: -     Y el séptimo considerando de la exposición de motivos de la Directiva sobre marcas.


10: -     Y en el artículo 4 de la Directiva sobre marcas.


11: -     Véanse, por ejemplo, las sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Rec. p. 1139), apartado 7; HAG II, antes citada, apartado 14; de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb (asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93, Rec. p. I-3457), apartado 47; de 11 de noviembre de 1997, Loendersloot (C-349/95, Rec. p. I-6227), apartado 24, y, más reciente, la sentencia de 12 de octubre de 1999, Upjohn (C-379/97, Rec. p. I-6927), apartado 16.


12: -     En el apartado 38 de la sentencia.


13: -     Véase, por ejemplo, la sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779), en particular, apartado 28.


14: -     Véase también el artículo 3 bis, apartado 1, letra h), de la Directiva sobre la publicidad, que figura más adelante en el punto 69.


15: -    En los apartados 61 y 62 de la sentencia.


16: -     De 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (Series de Tratados de las Naciones Unidas n. 11851, vol. 828, pp. 305 a 388).


17: -     La cuestión de la violación del derecho de patente no parece ser objeto del procedimiento nacional que dio origen a la resolución de remisión y puede considerarse improbable que el Sr. Freiesleben hubiera iniciado una acción para proteger su marca si hubiera podido demostrar dicha violación. Por otra parte, ha quedado establecido que el número de facetas de las piedras preciosas vendidas a la Sra. Haverkamp era mayor que el número especificado en la patente de la que era titular el Sr. Freiesleben. No obstante, ninguno de estos hechos permite descartar por completo una posible violación del derecho de patente.


18: -     Directiva del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa (DO L 250, p. 17).


19: -     Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997, por la que se modifica la Directiva 84/450, a fin de incluir en la misma la publicidad comparativa (DO L 290, p. 18)