CONCLUSÕES DO ADVOGADO‑GERAL
DÁMASO RUIZ‑JARABO COLOMER
apresentadas em 14 de Janeiro de 2003 (1)

Processo C-218/01

Henkel KGaA

contra

Deutsches Patent- und Markenamt

[pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Bundespatentgericht (Alemanha)]

«Directiva sobre as marcas – Artigo 3.°, n.° 1, alíneas b), c) e e) – Marca tridimensional constituída pela embalagem de um produto que normalmente é comercializado embalado»

1.       O Bundespatentgericht coloca ao Tribunal de Justiça três questões que têm por objecto a interpretação do artigo 3.°, n.° 1, alíneas b), c) e e), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas  (2) , relativamente a sinais tridimensionais que consistem na forma do produto.

Mais em particular, pretende saber se, para efeitos das referidas disposições, as embalagens são equiparadas aos conteúdos (primeira questão). Pergunta também sobre o critério a seguir na apreciação do carácter distintivo desses sinais (segunda questão) e sobre o papel a atribuir, no âmbito do exame para registo, à prática de outros Estados‑Membros.

2.       As respostas a estas questões retiram‑se, sem dificuldade, da jurisprudência existente em matéria de marcas.

Antecedentes

3.       Em 18 de Junho de 1998, a Henkel KGaA (a seguir «Henkel»), sociedade fabricante de derivados químicos, com sede em Düsseldorf (Alemanha), pediu a inscrição, no respectivo registo nacional, da forma de uma embalagem como marca tridimensional de cor para distinguir «detergentes líquidos para lãs».

4.       A secção de marcas para a classe 3, do Instituto alemão de Patentes e Marcas (Deutsches Patent‑ und Markenamt), recusou o registo por considerar que se tratava de uma forma corrente de embalagem dos produtos para os quais a marca era pedida, sem valor indicativo sobre a proveniência e, portanto, também sem o necessário carácter distintivo.

5.       A Henkel interpôs recurso desta decisão de recusa para o Tribunal Federal de Marcas e Patentes (Bundespatentgericht), alegando que a marca pedida tem carácter distintivo na sua aparência de conjunto, uma vez que, pela combinação concreta de formas e cores (elementos que o consumidor identifica como sinais de proveniência), se destacaria claramente dos produtos da concorrência. A recorrente forneceu ainda os resultados de uma sondagem, feita por sua iniciativa, da qual resultava que uma parte considerável dos consumidores tinha reconhecido a garrafa objecto de pedido como a de um detergente determinado.

A marca pedida também não incorria, segundo a Henkel, numa proibição de registo de sinais descritivos que devam ficar à livre disposição dos operadores uma vez que, para o comércio, a forma e a cor mencionados não são indispensáveis, podendo optar por muitas variantes diferentes de garrafas de detergente para lãs.

As questões prejudiciais colocadas

6.       Nestas condições, a secção 24 (secção de recursos em matéria de marcas) do Bundespatentgericht decidiu, em 10 de Abril de 2001, suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões relativas à interpretação da directiva sobre as marcas:

«1)

Tratando‑se de marcas tridimensionais constituídas pela embalagem dos produtos que são geralmente comercializados embalados (como, por exemplo, os líquidos) deve equiparar‑se, para efeitos do direito das marcas, a embalagem do produto à forma do produto de tal modo que:

a)

a embalagem do produto seja considerada forma do produto na acepção do artigo 3.°, n.° 1, alínea e), da directiva;

b)

a embalagem do produto possa servir para designar a qualidade (exterior) do produto embalado na acepção do artigo 3.°, n.° 1, alínea c), da directiva?

2)

Tratando‑se de marcas tridimensionais constituídas pela embalagem dos produtos que são geralmente comercializados embalados, a prova da confirmação do seu carácter distintivo para efeitos do artigo 3.°, n.° 1, alínea b), da directiva depende da questão de saber se o consumidor médio, normalmente informado e atento, mesmo sem proceder a análises ou a comparações e sem prestar atenção especial, é capaz de reconhecer as características típicas da marca tridimensional cujo registo é solicitado que divergem da norma ou do habitual no sector e que, portanto, são susceptíveis de constituir um sinal relativo à origem?

3)

Pode o carácter distintivo ser apreciado unicamente com base nos conceitos comerciais nacionais, sendo desnecessário proceder a outras investigações oficiosas a fim de determinar se e com que alcance marcas idênticas ou similares foram registadas ou o seu registo foi recusado noutros Estados‑Membros da União Europeia?»

Processo no Tribunal de Justiça

7.       O pedido de decisão prejudicial deu entrada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 29 de Maio de 2001. Finda a fase escrita do processo, na qual apenas a Comissão apresentou observações, procedeu‑se à audiência em 14 de Novembro de 2002, na qual compareceram ainda os representantes da empresa requerente.

Análise das questões prejudiciais

8.       As três questões colocadas incidem sobre a interpretação do artigo 3.°, n.° 1, alíneas b), c) e e), da directiva sobre as marcas, que dispõe:

«1. Será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efectuados, os registos relativos:

[...]

b)

As marcas desprovidas de carácter distintivo;

c)

As marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos;

[...]

e)

Aos sinais constituídos exclusivamente:

–

pela forma imposta pela própria natureza do produto,

–

pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico,

–

pela forma que confira um valor substancial ao produto

[...]»

Quanto à primeira questão prejudicial

9.       A primeira questão tem por objecto a consideração, para efeitos do direito de marcas, da embalagem de produtos que costumam ser comercializados embalados, como é o caso dos líquidos. O órgão jurisdicional de reenvio pergunta se, em tal caso, o produto deve ser equiparado à sua forma e com que alcance.

10.     Na minha opinião, quando um produto for geralmente vendido embalado, não se trata de a embalagem ser equiparada ao produto, sendo sim um componente desse produto. É, além disso, para o consumidor, o único elemento visível e que se pode distinguir, pelo que constitui, para o direito das marcas, a única parte relevante do produto.

11.     Esta solução pode parecer contrária à redacção do artigo 2.° da directiva, que reconhece a capacidade de constituírem marcas a «todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente as palavras, incluindo os nomes de pessoas, desenhos, letras, números, a forma do produto ou da respectiva embalagem, na condição de que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas»  (3) . Formalmente, produto e embalagem seriam elementos distintos. Contudo, há que proceder a uma leitura finalista das disposições de uma directiva que, em geral, não se destaca pela precisão técnica da sua redacção.

12.     No caso dos líquidos, como também se verifica com os gases e com determinadas matérias granuladas ou altamente inconsistentes, que não constituem «corpos» pois não têm, entre outras coisas, tamanho e figura definidos, o acondicionamento é a única forma perceptível pelo consumidor, susceptível de representação gráfica. A forma tridimensional deste tipo de substâncias que interessa ao direito das marcas é a da embalagem em que são apresentadas, pelo que, neste âmbito, deve entender‑se por produto o continente em que este é comercializado.

13.     De resto, distinguir entre o recipiente e o seu conteúdo, reconhecendo exclusivamente a este último a qualidade de produto, não corresponde à realidade do mercado: para muitos artigos, as características da apresentação podem ser determinantes no momento de se proceder a uma transacção. A embalagem condiciona, pelo seu tamanho, a quantidade oferecida; pela sua forma, a funcionalidade; pela sua matéria, o peso. Estas dimensões podem mesmo chegar, aos olhos do consumidor, a prevalecer sobre as qualidades certas ou presumíveis da substância líquida.

14.     Desta identidade entre recipiente e produto, quando este é comercializado embalado, se conclui que o continente se identifica com a forma do produto, para efeitos, entre outros, das alíneas c) e e) do artigo 3.°, n.° 1, da directiva.

15.     Relativamente a esta última alínea, a identidade que referi é um imperativo de interesse público, uma vez que, se se considerasse a embalagem alheia à substância nela contida, de forma a não lhe serem aplicadas as restrições relativas à forma do produto, como alega a representação forense da Henkel, ficaria defraudada, com extrema facilidade, a proibição absoluta, insanável no tempo, que recai sobre as formas tridimensionais com valor estético ou funcionalmente idóneas.

16.     Por último, há que trazer à colação, quanto mais não seja a título meramente ilustrativo, dada a sua falta de carácter jurídico vinculativo  (4) , as declarações conjuntas do Conselho e da Comissão das Comunidades Europeias incluídas na Acta do Conselho lavrada por ocasião da adopção da directiva sobre as marcas, entre as quais se encontra uma relativa ao artigo 3.°, n.° 1, alínea e), da directiva:

«O Conselho e a Comissão consideram que sempre que os produtos estejam acondicionados, a expressão ‘forma do produto’ inclui igualmente a forma do acondicionamento.»

17.     Tendo em conta o exposto, sugiro que se responda à primeira questão prejudicial declarando‑se que, para efeitos do direito comunitário das marcas, no caso de produtos que costumem ser comercializados embalados, deve entender‑se por produto tridimensional a forma da embalagem.

Quanto à segunda questão prejudicial

18.     O órgão jurisdicional de reenvio pergunta qual a definição exacta do critério a adoptar pelo juiz nacional para apreciar o carácter distintivo, para efeitos da alínea b) do artigo 3.°, n.° 1, da directiva (carácter distintivo concreto), de uma marca tridimensional. Pretende saber se um consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado, deve ser capaz de identificar as características diferenciadoras de uma determinada forma sem recorrer a análises ou comparações e sem prestar uma atenção especial.

19.     Desde o acórdão de 16 de Julho de 1998, Gut Springenheide e TusKy  (5) , o Tribunal de Justiça tem seguido um critério uniforme, de aplicação geral, que serve para determinar se uma denominação, uma marca ou uma menção publicitária podem induzir o consumidor em erro, com base na percepção que se presume num consumidor médio, normalmente informado, razoavelmente atento e avisado, sem ter que encomendar relatórios periciais ou sondagens de opinião  (6) .

20.     Este critério de apreciação foi confirmado em termos idênticos em vários acórdãos proferidos em diversos âmbitos  (7) . Naturalmente, também em matéria de marcas  (8) .

Recentemente, o Tribunal de Justiça considerou ainda que o carácter distintivo concreto de um sinal que consiste na forma de um produto deve ser analisado com o mesmo critério  (9) .

Se o juiz nacional pode apreciar a capacidade diferenciadora de um sinal a partir do que presumir que um consumidor médio, normalmente informado, razoavelmente atento e avisado pode perceber, não parece necessário recorrer a investigações adicionais como os estudos analíticos ou comparativos a que se refere o Bundespatentgericht. Pelo contrário, esses estudos não libertam o órgão jurisdicional nacional da necessidade de exercer o seu próprio poder de apreciação baseado no modelo do consumidor médio, tal como definido pelo direito comunitário  (10) .

Cabe acrescentar que a limitação da protecção a uma ou mais classes de produtos ou serviços e a que resulta do âmbito territorial de eficácia da marca implicam que a apreciação do carácter distintivo seja feita da óptica do consumidor médio desses mesmos tipos de produtos ou serviços no território para o qual o registo é pedido.

21.     Não existe qualquer razão para afastar este entendimento no que toca concretamente à forma de apresentação de produtos que costumam ser comercializados embalados.

22.     Sugiro, pois, que se responda à segunda questão no sentido de que, no momento de apreciar o motivo de recusa, previsto no artigo 3.°, n.° 1, alínea b), da directiva, de, entre outros, um sinal tridimensional que consiste na forma de um produto comercializado habitualmente numa embalagem, a administração registal e, sendo caso disso, o juiz nacional devem adoptar a posição de um consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado, dos produtos ou serviços em causa, sem que seja necessário proceder a averiguações adicionais de natureza analítica ou comparativa.

Quanto à terceira questão prejudicial

23.     Por último, o Bundespatentgericht pretende saber se, no exercício da apreciação do carácter distintivo individual do sinal em causa, pode ou deve ter efeito a prática dos serviços de registo e dos órgãos jurisdicionais nacionais de outros Estados‑Membros, no momento de inscrever marcas idênticas ou comparáveis.

24.     A directiva sobre as marcas pretende aproximar os direitos dos Estados‑Membros, harmonizando‑os, mas não unificá‑los. Os órgãos administrativos e judiciais têm, assim, a obrigação de interpretar a legislação interna à luz da letra e da finalidade da directiva, para atingir o resultado por ela prosseguido e cumprir desta forma o artigo 249.°, terceiro parágrafo, CE  (11) , recorrendo, sendo caso disso, por meio do processo de decisão prejudicial, ao Tribunal de Justiça.

Não existe, contudo, qualquer vínculo de subordinação entre o Tribunal de Justiça e os órgãos jurisdicionais nacionais nem entre os juízes de um ou outro Estado‑Membro. Também não existe a obrigação de atingir resultados idênticos para além da aplicação dos mesmos princípios interpretativos. Além disso, a percepção do consumidor médio que acima referi pode variar em função do território, pelo que a prática de um Estado‑Membro não tem efeito vinculativo para as autoridades de outro Estado. Não obstante, por razões de prudência e de lealdade recíproca, que encontram fundamento nessa finalidade de resultado acima referida, essa prática – e, em particular, a motivação em que se apoia – constituem uma indicação útil que a autoridade competente pode incluir na sua apreciação sobre o carácter distintivo de um sinal. Nada, porém, a obriga a proceder a averiguações administrativas oficiosas neste âmbito.

25.     Em suma, há que responder à terceira questão prejudicial que, para a apreciação do carácter distintivo concreto dos sinais destinados a constituir marcas, as autoridades nacionais competentes não são obrigadas a tomar em consideração as práticas de outros Estados‑Membros relativas a produtos ou serviços análogos àqueles para os quais é pedido o registo.

Conclusão

26.     Face ao exposto, proponho ao Tribunal de Justiça que responda às questões prejudiciais colocadas pelo Bundespatentgericht da seguinte forma:

«1)

Para efeitos do direito comunitário das marcas, no caso de produtos que costumam ser comercializados embalados, deve entender‑se por produto a forma da embalagem.

2)

No momento de apreciar o motivo de recusa, previsto no artigo 3.°, n.° 1, alínea b), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas, de, entre outros, um sinal tridimensional que consiste na forma de um produto habitualmente comercializado numa embalagem, a administração registal e, sendo caso disso, o juiz nacional devem adoptar a posição de um consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado, dos produtos ou serviços em causa, sem que seja necessário proceder a averiguações adicionais de natureza analítica ou comparativa.

3)

Para a apreciação do carácter distintivo concreto dos sinais destinados a constituir marcas, as autoridades nacionais competentes não são obrigadas a tomar em consideração as práticas de outros Estados‑Membros relativas a produtos ou serviços análogos àqueles para os quais é pedido o registo.»

1 –

Língua original: espanhol.

2 –

JO L 40, p. 1 (a seguir «directiva sobre as marcas» ou simplesmente «directiva»).

3 –

Sem sublinhado no original.

4 –

Visto que não se faz referência a elas no corpo da directiva. V. acórdão de 26 de Fevereiro de 1991, Antonissen (C‑292/89, Colect., p. I‑745, n.° 18).

5 –

C‑210/96, Colect., p. I‑4657.

6 –

.Idem, n.° 31.

7 –

V. acórdãos de 28 de Janeiro de 1999, Sektkellerei Kessler (C‑303/97, Colect., p. I‑513, n.° 36), de 13 de Janeiro de 2000, Estée Lauder (C‑220/98, Colect., p. I‑117, n.° 27), e de 21 de Junho de 2001, Comissão/Irlanda (C‑30/99, Colect., p. I‑4619, n.° 32).

8 –

V. acórdão de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schufabrik (C‑342/97, Colect., p. I‑3819, n.° 26).

9 –

Acórdão de 18 de Junho de 2002, Philips (C‑299/99, Colect., p. I‑5475, n.° 63).

10 –

V. conclusões do advogado‑geral Fennelly, de 16 de Setembro de 1999, Estée Lauder (C‑220/98, Colect., p. I‑117, n.° 29).

11 –

V., no âmbito da marca harmonizada, acórdão de 23 de Fevereiro de 1999, BMW (C‑63/97, Colect., p. I‑905, n.° 22).