SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
13 dicembre 2018 (*)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo PLOMBIR – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Esame dei fatti – Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001) – Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale»
Nella causa T‑830/16,
Monolith Frost GmbH, con sede a Leopoldshöhe (Germania), rappresentata da E. Liebich e S. Labesius, avvocati,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Söder, D. Walicka e M. Fischer, in qualità di agenti,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,
Dovgan GmbH, con sede ad Amburgo (Germania), rappresentata da J.‑C. Plate e R. Kaase, avvocati,
avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 settembre 2016 (procedimento R 1812/2015‑4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Monolith Frost e la Dovgan,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
composto da I. Pelikánová, presidente, V. Valančius e U. Öberg (relatore), giudici,
cancelliere: R. Ukelyte, amministratore
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 novembre 2016,
visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 febbraio 2017,
visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 marzo 2017
in seguito all’udienza del 17 aprile 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 Il 14 giugno 2010 l’interveniente, Dovgan GmbH, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].
2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo PLOMBIR.
3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 29 e 30 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono, in particolare, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
– classe 29: «Composte, uova, latte e prodotti lattiero-caseari»;
– classe 30: «Gelati commestibili, caffè, cacao».
4 La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 2011/118 del 27 giugno 2011. Il 4 ottobre 2011 il marchio controverso è stato registrato come marchio dell’Unione europea, con il numero 009171695, per i prodotti di cui al punto 3 supra.
5 Il 12 maggio 2014 la ricorrente, Monolith Frost GmbH, ha presentato all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità parziale del marchio PLOMBIR per i prodotti di cui al punto 3 supra, sulla base del combinato disposto dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuti articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001].
6 A sostegno della sua domanda, la ricorrente ha dedotto un imperativo di disponibilità per l’esportazione e ha allegato che il marchio contestato era la traslitterazione in caratteri latini del termine «Пломбир», che, in russo, significa «gelato». Essa ha fatto valere che il carattere descrittivo del marchio contestato sarebbe percepito dalle persone che risiedono in Germania e negli altri paesi dell’Unione europea, come gli Stati baltici, che conoscono il russo.
7 Con decisione del 14 luglio 2015 la divisione di annullamento dell’EUIPO ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità per alcuni prodotti di cui alle classi 29 (latte e prodotti lattiero-caseari) e 30 (gelati commestibili) (in prosieguo, congiuntamente: i «prodotti in causa»).
8 Il 9 novembre 2015 l’interveniente ha presentato un ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001), avverso la decisione della divisione di annullamento. Essa ha motivato il suo ricorso il 16 novembre 2015.
9 Con decisione del 22 settembre 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha annullato la decisione della divisione di annullamento e respinto integralmente il ricorso di nullità. In particolare, in primo luogo, essa ha ritenuto che, anche se i prodotti in causa erano destinati, nel caso di specie, ad ogni consumatore finale, indipendentemente dalla sua età, dal suo reddito o dalle sue conoscenze linguistiche, occorreva limitare la valutazione del carattere descrittivo del marchio contestato al solo territorio tedesco, dal momento che le prove prodotte e le spiegazioni della ricorrente interessavano unicamente tale territorio.
10 In secondo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che la ricorrente non avesse provato che una percentuale sufficientemente rilevante dei consumatori finali dei prodotti in causa in Germania capiva il russo, in quanto gli elementi di prova forniti a tale riguardo erano poco affidabili o inadeguati.
11 In terzo luogo, la commissione di ricorso ha rilevato che la ricorrente non aveva provato che il pubblico di riferimento comprenderebbe precisamente il senso del termine «plombir». A tale riguardo, la commissione ha precisato che, poiché il pubblico di riferimento tedesco dovrebbe effettuare la traslitterazione del termine «plombir» in caratteri cirillici e riconoscerlo come il termine «Пломбир», derivante dal russo, prima di potergli attribuire un significato descrittivo, esso sarebbe obbligato a realizzare un doppio sforzo intellettivo. Infine, essa ha considerato di non disporre di elementi di prova sufficienti per concludere che il termine «plombir» o «Пломбир», designava, in russo, i «gelati commestibili».
Conclusioni delle parti
12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.
13 L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Sulla ricevibilità dei documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale
14 L’EUIPO e l’interveniente fanno valere che alcuni documenti sono stati depositati per la prima volta dinanzi al Tribunale, vale a dire gli allegati da K6 a K12 e K14 e K15 al ricorso nonché gli allegati da K16 a K24 alla domanda di fissazione dell’udienza, che riguardano la comprensione del russo in Germania e nel resto dell’Unione, ivi compreso, in particolare, negli Stati baltici, la definizione del termine «Пломбир» mediante dizionari on-line e l’utilizzo del termine «plombir» per fini descrittivi, per designare il gelato, in Germania.
15 A tal proposito, occorre rammentare che il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo di legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell’EUIPO, ai sensi dell’articolo 65 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 72 del regolamento 2017/1001), ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati per la prima volta dinanzi ad esso [v., in tal senso, sentenze del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, punto 54, e del 21 aprile 2005, Ampafrance/UAMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, EU:T:2005:140, punto 29].
16 Tuttavia, né alle parti né al Tribunale stesso si può impedire di ispirarsi ad elementi derivati dalla legislazione, dalla giurisprudenza o dalla dottrina nazionali, allorché non si tratta di contestare alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto degli elementi di fatto contenuti in una determinata sentenza nazionale, ma di richiamare una determinata giurisprudenza o dottrina a sostegno di un motivo vertente sull’errata applicazione da parte della commissione di ricorso di una disposizione del regolamento n. 207/2009 [v. sentenza del 18 marzo 2016, Karl‑May-Verlag/UAMI – Constantin Film Produktion (WINNETOU), T‑501/13, EU:T:2016:161, punto 18 e giurisprudenza ivi citata].
17 Nel caso di specie, gli allegati da K7 a K9 al ricorso consistono in numerose decisioni del Bundespatentgericht (Corte federale dei brevetti, Germania). Esse sono tuttavia dirette a dimostrare, in particolare, la comprensione del russo da parte del pubblico tedesco specializzato negli scambi commerciali con la Russia e, conseguentemente, ad addebitare alla commissione di ricorso di non aver preso in considerazione elementi di fatto, piuttosto che a determinare il contenuto del diritto nazionale. Conformemente alla giurisprudenza rammentata al punto 16 supra, esse devono quindi essere considerate irricevibili.
18 Al contrario, occorre concludere a favore della ricevibilità dell’allegato K6 al ricorso, che contiene estratti di uno studio di mercato del ministero federale dell’Alimentazione e dell’Agricoltura del 2014, giacché tale studio di mercato è stato posto a fondamento della decisione del Bundespatentgericht (Corte federale dei brevetti) del 6 aprile 2016 [28 W (pat) 17/13] e costituisce il complemento di una prova che è già stata presentata dinanzi agli organi dell’EUIPO.
19 Nelle circostanze del caso di specie, gli allegati da K10 a K12 al ricorso devono parimenti essere dichiarati ricevibili. Nonostante siano stati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, essi sono diretti a dimostrare l’esattezza di un fatto notorio, vale a dire il fatto che il russo è capito negli Stati baltici. Orbene, un ricorrente ha diritto di presentare dinanzi al Tribunale documenti allo scopo di sostenere l’esattezza di un fatto notorio che non è stato dimostrato nella decisione dell’organo dell’EUIPO impugnata dinanzi al Tribunale [v., in tal senso, sentenze del 10 novembre 2011, LG Electronics/UAMI, C‑88/11 P, non pubblicata, EU:C:2011:727, punti 29 e 30 e giurisprudenza ivi citata, e del 20 giugno 2012, Kraft Foods Schweiz/UAMI – Compañía Nacional de Chocolates (CORONA), T‑357/10, non pubblicata, EU:T:2012:312, punto 16 e giurisprudenza ivi citata].
20 Per quanto riguarda gli allegati K14 e K15 al ricorso e gli allegati da K16 a K24 alla domanda di fissazione dell’udienza, occorre rilevare che essi sono diretti, per quanto riguarda i primi, a contestare le conclusioni della commissione di ricorso che hanno condotto all’annullamento della decisione da parte della divisione di annullamento e, per quanto riguarda i secondi, a rispondere agli argomenti dell’EUIPO nell’ambito del primo scambio di memorie.
21 A tale riguardo, risulta dalla giurisprudenza che la prova contraria e l’ampliamento delle deduzioni istruttorie a seguito di una prova contraria della controparte nel suo controricorso non sono colpite dalla decadenza prevista dall’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale che prevede che le prove e le offerte di prova siano presentate nell’ambito del primo scambio di memorie. Tale disposizione riguarda, infatti, i mezzi di prova nuovi e dev’essere letta alla luce dell’articolo 92, paragrafo 7, del regolamento di procedura che prevede espressamente che la prova contraria e l’ampliamento dei mezzi di prova sono riservati [sentenza del 22 giugno 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, punto 17; v., parimenti, per analogia, sentenze del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, punto 72, e del 12 settembre 2012, Italia/Commissione, T‑394/06, non pubblicata, EU:T:2012:417, punto 45].
22 In tali condizioni, si deve concludere che gli allegati da K16 a K24 alla domanda di fissazione dell’udienza sono ricevibili così come gli allegati K14 e K15 al ricorso e l’insieme degli altri documenti prodotti dalla ricorrente per la prima volta dinanzi al Tribunale, ad eccezione degli allegati da K7 a K9 al ricorso.
23 Per quanto riguarda il documento prodotto dall’interveniente durante l’udienza di discussione, che consiste in una decisione del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) del 6 luglio 2017, recante annullamento della decisione del Bundespatentgericht (Corte federale dei brevetti) del 6 aprile 2016, occorre precisare che il Tribunale ha respinto l’acquisizione agli atti di tale documento in udienza, sulla base del rilievo che era stato presentato tardivamente.
Nel merito
24 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, il secondo, sulla violazione del principio dell’esame d’ufficio dei fatti previsto all’articolo 76, paragrafo 1, del suddetto regolamento (divenuto articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001), e, il terzo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione previsto all’articolo 75 del medesimo regolamento (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001).
25 Il Tribunale esaminerà, anzitutto, il secondo motivo e, in seguito, il primo e terzo motivo.
Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009
26 Con il secondo motivo, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto dei fatti notori relativi alla diffusione del russo in Germania e negli Stati baltici che essa avrebbe già dedotto dinanzi alla divisione di annullamento.
27 L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
28 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento della ricorrente vertente sul fatto che sarebbe notorio che il russo è capito in Germania, occorre constatare che esso è diretto più a rimettere in discussione la fondatezza della conclusione della commissione di ricorso, secondo la quale, in sostanza, si può dedurre da fatti di notorietà generale che una parte significativa del pubblico di riferimento tedesco capisce il russo, che ad addebitare alla commissione di ricorso di aver omesso di valutare l’esattezza di una simile affermazione.
29 Dal momento che la questione se la commissione di ricorso abbia correttamente valutato, o meno, alcuni fatti, argomenti o elementi di prova rientra nell’esame della legittimità nel merito della decisione impugnata e non della regolarità del procedimento che ha portato alla sua adozione, si deve considerare che tale argomento della ricorrente è inconferente nell’ambito del secondo motivo, il cui oggetto è dimostrare la violazione del principio dell’esame d’ufficio dei fatti previsto all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. [v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 2017, Reisswolf/EUIPO (secret.service.), T‑163/16, non pubblicata, EU:T:2017:350, punto 21].
30 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento della ricorrente vertente sulla circostanza che sarebbe notorio che il russo è capito negli Stati baltici, esso è diretto, in sostanza, a contestare la conclusione della commissione di ricorso secondo la quale non si doveva tener conto dei residenti degli Stati baltici nella definizione di pubblico di riferimento, motivo tratto dalla circostanza che la ricorrente si sarebbe limitata ad affermare, senza fornire elementi di prova, che tali paesi avevano una proporzione elevata di russofoni.
31 A tale riguardo, emerge dalla giurisprudenza che la presunzione di validità che caratterizza i procedimenti di dichiarazione di nullità limita l’obbligo dell’EUIPO, di cui all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, di esaminare d’ufficio i fatti rilevanti che potrebbero condurlo ad applicare gli impedimenti assoluti alla registrazione. Poiché si presume la validità del marchio dell’Unione europea registrato, spetta al soggetto che ha presentato la domanda di dichiarazione di nullità far valere dinanzi all’EUIPO gli elementi concreti che metterebbero in discussione la sua validità [v., in tal senso, sentenze del 13 settembre 2013, Fürstlich Castell’sches Domänenamt/UAMI – Castel Frères (CASTEL), T‑320/10, EU:T:2013:424, punti 27 e 28, e del 28 settembre 2016, European Food/EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS), T‑476/15, EU:T:2016:568, punti 47 e 48].
32 Al fine di mettere in discussione la validità di un marchio dell’Unione europea registrato, il richiedente la nullità può tuttavia dedurre fatti notori. Secondo la giurisprudenza, i fatti notori sono definiti come fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili [sentenze del 22 giugno 2004, Ruiz-Picasso e a./UAMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, EU:T:2004:189, punto 29, e dell’8 settembre 2010, Wilfer/UAMI (Raffigurazione di una paletta di chitarra), T‑458/08, non pubblicata, EU:T:2010:358, punto 72].
33 Inoltre, emerge dalla giurisprudenza che, qualora gli organi dell’EUIPO decidano di tenere conto di fatti notori, essi non sono tenuti a dimostrare, nelle loro decisioni, l’esattezza di tali fatti [v. sentenza del 1o marzo 2016, Peri/UAMI (Multiprop), T‑538/14, non pubblicata, EU:T:2016:117, punto 14 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 21 settembre 2017, Novartis/EUIPO – Meda (Zimara), T‑238/15, non pubblicata, EU:T:2017:636, punto 123].
34 Allo stesso modo, non si può addebitare alle parti di un procedimento dinanzi agli organi dell’EUIPO di non aver prodotto gli elementi di prova diretti a confermare l’esattezza dei fatti notori. È solo dopo aver indicato che i fatti notori allegati dalle parti ad un procedimento di nullità non possono essere considerati come tali che la commissione di ricorso è, eventualmente, in grado di respingerli sulla base del rilievo che le parti non hanno presentato elementi di prova sufficienti al fine di dimostrarne l’esattezza.
35 Alla luce dell’insieme di quanto precede, si deve concludere che la commissione di ricorso ha commesso una violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 poiché essa non poteva escludere i cittadini degli Stati baltici dalla definizione del pubblico di riferimento, sulla base del solo motivo dell’assenza di prove concrete circa la comprensione del russo in tali paesi, senza pronunciarsi preliminarmente sulla questione se fosse noto, come aveva allegato la ricorrente, che il russo era spesso compreso da tale popolazione.
36 Pertanto, nei limiti in cui la commissione di ricorso non ha preso in considerazione l’argomento della ricorrente secondo il quale una parte importante della popolazione degli Stati baltici è russofona e si è astenuta dal verificare il carattere notorio di tale fatto, si deve concludere che il secondo motivo è fondato.
37 Tale conclusione da sola non è tuttavia sufficiente a giustificare l’annullamento della decisione impugnata in quanto l’errore commesso dalla commissione di ricorso, connesso alla violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, non era idoneo ad avere, da solo, un’influenza determinante sul risultato [v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2007, Philip Morris Products/UAMI (Forma di un pacchetto di sigarette), T‑140/06, non pubblicata, EU:T:2007:272, punto 72].
38 Infatti, è solo subordinatamente alla fondatezza del primo motivo per quanto riguarda, segnatamente, il significato descrittivo che il marchio contestato può avere per la parte russofona del pubblico di riferimento residente, eventualmente, in particolare, negli Stati baltici, che l’errore constatato al punto 36 supra influenzerebbe il risultato dell’esame e potrebbe quindi giustificare l’annullamento della decisione impugnata.
Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009
39 Con il primo motivo, che si articola in quattro parti, la ricorrente, in primo luogo, fa valere che la definizione del pubblico di riferimento da parte della commissione di ricorso è erronea in quanto essa non ha tenuto conto né del pubblico specializzato dell’Unione che intrattiene scambi commerciali con la Russia, né del pubblico russofono dell’Unione.
40 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non ha correttamente valutato, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001), la parte dell’Unione alla quale l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento poteva applicarsi.
41 In terzo luogo, la ricorrente contesta la valutazione della commissione di ricorso per quanto riguarda il significato del termine «Пломбир» in russo. In quarto luogo, la ricorrente contesta la valutazione della commissione di ricorso per quanto riguarda la percezione che il pubblico di riferimento avrà della traslitterazione di tale termine in caratteri latini (plombir).
42 L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente. Essi fanno valere, in sostanza, che la ricorrente non ha provato che il termine «plombir» o «Пломбир» sarebbe compresa come designazione del gelato in russo. Essi ritengono, in ogni caso, che tale significato descrittivo non sarebbe percepito dal pubblico di riferimento. Secondo l’EUIPO, non esistono conoscenze generali circa la comprensione del russo nell’Unione. Quanto all’interveniente, essa sostiene che, dal momento che il russo è una lingua straniera per i cittadini dell’Unione, spettava alla ricorrente dimostrare che il termine «plombir» rientra nel vocabolario di base in tale lingua.
43 Si deve rammentare che l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, dispone che il marchio dell’Unione europea è dichiarato nullo allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7 del medesimo regolamento. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento, sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».
44 L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 persegue una finalità d’interesse generale, la quale impone che i segni o indicazioni che possono servire, nel commercio, per designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi di cui sia chiesta la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione vieta, pertanto, che detti segni o indicazioni siano riservati ad una sola impresa in forza della loro registrazione come marchio e che un’impresa monopolizzi l’uso di un termine descrittivo, a discapito delle altre imprese, comprese le sue concorrenti, che vedrebbero così ristretta la portata del vocabolario disponibile per descrivere i propri prodotti [v. sentenza del 25 novembre 2015, Ewald Dörken/UAMI – Schürmann (VENT ROLL), T‑223/14, non pubblicata, EU:T:2015:879, punto 20 e giurisprudenza ivi citata].
– Sulla prima e sulla seconda parte del primo motivo
45 Occorre esaminare congiuntamente la prima e la seconda parte del primo motivo, in quanto esse sono dirette a dimostrare l’erroneità della valutazione della commissione di ricorso relativa al pubblico di riferimento e alla parte dell’Unione rispetto ai quali era necessario valutare il carattere descrittivo del marchio contestato.
46 Secondo una giurisprudenza costante, la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata, da un lato, solamente in relazione ai prodotti o ai servizi in esame e, dall’altro, in relazione alla percezione del pubblico di riferimento, che è costituito dal consumatore di tali prodotti o servizi [sentenze del 27 febbraio 2002, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, punto 38, e del 22 maggio 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/UAMI (RadioCom), T‑254/06, non pubblicata, EU:T:2008:165, punto 33; v., parimenti, sentenza del 17 maggio 2011, Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava e a./UAMI (TXAKOLI), T‑341/09, EU:T:2011:220, punto 20 e giurisprudenza ivi citata].
47 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha, correttamente, considerato al punto 16 della decisione impugnata, che i prodotti contraddistinti dal marchio contestato erano destinati ad ogni consumatore finale dell’Unione che presenta un livello di attenzione medio. La ricorrente non rimetteva peraltro in discussione tale valutazione.
48 La ricorrente fa tuttavia valere che, erroneamente, la commissione di ricorso non ha valutato l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 alla luce, da un lato, del pubblico specializzato negli scambi commerciali con la Russia e, dall’altro, della parte russofona dei consumatori che appartengono al grande pubblico dell’Unione e sono residenti, in particolare, in Germania e negli Stati baltici.
49 A tale riguardo, la ricorrente contesta, in sostanza, l’interpretazione della nozione di «parte dell’Unione» fornita dalla commissione di ricorso, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, che prevede che un marchio può essere escluso dalla registrazione in quanto marchio dell’Unione europea «anche se le cause d’impedimento [assolute] esistono soltanto per una parte dell’Unione». Essa sostiene che la commissione di ricorso avrebbe dovuto esaminare il carattere descrittivo del marchio contestato dal punto di vista dei consumatori russofoni che appartengono al grande pubblico dell’Unione e risiedono, in particolare, in Germania e negli Stati baltici in quanto «parte dell’Unione» ai sensi di tale disposizione.
50 A tale riguardo, occorre precisare che, al punto 18 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato che una minoranza transfrontaliera, contrariamente ad uno Stato membro o gruppo di Stati membri, non può costituire una «parte dell’Unione», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
51 Come statuito dalla Corte nella sua sentenza del 22 giugno 2006, Storck/UAMI (C‑25/05 P, EU:C:2006:422, punto 83), la parte dell’Unione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 può essere costituita da un solo Stato membro.
52 Tuttavia, non si può dedurre da tale giurisprudenza, risultante da fatti particolari propri di tale causa, che il giudice dell’Unione abbia in tal modo voluto interpretare i termini «parte dell’[Unione]» di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 nel senso che essa non poteva corrispondere ad un territorio più piccolo di quello di uno Stato membro. Emerge dalla scelta dei termini utilizzati dal legislatore nel suddetto articolo che lo stesso ha voluto rendere impossibile la registrazione di un segno per impedimenti alla registrazione che esistono in una parte di uno o di molteplici Stati membri [v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2012, Sogepi Consulting y Publicidad/UAMI (ESPETEC), T‑72/11, non pubblicata, EU:T:2012:424, punti 35 e 36].
53 Peraltro, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 non si può intendere neppure come facente obbligatoriamente riferimento, nel caso di un segno denominativo, ad una delle lingue ufficiali di uno Stato membro o dell’Unione [sentenza del 13 settembre 2012, ESPETEC, T‑72/11, non pubblicata, EU:T:2012:424, punto 36; v., parimenti, sentenza del 19 luglio 2017, Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (медведь), T‑432/16, non pubblicata, EU:T:2017:527, punto 28 e giurisprudenza ivi citata].
54 Tenuto conto di quanto precede, come fa valere la ricorrente, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, la parte del pubblico di riferimento rispetto alla quale occorre valutare l’impedimento assoluto alla registrazione è costituita dai consumatori russofoni che appartengono al grande pubblico dell’Unione, dal momento che la ricorrente allega che il marchio contestato possiede un carattere descrittivo in russo.
55 Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo il quale i consumatori russofoni dell’Unione risiedono, in particolare, in Germania e negli Stati baltici, in primo luogo, occorre considerare che, contrariamente a quanto ha concluso la commissione di ricorso ai punti 23 e 24 della decisione impugnata, gli elementi di prova presentati dalla ricorrente dinanzi quest’ultima dimostrano in modo inequivocabile che una parte rilevante della popolazione tedesca parla il russo. Infatti, emerge dalla decisione dell’Amtsgericht Köln (tribunale circoscrizionale di Colonia, Germania), del 27 gennaio 2016, prodotta dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso, che la popolazione russofona del territorio tedesco conta circa tre milioni di persone.
56 In secondo luogo, per quanto riguarda la questione di stabilire se una parte rilevante dei cittadini russofoni dell’Unione risieda negli Stati baltici, occorre sottolineare che l’EUIPO ha riconosciuto, nell’udienza di discussione, che era notorio che il russo era generalmente capito negli Stati baltici.
57 Inoltre, il Tribunale ha recentemente confermato che era notorio che una parte importante dei cittadini degli Stati baltici conoscono il russo o lo parlano in quanto lingua madre (v., in tal senso, sentenza del 19 luglio 2017, медведь, T‑432/16, non pubblicata, EU:T:2017:527, punto 29). La ricorrente ha sottolineato, correttamente, che la prima commissione di ricorso dell’EUIPO era giunta alla medesima conclusione nella decisione del 17 maggio 2016 che è stata oggetto di tale sentenza così come in un’altra decisione del 20 giugno 2013 pronunciata nella causa R 814/2012‑1, che è parimenti citata nel ricorso.
58 A tale riguardo, emerge dalla giurisprudenza che l’esame di ogni domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo e deve aver luogo in ogni caso concreto (sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punto 77). La legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO deve essere valutata unicamente sulla base del regolamento n. 207/2009, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale dell’EUIPO [v. sentenza dell’8 maggio 2012, Mizuno/UAMI – Golfino (G), T‑101/11, non pubblicata, EU:T:2012:223, punto 77 e giurisprudenza ivi citata; v. parimenti, in tal senso, sentenze del 26 aprile 2007, Alcon/UAMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, punto 65, e del 2 maggio 2012, Universal Display/UAMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, non pubblicata, EU:T:2012:210, punto 37].
59 Tuttavia, alla luce della giurisprudenza che richiede all’EUIPO di prendere in considerazione le decisioni già adottate e chiedersi con una particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso (sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punto 74), si deve considerare che le decisioni anteriori dedotte dalla ricorrente costituivano manifestamente un indizio recente del fatto che la comprensione del russo nell’Unione, e, in particolare, negli Stati baltici, poteva essere qualificata come «fatto notorio», dal momento che lo stesso fatto era preso in considerazione dagli organi dell’EUIPO nell’ambito delle suddette decisioni.
60 In tali condizioni, e senza che sia necessario valutare la fondatezza dell’argomento della ricorrente relativo all’esistenza di un pubblico specializzato negli scambi commerciali con la Russia, occorre concludere che la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione nella determinazione del pubblico di riferimento nonché una violazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, dal momento che il pubblico di riferimento rispetto al quale occorreva valutare l’impedimento assoluto alla registrazione era un pubblico russofono, che ingloba il grande pubblico dell’Unione che capisce o parla il russo, e che risiede, in particolare, in Germania e negli Stati baltici.
61 Pertanto, occorre accogliere la prima e la seconda parte del primo motivo.
– Sulla terza e sulla quarta parte del primo motivo
62 Con la terza parte del primo motivo, la ricorrente contesta, in sostanza, la conclusione della commissione di ricorso secondo la quale essa non avrebbe provato che il termine «Пломбир» aveva un significato descrittivo in russo per i prodotti designati dal marchio contestato. Con la quarta parte del primo motivo, essa rimette in discussione la conclusione della commissione di ricorso secondo la quale lo «sforzo intellettuale» che si imporrebbe al pubblico di riferimento, vale a dire uno sforzo di traduzione associato ad uno sforzo di traslitterazione, non consentirebbe di determinare che esso percepisca un eventuale significato descrittivo del termine «plombir».
63 L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
64 Per quanto riguarda, in primo luogo, il significato del termine «Пломбир» o «plombir» in russo, occorre rammentare che la divisione di annullamento dell’EUIPO ha considerato, senza che ciò sia rimesso in discussione dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, che la denominazione «Пломбир» era utilizzata, all’epoca dell’ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (ex URSS), per designare un tipo di gelato.
65 La commissione di ricorso non ha menzionato nessun elemento che consenta di concludere che il termine «plombir» non era più in uso in Russia. Infatti, nonostante essa abbia precisato, al punto 30 della decisione impugnata, che le espressioni «gelati commestibili» o «gelato» sarebbero tradotte con l’espressione «(sliwotschnoje) moroschenoje» (сливочное мороженое) in alcuni dizionari tedesco-russo, queste considerazioni da sole non consentono di escludere che il termine «Пломбир» o «plombir» sia parimenti utilizzato, in russo, per designare tali prodotti o una varietà di tali prodotti.
66 Occorre, inoltre, rilevare che dal punto 32 della decisione impugnata e dal fascicolo dell’EUIPO emerge che la ricorrente ha prodotto dinanzi alla commissione di ricorso alcuni estratti di norme tecniche GOST del 2003, nei quali i prodotti designati con il termine «plombir» e i prodotti designati con il termine «moroschenoje» sono presenti allo stesso numero di classificazione (52175-2003). Tali norme ufficiali, stabilite dal Comitato di Stato della Russia per la standardizzazione, metrologia, accreditamento dopo la fine dell’ex-URSS, costituiscono un elemento di prova concreto ai fini di dimostrare che il termine «plombir» o «Пломбир» è un termine corrente in russo per designare i gelati commestibili.
67 La ricorrente ha parimenti prodotto dinanzi alla commissione di ricorso la decisione del Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio dei brevetti e dei marchi tedesco) del 12 marzo 2013, che conferma che il termine «plombir» o «Пломбир» designava in russo, ivi compreso alla data alla quale tale decisione è stata adottata, il gelato.
68 Ne consegue che la ricorrente ha presentato dinanzi alla commissione di ricorso elementi di prova sufficienti al fine di dimostrare che il termine «plombir» o «Пломбир» era descrittivo, in russo, dei prodotti in causa.
69 Inoltre, si deve precisare che gli estratti di dizionario che la ricorrente ha prodotto per la prima volta dinanzi al Tribunale (allegati K16 e K17 alla domanda di fissazione dell’udienza) confermano che tale termine è comunemente utilizzato in Russia per designare il gelato.
70 L’argomento dell’interveniente secondo il quale occorrerebbe tener conto dell’utilizzo del termine «plombir» o «Пломбир» per designare altri prodotti non è idoneo a rimettere in discussione tale conclusione. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, il fatto che un’espressione possa rivestire molteplici significati non esclude l’esistenza di un carattere descrittivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. A tale riguardo, è sufficiente che, in almeno uno dei suoi significati, il marchio possa essere utilizzato per fini descrittivi dei prodotti in causa (v. sentenza del 12 febbraio 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, punto 97 e giurisprudenza ivi citata).
71 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la percezione del marchio contestato da parte dei consumatori russofoni dell’Unione che risiedono, in particolare, negli Stati baltici e in Germania, occorre rammentare che, affinché un segno entri nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, esso deve presentare con i prodotti o servizi che designa un rapporto sufficientemente diretto e concreto di natura tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente, e senza altra riflessione, una descrizione di tali prodotti o di tali servizi o una delle loro caratteristiche [v. sentenza del 22 giugno 2005, Metso Paper Automation/UAMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, punto 25 e giurisprudenza ivi citata].
72 Nel caso di specie, contrariamente a ciò che la commissione di ricorso ha considerato nella decisione impugnata, sarebbe più evidente per il pubblico russofono dell’Unione associare al termine «plombir», piuttosto che al termine «Пломбир», un significato descrittivo del gelato in russo, considerato che l’insieme di tale pubblico conosce l’alfabeto latino, ma non necessariamente l’alfabeto cirillico.
73 Come fa valere la ricorrente, il pubblico russofono dell’Unione è parimenti capace di utilizzare mezzi di comunicazione che non sono in grado di elaborare i caratteri cirillici ed è quindi abituato alla traslitterazione dei termini russi in caratteri latini.
74 Si deve, inoltre, rammentare che la traslitterazione in caratteri latini di un termine derivante da un altro alfabeto non costituisce necessariamente un ostacolo alla percezione da parte del pubblico di riferimento del significato descrittivo di tale termine [v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2010, Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer/UAMI (CHROMA), T‑281/09, EU:T:2010:537, punto 34 e giurisprudenza ivi citata].
75 Nel caso di specie, da quanto precede emerge che, nei limiti in cui il termine «plombir» costituisce la traslitterazione fedele del termine «Пломбир» in lettere dell’alfabeto latino conosciuto dal consumatore russofono dell’Unione interessato, il suo significato descrittivo è idoneo ad essere immediatamente e direttamente colto da tale consumatore.
76 Pertanto, occorre parimenti accogliere la terza e la quarta parte del primo motivo e, conseguentemente, il primo motivo nel suo insieme.
77 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, e senza che sia necessario esaminare il terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 75 del regolamento n. 207/2009, la decisione impugnata deve essere annullata.
Sulle spese
78 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
79 Ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO sono considerate spese ripetibili.
80 L’EUIPO, rimasto soccombente, dev’essere condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultima. Esse comprendono parimenti le spese indispensabili sostenute dalla ricorrente ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.
81 L’interveniente, rimasta soccombente, si farà carico delle proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 settembre 2016 (procedimento R 1812/2015‑4) è annullata.
2) L’EUIPO si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Monolith Frost GmbH, ivi comprese le spese indispensabili sostenute dalla Monolith Frost ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.
3) La Dovgan GmbH si farà carico delle proprie spese.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 dicembre 2018.
Firme