WYROK SĄDU (druga izba)

z dnia 15 października 2018 r.(*)

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego MINERAL MAGIC – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER – Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1001]

W sprawie T‑7/17

John Mills Ltd, z siedzibą w Londynie (Zjednoczone Królestwo), reprezentowana przez S. Malynicza, QC,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez A. Lukošiūtė i D. Hanfa, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest:

Jerome Alexander Consulting Corp., z siedzibą w Surfside, Floryda (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez T. Bamforda i C. Rani, solicitors,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 5 października 2016 r. (sprawa R 2087/2015‑1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Jerome Alexander Consulting a John Mills,

SĄD (druga izba),

w składzie: M. Prek (sprawozdawca), prezes, E. Buttigieg i B. Berke, sędziowie,

sekretarz: X. Lopez Bancalari, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 5 stycznia 2017 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez EUIPO w sekretariacie Sądu w dniu 31 marca 2017 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 3 kwietnia 2017 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 5 lutego 2018 r.,

uwzględniwszy postanowienie z dnia 13 marca 2018 r. w przedmiocie otwarcia ustnego etapu postępowania na nowo,

uwzględniwszy pytanie na piśmie wystosowane do stron przez Sąd oraz udzielone na to pytanie odpowiedzi, które wpłynęły do sekretariatu Sądu w dniach 30 marca i 4 kwietnia 2018 r.,

uwzględniwszy postanowienie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w przedmiocie zamknięcia ustnego etapu postępowania,

wydaje następujący

Wyrok

 Okoliczności powstania sporu

1        W dniu 18 września 2013 r. skarżąca, John Mills Ltd, dokonała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1)].

2        Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, było następujące oznaczenie słowne:

MINERAL MAGIC

3        Towary, dla których wystąpiono o rejestrację, należą do klasy 3 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „płyny do pielęgnacji włosów; preparaty ścierne; mydła; perfumeryjne (produkty-); esencjonalne (olejki-); kosmetyki; środki do oczyszczania i pielęgnacji skóry, skóry głowy i włosów; dezodoranty do użytku osobistego”.

4        Zgłoszenie unijnego znaku towarowego zostało opublikowane w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych nr 2014/14 z dnia 23 stycznia 2014 r.

5        W dniu 23 kwietnia 2015 r. interwenient, Jerome Alexander Consulting Corp., wniósł na podstawie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 46 rozporządzenia nr 2017/1001) sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów, o których mowa w pkt 3 powyżej.

6        Sprzeciw opierał się na następujących wcześniejszych znakach towarowych:

–        amerykańskim słownym znaku towarowym MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER nr 4274584, oznaczającym następujące towary: „puder do twarzy zawierający minerały”;

–        amerykańskim niezarejestrowanym słownym znaku towarowym MAGIC MINERALS, oznaczającym następujące towary: „kosmetyki”.

7        W uzasadnieniu sprzeciwu powołana została podstawa odmowy rejestracji określona w art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001).

8        Decyzją z dnia 18 sierpnia 2015 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw.

9        W dniu 15 października 2015 r. interwenient – działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 66–71 rozporządzenia 2017/1001) – wniósł do EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

10      Decyzją z dnia 5 października 2016 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów i na podstawie art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 odmówiła zarejestrowania zgłoszonego znaku towarowego.

11      Po pierwsze, Izba Odwoławcza odnotowała fakt, że interwenient wycofał się z oparcia sprzeciwu na amerykańskim niezarejestrowanym znaku towarowym MAGIC MINERALS i ograniczył się do powołania się na amerykański słowny znak towarowy MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER.

12      Po drugie, Izba Odwoławcza przypomniała cel art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 – którym jest unikanie nadużywania znaku towarowego przez przedstawiciela właściciela tego znaku – oraz warunki, które w jej ocenie muszą zostać spełnione, by sprzeciw odniósł skutek na podstawie tego przepisu, a zgodnie z którymi zgłaszający sprzeciw musi być właścicielem wcześniejszego znaku, zgłaszający znak towarowy musi być w danej chwili lub wcześniej przedstawicielem wspomnianego właściciela znaku, zgłoszenie powinno zostać dokonane w imieniu agenta lub przedstawiciela bez zgody właściciela znaku oraz bez istnienia usankcjonowanych prawnie powodów usprawiedliwiających działania agenta lub przedstawiciela, jak również powinno ono dotyczyć oznaczeń i towarów identycznych lub podobnych.

13      Po trzecie, Izba Odwoławcza przeprowadziła konkretną analizę, czy w niniejszej sprawie zostały spełnione kryteria umożliwiające uwzględnienie sprzeciwu na podstawie art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009. Na wstępie, co się tyczy istnienia relacji przedstawiciel–mocodawca, Izba Odwoławcza podkreśliła, że określenia „agent” i „przedstawiciel” należy interpretować sensu largo. W niniejszym wypadku stwierdziła ona, że zawarta między stronami umowa dystrybucji przewidywała, iż skarżąca zobowiązuje się do prowadzenia dystrybucji towarów interwenienta w Unii. Izba Odwoławcza wskazała także, że w umowie zawarte są postanowienia dotyczące wyłącznego charakteru umowy, klauzula o zakazie konkurencji oraz postanowienia dotyczące prawa własności intelektualnej interwenienta. Uznała ona, że przedstawione przez interwenienta dowody, mianowicie formularze zamówienia, w tym jeden opatrzony datą poprzedzającą o dwa miesiące dzień dokonania zgłoszenia zgłoszonego znaku towarowego, poświadczają, że strony łączyły intensywne stosunki handlowe, wykraczające poza zwykłą relację istniejącą zazwyczaj między dostawcą a dystrybutorem. Izba Odwoławcza stwierdziła zatem istnienie w momencie dokonania zgłoszenia zgłoszonego znaku towarowego rzeczywistych, faktycznych i trwałych stosunków handlowych, powodujących powstanie ogólnych obowiązków w zakresie zaufania i lojalności, a także ustaliła, że skarżąca była agentem w rozumieniu art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009.

14      Po czwarte, Izba Odwoławcza podkreśliła, że art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 dotyczy – poza przypadkami, w których porównywane towary lub usługi są identyczne – sytuacji, w których są one podobne. Zauważyła ona, że w niniejszej sprawie towary, do których odnoszą się kolidujące ze sobą oznaczenia, są identyczne – „kosmetyki” oznaczane zgłoszonym znakiem towarowym obejmują „puder do twarzy zawierający minerały”, do którego odnosi się wcześniejszy znak towarowy – lub podobne – pozostałe towary oznaczane zgłoszonym znakiem towarowym wykazujące związki z towarami opatrywanymi wcześniejszym znakiem towarowym z tego względu, że mogą one zawierać identyczne składniki, są produkowane przez te same przedsiębiorstwa i są oferowane wspólnie w drogeriach i na tych samych stoiskach w sklepach detalicznych.

15      W odniesieniu do oznaczeń Izba Odwoławcza stwierdziła, że są one podobne. Przede wszystkim zwróciła ona uwagę na uderzające podobieństwo dwóch pierwszych elementów słownych („magic” i „minerals”) wcześniejszego znaku towarowego i elementów słownych zgłoszonego znaku towarowego. Następnie Izba Odwoławcza podkreśliła, że wcześniejszy znak towarowy może być postrzegany przez właściwy krąg odbiorców z Unii jako oznaczenie składające się z dwóch elementów: z elementu „by jerome alexander” – który będzie postrzegany jako określenie jednostki macierzystej, czyli podmiotu odpowiedzialnego za towar, i z elementu „magic minerals” – który będzie prawdopodobnie postrzegany jako określenie samego towaru lub linii towarów. Wreszcie stwierdziła ona, że okoliczność, iż United States patent and trademark office (USPTO, urząd patentowy Stanów Zjednoczonych) nie zgłosił zastrzeżeń przy dokonywaniu rejestracji znaku towarowego MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER mimo istnienia znaku towarowego MINERAL MAGIC COSMETICS, nie oznacza, że w przypadku tych znaków nie istnieje żadne prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Izba Odwoławcza zauważyła w istocie, że właściciel znaku towarowego MINERAL MAGIC COSMETICS powinien był zgłosić sprzeciw w tym zakresie. Zważywszy na ogół powyższych okoliczności, Izba Odwoławcza uwzględniła sprzeciw oparty na art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009.

 Przebieg postępowania i żądania stron

16      Skarżąca wnosi do Sądu o:

–        stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

–        obciążenie EUIPO i interwenienta kosztami postępowania.

17      EUIPO wnosi do Sądu o:

–        oddalenie skargi w całości;

–        obciążenie skarżącej kosztami poniesionymi przez EUIPO.

18      Interwenient wnosi do Sądu o:

–        oddalenie skargi w całości;

–        utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji;

–        nakazanie skarżącej pokrycia przez nią jej własnych kosztów oraz kosztów interwenienta i EUIPO.

 Co do prawa

19      Na poparcie skargi skarżąca podniosła w istocie jeden zarzut, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, który jest podzielony na trzy zarzuty szczegółowe. Pierwszy z nich opiera się na tym, że Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, iż skarżąca jest agentem lub przedstawicielem właściciela wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu wspomnianego przepisu. W ramach drugiego zarzutu szczegółowego podniesiono, że Izba Odwoławcza naruszyła prawo, ponieważ stwierdziła, iż art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 znajduje zastosowanie, nawet jeżeli kolidujące ze sobą oznaczenia są po prostu podobne, a nie identyczne. Trzeci zarzut szczegółowy oparty jest na fakcie, że Izba Odwoławcza nieprawidłowo stwierdziła, iż wspomniany powyżej przepis znajduje zastosowanie, mimo że towary oznaczane wcześniejszym znakiem towarowym nie są identyczne z towarami, do których odnosi się zgłoszonych znak towarowy.

20      Sąd uważa, że w pierwszej kolejności należy rozpatrzyć drugi zarzut szczegółowy, dotyczący błędnego zastosowania art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 w przypadku oznaczeń, które są podobne.

21      Skarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, iż aby można było powołać się na art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, wystarczy, by wcześniejszy znak towarowy był po prostu podobny do zgłoszonego znaku towarowego, a nie identyczny z nim. Wskazała ona również, że Izba Odwoławcza niesłusznie uwzględniła punkt widzenia odbiorców z Unii, mimo że krąg odbiorców wcześniejszego amerykańskiego słownego znaku towarowego składa się z odbiorców amerykańskich.

22      EUIPO, popierane przez interwenienta, kwestionuje argumenty skarżącej. Uważa ono, że ściśle literalna wykładnia art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 wiązałaby się z tym, że przepis ten mógłby być stosowany tylko w sytuacji, gdy oznaczenia są identyczne, i prowadziłaby do pozbawienia go skuteczności. EUIPO sądzi w istocie, że zgłaszający znak towarowy mógłby uniknąć zastosowania tego przepisu poprzez wprowadzenie niewielkich zmian do wcześniejszego znaku towarowego i że sytuacja ta w poważny sposób zagroziłaby interesom właściciela wcześniejszego znaku towarowego. Twierdzi ono, że gdyby znak został zarejestrowany pomimo podobieństwa do znaku wcześniejszego, to zgłaszający sporny znak towarowy mógłby uniemożliwić jakąkolwiek późniejszą rejestrację i wszelkie używanie wcześniejszego znaku towarowego przez pierwotnego właściciela. Tymczasem celem wyżej wskazanego przepisu jest właśnie zapobieżenie nadużyciu znaku towarowego przez przedstawiciela właściciela tego znaku, ponieważ przedstawiciel może wykorzystać wiedzę i doświadczenie zdobyte w okresie trwania stosunków handlowych, a w rezultacie czerpać nienależną korzyść z wysiłków i nakładów poczynionych przez tego właściciela. Zdaniem EUIPO, aby skutecznie uchronić prawowitego właściciela przed nieuczciwymi praktykami jego przedstawicieli, przepis ten należy interpretować w sposób zniuansowany, poprzez rozszerzenie jego zastosowania na sytuacje wykraczające poza ścisłą identyczność. Porównanie oznaczeń dokonywane w świetle art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001] i w świetle art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia niekoniecznie musi być takie samo. EUIPO twierdzi, że porównanie oznaczeń dokonywane na podstawie art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 skupia się na interesach wcześniejszego znaku towarowego. W niniejszym wypadku Izba Odwoławcza nie zastosowała kryterium podobieństwa właściwego art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, lecz w oparciu o szczególną naturę rozpatrywanych oznaczeń przeprowadziła analizę, czy mogą one zostać ocenione jako „zasadniczo” podobne, co wiązałoby się z naruszeniem prawowitych interesów właściciela znaku i z możliwością czerpania przez skarżącą nienależnej korzyści z jej relacji z owym właścicielem. W rezultacie zastosowanie art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 w niniejszej sprawie, wykraczające poza oznaczenia identyczne, wynikałoby ze szczególnej natury rozpatrywanych oznaczeń.

23      Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 „[w] wyniku sprzeciwu właściciela znaku towarowego znaku towarowego nie rejestruje się, w przypadku gdy agent lub przedstawiciel właściciela znaku towarowego występuje o rejestrację na swoją rzecz bez zgody właściciela”.

24      Przepis ten nie zawiera wyraźnej wzmianki o warunku identyczności lub podobieństwa między znakiem właściciela a znakiem zgłoszonym przez agenta lub przedstawiciela.

25      Niemniej jednak należy uznać, że art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 ma na celu zapobieżenie nadużyciu znaku towarowego przez agenta lub przedstawiciela właściciela tego znaku, ponieważ taki agent lub przedstawiciel może wykorzystać wiedzę i doświadczenie zdobyte w okresie trwania stosunków handlowych łączących go z właścicielem, a w rezultacie czerpać nienależną korzyść z wysiłków i nakładów poczynionych przez samego właściciela znaku towarowego [zob. podobnie wyrok z dnia 29 listopada 2012 r., Adamowski/OHIM – Fagumit (FAGUMIT), T‑537/10 i T‑538/10, EU:T:2012:634, pkt 22]. Powyższy przepis wymaga zatem zasadniczo, by między znakiem właściciela a znakiem, o którego rejestrację na swoją rzecz wnosi agent lub przedstawiciel, istniał ścisły związek. Taki związek może powstać, jeżeli rozpatrywane znaki stanowią swój odpowiednik.

26      W tym kontekście prace przygotowawcze poprzedzające przyjęcie rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego dostarczają użytecznego wyjaśnienia intencji prawodawcy i wskazują na interpretację, zgodnie z którą wcześniejszy znak towarowy i zgłoszony znak towarowy powinny być identyczne – a nie po prostu podobne – aby art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 mógł znaleźć zastosowanie.

27      Jak przypomina bowiem skarżąca, prawodawca Unii we wstępnym projekcie rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego przewidział pierwotnie, że omawiany tu przepis będzie mógł znajdować zastosowanie także w przypadku oznaczenia podobnego. Możliwość ta nie została jednak przejęta w ostatecznej wersji art. 8 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1).

28      Jednocześnie w dokumencie Rady Unii Europejskiej nr 11035/82 z dnia 1 grudnia 1982 r., w którym figuruje podsumowanie uwag grupy roboczej pracującej w ramach Rady nad rozporządzeniem w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, wyraźnie wskazano, że grupa ta nie przyjęła propozycji jednej z delegacji, dotyczącej tego, by omawiany tu przepis znajdował zastosowanie także w przypadku „podobnych” znaków dla „podobnych” towarów.

29      W tym względzie w odpowiedzi na wystosowane przez Sąd pytanie na piśmie EUIPO zaznaczyło, po pierwsze, że ten wycinek prac przygotowawczych może być interpretowany jedynie w ten sposób, że Rada po prostu odmówiła „wyraźnego” ustanowienia, iż omawiany przepis powinien być stosowany w identycznych lub podobnych znaków towarowych, a po drugie, że ten fragment prac przygotowawczych należy postrzegać w kontekście charakteryzującym się tym, że służby Komisji Europejskiej zasugerowały użycie wyrażenia „identyczne lub podobne” we wstępnym projekcie rozporządzenia. Tego rodzaju argumenty należy oddalić.

30      Po pierwsze bowiem, okoliczność, że prawodawca dwukrotnie zrezygnował z wyraźnego wskazania, że omawiany przepis powinien znajdować zastosowanie także w przypadku znaków podobnych – pierwszy raz przy dokonywaniu zmian w tej kwestii we wstępnym projekcie rozporządzenia i drugi raz poprzez wyraźne odrzucenie wniosku jednej delegacji – w sposób wystarczający wskazuje na jego intencje w tym względzie.

31      Po drugie, ze sformułowania zawartego w dokumencie nr 11035/82 wynika, że odrzucona została sama propozycja rzeczonej delegacji, aby ów przepis stosował się również do znaków podobnych, a nie, jak sugeruje EUIPO, propozycja zamieszczenia słów „identyczne lub podobne” w tym przepisie.

32      Po trzecie, w tym samym dokumencie nr 11035/82 grupa robocza podkreśliła, że wyraziła zgodę się na to, by omawiany przepis był interpretowany jako znajdujący zastosowanie międzynarodowe w rozumieniu art. 6 septies Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., ze zmianami.

33      W tym względzie należy podkreślić, że Unia jest stroną Porozumienia w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej (TRIPS) z dnia 15 kwietnia 1994 r. (Dz.U. 1994, L 336, s. 214), stanowiącego załącznik 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO) (Dz.U. 1994, L 336, s. 3), oraz że art. 2 wspomnianego postanowienia zawiera odesłanie do kilku materialnoprawnych postanowień konwencji paryskiej, w tym do art. 6 septies. A zatem, jak zresztą zaznaczyło samo EUIPO w odpowiedzi na pisemne pytanie Sądu, Unia jest zobowiązana w miarę możliwości do dokonywania wykładni art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 w świetle brzmienia i celu tego porozumienia. (zob. podobnie wyrok z dnia 16 listopada 2004 r., Anheuser-Busch, C‑245/02, EU:C:2004:717, pkt 42), a co za tym idzie – także art. 6 septies konwencji paryskiej.

34      Zgodnie z powyższym postanowieniem, jeżeli agent lub przedstawiciel osoby, która jest właścicielem znaku w jednym z państw będących członkami związku ochrony własności przemysłowej, wnosi bez zezwolenia właściciela o zarejestrowanie znaku na swoją rzecz w jednym lub kilku z tych państw, właściciel będzie mógł sprzeciwić się żądanej rejestracji. Postanowienie to, zgodnie ze swoim brzmieniem, nie może być interpretowane inaczej niż w taki sposób, że znak towarowy właściciela i znak zgłoszony przez agenta lub przedstawiciela powinny być takie same. Należy doprecyzować, że również angielską wersję tego postanowienia należy rozumieć w ten sposób, że znak towarowy właściciela i znak zgłoszony przez agenta lub przedstawiciela muszą być identyczne. Wersja ta odnosi się bowiem do właściciela znaku („the proprietor of a mark”), a następnie ponownie mówi o rejestracji znaku („the registration of the mark”), przy czym tym ostatnim znakiem nie może być znak inny niż znak właściciela.

35      Zważywszy na brak dwuznaczności w brzmieniu art. 6 septies konwencji paryskiej, EUIPO nie może przywoływać prac przygotowawczych poprzedzających przyjęcie tej konwencji na poparcie twierdzenia, że artykuł ten należy rozumieć jako obejmujący także sytuacje, w których oznaczenia są jedynie podobne.

36      Po czwarte, EUIPO próbuje wywodzić z faktu wspomnienia o „identyczności lub podobieństwie” w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 i niezawarcia takiej wzmianki w art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia swoje argumenty na poparcie tezy, że zakres zastosowania tego ostatniego przepisu nie ogranicza się do przypadków ścisłej identyczności rozpatrywanych znaków. Tymczasem brak takiej wzmianki należy rozumieć raczej w ten sposób, że prawodawcy wydawało się oczywiste, iż przepis ten dotyczy przypadków, w których znak zgłoszony przez agenta jest znakiem jego właściciela, a zatem jest, z definicji, identyczny, wobec czego doprecyzowanie tego nie wydawało mu się potrzebne.

37      Z powyższego wynika, że w odczuciu prawodawcy Unii art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 może znajdować zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy znak właściciela i znak zgłoszony przez agenta lub przedstawiciela tego właściciela są identyczne, a nie po prostu podobne.

38      W tym kontekście warto przypomnieć, że jeżeli chodzi o poziom wymagań pozwalających na uznanie, że oznaczenia są identyczne, to z orzecznictwa wynika, iż oznaczenie jest identyczne z innym oznaczeniem, gdy powtarza, bez dokonywania zmian ani wprowadzenia żadnych dodatkowych elementów, wszystkie elementy tworzące to oznaczenie lub gdy rozpatrywane jako całość wykazuje różnice, które są tak nieznaczne, że mogą zostać niedostrzeżone przez przeciętnego konsumenta, ponieważ ten ostatni bardzo rzadko ma możliwość dokonania bezpośredniego porównania oznaczeń i musi zaufać niedoskonałemu wrażeniu zachowanemu w pamięci [wyrok z dnia 3 grudnia 2015 r., TrekStor/OHIM – Scanlab (iDrive), T‑105/14, niepublikowany, EU:T:2015:924, pkt 62].

39      W tym samym duchu należy podkreślić, że kwestia identyczności oznaczeń stanowiła także – w sposób nieco bardziej pośredni – przedmiot badania w ramach oceny rzeczywistego używania znaku towarowego. Artykuł 15 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 18 rozporządzenia 2017/1001) stanowi, że za używanie uznaje się także używanie znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany, bez względu na to, czy znak towarowy w postaci, w jakiej jest używany, jest również zarejestrowany na rzecz danego właściciela. Celem tego przepisu jest pozwolenie właścicielowi na dokonywanie w oznaczeniu zmian, które nie wpływając na jego charakter odróżniający, umożliwią lepsze przystosowanie go do wymogów związanych z prowadzeniem obrotu danymi towarami lub usługami i z ich promocją. Taka różnica musi jednak dotyczyć elementów, które nie są istotne, a oznaczenia w postaci, w jakiej są one używane i zostały zarejestrowane, powinny być co do zasady równoważne [zob. podobnie wyrok z dnia 23 lutego 2006 r., Il Ponte Finanziaria/OHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, EU:T:2006:65, pkt 50].

40      Należy wobec tego ustalić, czy kolidujące ze sobą oznaczenia są identyczne w rozumieniu przywołanego w pkt 38 powyżej wyroku z dnia 3 grudnia 2015 r., iDrive (T‑105/14, niepublikowanego, EU:T:2015:924), poprzez oparcie się na kryteriach ustanowionych w przywołanym w pkt 39 powyżej wyroku z dnia 23 lutego 2006 r., BAINBRIDGE (T‑194/03, EU:T:2006:65).

41      W tym względzie z pkt 33 zaskarżonej decyzji wynika, że Izba Odwoławcza uznała, że zgłoszony znak towarowy różni się od wcześniejszego znaku towarowego tym, iż została w nim odwrócona kolejność słów „mineral” i „magic” i nie zawiera on ani litery „s”, ani wyrażenia „by jerome alexander”, i że na tej podstawie kolidujące ze sobą oznaczenia należało uznać za podobne. Wniosek ten należy przyjąć. Jest bowiem oczywiste, że w niniejszej sprawie kolidujące ze sobą oznaczenia nie są identyczne, co potwierdzają zresztą wszyscy uczestnicy w swoich pismach procesowych. Brak identyczności oznaczeń jest ponadto do tego stopnia oczywisty, że jego stwierdzenie narzuca się niezależnie od różnic w postrzeganiu, jakie mogłyby istnieć między przeciętnymi konsumentami w zależności od zamieszkiwanego przez nich obszaru.

42      Ponieważ kolidujące ze sobą oznaczenia nie są identyczne, należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, iż art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 mógł stanowić podstawę odmowy rejestracji zgłoszonego znaku towarowego.

43      Zważywszy na powyższe, i bez potrzeby rozpatrywania zarzutów szczegółowych pierwszego i trzeciego, należy uwzględnić jedyny zarzut skarżącej, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, a w konsekwencji – stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji.

 W przedmiocie kosztów

44      Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponadto zgodnie z art. 134 § 2 tego regulaminu, jeżeli więcej niż jedna strona przegrała sprawę, Sąd rozstrzyga o podziale kosztów.

45      W niniejszej sprawie żądania EUIPO i interwenienta nie zostały uwzględnione, wobec czego należy nakazać pokrycie przez każdego z nich, poza ich własnymi kosztami, po połowie kosztów poniesionych przez skarżącą.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba),

orzeka, co następuje:

1)      Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 5 października 2016 r. (sprawa R 2087/20151).

2)      EUIPO pokrywa własne koszty oraz połowę kosztów poniesionych przez John Mills Ltd.

3)      Jerome Alexander Consulting Corp. pokrywa własne koszty oraz połowę kosztów poniesionych przez John Mills.

Prek

Buttigieg

Berke

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 15 października 2018 r.

Podpisy


*      Język postępowania: angielski.