Hogere voorziening ingesteld op 18 september 2018 door Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH tegen het arrest van het Gerecht (Negende Kamer) van 12 juli 2018 in zaak T-41/17, Lotte Co. Ltd / Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

(Zaak C-580/18 P)

Procestaal: Duits

Partijen

Rekwirante: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH (vertegenwoordigers: Dr. A. Jaeger-Lenz, Rechtsanwältin, C. Elkemann, Rechtsanwältin, en Dr. A. Lambrecht, Rechtsanwalt)

Andere partijen in de procedure: Lotte Co. Ltd, Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Conclusies

het arrest van het Gerecht (Negende Kamer) van 12 juli 2018 (T-41/17) vernietigen en het beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt van (BHIM) van 28 oktober 2016 (zaak R-0250/2016-5) verwerpen;

subsidiair, het bestreden arrest vernietigen en de zaak terugverwijzen naar het Gerecht;

verzoekster (Lotte Co. Ltd) verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Rekwirante voert de volgende middelen aan:

Het Gerecht heeft ten onrechte gebruikgemaakt van zijn herzieningsbevoegdheid als bedoeld in artikel 65, lid 3, van verordening nr. 207/20091 , hoewel de kamer van beroep nog geen toereikende feitelijke vaststellingen had verricht met betrekking tot de frequentie van het gebruik en de bestendigheid ervan in de tijd. Dit heeft de belangen van rekwirante geschaad aangezien de vaststellingen van het Gerecht ontoereikend zijn en geen rekening houden met belangrijke bewijzen. Indien de kamer van beroep dergelijke vaststellingen reeds had verricht, had rekwirante hiertegen kunnen opkomen bij het Gerecht.

Het Gerecht wijst er bij de beoordeling van het „normale gebruik” in de zin van artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 met name op dat de in de facturen vermelde omzetcijfers te laag zijn in verhouding met de omzetcijfers die blijken uit de onder ede afgelegde verklaring. Het Gerecht had echter hoogstens de objectieve productie- en bedrijfscapaciteit die in de bedrijfstak gebruikelijk zijn in aanmerking moeten nemen. De actuele subjectieve situatie van de individuele onderneming mochten bij het bepalen van de omvang van het gebruik geen rol spelen. Bovendien is het gebruik van een merk zelfs als normaal aan te merken wanneer het zeer gering is; er bestaan geen absolute ondergrenzen. De bedrijfsstrategie en het commerciële succes van de betrokken producten dient niet te worden beoordeeld. Het enige wat relevant is, is de vraag of er sprake is van zuiver symbolisch gebruik.

Het Gerecht heeft het criterium „normaal gebruik” als bedoeld in artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 ook in die zin onjuist uitgelegd dat het in algemene zin is uitgegaan van de totale marktomvang, zonder hierbij rekening te houden met de objectieve productie- en bedrijfscapaciteit die in de bedrijfstak gebruikelijk zijn en de mate van diversificatie van de betrokken ondernemingen.

Het Gerecht heeft de feiten omtrent het normale gebruik van het oudere merk verdraaid door cruciale gegevens uit de onder ede afgelegde verklaring, in het bijzonder met betrekking tot de bestendigheid van het gebruik in de tijd, buiten beschouwing te laten.

Het Gerecht heeft het algemeen beginsel van gelijke behandeling geschonden doordat het bij de beoordeling van het rechtsinstandhoudende gebruik vooral is afgegaan op de subjectieve situatie van de licentienemer van rekwirante en in het bijzonder mede rekening heeft gehouden met de omvang van de bedrijfsactiviteit en de productie- en bedrijfscapaciteit van de licentienemer.

Het Gerecht heeft het algemene beginsel van gelijke behandeling ook geschonden doordat het is afgeweken van vroegere rechtspraak van het Gerecht en het Hof, waarin deze in vergelijkbare zaken hebben geoordeeld dat er sprake is van normaal gebruik.

____________

1     Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (gecodificeerde versie), PB 2009, L 78, blz. 1.