Impugnazione proposta il 21 dicembre 2018 dalla The Yokohama Rubber Co. Ltd. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 24 ottobre 2018, causa T-447/16, Pirelli Tyre / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

(Causa C-818/18 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: The Yokohama Rubber Co. Ltd (rappresentanti: D. Martucci, F. Boscariol de Roberto, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Pirelli Tyre SpA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

ove necessario, rinviare la causa al Tribunale;

condannare la Pirelli Tyre SpA a pagare le spese, incluse quelle relative ai procedimenti dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Prima parte del primo motivo di ricorso: se il marchio sia costituito dalla forma del prodotto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/941

Il Tribunale ha affermato che, sebbene la rappresentazione grafica che costituisce il segno controverso non faccia apparire alcun contorno e non sia accompagnata da alcuna descrizione aggiuntiva, la Pirelli non contesta che taluni dei suoi modelli di pneumatico contengano, sulla superficie dello pneumatico stesso, una scanalatura nella forma rappresentata dal segno controverso. Inoltre, la possibilità offerta all’autorità competente di prendere in considerazione elementi utili per l’identificazione delle caratteristiche essenziali di un segno tridimensionale controverso è stata estesa all’esame dei segni bidimensionali. Il Tribunale ha concluso il proprio ragionamento affermando che: «si deve riconoscere che, analizzato oggettivamente e concretamente, il marchio controverso non rappresenta il disegno di un battistrada. Esso rappresenta al massimo una scanalatura isolata di un battistrada». La Corte di giustizia dell’Unione europea ha ripetutamente affermato che la giurisprudenza elaborata in relazione ai marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto del prodotto o di parte del prodotto stesso è parimenti applicabile laddove, come nel caso di specie, il marchio richiesto sia un marchio figurativo costituito dalla rappresentazione bidimensionale di tale prodotto o parte del prodotto. In un simile caso, analogamente il marchio non è costituito da un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti da esso contraddistinto. La rappresentazione grafica del marchio contestato riproduce esattamente la forma del prodotto (ossia il disegno) che esso contraddistingue o del prodotto al quale è correlato per ragioni tecniche. La spiegazione fornita dal Tribunale, secondo cui il segno non è una parte significativa del prodotto, è arbitraria e contraria alla giurisprudenza elaborata dalla Corte e dallo stesso Tribunale. Non si tratta di stabilire se il segno costituisca una parte significativa del prodotto, ma se il segno sia una parte del prodotto.

Seconda parte del primo motivo di ricorso: se la commissione di ricorso abbia aggiunto alla forma elementi che non sono costitutivi del segno e che sono quindi esterni o estranei ad esso

Il Tribunale afferma che la commissione di ricorso si è discostata dalla forma rappresentata dal segno controverso e l’ha alterata. In altri termini, la commissione di ricorso avrebbe modificato la natura del segno, affermando o presumendo la presenza di specificità o caratteristiche esterne od estranee ad esso. In realtà, la commissione di ricorso non ha aggiunto elementi al segno, bensì valutato la forma del prodotto reale anziché una forma astratta. Se il segno, come affermato dal Tribunale, è una rappresentazione realistica di una parte del prodotto designato dal segno, è necessario di analizzare le caratteristiche della forma risultanti dalla rappresentazione grafica sotto il profilo della funzione del prodotto interessato. A parere della ricorrente, il Tribunale sembra affermare che l’EUIPO abbia tentato di trovare caratteristiche nascoste, invisibili nella forma rappresentata. Sebbene nel procedere a tale valutazione occorra senza dubbio limitarsi, prima facie, all’analisi della forma oggetto della domanda di registrazione, la relazione tra tale forma (scanalatura) e la funzione del prodotto (pneumatico) richiede la presa in considerazione di informazioni aggiuntive. Secondo la ricorrente, l’analisi del segno oggetto della domanda di registrazione è piuttosto semplice a motivo del fatto che sul prodotto il marchio appare come una riproduzione ripetuta del segno. La questione che occorre chiarire è pertanto se la raffigurazione equivalga incontestabilmente alla rappresentazione di un elemento funzionale di una parte del prodotto, e non, contrariamente a quanto asserito dal Tribunale, se la raffigurazione equivalga incontestabilmente alla rappresentazione di una parte significativa o ad una porzione ridotta del prodotto.

Secondo motivo di ricorso: solo snaturamento dei fatti

Il Tribunale è incorso in errore nel valutare tutti i fatti e tutti i documenti presentati dalla Yokohama. La ricorrente avrebbe indicato in modo preciso gli elementi probatori snaturati dal Tribunale e avrebbe dimostrato gli errori di analisi che, a suo avviso, hanno condotto a tale snaturamento. Tale snaturamento emerge in maniera evidente dai documenti del fascicolo a disposizione della Corte, senza che sia necessario procedere ad una nuova valutazione dei fatti e degli elementi probatori.

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1 Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).