Impugnazione proposta il 20 dicembre 2018 dall’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 ottobre 2018, causa T-7/17, John Mills / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

(Causa C-809/18 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Lukošiūtė, agente)

Altra parte nel procedimento: John Mills Ltd, Jerome Alexander Consulting Corp.

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

condannare la John Mills Ltd alle spese sostenute dall’EUIPO.

Motivi e principali argomenti

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 1

Il Tribunale ha mal interpretato le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 207/2009 limitandone l’ambito di applicazione alla nozione di « identità» dei segni e attribuendole il senso specifico di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 207/2009.

Il Tribunale non ha tenuto sufficientemente conto della finalità dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 207/2009, ossia evitare la sottrazione di un marchio da parte dell’agente del titolare dello stesso, poiché l’agente potrebbe sfruttare le conoscenze e l’esperienza acquisite durante la relazione commerciale con tale titolare traendo, pertanto, un indebito profitto dal lavoro e dagli investimenti effettuati dallo stesso titolare del marchio, così privilegiando un’interpretazione letterale discutibile. Il giudice dell’Unione, tuttavia, si fonda costantemente su un approccio teologico dell’interpretazione del diritto dei marchi.

Un’interpretazione letterale non consente neanche di concludere per l’applicabilità dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 ai soli marchi identici. È pertanto sufficiente che i segni in questione coincidano relativamente ad elementi che costituiscono essenzialmente il carattere distintivo del marchio anteriore. Su tale base, per analizzare i marchi contrapposti alla luce dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 207/2009, occorre stabilire se la domanda di marchio dell’Unione europea riproduca gli elementi essenziali del marchio anteriore in un modo tale da rendere evidente che il richiedente si stia indebitamente appropriando dei legittimi diritti del titolare sul suo marchio. Infatti, l’agente scorretto non solo potrebbe ostacolare qualunque successiva registrazione del marchio anteriore all’interno dell’Unione europea da parte del titolare iniziale del marchio – ma altresì qualunque uso del marchio anteriore da parte del titolare all’interno dell’Unione europea.

Violazione dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

La sentenza impugnata è inficiata da un ragionamento contraddittorio, dal momento che riconosce, da un lato, che i segni sono identici quando l’uno riproduce l’altro senza alcuna modifica o aggiunta e, dall’altro, che essi sono identici anche quando siano apportate variazioni al segno, senza alterarne il carattere distintivo (v. punti da 38 a 40 della sentenza impugnata). Un simile ragionamento è contraddittorio, dal momento che la stessa nozione di «identità» è applicata a situazioni giuridiche e fattuali diverse e dato che le vengono attribuiti erroneamente due contenuti differenti.

Il Tribunale non ha fornito spiegazioni circa i motivi per cui i marchi in conflitto non rientrerebbero nell’ambito di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 207/2009 sulla base dei criteri dal medesimo indicati al punto 39 della sentenza impugnata.

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1     Regolamento (CE) n. del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).