Överklagande ingett den 20 december 2018 av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 15 oktober 2018 i mål T-7/17, John Mills mot EUIPO

(Mål C-809/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: A. Lukošiūtė)

Övriga parter i målet: John Mills Ltd, Jerome Alexander Consulting Corp.

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

förplikta John Mills Ltd att ersätta myndighetens rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Åsidosättande av artikel 8.3 i förordning 207/2009(1 )

Tribunalen gjorde en felaktig tolkning av artikel 8.3 i förordning 207/2009 genom att begränsa dess räckvidd till begreppet ”identitet” mellan kännetecken och tillskriva den artikeln den betydelse som hör till artikel 8.1 a i förordning 207/2009.

Tribunalen tog inte tillräckligt mycket hänsyn till syftet med artikel 8.3 i förordning 207/2009 – det vill säga att förhindra att varumärkesinnehavarens ombud missbrukar varumärket, eftersom ombudet kan använda de kunskaper och den erfarenhet som han eller hon har förvärvat under den tid vederbörande stod i affärsförbindelse med innehavaren och, följaktligen, på ett otillbörligt sätt dra nytta av de ansträngningar och den investering som gjorts av varumärkesinnehavaren själv – när den prioriterade en diskutabel bokstavstolkning, trots att EU-domstolen konsekvent har tillämpat ett teleologiskt synsätt vad gäller tolkningen av EU:s varumärkesrätt.

En bokstavstolkning leder inte heller till slutsatsen att artikel 8.3 i förordning 207/2009 är tillämplig enbart på identiska varumärken. Det är därför tillräckligt om kännetecknen i fråga sammanfallar i delar som det äldre varumärkets särskiljningsförmåga i huvudsak motsvarar. Det korrekta kriteriet vid bedömningen av de motstående varumärkena med tillämpning av artikel 8.3 i förordning 207/2009 är, med detta som grund, huruvida registreringsansökan återger de huvudsakliga delarna av det äldre varumärket på ett sådant sätt att det är uppenbart att sökanden missbrukar den rättmätige ägarens rättigheter till sitt varumärke. Det illojala ombudet skulle i själva verket befinna sig i en sådan ställning att han eller hon kan förhindra inte bara att den ursprungliga ägaren gör ytterligare en registrering av det äldre varumärket inom EU, utan även att den ursprungliga innehavaren använder det äldre varumärket inom EU.

Åsidosättande av artikel 36 i EU-domstolens stadga

Den överklagade domen är behäftad med ett motstridigt resonemang såtillvida att det i domen å ena sidan godtas att känntecken är identiska när ett av dem återger det andra utan någon ändring eller något tillägg, och å andra sidan godtas att de också är identiska när det görs flera ändringar utan att särskiljningsförmågan påverkas (se punkterna 38–40 i den överklagade domen). Ett sådant resonemang är motstridigt eftersom samma ”identitetsbegrepp” tillämpas på olika rättsliga och faktiska situationer och på ett felaktigt sätt ges två olika innehåll.

Tribunalen angav inga skäl till varför de motstående kännetecknen inte faller under artikel 8.3 i förordning 207/2009 till följd av tillämpningen av det kriterium som det introducerade i punkt 39 i den överklagade domen.

____________

(1 ) Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).