En su sentencia, el Tribunal de Justicia declara:
Las sociedades Merck y Beecham son titulares de patentes registradas en el Reino Unido relativas, en el caso de la primera, a un medicamento contra la hipertensión (Innovace), a un medicamento prescrito en el tratamiento de la próstata (Proscar) y a un medicamento contra el glaucoma (Timoptol) y, en el caso de la segunda, a un antibiótico (Augmentin).
Estos medicamentos fueron comercializados por Merck y Beecham en España y en Portugal en un momento en que la patentabilidad de los medicamentos no era posible en estos dos Estados (la patentabilidad de los medicamentos se introdujo en España el 7 de octubre de 1992 y en Portugal el 1 de enero de 1992).
Merck y Beecham imputaron a las sociedades Primecrown y Europharm haber violado sus derechos sobre patentes británicas, al importar los medicamentos de que se trata de España y Portugal en el Reino Unido, para aprovechar la diferencia de precio entre dichos Estados miembros.
En consecuencia, los dos asuntos planteados al Tribunal de Justicia por la High Court de Londres hacen referencia a casos en que determinados medicamentos están patentados en un Estado miembro y los titulares de la patente pretenden oponerse a las importaciones de estos mismos medicamentos procedentes de otro Estado miembro en el que, por una parte, no era posible adquirir una patente para tales medicamentos y, por otra, el titular de la patente estaba jurídica o moralmente obligado a comercializar los citados medicamentos.
El Tribunal de Justicia hace referencia a su jurisprudencia, conforme a la cual la protección de las patentes sólo puede obstaculizar la libre circulación de mercancías en la medida en que lo justifique la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de la patente. Este objeto específico consiste, particularmente, en garantizar al titular de la patente el derecho exclusivo a emplear una invención con vistas a la fabricación y a la primera comercialización de productos.
Una vez que el titular de la patente decide, con pleno conocimiento de causa, comercializar su producto, incluso en un Estado miembro en el que no exista legalmente la protección mediante patente para el producto de que se trate, deberá aceptar, en ese caso, las consecuencias de su decisión por lo que respecta a la libre circulación del producto dentro del mercado común. No podrá oponerse a la importación del producto libremente comercializado por él en un Estado miembro, aun cuando este producto no fuera patentable en dicho Estado.
El Tribunal de Justicia confirma esta conciliación entre el principio de libre circulación de mercancías y el de protección de los derechos de los titulares de patentes.
La High Court pedía también que se dilucidara si esta jurisprudencia debía ser matizada de manera que quedaran excluidos los casos en que el titular de la patente en el Estado miembro de importación está moral o jurídicamente obligado a comercializar su producto en un Estado miembro en el que dicho producto no puede estar protegido pro una patente. Respondiendo a esta cuestión, el Tribunal de Justicia admite que, en la medida en que el titular de una patente está jurídicamente obligado, con arreglo a su Derecho nacional o al Derecho comunitario, a comercializar sus productos en un Estado miembro, no puede considerarse que haya consentido la comercialización y, por consiguiente, puede oponerse a la importación y a la comercialización de tales productos en el Estado en que el producto está protegido.
En cambio, las obligaciones morales de suministrar medicamentos a los Estados miembros en que éstos son necesarios, aun cuando no sean patentables en ellos, no pueden constituir el fundamento de una excepción a la norma relativa a la libre circulación de mercancías.