Language of document : ECLI:EU:T:2014:829

Zaak T‑445/12

Koscher + Würtz GmbH

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt

(merken, tekeningen en modellen) (BHIM)


„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Gemeenschap – Beeldmerk ‚KW SURGICAL INSTRUMENTS’ – Ouder nationaal woordmerk ‚Ka We’ – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 – Beroepsprocedure – Omvang van het door de kamer van beroep te verrichten onderzoek – Bewijs van het normale gebruik van het oudere merk – Verzoek ingediend bij de oppositieafdeling – Weigering om het aangevraagde merk in te schrijven zonder voorafgaandelijk de voorwaarde van het normale gebruik van het oudere merk te onderzoeken – Onjuiste rechtsopvatting – Bevoegdheid tot herziening”

Samenvatting – Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 26 september 2014

1.      Gemeenschapsmerk – Beroepsprocedure – Beroep bij de Unierechter – Bevoegdheid van het Gerecht om de bestreden beslissing te herzien – Grenzen – Middelen inzake de kwesties die de kamer van beroep in de bestreden beslissing heeft beoordeeld – Gevolgen van de afwijzing van dergelijke middelen

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 65, lid 3)

2.      Gemeenschapsmerk – Beroepsprocedure – Beroep ingesteld tegen een beslissing van een in eerste aanleg uitspraak doende instantie van het Bureau en voorgelegd aan de kamer van beroep – Functionele continuïteit tussen deze twee instanties – Onderzoek van het beroep door de kamer van beroep – Omvang

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 64, lid 1)

3.      Gemeenschapsmerk – Opmerkingen van derden en oppositie – Onderzoek van de oppositie – Bewijs van het gebruik van het oudere merk – Noodzaak om deze kwestie, wanneer zij wordt opgeworpen door de aanvrager, te regelen alvorens uitspraak wordt gedaan op de oppositie

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 42, lid 2)

4.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van het gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Beoordeling van het verwarringsgevaar – Criteria

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)

5.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van het gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Beeldmerk KW SURGICAL INSTRUMENTS en woordmerk Ka We

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)

6.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van het gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten – Beoordelingscriteria

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)

7.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van het gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Overeenstemming van de betrokken merken – Beoordelingscriteria – Samengesteld merk

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)

8.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van het gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Overeenstemming van de betrokken merken – Mogelijkheid van visuele overeenstemming van een beeldmerk en een woordmerk

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)

9.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van het gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Zwak onderscheidend vermogen van het oudere merk – Gevolgen

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)

10.    Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van het gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Weging van de punten van overeenstemming of van verschil van de tekens – Inachtneming van andere situaties dan die van de aankoop van de betrokken waren en diensten door het relevante publiek

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)

1.      De krachtens artikel 65, lid 3, van verordening nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk aan het Gerecht toegekende bevoegdheid tot herziening impliceert niet dat het Gerecht bevoegd is om over te gaan tot een beoordeling waarover die kamer van beroep nog geen standpunt heeft ingenomen. De uitoefening van de bevoegdheid tot herziening moet derhalve in beginsel beperkt blijven tot situaties waarin het Gerecht na toetsing van de beoordeling van de kamer van beroep in staat is om op basis van de elementen, feitelijk en rechtens, zoals deze zijn vastgesteld, te bepalen welke beslissing de kamer van beroep had moeten nemen.

In dit verband kan een middel inzake een onjuiste rechtsopvatting waarvan de kamer van beroep ten aanzien van artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 blijk heeft gegeven door de oppositie toe te wijzen zonder na te gaan of het oudere merk normaal was gebruikt, enkel leiden tot vernietiging van de beslissing van de kamer van beroep en tot terugverwijzing van de zaak naar die kamer van beroep. Het Gerecht kan immers geen beoordeling verrichten van het normale gebruik van het oudere merk, aangezien de kamer van beroep zich daarover nog niet heeft uitgesproken.

De verzoekende partij zou echter met het tweede middel, dat betrekking heeft op het ontbreken van verwarringsgevaar, een volledige beslechting van het geschil kunnen verkrijgen indien dat middel gegrond wordt verklaard. Bijgevolg dient het Gerecht dat middel te onderzoeken.

Indien volgt uit het onderzoek door het Gerecht dat het tweede middel en de vordering van de verzoekende partij tot herziening moeten worden afgewezen, moet het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), nadat het de kwestie van het normale gebruik van het oudere merk heeft beoordeeld, zo nodig opnieuw uitspraak doen over het verwarringsgevaar tussen de twee conflicterende merken. Het staat dan ook aan het BHIM om voor de vergelijking van die twee merken gevolgen te verbinden aan het eventuele ontbreken van een normaal gebruik van het oudere merk voor bepaalde van de erdoor aangeduide waren.

(cf. punten 19, 39‑41, 82, 83)

2.      Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punten 28, 29)

3.      Het verzoek dat opposant het normale gebruik van het oudere merk bewijst, heeft tot gevolg dat de bewijslast voor het normale gebruik van zijn merk op straffe van afwijzing van zijn oppositie op hem komt te rusten. Het normale gebruik van het oudere merk is dus een kwestie die, wanneer zij wordt opgeworpen door de merkaanvrager, in beginsel moet worden geregeld alvorens uitspraak wordt gedaan op de oppositie zelf. Het verzoek om het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk voegt dus aan de oppositieprocedure een specifieke en prealabele vraag toe en wijzigt in die zin de teneur ervan.

Bijgevolg heeft de kamer van beroep blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te weigeren om de aanvrager voor de Gemeenschap bescherming te verlenen voor de internationale inschrijving die hij had verkregen, zonder dat zij voorafgaandelijk de kwestie van het normale gebruik van het oudere merk had onderzocht, en zulks terwijl de aanvrager voor de oppositieafdeling een verzoek had ingediend met betrekking tot het normale gebruik van het oudere merk.

(cf. punten 30, 34)

4.      Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punten 43, 44, 49, 67)

5.      Voor het Duitse professionele publiek met expertise op medisch gebied en met een bijzonder hoog aandachtsniveau bestaat verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk tussen het beeldteken „KW SURGICAL INSTRUMENTS”, waarvan is verzocht om inschrijving als gemeenschapsmerk voor „Chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten, kunstledematen, -ogen en ‑tanden; orthopedische artikelen; chirurgisch materiaal” van klasse 10 in de zin van de Overeenkomst van Nice en het woordmerk „Ka We”, dat eerder in Duitsland was ingeschreven voor „Medische en hygiënische apparaten en instrumenten, hoorapparaten, hygiënische verbanden, kunstledematen (met uitzondering van waren in of in verbinding met rubber)” van dezelfde klasse van die Overeenkomst.

Hoewel het juist is dat de woorden „surgical” en „instruments” alsook de beeldelementen bestaande in een halve cirkel en de weergave van een chirurgisch instrument enkel in het aangevraagde merk voorkomen, volstaan deze verschillen immers niet om bij de relevante consument de indruk weg te nemen dat deze merken, globaal beschouwd, visueel in geringe mate overeenstemmen en fonetisch gelijk zijn of in sterke mate overeenstemmen. De aanwezigheid, enkel wat het aangevraagde merk betreft, van het woordelement „surgical instruments” kan hoe dan ook niet afdoen aan de visuele en fonetische overeenstemming tussen de twee betrokken merken. Zelfs al zou niet vaststaan dat de door de twee conflicterende merken aangeduide waren identiek zijn, volstaat de graad van overeenstemming, die althans tussen beide merken bestaat wanneer alle door het oudere merk aangeduide waren in hun geheel worden beschouwd, om verwarringsgevaar vast te stellen.

(cf. punten 45, 71‑74)

6.      Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punt 46)

7.      Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punt 50)

8.      Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punt 51)

9.      Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punt 69)

10.    De omstandigheid dat de betrokken waren, die voor een professioneel publiek bestemd zijn, enkel uitzonderlijk per telefoon worden aangeboden, verkocht of gepromoot, kan niet elk verwarringsgevaar uitsluiten tussen twee tekens die fonetisch gelijk zijn of in sterke mate overeenstemmen, aangezien het teken fonetisch gezien niet enkel wordt gebruikt in situaties waarin de betrokken waren worden verkocht, maar ook kan worden gebruikt in andere situaties waarin het betrokken professionele publiek mondeling naar die waren verwijst, zoals bij het gebruik ervan of tijdens discussies over dat gebruik en met name over de voor‑ en nadelen van die waren.

Hoewel in dit verband van de instantie die zich over het bestaan van verwarringsgevaar moet uitspreken, niet redelijkerwijs mag worden verlangd dat zij voor elke categorie van waren een gemiddeld aandachtsniveau van de consument bepaalt op basis van het aandachtsniveau waarvan hij in verschillende situaties blijk kan geven en dat zij rekening houdt met het geringste aandachtsniveau waarvan het publiek blijk kan geven met betrekking tot een waar of een merk, is het evenwel niet uitgesloten dat bij de beoordeling of er sprake is van verwarringsgevaar rekening kan worden gehouden met andere situaties dan die van de aankoop.

(cf. punten 79‑81)