Zaak T‑291/09

Carrols Corp.

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapsbeeldmerk Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL — Absolute weigeringsgrond — Ontbreken van kwade trouw — Artikel 52, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”

Samenvatting van het arrest

1.      Gemeenschapsmerk — Beroepsprocedure — Beroep bij gemeenschapsrechter — Rechtmatigheid van beslissing van kamer van beroep in oppositieprocedure — Aan de orde gesteld door beroep op nieuwe feiten — Ontoelaatbaarheid — Inaanmerkingneming, voor uitlegging van gemeenschapsrecht, van voor instanties van Bureau niet aangevoerde communautaire, nationale of internationale rechtspraak — Toelaatbaarheid

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 65)

2.      Gemeenschapsmerk — Afstand, verval en nietigheid — Absolute nietigheidsgronden — Aanvrager te kwader trouw bij indiening van merkaanvraag — Beoordelingscriteria — Inaanmerkingneming van alle relevante factoren die bestaan op moment van indiening van inschrijvingsaanvraag

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 52, lid 1, sub b)

1.      Het beroep bij het Gerecht strekt ertoe, de rechtmatigheid van beslissingen van de kamers van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te doen toetsen in de zin van artikel 65 van verordening nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk. Het Gerecht heeft dus niet tot taak, de feitelijke omstandigheden opnieuw te onderzoeken aan de hand van bewijzen die voor het eerst voor hem worden overgelegd. Hieruit volgt dat alleen stukken die in het kader van de administratieve procedure voor het BHIM waren geproduceerd ontvankelijk zijn.

Beslissingen van nationale rechters moeten echter ontvankelijk worden verklaard ook indien zij niet in het kader van de procedure voor het Bureau waren aangevoerd. Niets belet immers partijen noch het Gerecht, zich bij de uitlegging van het recht van de Unie te laten inspireren door elementen ontleend aan de rechtspraak van de Unie of de nationale of internationale rechtspraak. Een partij moet dus voor het eerst voor het Gerecht kunnen verwijzen naar beslissingen van nationale rechters, daar het niet erom gaat, de kamer van beroep te verwijten dat zij in een bepaalde nationale rechterlijke beslissing vermelde feitelijke elementen niet in aanmerking heeft genomen, maar om het verwijt, gebaseerd op de daartoe aangevoerde rechtspraak, dat zij een bepaling van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden.

2.      De kwade trouw van de aanvrager in de zin van artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk moet globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval.

Een vermoeden dat de aanvrager wetenschap heeft van het gebruik door een derde van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, kan met name voortvloeien uit de algemene bekendheid in de betrokken economische sector van dat gebruik, waarbij deze bekendheid onder meer uit de duur van dat gebruik kan worden afgeleid. Hoe ouder dit gebruik, hoe waarschijnlijker het immers is dat de aanvrager er op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag kennis van had.

De omstandigheid echter dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat sinds lang een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, volstaat op zich niet als bewijs van de kwade trouw van de aanvrager. Het oogmerk van de aanvrager op het relevante tijdstip, een subjectief gegeven dat moet worden vastgesteld aan de hand van de objectieve omstandigheden van het voorliggende geval, moet in de beschouwing worden betrokken. Zo kan het oogmerk om een derde te beletten een waar te verkopen, in bepaalde omstandigheden op kwade trouw van de aanvrager wijzen. Dat is met name het geval wanneer de aanvrager een teken als gemeenschapsmerk heeft laten inschrijven zonder de bedoeling dit merk te gebruiken, maar enkel om de toegang van een derde tot de markt te verhinderen.

Wanneer een derde voor dezelfde of een soortgelijke waar al geruime tijd een teken gebruikt waardoor verwarring kan ontstaan met het aangevraagde merk en dit teken een zekere mate van rechtsbescherming geniet, is dit een van de relevante factoren voor de beoordeling of de aanvrager te kwader trouw is. Zelfs in dat geval kan de inschrijving van een gemeenschapsmerk echter worden uitgelegd als niet te zijn gedaan te kwader trouw, inzonderheid wanneer de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag weet dat een derde — een nieuwkomer op de markt — van dat teken wil profiteren door de presentatie ervan na te bootsen, hetgeen de aanvrager doet besluiten om dit teken te laten inschrijven teneinde het gebruik van deze presentatie te beletten.

Bij de beoordeling of sprake is van kwade trouw van de aanvrager kan eveneens rekening worden gehouden met de mate van bekendheid die een teken geniet op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit teken als gemeenschapsmerk. Deze mate van bekendheid kan immers juist het belang van de aanvrager rechtvaardigen om zich van een ruimere rechtsbescherming van zijn teken te verzekeren.

(cf. punten 48‑54)