Edizione provvisoria
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
22 novembre 2023 (*)
«Marchio dell’Unione europea – Procedura di revoca di decisioni o di cancellazione di iscrizioni – Cancellazione di un’iscrizione nel registro inficiata da un errore evidente imputabile all’EUIPO – Iscrizione nel registro di licenze per i marchi figurativi LAPLANDIA Land of purity e a. – Condizioni di registrazione di una licenza – Prova della concessione di una licenza da parte del titolare registrato – Nozione di “errore manifesto imputabile all’EUIPO” – Articolo 27, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 103, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001»
Nella causa T‑679/22,
Oy Shaman Spirits Ltd, con sede in Tyrnävä (Finlandia), rappresentata da R. Almaraz Palmero, avvocata,
ricorrente
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da E. Markakis, in qualità di agente,
convenuto
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:
Global Drinks Finland Oy, con sede in Helsinki (Finlandia), rappresentata da T. Talvitie, avvocato,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto da F. Schalin, presidente, G. Steinfatt (relatrice) e D. Kukovec, giudici,
cancelliere: V. Di Bucci
vista la fase scritta del procedimento,
vista la mancata presentazione, ad opera delle parti, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, di una domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, a norma dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Oy Shaman Spirits Ltd, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 settembre 2022 (procedimento R 909/2021-1) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Fatti
2 Tra il 2008 e il 2016 la Brandavid Oy ha ottenuto la registrazione dei seguenti marchi figurativi dell’Unione europea (in prosieguo: i «marchi di cui trattasi»):
– il marchio figurativo dell’Unione europea, registrato il 15 settembre 2008 con il numero 6 491 914, che designa prodotti delle classi 32 e 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, qui di seguito riprodotto:
– il marchio figurativo dell’Unione europea, registrato il 20 ottobre 2009 con il numero 7 087 281, che designa prodotti delle classi 32 e 33, qui di seguito riprodotto:
– il marchio figurativo dell’Unione europea, registrato il 29 febbraio 2016 con il numero 14 786 883, che designa prodotti delle classi 31, 32 e 33, qui di seguito riprodotto:
3 Il 5 gennaio 2017 il trasferimento dei marchi di cui trattasi all’interveniente, la Global Drinks Finland Oy, è stato iscritto nel registro.
4 Con domanda proposta il 6 luglio 2020, corredata, in particolare, di un contratto concluso tra la ricorrente e la Brandavid Oy (in prosieguo: il «contratto di licenza»), la ricorrente ha chiesto all’EUIPO di iscrivere nel registro dei marchi dell’Unione europea una licenza esclusiva a suo favore per i marchi di cui trattasi.
5 Il 27 luglio 2020 il dipartimento incaricato della tenuta del registro dell’EUIPO ha notificato alla ricorrente e all’interveniente la registrazione della licenza effettuata a seguito della richiesta della ricorrente ai sensi dell’articolo 111 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).
6 Con lettere del 12 e del 19 ottobre 2020, l’interveniente ha espresso il proprio disaccordo con la registrazione della licenza.
7 Il 25 novembre 2020 il dipartimento incaricato della tenuta del registro ha annunciato la revoca della registrazione della licenza, a meno che la ricorrente non avesse fornito la prova che l’interveniente accettava la registrazione della licenza.
8 Il 22 dicembre 2020 la ricorrente ha prodotto sei documenti per dimostrare che l’interveniente aveva accettato il contratto di licenza.
9 Con decisione del 18 marzo 2021, basata sull’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, il dipartimento incaricato della tenuta del registro ha cancellato l’iscrizione della licenza nel registro dei marchi dell’Unione europea.
10 Il 14 maggio 2021 la ricorrente ha proposto un ricorso contro la decisione del dipartimento incaricato della tenuta del registro.
11 Il 14 settembre 2022 la prima commissione di ricorso ha emesso la decisione impugnata, con la quale ha respinto il ricorso della ricorrente. Essa ha rilevato che l’unico elemento di prova prodotto con la domanda di registrazione consisteva nel contratto di licenza firmato dalla Brandavid Oy e dalla ricorrente nel 2016, di cui l’interveniente non era mai stata parte. In assenza di prove dell’esistenza di una licenza concessa o approvata dall’interveniente in quanto titolare registrato dei marchi di cui trattasi, la registrazione della licenza, effettuata il 27 luglio 2020, costituirebbe un errore manifesto imputabile all’Ufficio ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, il che ne giustificherebbe la cancellazione. La questione se l’interveniente fosse a conoscenza di detto contratto di licenza al momento del deposito della domanda di registrazione sarebbe irrilevante, poiché l’interveniente non sarebbe un terzo, e le argomentazioni giuridiche nonché gli elementi di prova relativi al diritto finlandese non possono mettere in discussione la conclusione di fatto secondo cui l’interveniente non ha acconsentito a tale contratto di licenza.
Conclusioni delle parti
12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese, incluse quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.
13 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese sostenute in caso di udienza.
14 L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese, incluse quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.
In diritto
15 A sostegno del ricorso, la ricorrente solleva tre motivi, il primo riguardante la violazione degli articoli da 25 a 27 del regolamento 2017/1001, il secondo relativo alla violazione degli articoli 19 e 20 di tale regolamento e il terzo vertente sulla violazione dell’articolo 103 del medesimo regolamento.
Sul primo motivo, relativo alla violazione degli articoli da 25 a 27 del regolamento 2017/1001
16 La ricorrente contesta, in sostanza, alla commissione di ricorso di non aver rispettato il contratto di licenza, con il quale essa ha ottenuto una licenza sui marchi di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, e il diritto di far registrare tale licenza, conformemente all’articolo 26, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Essa precisa che il contratto di licenza è stato firmato nel 2016 dalla Brandavid Oy, titolare, all’epoca, dei marchi di cui trattasi, e le aveva concesso espressamente i diritti contrattuali di utilizzare tali marchi e di essere iscritta quale titolare di licenza esclusiva. Al momento della registrazione del trasferimento di tali marchi, ossia nel 2017, l’interveniente sarebbe stata a conoscenza dell’esistenza di detto contratto di licenza e avrebbe quindi accettato la concessione della licenza esclusiva alla ricorrente.
17 Inoltre, la ricorrente ritiene che la licenza esclusiva le fosse stata concessa a prescindere dalla titolarità dei marchi di cui trattasi.
18 L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
19 Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, su richiesta di una delle parti, la concessione o il trasferimento di una licenza di un marchio dell’Unione europea sono iscritti nel registro e pubblicati.
20 Conformemente all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, l’articolo 20, paragrafo 5, di quest’ultimo e le norme adottate in forza di tale disposizione si applicano mutatis mutandis alla registrazione di una licenza ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 5, del medesimo regolamento.
21 L’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 prevede che la domanda di registrazione di un trasferimento contenga determinate informazioni nonché i documenti dai quali risulta il trasferimento ai sensi dei paragrafi 2 e 3; il paragrafo 3 richiede «[che] la cessione del marchio UE deve avvenire per iscritto e richiede la firma delle parti contraenti, tranne ove risulti da una sentenza; in caso contrario la cessione è nulla».
22 Inoltre, l’articolo 13, paragrafo 3, lettere a), c) e d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 della Commissione, del 5 marzo 2018, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento 2017/1001, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (GU 2018, L 104, pag. 37), che si applica mutatis mutandis alle licenze ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 6, lettera b), e dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, precisa che la firma o il consenso del titolare registrato è un prerequisito per la valida concessione di una licenza.
23 Nel cancellare la registrazione della licenza, l’EUIPO ha correttamente applicato gli articoli 25 e 26 del regolamento 2017/1001, letti in combinato disposto con le disposizioni a cui tali articoli fanno riferimento. Infatti, il contratto di licenza non menzionava l’interveniente, che era il titolare registrato al momento della domanda e della registrazione della licenza, né recava la sua firma. Il precedente titolare registrato non era più legittimato a dare il consenso richiesto dalle disposizioni in materia.
24 L’EUIPO spiega giustamente che le disposizioni applicabili richiedono, per ragioni di certezza del diritto, che il titolare registrato manifesti attivamente la sua volontà di concedere una licenza, vale a dire depositando direttamente presso l’EUIPO la domanda di registrazione della licenza ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 13, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione 2018/626, oppure firmando una dichiarazione, un accordo o un modulo standard ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, lettere c) e d), di tale regolamento di esecuzione.
25 Gli argomenti addotti dalla ricorrente non possono mettere in discussione la legittimità della decisione impugnata.
26 Per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente secondo cui, al momento della registrazione del trasferimento dei marchi di cui trattasi, l’interveniente e la Brandavid Oy erano a conoscenza dell’esistenza del contratto di licenza, occorre rilevare che, anche supponendo che la licenza concessa dal predecessore legale dell’interveniente sia opponibile a quest’ultima in forza dell’articolo 27, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001, ciò non significa, tuttavia, che l’EUIPO abbia l’obbligo di registrare tale licenza. Infatti, la legittimità della decisione impugnata dipende dai soli requisiti formali previsti dalle disposizioni applicabili. Poiché tali requisiti non sono soddisfatti nel caso di specie (v. punto 23 supra), la decisione impugnata non può nemmeno essere annullata per il solo fatto che è stata l’interveniente a richiamare l’attenzione dell’EUIPO sull’inosservanza delle condizioni di registrazione.
27 Anche supponendo che una licenza possa rimanere valida o conferire diritti ai sensi della normativa nazionale applicabile al contratto di licenza dopo il trasferimento del marchio di cui trattasi, dal momento che la Brandavit Oy e l’interveniente hanno effettuato tale trasferimento con piena consapevolezza dell’esistenza della licenza, come sostiene la ricorrente, tale situazione di diritto sostanziale non può incidere sul diritto di registrazione, che si basa su un approccio formale chiaramente codificato nelle disposizioni applicabili, la cui formulazione non lascia alcun margine di interpretazione. La ricorrente può far valere i suoi diritti derivanti dal diritto sostanziale dinanzi ai giudici nazionali. In proposito, l’EUIPO ha giustamente sottolineato che era possibile che un’eventuale violazione di detto contratto di licenza e della rispettiva clausola applicabile ai successori potesse far sorgere una responsabilità contrattuale dell’altra parte contraente, senza tuttavia che tale aspetto contrattuale potesse influire sull’esame della domanda di registrazione.
28 Pertanto, occorre respingere il primo motivo.
Sul secondo motivo, relativo alla violazione degli articoli 19 e 20 del regolamento 2017/1001
29 Dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 la ricorrente deduce che il diritto applicabile alle controversie relative al trasferimento o alle licenze connesse alle registrazioni dei marchi di cui trattasi è il diritto nazionale finlandese, dato che essa stessa, l’interveniente e la Brandavid Oy hanno sede in Finlandia.
30 Orbene, da un lato, il diritto finlandese non richiederebbe la forma scritta per un contratto e, dall’altro, conformemente al diritto finlandese, sarebbe irrilevante stabilire se l’interveniente abbia o meno firmato il contratto di licenza nel 2016, dato che quest’ultima sarebbe succeduta alla Brandavid Oy nei suoi diritti a seguito di un trasferimento totale dei diritti di marchio già iscritti nel registro, pur essendo a conoscenza dell’esistenza di detto contratto di licenza. I nuovi titolari di marchi dovrebbero rispettare le clausole degli accordi precedenti conclusi dai precedenti titolari di marchi con i licenziatari di tali marchi.
31 Inoltre, la ricorrente critica l’osservazione della commissione di ricorso, contenuta nel punto 21 della decisione impugnata, secondo cui essa non ha mai presentato l’elenco dei marchi di cui la Brandavid Oy era titolare e che sono stati successivamente trasferiti all’interveniente. Essa afferma che tale elenco figurava nell’allegato 1 della memoria contenente i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso.
32 L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
33 Si deve anzitutto osservare, al pari dell’EUIPO, che l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, che rinvia al diritto dello Stato membro in cui ha sede il titolare del marchio dell’Unione europea, si applica solo «salvo disposizione contraria degli articoli da 20 a 28». Orbene, l’iscrizione nel registro dei marchi dell’Unione europea di una licenza relativa a un marchio dell’Unione europea è disciplinata in maniera autonoma dal diritto dell’Unione negli articoli da 25 a 28 di tale regolamento e nell’articolo 13 del regolamento di esecuzione 2018/626.
34 Ne consegue che la questione se il diritto finlandese preveda requisiti di forma per un contratto di licenza o le condizioni in cui tale contratto vincoli anche il titolare successivo dei marchi di cui trattasi è irrilevante ai fini della correttezza o meno della registrazione della licenza a favore della ricorrente nel registro dei marchi dell’Unione europea. Pertanto, gli argomenti della ricorrente basati sul diritto finlandese non possono mettere in discussione la legittimità della decisione impugnata per quanto riguarda le condizioni di registrazione di una licenza.
35 Inoltre, la censura della ricorrente vertente sull’osservazione della commissione di ricorso contenuta nel punto 21 della decisione impugnata è inconferente, poiché, come giustamente rilevato dall’EUIPO, si tratta di una considerazione formulata ad abundantiam della commissione di ricorso. Infatti, la decisione impugnata si basa principalmente sulla constatazione secondo cui la ricorrente non ha dimostrato la concessione di una licenza a suo favore da parte del titolare registrato. Tale constatazione è indipendente dalla questione di stabilire quali marchi siano stati concessi in licenza.
36 Pertanto, il secondo motivo deve essere respinto.
Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 103 del regolamento 2017/1001
37 La ricorrente contesta all’EUIPO di essere incorso in un eccesso di potere. A suo avviso, l’EUIPO non ha rettificato alcun errore. L’EUIPO avrebbe ecceduto i limiti della propria competenza pronunciando una decisione di revoca di una registrazione del contratto di licenza che era corretta e conforme al diritto finlandese. L’EUIPO avrebbe dovuto applicare il diritto finlandese ai sensi dell’articolo 19 del regolamento 2017/1001, anziché applicare l’articolo 103 di quest’ultimo.
38 L’EUIPO e l’interveniente contestano l’argomento della ricorrente.
39 Conformemente all’articolo 103, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001, «[q]ualora l’Ufficio effettui un’iscrizione nel registro o adotti una decisione inficiate da un errore evidente che gli sia imputabile, provvede a cancellare tale iscrizione o a revocare tale decisione».
40 In primo luogo, come rilevano giustamente l’EUIPO nonché l’interveniente, l’iscrizione cancellata del 27 luglio 2020 era viziata da un errore manifesto imputabile all’EUIPO. Tale errore risiede nel fatto che l’iscrizione nel registro è stata accettata sulla base di documenti che non soddisfacevano i requisiti stabiliti nella normativa applicabile (v. punto 23 supra). Il contratto di licenza allegato alla domanda di registrazione non conteneva alcuna prova di una licenza concessa dal titolare registrato dei marchi di cui trattasi. In proposito, la commissione di ricorso, al punto 15 della decisione impugnata, ha correttamente constatato che la ricorrente non aveva dimostrato che la licenza era stata concessa con il consenso del titolare di tali marchi.
41 In secondo luogo, la commissione di ricorso non era tenuta ad applicare il diritto nazionale, dato che la procedura di iscrizione nel registro dei marchi dell’Unione europea di una licenza relativa a un marchio dell’Unione europea è disciplinata in maniera autonoma dal diritto dell’Unione negli articoli da 25 a 28 del regolamento 2017/1001 e nell’articolo 13 del regolamento di esecuzione 2018/626 (v. punto 33 supra).
42 In terzo luogo, si deve respingere la censura della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso ha ecceduto il suo potere annullando una decisione che non era manifestamente erronea, bensì corretta in forza del diritto finlandese.
43 Infatti, dalla giurisprudenza emerge che non spetta all’EUIPO esaminare la validità e gli effetti giuridici di un trasferimento di marchio dell’Unione europea secondo il diritto nazionale. In sede di trattamento di una domanda di registrazione di un trasferimento di marchio dell’Unione europea, la competenza dell’EUIPO si limita, di regola, all’esame dei requisiti formali di cui all’articolo 20 del regolamento 2017/1001 e all’articolo 13 del regolamento di esecuzione 2018/626, e non implica una valutazione delle questioni di merito che possono sorgere nell’ambito del diritto nazionale applicabile [sentenza del 22 settembre 2021, Marina Yachting Brand Management/EUIPO – Industries Sportswear (MARINA YACHTING), T‑169/20, EU:T:2021:609, punto 61]. Poiché la registrazione di una licenza segue le stesse regole della registrazione di un trasferimento, occorre applicare tale giurisprudenza mutatis mutandis al caso di specie (v. punto 20 supra).
44 Di conseguenza, si deve respingere il terzo motivo e, pertanto, il ricorso nel suo complesso.
Sulle spese
45 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
46 Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese sostenute dall’interveniente, conformemente alla domanda di quest’ultima, incluse le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, che sono considerate spese ripetibili ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
47 Per contro, poiché l’EUIPO ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese solo in caso di udienza, occorre, in assenza di udienza, disporre che l’EUIPO si farà carico delle proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Oy Shaman Spirits Ltd è condannata alle spese sostenute dalla Global Drinks Finland Oy, incluse quelle di cui quest’ultima si è fatta carico dinanzi alla commissione di ricorso.
3) L’EUIPO si farà carico delle proprie spese.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 novembre 2023.
Firme