Zaak T‑10/09 RENV

Formula One Licensing BV

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt
(merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk F1-LIVE – Ouder gemeenschapsbeeldmerk F1 en nationale woordmerken en internationaal woordmerk F1 Formula 1 – Relatieve weigeringsgronden – Artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009]”

Samenvatting – Arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 11 december 2014

1.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van het gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Beeldmerk F1-LIVE – Beeldmerk F1 Formula 1 en woordmerken F1

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)

2.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van het gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Co-existentie van oudere merken – Erkenning van een zeker onderscheidend vermogen van een nationaal merk

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, punt 5 van de considerans en art. 8, lid 1, sub b, en lid 2, sub a‑ii; richtlijn 2008/95 van het Europees Parlement en de Raad, art. 3, lid 1, sub b; richtlijn 89/104 van de Raad, art. 3, lid 1, sub b)

3.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van het gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Zwak onderscheidend vermogen van het oudere merk – Invloed

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)

1.      Voor de gemiddelde consumenten van de Europese Unie bestaat verwarringsgevaar, in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, tussen, enerzijds, het beeldteken F1-LIVE, waarvan om inschrijving als gemeenschapsmerk is verzocht voor waren en diensten van de klassen 16, 38 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en, anderzijds, de woordmerken F1 die eerder zijn ingeschreven in Duitsland voor diensten van klasse 41, in het Verenigd Koninkrijk voor waren en diensten van de klassen 16 en 38 en, als internationaal merk met werking in Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en Hongarije, voor waren en diensten van de klassen 16, 38 en 41, alsmede het gemeenschapsbeeldmerk F1 Formula 1 dat eerder is ingeschreven voor waren en diensten van dezelfde klassen.

Hoewel tussen de conflicterende merken visuele, fonetische en begripsmatige verschillen bestaan, bestaat er ook in zekere mate een globale overeenstemming omdat het woordelement van het oudere merk is opgenomen in het beeldmerk waarvan om inschrijving is verzocht.

Uit inzonderheid het feit dat het relevante publiek slechts een onvolkomen beeld van de betrokken merken bijblijft zodat het gemeenschappelijke element „f1” een zekere mate van overeenstemming tussen deze merken creëert, alsmede uit de onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, volgt dat, daar de betrokken waren dezelfde of zeer soortgelijk zijn, niet kan worden uitgesloten dat bij de consumenten verwarringsgevaar bestaat. Met andere woorden, het gevaar bestaat dat de consument de twee merken in verband brengt, waarbij de consument het aangevraagde merk waarneemt als een variant op het oudere merk F1 doordat laatstgenoemd merk op identieke wijze wordt overgenomen, en dus aanneemt dat beide merken dezelfde commerciële herkomst hebben.

(cf. punten 29, 30, 45, 52)

2.      Teneinde artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk niet te schenden, moet een zekere mate van onderscheidend vermogen worden toegekend aan een nationaal merk waarop een oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk is gebaseerd.

Bijgevolg kan niet ermee worden ingestemd dat het gemeenschappelijke element van de betrokken merken generiek, beschrijvend is of elk onderscheidend vermogen mist, want anders zou de geldigheid van het oudere merk in het kader van een procedure tot inschrijving van een gemeenschapsmerk ter discussie worden gesteld, hetgeen schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 zou opleveren.

Wanneer oppositie op grond van het bestaan van een ouder nationaal merk wordt ingesteld tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk, moeten het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) en derhalve het Gerecht weliswaar nagaan op welke wijze het relevante publiek het aan dat nationale merk gelijke teken in het merk waarvan om inschrijving is verzocht, waarneemt en, in voorkomend geval, de mate van onderscheidend vermogen van dat teken beoordelen.

Evenwel kan een dergelijk onderzoek niet leiden tot de vaststelling dat een teken dat gelijk is aan een ingeschreven en beschermd nationaal merk, geen onderscheidend vermogen heeft, aangezien een dergelijke vaststelling onverenigbaar is zowel met het feit dat gemeenschapsmerken en nationale merken naast elkaar bestaan, als met artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, zoals uitgelegd in samenhang met artikel 8, lid 2, sub a‑ii, ervan.

Een dergelijke vaststelling zou immers afbreuk doen aan nationale merken die gelijk zijn aan een teken met betrekking tot hetwelk wordt geoordeeld dat het geen onderscheidend vermogen heeft, daar de inschrijving van een dergelijk gemeenschapsmerk een situatie creëert die de nationale bescherming van deze merken kan tenietdoen. Aldus eerbiedigt die vaststelling niet het door verordening nr. 40/94 ingevoerde systeem waarin gemeenschapsmerken en nationale merken naast elkaar bestaan zoals in de vijfde overweging van de considerans van deze verordening wordt gesteld, aangezien de geldigheid van een internationaal of nationaal merk op grond van het ontbreken van onderscheidend vermogen alleen kan worden betwist in een nietigheidsprocedure die in de betrokken lidstaat wordt ingeleid krachtens artikel 3, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104) en merkenrichtlijn 2008/95.

(cf. punten 33‑37)

3.      Het onderscheidend vermogen van het oudere merk moet weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, maar het is slechts één van de factoren die een rol spelen bij deze beoordeling. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er dus sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten.

(cf. punt 49)