Sprawa T-321/10

SA.PAR. Srl

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny wspólnotowy znak towarowy GRUPPO SALINI – Zła wiara – Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009

Streszczenie – wyrok Sądu (szósta izba) z dnia 11 lipca 2013 r.

1.      Wspólnotowy znak towarowy – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Bezwzględne podstawy unieważnienia – Zgłaszający działający w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego – Kryteria oceny – Uwzględnienie wszystkich istotnych czynników istniejących w momencie dokonywania zgłoszenia do rejestracji – Posiadanie przez zgłaszającego wiedzy o używaniu przez osobę trzecią oznaczenia identycznego lub podobnego – Zamiar zgłaszającego – Stopień ochrony prawnej danych oznaczeń – Logika handlową, w którą wpisane jest dokonanie zgłoszenia spornego oznaczenia do rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego – Chronologia wydarzeń dotyczących zgłoszenia znaku towarowego – Stopień powszechnej znajomości

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 52 ust. 1 lit. b)]

2.      Wspólnotowy znak towarowy – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Bezwzględne podstawy unieważnienia – Zgłaszający działający w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego – Słowny znak towarowy GRUPPO SALINI

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 52 ust. 1 lit. b)]

3.      Wspólnotowy znak towarowy – Procedura – Uzasadnienie decyzji – Cel

(art. 296 TFUE; rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 75 zdanie pierwsze)

1.      Na podstawie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego wspólnotowy znak towarowy unieważnia się na podstawie wniosku do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia, w przypadku gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego. Na składającym wniosek o unieważnienie prawa do znaku, który zamierza oprzeć się na tej podstawie, ciąży obowiązek wykazania okoliczności pozwalających stwierdzić, że właściciel wspólnotowego znaku towarowego działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia tego znaku towarowego.

Do celu badania istnienia złej wiary zgłaszającego w rozumieniu tego przepisu należy uwzględniać wszelkie istotne czynniki, właściwe w danym przypadku i istniejące w chwili dokonywania zgłoszenia oznaczenia do rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego, a w szczególności, po pierwsze, okoliczność, że zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, iż osoba trzecia używa w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego czy też usługi identycznej lub do złudzenia podobnej, po drugie, zamiar uniemożliwienia przez zgłaszającego dalszego używania tego oznaczenia przez osobę trzecią oraz, po trzecie, stopień ochrony prawnej, z której korzystają oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie zgłoszone do rejestracji.

Niemniej wyżej wymienione czynniki stanowią jedynie przykłady spośród wszystkich elementów, które mogą zostać wzięte pod uwagę na potrzeby oceny ewentualnie złej wiary zgłaszającego do rejestracji znak towarowy w momencie dokonywania zgłoszenia. Należy zatem uznać, że w ramach całościowej analizy dokonywanej na podstawie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 można także wziąć pod uwagę logikę handlową, w którą wpisało się dokonanie zgłoszenia tego oznaczenia do rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego, jak również chronologię wydarzeń dotyczących tego zgłoszenia.

W celu oceny istnienia złej wiary zgłaszającego znak towarowy można wreszcie wziąć pod uwagę stopień powszechnej znajomości, którą cieszy się oznaczenie w chwili dokonywania zgłoszenia celem jego rejestracji, gdyż taki stopień powszechnej znajomości mógłby właśnie uzasadniać interes zgłaszającego polegający na zapewnieniu swojemu oznaczeniu szerszej ochrony prawnej.

Jeśli chodzi o zamiar zgłaszającego znak towarowy, należy go zbadać w formie, jaka może zostać wywiedziona z obiektywnych okoliczności i jego konkretnych działań, roli lub stanowiska, wiedzy, jaką posiadał na temat używania wcześniejszego oznaczenia ze względu na stosunki, jakie utrzymywał z wnioskującym o unieważnienie prawa do znaku na podstawie umów, przed wejściem w stosunek umowny lub po zawarciu umów, istnienia wzajemnych obowiązków lub zobowiązań, w tym obowiązku lojalności i uczciwości wynikłego z umocowania do reprezentacji spółki lub z funkcji kierowniczych, które były sprawowane lub miały być sprawowane w ramach przedsiębiorstwa wnoszącego o unieważnienie oraz, bardziej ogólnie, wszystkich obiektywnych sytuacji dotyczących konfliktu interesów, w jakich działał zgłaszający znak towarowy

(por. pkt 18, 21–23, 28, 33)

2.      Zobacz tekst orzeczenia.

(por. pkt 26–35, 45)

3.      Zobacz tekst orzeczenia.

(por. pkt 41)