Mål T‑321/10

SA.PAR. Srl

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

”Gemenskapsvarumärke – Ogiltighetsförfarande – Gemenskapsordmärket GRUPPO SALINI – Ond tro – Artikel 52.1 b i förordning (EG) nr 207/2009”

Sammanfattning – Tribunalens dom (sjätte avdelningen) av den 11 juli 2013

1.      Gemenskapsvarumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Absoluta ogiltighetsgrunder – Den som ansökt om registrering var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in – Bedömningskriterier – Beaktande av samtliga relevanta faktorer som förelåg vid den tidpunkt då ansökan om registrering gavs in – Den som ansökt om registrering har kännedom om att tredje man använder ett identiskt eller liknande kännetecken – Avsikten hos den som ansöker om registrering – Den rättsliga skyddsnivån för de aktuella kännetecknen – Affärsmässiga överväganden som ligger till grund för registreringen av det ifrågasatta kännetecknet som gemenskapsvarumärke – Den tidsföljd i vilken händelserna kring ingivandet av ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket ägde rum – Grad av välkändhet

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 52.1 b)

2.      Gemenskapsvarumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Absoluta ogiltighetsgrunder – Den som ansökt om registrering var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in – Ordmärket GRUPPO SALINI

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 52.1 b)

3.      Gemenskapsvarumärke – Förfarandebestämmelser – Beslutens skäl – Mål

Artikel 296 FEUF, rådets förordning nr 207/2009, artikel 75, första meningen)

1.      Enligt artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken ska, efter ansökan till harmoniseringsbyrån eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång, ett gemenskapsvarumärke förklaras ogiltigt om den som ansökt om registrering var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in. Det ankommer på den som ansöker om ogiltigförklaring och som har för avsikt att stödja sig på denna grund att styrka sådana faktiska omständigheter som gör det möjligt att slå fast att innehavaren av ett gemenskapsvarumärke var i ond tro när ansökan om registrering av det varumärket gavs in.

Vid prövningen av huruvida sökanden varit i ond tro i den mening som avses i artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009, ska samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet beaktas som förelåg vid den tidpunkt då ansökan om registrering av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke gavs in. För det första ska den omständigheten beaktas att sökanden haft eller borde ha haft vetskap om att tredje man i åtminstone en medlemsstat använder ett identiskt eller liknande kännetecken för en vara eller tjänst som är identisk eller av liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det kännetecken som avses i registreringsansökan. Vidare ska beaktas, för det andra, sökandens avsikt att hindra denne tredje man från att fortsätta att använda ett sådant kännetecken och för det tredje, graden av rättsskydd för tredje mans kännetecken och för det kännetecken som avses i registreringsansökan.

De faktorer som räknats upp är emellertid endast exempel på omständigheter som kan beaktas i samband med bedömningen av huruvida den som ansökt om registrering var i ond tro när ansökan gavs in. I samband med den helhetsbedömning som ska göras enligt artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 kan även beaktas vilka affärsmässiga överväganden som legat till grund för en ansökan om registrering av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke och i vilken tidsföljd händelserna kring ingivandet ägde rum.

Slutligen kan hänsyn tas till hur välkänt ett kännetecken är när ansökan om registrering ges in. Det är nämligen just en sådan grad av välkändhet som kan rättfärdiga sökandens intresse av att skaffa ett bättre rättsligt skydd för sitt kännetecken.

Det är viktigt att bedöma avsikten hos den som ansöker om registrering av varumärket genom att dra en slutsats av de objektiva omständigheterna och dennes konkreta handlingar, av dennes roll eller ställning, av dennes kännedom om användningen av det äldre varumärket, av avtalsförhållanden mellan denne och den som ansöker om ogiltigförklaring samt förhållandena mellan dem före och efter ingående av avtalet, av huruvida ömsesidiga skyldigheter föreligger mellan dem, inbegripet lojalitetsplikter och skyldigheter att uppträda med heder som uppkommit på grund av prokura eller pågående eller avslutade styrelseuppdrag i det företag som ansöker om ogiltigförklaring, samt allmänt av samtliga objektiva omständigheter i samband med intressekonflikter där den som ansöker om registrering har varit inblandad.

(se punkterna 18, 21–23, 28 och 33)

2.      Se domen.

(se punkterna 26–35 och 45)

3.      Se domen.

(se punkt 41)