Causa T‑434/09

Centrotherm Systemtechnik GmbH

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Procedimento di decadenza — Marchio comunitario denominativo CENTROTHERM — Uso effettivo del marchio — Art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Esame d’ufficio dei fatti — Art. 76, n. 1, del regolamento n. 207/2009 — Ricevibilità di nuovi elementi di prova — Art. 76, n. 2, del regolamento n. 207/2009 — Eccezione di illegittimità — Regola 40, n. 5, del regolamento (CE) n. 2868/95»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, nn. 2 e 3)

2.      Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Criteri di valutazione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, nn. 2 e 3)

1.      Secondo la giurisprudenza un marchio è oggetto di un uso effettivo allorché assolve alla sua funzione essenziale, che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Si aggiunga che la condizione relativa all’uso effettivo del marchio esige che questo, come tutelato nel territorio rilevante, venga utilizzato pubblicamente e verso l’esterno.

Benché la nozione di uso effettivo osti, dunque, a un’utilizzazione minima e insufficiente per ritenere che un marchio sia realmente ed effettivamente impiegato su un determinato mercato, ciò non toglie che il requisito di uso effettivo non è diretto a valutare il successo commerciale, né a controllare la strategia economica di un’impresa, né a riservare la tutela dei marchi solamente a loro sfruttamenti commerciali rilevanti sotto il profilo quantitativo.

(v. punti 25-26)

2.      Per esaminare, in una fattispecie, l’effettività dell’uso del marchio di cui trattasi, si deve operare una valutazione complessiva degli elementi presenti nel fascicolo, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tale verifica deve essere basata sul complesso dei fatti e delle circostanze idonei a dimostrare l’effettività del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per i prodotti o per i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio.

Per quanto riguarda la rilevanza dell’uso del marchio di cui trattasi, occorre tener conto, in particolare, del volume commerciale di tutti gli atti di uso, da un lato, e della durata del periodo durante il quale sono stati compiuti atti d’uso nonché della frequenza di tali atti, dall’altro. Siffatta valutazione implica una certa interdipendenza dei fattori considerati. Pertanto, uno scarso volume di prodotti o di servizi commercializzati con detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell’uso di tale marchio e viceversa.

Tuttavia, più il volume commerciale dello sfruttamento del marchio è limitato, più è necessario che il titolare del marchio apporti ulteriori indicazioni che consentano di eliminare eventuali dubbi sull’uso effettivo del marchio interessato.

Inoltre, l’uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un uso effettivo e sufficiente del marchio sul mercato interessato.

(v. punti 27-30)