Causa C‑170/13

Huawei Technologies Co. Ltd

contro

ZTE Corp.

e

ZTE Deutschland GmbH

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf)

«Concorrenza – Articolo 102 TFUE – Impresa titolare di un brevetto essenziale ai fini dell’applicazione di una norma tecnica che si è impegnata, nei confronti dell’organismo di normalizzazione, a concedere in licenza a terzi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie dette “FRAND” (“fair, reasonable and non-discriminatory”) – Abuso di posizione dominante – Azione per contraffazione – Azione inibitoria – Azione per richiamo di prodotti – Azione diretta ad ottenere la presentazione di dati contabili – Azione per il risarcimento del danno – Obblighi del titolare di un brevetto essenziale ai fini dell’applicazione di una norma tecnica»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 luglio 2015

1.        Posizione dominante – Abuso – Nozione – Esercizio di diritti di proprietà intellettuale – Presupposti

(Art. 102 TFUE)

2.        Posizione dominante – Abuso – Azione per contraffazione di un brevetto associato a un impegno irrevocabile del suo titolare nei confronti di un organismo di normalizzazione a concedere ai terzi una licenza a condizioni FRAND volta alla cessazione del pregiudizio arrecato a tale brevetto o al richiamo dei prodotti coperti dal brevetto

(Art. 102 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17, § 2, e 47)

3.        Posizione dominante – Abuso – Azione per contraffazione di un brevetto associato a un impegno irrevocabile del suo titolare nei confronti di un organismo di normalizzazione a concedere ai terzi una licenza a condizioni FRAND volta a ottenere dati contabili o al risarcimento dei danni – Irrilevanza ai fini dell’immissione e del mantenimento nel mercato dei prodotti conformi alla norma tecnica – Assenza di abuso

(Art. 102 TFUE)

1.        V. il testo della decisione.

(v. punti 45‑47)

2.        L’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che il titolare di un brevetto essenziale ai fini dell’applicazione di una norma tecnica (BEN) stabilita da un organismo di normalizzazione, che si sia irrevocabilmente impegnato nei confronti di tale organismo a concedere a terzi una licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND), non abusa della sua posizione dominante ai sensi di tale articolo quando esperisce un’azione per contraffazione volta alla cessazione del pregiudizio arrecato al suo brevetto o al richiamo dei prodotti per la fabbricazione dei quali sia stato utilizzato tale brevetto, laddove:

–        prima di esperire la suddetta azione, da un lato, abbia avvertito il presunto contraffattore della contraffazione addebitatagli, indicando il suddetto brevetto e specificando il modo in cui esso è stato contraffatto e, dall’altro, dopo che il presunto contraffattore ha confermato la sua volontà di stipulare un contratto di licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND), abbia trasmesso a tale contraffattore una proposta di licenza concreta e scritta alle suddette condizioni, specificando, in particolare, il corrispettivo e le sue modalità di calcolo, e

–        il suddetto contraffattore, continuando a sfruttare il brevetto di cui trattasi, non dia seguito a tale proposta con diligenza, conformemente agli usi commerciali riconosciuti in materia e in buona fede, circostanza che deve essere determinata sulla base di elementi obiettivi ed implica in particolare l’assenza di ogni tattica dilatoria.

Tali requisiti sono volti a garantire un giusto equilibrio degli interessi in gioco. Quindi, benché l’impegno irrevocabile a concedere licenze a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, sottoscritto nei confronti di un tale organismo dal titolare del BEN, non possa svuotare di significato i diritti garantiti al medesimo titolare dagli articoli 17, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, esso giustifica comunque che al titolare di tale brevetto sia imposto il rispetto dei summenzionati requisiti specifici all’atto della proposizione di azioni inibitorie o per il richiamo di prodotti contro i presunti contraffattori.

(v. punti 55, 59, 71, dispositivo 1)

3.        Qualora, da un lato, il titolare di un brevetto europeo abbia notificato tale brevetto allo European Telecommunication Standards Institute (ETSI), organismo il cui scopo, in materia di diritti di proprietà intellettuale, è quello di creare norme tecniche adeguate agli obiettivi tecnici del settore europeo delle telecomunicazioni, quale brevetto essenziale ai fini dell’applicazione di una norma tecnica siffatta e, in tale occasione, il medesimo si sia impegnato a concedere a terzi licenze a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND), e qualora, dall’altro, un terzo commercializzi prodotti funzionanti sulla base di tale norma tecnica, in tal modo sfruttando il brevetto, senza disporre di una concessione di licenza né versare alcun corrispettivo a detto titolare né rendere conto a quest’ultimo in modo completo degli atti di sfruttamento compiuti, occorre interpretare l’articolo 102 TFUE nel senso che, in simili circostanze, esso non vieta all’impresa titolare del brevetto di esperire un’azione per contraffazione contro il presunto contraffattore del suo brevetto volta alla presentazione di dati contabili relativi ai precedenti atti di sfruttamento di tale brevetto o al risarcimento dei danni derivanti da tali atti.

In simili circostanze, infatti, azioni per contraffazione esperite dal titolare di un tale brevetto e volte a un simile scopo non hanno conseguenze dirette sull’immissione o sul mantenimento nel mercato di prodotti conformi alla norma tecnica considerata, fabbricati da concorrenti.

(v. punti 74, 76, dispositivo 2)