Causa T‑303/08

Tresplain Investments Ltd

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo Golden Elephant Brand — Marchio nazionale figurativo non registrato GOLDEN ELEPHANT — Impedimento relativo alla registrazione — Rinvio al diritto nazionale che disciplina il marchio anteriore — Regime dell’azione di common law per abuso di denominazione (action for passing off) — Art. 74, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 76, n. 1, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009) — Artt. 8, n. 4, e 52, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 [divenuti artt. 8, n. 4, e 53, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009] — Motivi nuovi — Art. 48, n. 2, del regolamento di procedura»

Massime della sentenza

1.      Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Motivi di diritto non esposti nell’atto introduttivo — Rinvio globale ad altri scritti — Irricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, n. 1, e 48, n. 2)

2.      Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Motivazione delle decisioni

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 73)

3.      Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Esame d’ufficio dei fatti — Procedimento di dichiarazione di nullità — Esame limitato ai motivi dedotti — Valutazione da parte dell’UAMI della sussistenza dei fatti dedotti e del valore probatorio degli elementi prodotti

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 1)

4.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Decisione sul ricorso — Rispetto dei diritti della difesa — Portata del principio

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 73)

5.      Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Cause di nullità relativa — Esistenza di un diritto anteriore di cui all’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 — Presupposti

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, n. 4, e 52, n. 1, lett. c)]

6.      Procedura — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa — Presupposti — Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2)

1.      Dall’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia e dagli artt. 44, n. 1, e 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale risulta che qualsiasi motivo che non sia sufficientemente articolato nell’atto introduttivo deve essere considerato irricevibile.

Affinché un ricorso sia ricevibile occorre che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, quanto meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso. A tale riguardo, sebbene il corpo del ricorso possa essere corroborato e integrato, su punti specifici, mediante rinvii ad estratti di documenti ad esso allegati, un rinvio globale ad altri scritti, anche allegati al ricorso, non può sanare la mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto i quali, in forza delle disposizioni in precedenza ricordate, devono comparire nel ricorso. Non spetta al Tribunale ricercare ed individuare, negli allegati, i motivi e gli argomenti sui quali il ricorso dovrebbe essere fondato, atteso che gli allegati assolvono una funzione meramente probatoria e strumentale.

(v. punti 37-38)

2.      La commissione di ricorso non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti addotti dalle parti. È sufficiente che essa esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale nell’economia della decisione. Ne consegue che la circostanza che la commissione di ricorso non abbia richiamato tutti gli argomenti di una parte o non abbia risposto a ciascuno di essi non consente, da sola, di concludere che la commissione di ricorso abbia rifiutato di prenderli in considerazione.

(v. punto 46)

3.      Ai sensi dell’art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’esame si limita ai motivi fatti valere e alle richieste presentate dalle parti. L’art. 74, n. 1, in fine, del predetto regolamento si applica anche ai procedimenti di dichiarazione di nullità concernenti un motivo di nullità relativo in forza dell’art. 52 del medesimo regolamento. Pertanto, nei procedimenti di nullità aventi ad oggetto una causa di nullità relativa, spetta alla parte che ha presentato la domanda di nullità rivendicando un marchio anteriore nazionale dimostrarne l’esistenza e, eventualmente, la portata della tutela.

Al contrario, spetta all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) stabilire se in un procedimento di dichiarazione di nullità siano soddisfatti i requisiti per l’applicazione di una causa di nullità fatta valere. In tale contesto, esso è tenuto a valutare la sussistenza dei fatti invocati e il valore probatorio degli elementi dedotti dalle parti.

In particolare, l’Ufficio può essere chiamato a tener conto del diritto nazionale dello Stato membro in cui il marchio anteriore su cui è fondata la domanda di dichiarazione di nullità gode di tutela. In tale ipotesi, esso deve informarsi d’ufficio, con i mezzi che riterrà opportuni a tal fine, sul diritto nazionale dello Stato membro interessato ove tali informazioni siano necessarie per valutare le condizioni di applicazione di una causa di nullità controversa e, soprattutto, per valutare la sussistenza dei fatti addotti o il valore probatorio dei documenti allegati. Infatti, la limitazione della base fattuale dell’esame condotto dall’Ufficio non esclude che questo prenda in considerazione, oltre ai fatti esplicitamente dedotti dalle parti del procedimento di dichiarazione di nullità, fatti notori, ossia fatti conoscibili da chiunque o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili.

(v. punti 65-67)

4.      Ai sensi dell’art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, le decisioni dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) possono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.

A questo riguardo, la valutazione dei fatti appartiene all’atto decisionale. Orbene, il diritto di essere sentiti si estende a tutti gli elementi di fatto o di diritto che costituiscono il fondamento dell’atto decisionale, ma non alla posizione finale che l’amministrazione intende adottare.

(v. punti 80-81)

5.      In base all’art. 52, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, il marchio comunitario è dichiarato nullo, su domanda presentata all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), allorché esiste un diritto anteriore ai sensi dell’art. 8, n. 4, di tale regolamento e ricorrono le condizioni previste da quest’ultima disposizione.

Dalla lettura combinata di entrambe le suddette disposizioni emerge che il titolare di un marchio non registrato di portata non puramente locale può ottenere l’annullamento di un marchio comunitario successivo, qualora e nei limiti in cui, in base al diritto dello Stato membro applicabile, da un lato, siano stati acquisiti diritti su tale segno prima della data di deposito della domanda di marchio comunitario e, dall’altro, questo segno conferisca al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, incombe alla commissione di ricorso prendere in considerazione sia la normativa nazionale applicabile in forza del rinvio operato da tale disposizione sia le decisioni giurisdizionali pronunciate nello Stato membro considerato. Su tale base, il richiedente la dichiarazione di nullità deve dimostrare che il segno di cui trattasi rientra nella sfera di applicazione del diritto dello Stato membro invocato e che esso consentirebbe di vietare l’uso di un marchio successivo.

(v. punti 89-91)

6.      La circostanza che una parte abbia avuto conoscenza di un dato di fatto durante il procedimento dinanzi al Tribunale non implica che tale dato costituisca un elemento di fatto emerso durante il procedimento. È inoltre necessario che la parte non sia stata in grado di venire a conoscenza di tale dato anteriormente. A maggior ragione, la circostanza che una parte sia venuta a conoscenza della situazione giuridica soltanto nel corso del procedimento non può costituire un elemento di fatto o di diritto nuovo ai sensi dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

(v. punto 167)