Causa T‑321/10

SA.PAR. Srl

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario denominativo GRUPPO SALINI – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’11 luglio 2013

1.      Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione – Conoscenza da parte del richiedente dell’uso da parte di un terzo di un segno identico o simile – Intenzione del richiedente – Grado di tutela giuridica dei segni controversi – Logica commerciale nella quale si inserisce il deposito della domanda di registrazione del segno come marchio comunitario – Cronologia degli avvenimenti che hanno caratterizzato il deposito della domanda di marchio – Grado di notorietà [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]

2.      Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Marchio denominativo GRUPPO SALINI

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]

3.      Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Obiettivo

(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, prima frase)

1.      Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, su domanda presentata all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato nullo allorché, al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede. Spetta al richiedente della nullità che intende basarsi su questo motivo dimostrare le circostanze che consentono di dichiarare che il titolare di un marchio comunitario era in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione di quest’ultimo.

Ai fini della valutazione dell’esistenza della malafede del richiedente, ai sensi di tale disposizione, occorre prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie ed esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione di un segno come marchio comunitario e, in particolare, in primo luogo, il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto o servizio identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione, in secondo luogo, l’intenzione del richiedente di impedire a detto terzo di continuare a utilizzare un siffatto segno, nonché, in terzo luogo, il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo ed il segno di cui viene chiesta la registrazione.

Ciò premesso, si evince che i fattori sopra elencati sono solo esemplificazioni all’interno di un insieme di elementi di cui si può tener conto agli effetti di pronunciarsi sull’eventuale malafede di un richiedente la registrazione, al momento del deposito della domanda. Occorre quindi considerare che, nell’ambito dell’analisi complessiva svolta ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, si può anche tenere conto della logica commerciale nella quale si inserisce il deposito della domanda di registrazione del segno come marchio comunitario, così come della cronologia degli avvenimenti che hanno caratterizzato detto deposito.

Si può infine prendere in considerazione il grado di notorietà di cui gode un segno al momento del deposito della domanda presentata in vista della sua registrazione, perché un siffatto grado di notorietà può appunto giustificare l’interesse del richiedente ad assicurare una maggiore tutela giuridica al suo segno.

Quanto alle intenzioni di un richiedente il marchio, occorre esaminarle quali possono essere dedotte dalle circostanze oggettive e dal suo operato concreto, dal ruolo o dalla posizione rivestita, dalla conoscenza che aveva dell’uso del segno anteriore, dalle relazioni di natura contrattuale, precontrattuale o post contrattuale che intratteneva con il richiedente la declaratoria di nullità, dall’esistenza di doveri o obblighi reciproci, inclusi quelli di lealtà e di correttezza scaturenti dall’aver ricoperto o dal ricoprire ancora cariche sociali o funzioni direttive all’interno dell’impresa del richiedente la declaratoria di nullità, e, più in generale, da tutte le situazioni oggettive di conflitto d’interessi in cui il richiedente il marchio si è trovato ad operare.

(v. punti 18, 21-23, 28, 33)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 26-35, 45)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 41)